¿Patentar o proteger como secreto empresarial?

Revista Nº 23 Abr.-Jun. 2009

por Natalia Tobón Franco(1) 

“Las patentes son solo la punta del iceberg en un mar de secretos comerciales” 

Karl Jorda(2). 

“Las tres cosas más difíciles en este mundo son: guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo” 

Benjamin Franklin(3). 

Cuando un empresario consulta al abogado especialista en propiedad industrial si es mejor patentar una invención o simplemente protegerla como secreto empresarial, el abogado solo puede responder una cosa: depende. Distintas variables deben ser ponderadas: ¿es patentable la invención? ¿Puede protegerse por más de 20 años —como la fórmula de la Coca-Cola—? ¿Qué tan valioso es el descubrimiento para la competencia?

En este artículo se presenta un análisis del tema a la luz de la legislación y la jurisprudencia de Colombia y otras naciones de América Latina y se reproduce un test práctico que puede resultar muy útil, tanto para abogados como para clientes cuando tienen que tomar la decisión de patentar o proteger una invención como secreto empresarial.

1. Contexto: la propiedad industrial

El derecho de la propiedad industrial es la rama del derecho de la propiedad intelectual referida a la protección de los signos distintivos y las nuevas creaciones.

Son signos distintivos las marcas, el nombre comercial, las enseñas, los rótulos, las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y el lema comercial. Se llaman así porque su función es identificar un producto, un establecimiento o un servicio de otro, servir de garantía de calidad a los consumidores y, adicionalmente, operar en la mente del consumidor como un “sales appeal”, es decir, como gancho comercial.

Las nuevas creaciones, por su parte, se protegen a través de patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, secreto empresarial, trazado de circuitos integrados y derechos de los obtentores vegetales.

2. ¿Por qué se protege la propiedad industrial?

Las normas sobre propiedad industrial surgieron como respuesta a la necesidad que tenían algunos inventores y comerciantes de proteger la creatividad, el tiempo y el dinero que habían invertido en sus invenciones. Los historiadores consideran que el golpe de suerte necesario para la creación de una legislación especial sobre el tema tuvo lugar en 1873, cuando se llevó a cabo la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, pues en esa ocasión muchos inventores se negaron a asistir por miedo a que les “robaran” sus ideas. Como consecuencia de ese suceso, en 1883 varios países firmaron el primer tratado internacional para proteger la propiedad industrial que se conocido como el Convenio de París seguido, en 1886, de la adopción del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Posteriormente, en 1893, se unieron las oficinas administrativas del Convenio de París y el Convenio de Berna creándose las denominadas BIRPI —acrónimo francés para Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual— que es la entidad precursora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI—.

3. Los secretos industriales, comerciales y empresariales

El secreto empresarial es la figura del derecho de la propiedad industrial mediante la cual se protegen los siguientes intangibles:

• Toda información contenida en productos, procedimientos e, inclusive, ideas,

• Que no sea generalmente conocida ni fácilmente obtenible,

• Que se pueda usar real o potencialmente en los negocios(4),

• Que otorgue al empresario una ventaja competitiva sobre la competencia,

Y que por esa misma razón el empresario desee mantenerla oculta(5).

A menudo se discute si el concepto de secreto comercial es diferente de la “información no divulgada”, el “secreto empresarial”, el “secreto industrial” y el “know how”, pero, con base en la legislación colombiana sobre la materia, se puede afirmar que todas ellas son expresiones que se usan para denominar una misma figura. Se tiene así que:

• “Información no divulgada” es la expresión que utiliza el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como el ADPIC o TRIPS —por sus siglas en inglés—(6).

• “Secreto empresarial” es el nombre que adopta la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

• “Secreto industrial” es la denominación que usaba la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina, con una diferencia frente a la reglamentación actual: dicha norma exigía que la información sometida a secreto estuviera fijada en un medio material. Este requisito desapareció con la expedición de la Decisión 486 del 2000, que derogó la mencionada Decisión 344. En consecuencia, hoy día no se exige que el secreto esté escrito, grabado o fijado en medio material alguno, pues se considera que lo secreto no es el documento en sí mismo, sino la información contenida en él.

No existe una lista taxativa de todos los tipos de información que pueden estar protegidos a través de la figura del secreto empresarial, comercial o industrial pero a manera de ejemplo se pueden citar los siguientes(7):

• Recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes (cuanta más información contenga una lista, más se prestará a ser protegida como secreto comercial);

• Dibujos y modelos,

• Planos arquitectónicos,

• Proyectos y mapas;

• Algoritmos y procesos que se aplican en programas informáticos, y los propios programas;

• Métodos didácticos;

• Procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia de fabricación y reparación;

• Mecanismos de búsqueda de documentos;

• Fórmulas de fabricación de productos;

• Estrategias comerciales, planes de actividades, métodos empresariales y planes de comercialización;

• Información financiera;

• Expedientes relativos al personal;

• Calendarios;

• Manuales;

• Ingredientes;

• Información sobre actividades de investigación y desarrollo;

• Conocimiento sobre conductas humanas(8);

• Datos sobre costos de producción, distribución u otros(9);

• Contratos con proveedores, distribuidores, clientes u otros agentes(10).

En resumen, a través de los secretos empresariales se puede proteger todo tipo de datos, información, conocimiento y documentos, que estén grabados o no en un medio material, que sean secretos, tengan valor por ser secretos y sobre los cuales se hayan tomado medidas razonables para mantenerlos en secreto.

3.1. Diferencias entre dato, información, conocimiento y documento

Son diferentes los conceptos de dato, información, conocimiento y documento(11):

a. Dato: un dato es una representación objetiva sobre un hecho real. El dato no contiene aporte personal ni proporciona juicios de valor. En principio, los datos en sí mismos son de dominio público y no se pueden proteger a través de la propiedad intelectual. Sin embargo, la maquinaria y los aparatos mecánicos o tecnológicos con que se obtienen tales datos sí son susceptibles de protección a través de patentes, modelos de utilidad o diseño industrial. Así mismo, si la forma como se expresa el dato posee suficiente creatividad y originalidad, puede protegerse mediante derechos de autor. Si nadie conoce el dato que se utiliza para la manufactura de un producto o la prestación de un servicio es posible utilizar los secretos —a menos que se trate de datos de utilidad pública, como sería la información sobre medio ambiente o hidrocarburos en Colombia, que tienen una regulación especial—.

b. Información: los datos se convierten en información cuando su creador les añade significado pues les da un contexto, los clasifica, los corrige o los resume.

La información es un mensaje que se presenta normalmente bajo la forma de un documento que tiene algún propósito —al fin y al cabo la palabra informar significa “dar forma” —. La información en sí misma puede protegerse como secreto y la forma como se presenta la información —documento, gráfico, grabación—, si es original y susceptible de reproducción, se puede proteger mediante derechos de autor.

c. Conocimiento: la información se transforma en conocimiento cuando se hace una comparación, se buscan consecuencias o se hacen conexiones. En las organizaciones el conocimiento no solo se encuentra dentro de documentos o almacenes de datos, sino que también está en rutinas organizativas, procesos y prácticas.

El conocimiento, por tanto, se puede proteger mediante varias figuras de la propiedad intelectual, dependiendo de su contenido: derechos de autor, secretos industriales, empresariales o know how.

d. Documento: según la legislación colombiana, los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, contraseñas, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que represente un dato o una información es un documento(12). Los documentos se pueden proteger, si cumplen con los requisitos pertinentes, con derechos de autor.

Sin embargo, si el dato, información, conocimiento o documento es secreto, tiene valor por ser secreto y su titular ha tomado medidas razonables para que se conserve en secreto, entonces puede optarse por mantenerlo oculto bajo la figura del secreto empresarial. Es más, es posible que exista información, como por ejemplo, la que está en la memoria de las personas, que no haya sido plasmada en un objeto tangible —documento—, pero que a pesar de ello esté protegida mediante el secreto comercial(13).

3.2. Requisitos para la existencia de un secreto empresarial

El Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual —ADPIC—, prevé que la información susceptible de ser protegida como secreto comercial debe cumplir los siguientes requisitos:

a. Debe ser secreta

La doctrina ha optado por señalar que es secreto el conocimiento que versa sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades o cuestiones similares que no sea generalmente conocidos ni fácilmente accesibles para personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión(14).

b. Que la información tenga un valor comercial por ser secreta

La información susceptible de ser protegida por el secreto tiene un valor comercial en la medida en que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y sea susceptible de transmitirse a un tercero(15).

Dicho valor puede ser efectivo o potencial, actual o futuro “en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen”(16).

En Estados Unidos los criterios jurisprudenciales aplicados para determinar el valor comercial de los secretos empresariales son diversos, a saber(17):

• El grado de conocimiento de la información referida que se tiene fuera de empresa;

• El grado de conocimiento de la información que tienen los empleados y los colaboradores de la empresa;

• El nivel de medidas adoptadas para preservar la confidencialidad de la información;

• El valor de la información para su titular y para sus competidores;

• La suma de dinero y esfuerzo empleado para su investigación y desarrollo;

• La facilidad o dificultad para que la información pueda ser adquirida o duplicada por otros.

c. Que la persona que legítimamente la controla haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto

No existe una definición legal de aquello que se considera razonable —y está bien que no la haya—, por lo que es necesario acudir al Diccionario de la lengua española, según el cual algo razonable es algo justo, lógico, conforme a la razón o suficiente(18).

Si se aplica esa definición al problema en cuestión, podemos decir que se toman medidas razonables para la protección a los secretos comerciales cuando se adoptan, de manera consciente, políticas y prácticas suficientes en términos de calidad o cantidad, según las circunstancias, para mantener en secreto la información de que se trate. Al fin y al cabo no toda la información se puede proteger de igual forma.

En este sentido generalmente se habla de dos tipos de medidas para mantener la información en secreto:

• Medidas que tienden a hacer saber al público que cierta información debe permanecer en secreto —notice measures—.

• Medidas físicas de seguridad —physical security measures—, como las claves secretas, que buscan impedir que personas que no tienen autorización para obtener cierta información, la conozcan o utilicen.

El legislador también adopta ocasionalmente medidas para proteger la reserva del secreto industrial y comercial de las compañías, como ocurre en Colombia con la Ley 222 de 1995, que en su artículo 48 dispone que el derecho de inspección de los asociados a los libros y papeles de la sociedad no se extiende a los documentos que versen sobre secretos industriales.

4. Formas de violación del secreto empresarial

El artículo 262 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

“Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;

d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);

e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos”.

Tal vez esta, es la norma más completa que existe sobre la materia en el contexto andino. Ella determina la presencia de competencia desleal cuandoquiera que se presente la adquisición, comunicación, divulgación o explotación de un secreto comercial, sin autorización de su poseedor legítimo, por medios ilícitos o contrarios a los usos honestos.

También se observa en dicha disposición que para tipificar la competencia desleal no es necesario probar en todos los casos que la revelación se hace con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar al poseedor del secreto comercial. Por ejemplo, en los literales c), d) y e) lo que se sanciona es la adquisición del secreto sin autorización, por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos, independientemente de la intención del autor de esa conducta.

Adicionalmente la norma señala, a título de ejemplo, algunas conductas que son contrarias a los usos comerciales honestos:

• Espionaje industrial

• Incumplimiento de un contrato u otra obligación

• Abuso de confianza

• Infidencia

• Incumplimiento de un deber de lealtad

• Instigación al espionaje

• Instigación al incumplimiento de un contrato

• Instigación al abuso de confianza

• Instigación a la infidencia

• Instigación al incumplimiento de un deber

5. Importancia económica de los secretos comerciales

En Colombia no existen cifras consolidadas sobre el tema, pero en Estados Unidos se han hecho estudios comparativos de las sumas que han recibido aquellos que han demandado judicialmente la protección de su propiedad intelectual —solamente patentes, secretos comerciales y derechos de autor— y los resultados son bastante reveladores: entre los años 1990-2006, las tres indemnizaciones más altas en procesos de propiedad intelectual se dieron en procesos por violación de secretos comerciales o trade secrets y no de patentes —Ver Tabla 1(19)—.

6. Las patentes

Las patentes son un reconocimiento que otorga el Estado a las invenciones que cumplen ciertos requisitos. En Colombia se otorgan patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento(20), en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial(21).

Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, no haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente(22).

Tabla 1

Indemnizaciones y Conciliaciones en EE.UU.

Copyright/Marcas/Secretos Comerciales 1990-2008

PartesIndemnización (US$)FechaFuenteProp. Intel.
1. Cadence Design Systems v. Avant$ 495,700,000Nov-02Wall Street JournalSecreto Comercial
2. Adidas America v. Payless Shoesource$ 304,600,000May-08IP Law360Trademark
3. Lexar Media v. Toshiba$ 465,400,000Mar-05Associated PressSecreto Comercial
4. All Pro Sports Camps v. Walt Disney$ 240,000,000Ago-00National Law JournalSecreto Comercial
5. Philip Morris v. Otamedia$ 173,000,000Mar-05Associated PressMarca
6. DSC Comm. v. Next Level Comm.$ 137,732,000Oct-9751 USPQ2d 1173Secreto Comercial
7. Atlantic Recording v. Media Group$ 136,200,000Ago-02National Law JournalCopyright
8. Authors Guild and American Publishers v. Google$ 125,000,000Oct-08IP Law 360Copyright
9. Bancorp Services v. Hartford Life$ 118,338,000Mar-02National Law JournalSecreto Comercial
10. Qwest Communications v. OneQwest$ 117,000,000Dic-02National Law JournalMarca
11. Columbia Pictures v. Valence Media$ 111,000,000May-08IP Law 360Copyright
12. Universal Music v. Kazaa$ 100,000,000Jul-06IP Law 360Copyright
13. CBS Broadcasting v. EchoStar Communications$ 100,000,000Ago-06National Law JournalCopyright
14. Mattel v. MGA Entertainment$ 100,000,000Aug-08IP Law 360Copyright
15. Pioneer Hi-Bred v. Cargill$ 100,000,000May-00Wall Street JournalSecreto Comercial
16. Injection Research v. Polaris$ 90,000,000Ago-98National Law JournalSecreto Comercial
17. Avery Dennison v. Four Pillars$ 80,160,000Ago-00National Law JournalSecreto Comercial
18. Hawaiian Airlines v. Mesa Air Group$ 80,000,000Oct-07IP Law 360Trade Secret
19. AlphaMed Pharmaceutical v. Arriva Pharmaceut.$ 78,000,000Ene-06IP Law 360Secreto Comercial
20. Orthofix v. Electro-Biology$ 64,170,000Sep-01National Law JournalMarca
21. DFW Plastics v. National Diversified Sales$ 56,300,000Abr-06IP Law 360Marca

 

Una invención tiene “nivel inventivo” cuando no resulta obvia ni se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en el oficio(23).

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva, incluidos los servicios(24).

7. ¿Por qué la protección que otorga una patente es temporal?

Las patentes se otorgan por un plazo de veinte años, pues no solo se trata de proteger el interés particular del inventor, sino también el interés de la sociedad, o mejor, de la humanidad, para desarrollarse y solucionar problemas específicos.

El legislador de la mayoría de los países, estimó que en veinte años se logra cumplir con todas las teorías que justifican la existencia de las patentes, a saber:

• La teoría de la recompensa: la protección es una recompensa a favor del inventor por el esfuerzo realizado.

• La teoría de la recuperación: se busca que el inventor recupere lo que invirtió para desarrollar el invento.

• La teoría del incentivo: la protección es un mecanismo para atraer esfuerzos y recursos al desarrollo de los inventos.

• La teoría del conocimiento público difundido: la protección persigue la difusión de los inventos, de tal forma que la sociedad se beneficie en su conjunto de los conocimientos.

8. ¿Qué ventajas tiene una patente?

Según la Decisión 486 del 2000, el titular de una patente tiene derecho a impedir que terceras personas realicen, sin su consentimiento, cualquiera de los siguientes actos:

Si se trata de una patente que reivindica un producto, se prohíbe fabricar u ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines.

Si se trata de una patente que reivindica un procedimiento, se prohíbe emplear el procedimiento, y fabricar, ofrecer en venta, usar o importar el producto que surja de ese procedimiento.

Esta protección se otorga durante veinte años, los cuales se cuentan a partir de la fecha de la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego de ese lapso, el producto o procedimiento se vuelve de dominio público.

9. No se consideran invenciones

No se consideran invenciones(25):

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) Todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;

e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales y

f) Las formas de presentar información.

10. ¿Hay invenciones no patentables?

Sí, y entre ellas se pueden mencionar las siguientes(26):

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.

b) Las invenciones cuya explotación comercial en el país miembro respectivo de la Comunidad Andina deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos y

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

11. ¿Quiénes son los titulares de las patentes?(27) 

• En principio, el derecho a la patente pertenece al inventor y podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

• Si varias personas hacen conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Salvo convenio especial entre las partes, la comunidad sobre una solicitud de patente se regirá por las siguientes normas(28):

1. Cada uno de los comuneros podrá explotar la invención y perseguir las falsificaciones;

2. Solo con el consentimiento de todos demás comuneros, o con la autorización de un juez civil, mediante proceso al que se dará trámite de incidente, podrá concederse licencia de explotación a terceros y

3. Cada comunero puede ceder su cuota parte, pero los otros disponen de un derecho de preferencia para adquirirla, que pueden ejercer dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación de la intención de cederla. A falta de acuerdo sobre el precio, este será fijado por el juez civil, con intervención de expertos.

• Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

12. Invenciones de investigadores o empleados en general

El artículo 539 del Código de Comercio colombiano establece que, salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante(29).

La misma regla se aplica cuando el trabajador, aunque no haya sido contratado para investigar, realiza la invención utilizando datos o medios conocidos en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo con el monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte al patrono u otros factores similares. A falta de acuerdo entre las partes, el juez fijará el monto de la compensación.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán:

a. Reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones con el propósito de generar fondos continuos de investigación.

b. Estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones(30).

13. Costos de una patente vs. costos de mantener un secreto

La obtención de una patente implica varios costos para el empresario:

a) Costos de búsqueda de información

Antes de presentar una solicitud de patente generalmente se hace una búsqueda del estado de la técnica para determinar la patentabilidad de la invención —se busca a ver si localmente o en otros países existen invenciones similares—. En la mayoría de los países existe la posibilidad de consultar los bancos públicos de patentes, lugares que ofrecen al público, de manera prácticamente gratuita, toda la información tecnológica contenida en los documentos de solicitudes de patentes nacionales y extranjeras publicadas.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Banco de Patentes, es la entidad que permite el acceso a toda la información tecnológica referida. Además, es la que certifica cualquier evento relacionado con una patente de invención, patente de modelo de utilidad o diseño industrial.

b) Los costos de redacción de las solicitudes de patentes

“En el contexto del estado de la técnica pertinente para una invención determinada, es importante que la patente esté adecuadamente redactada, puesto que hay una gran diferencia entre la calidad de una solicitud de patente preparada y tramitada a un coste mínimo, reducido o nulo, lo que puede dar lugar a una patente inservible o de baja calidad, y una solicitud de patente redactada y tramitada de manera profesional que dé lugar a una patente que contenga reivindicaciones redactadas adecuadamente y que abarquen todas las aplicaciones comerciales fundamentales. Dicho de otro modo, al igual que en otras muchas situaciones, ‘lo barato sale caro’. No tiene sentido economizar en nimiedades para posteriormente gastar enormes sumas cuando se trata de gestionar los costos de solicitudes de patentes que abarcan invenciones/tecnologías que protegen las competencias fundamentales de una empresa y sus productos”(31).

c) Gestión de las tasas de las oficinas de patentes

En Colombia, la Resolución 44372 del 2007 del Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio es la norma que fija las tasas de propiedad industrial. Entre ellas podemos señalar que las tasas aplicables para el año 2008 en Colombia son —valores en pesos colombianos—:

• Solicitud de patente de invención: $ 501.000.oo

• Invocación de una prioridad: $ 140.000.oo

• Examen de patentabilidad de invención: $ 420.000.oo

• Prórroga de términos o plazo adicional: $ 75.000.oo

• Fusión de solicitud: $ 103.000.oo

• Solicitud de inscripción de licencias: $ 253.000.oo

• Valor por palabra adicional a partir de la 150 como excedente de palabras en las publicaciones presentadas en medio escrito: $ 1.000.oo

• Valor por palabra adicional a partir de la 150 como excedente de palabras en las publicaciones presentadas en medio magnético: $ 500.oo

Además de los costos oficiales, habría que incluir los honorarios de los abogados que tramitan la patente, los cuales pueden ser elevados, por la especialización del servicio.

Por otro lado, el costo para mantener la información en secreto no requiere incurrir en ninguno de los rubros anteriores, pues los secretos existen al margen de los registros y depósitos estatales. Sin embargo, sí habría que considerar la inversión que es preciso hacer para mantener la información en secreto: asesoría legal para la redacción de los contratos de trabajo y las cláusulas de confidencialidad, medidas técnicas para controlar el manejo de la información, implementación de modelos de seguridad física para acceder a ciertos lugares de la empresa, etc.

14. Comparación entre secretos empresariales y patentes

Si comparamos las patentes con los secretos comerciales podemos observar las siguientes diferencias:

Tabla 2

Patentes y Secretos Comerciales-Comparación

PatentesSecretos comerciales
Protege invenciones de producto o procedimiento que sean nuevas, novedosas y tengan aplicación industrial.Protege todo tipo de información industrial o comercial que sea secreta, que tenga valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su poseedor para mantenerla en secreto.
Otorgan el derecho de excluir a otros de la fabricación, utilización o uso de la invención protegida.Otorga a su titular el derecho de impedir que terceros adquieran, usen o revelen el secreto de manera desleal.
Si una persona obtiene el secreto a partir de sus propias investigaciones o mediante un descubrimiento fortuito, ningún derecho tendrá contra ella quien haya poseído los mismos conocimientos y no los haya patentado(32).
El conocimiento incluido en la patente es público pues en la solicitud se debe describir, resumir y anexar los dibujos que exponen la invención. De hecho, en la mayoría de los países existe un banco de patentes donde se puede consultar toda la información relativa a las invenciones.Solo hay secreto comercial si la información es efectivamente secreta, tiene valor comercial por estar en secreto y para la que se han tomado medidas razonables que la conservan en secreto.
El conocimiento incluido en la patente es estático.Los secretos comerciales se encuentran en constante evolución.
La patente le permite a su titular impedir temporalmente —en Colombia son 20 años a partir de la solicitud— a otros la fabricación, venta y/o utilización comercial de la invención protegida.Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial estará protegido sin límite de tiempo contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a los usos comerciales honestos.
La obtención y mantenimiento de una patente requiere gastos administrativos sustanciales (gastos legales, pago de sumas periódicas).La protección de los secretos comerciales no requiere pagos al Estado, pero es posible que las medidas razonables que debe mantener el titular para la protección del secreto tengan algún costo.
Existe la obligación de usar o explotar la invención patentada(33).No existe ninguna obligación, excepto la de tomar precauciones razonables para que la información permanezca en secreto.
Otorga un derecho temporal de exclusividadEl secreto comercial no otorga un derecho exclusivo —a diferencia de las patentes— sino más bien un “monopolio de hecho”, pues la duración de la protección es ilimitada aunque incierta —la información estará protegida mientras se mantenga en secreto—.

 

La Oficina Española de Patentes y Marcas —OEPM— explicó que si bien las patentes y los secretos empresariales hacen parte del capital intelectual de una compañía, ambas figuras se diferencian en que tienen distintos grados de “tangibilidad”, así(34):

Tabla 3

Diferencias entre activos intangibles y activos tangibles

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ver tabla
Capital intelectual
PatentesMarcas registradasDerechos de autorFórmulas magistralesKnow-howConocimiento tácito que aporta valor
Derechos de publicaciónBases de datosInformación confidencialConocimiento de clientesCapital humano
Logos y diseñosDiseños industrialesTecnologíaInvestigación no patentada 
 Software   

 

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16. Otros aspectos a considerar antes de decidir si se patenta o se opta por el secreto

Existe una serie de factores que debe considerar quien está ante el dilema de decidir si patenta o protege su invención mediante secreto empresarial. Son ellos:

a. El tipo de invención: si se trata de una importante invención de producto es mejor patentarla y no optar por el secreto, pues con el producto en el mercado se le facilita a la competencia utilizar ingeniería inversa(35) y replicar el producto. En otras palabras, con el producto en el mercado resulta muy difícil mantener la información en secreto.

b. Costo-beneficio de una patente: una patente “no es una garantía de éxito comercial, por lo tanto, no necesariamente siempre se recupera el gasto que se hace para obtenerla. Desafortunadamente, el sistema actual de patentes requiere una inversión del orden de cientos de miles de dólares a lo largo de la vida de las patentes, para que se tenga una protección significativa internacional. Por otra parte, la importancia del costo varía mucho dependiendo de los recursos del inventor y de la organización o empresa para la cual trabaja, así como del potencial comercial de la invención”(36).

c. Costos de implementar medidas en la empresa para mantener la información confidencial: si bien el mantenimiento de los secretos empresariales no requiere efectuar el pago de tasas oficiales, sí es necesario adoptar medidas físicas y técnicas que permitan mantener la información en secreto. Entre esas medidas se pueden mencionar las siguientes: asesoría legal para diseñar acuerdos de confidencialidad por escrito con empleados, proveedores, clientes, socios, visitantes, etc.; asesoría técnica para guardar en archivos cerrados con acceso restringido todos los documentos que contengan información considerada confidencial; asesoría de seguridad para controlar las copias que pueden sacar quienes tengan necesidad de conocer la información en cuestión; gastos del proceso de marcación de la información que se transmita fuera de la empresa como confidencial y costo de restringir el acceso de visitantes a determinadas áreas.

d. El momento preciso: ¿cuándo conviene presentar las solicitudes de patente? “Se dice que una patente es como un boleto de lotería, es decir que debe comprarse antes de que ocurra el sorteo. Una vez que se sabe cuál es el boleto premiado, ya no se puede comprar. Muchas veces en el desarrollo de productos y procesos se enfrenta la situación de que cuando se tiene la idea inventiva no se ha demostrado suficientemente su factibilidad técnica y/o económica. Sin embargo, la decisión de obtener patentes no puede esperar hasta que se haya terminado la ingeniería a escala industrial. Puede suceder también que se tengan resueltos solamente unos aspectos del producto o proceso, pero no todos. Las solicitudes de patente deben prepararse y presentarse con la mejor información que se tenga y que proporcione una base razonable de que la invención tiene potencial de desarrollo, porque si se espera, se corre el riesgo de que otros soliciten patentes similares y se pierda la exclusividad para su comercialización”(37).

e. El tiempo que toma la manufactura y venta de un producto afecta el tipo de protección de patentes que conviene obtener. Si el período de vida del producto que se va a patentar es muy corto, no tiene mucho caso solicitar patentes, pues el trámite como mínimo toma 2 años. En algunos países esta duración va de 2 a 6 y hasta 8 años, dependiendo de si se enfrentan o no oposiciones(38). Tal vez eso fue lo que pensaron los legisladores cuando optaron por proteger el software mediante derechos de autor y no a través de las patentes.

17. Patentar o aplicar medidas razonables para la protección como secreto empresarial

Según el profesor Karl Jorda, de la Universidad Franklin Pierce Law Center en Estados Unidos, cuando el empresario, inventor o encargado de administrar la propiedad intelectual de una empresa pregunta: ¿patento o protejo mediante secreto comercial?, en realidad formula una pregunta equivocada. La pregunta correcta sería: ¿qué debo patentar y qué debo guardar como secreto comercial?(39).

Lo anterior, porque no es práctico patentar cualquier pequeña invención debido a los requisitos, costos y tiempo que implica una patente, pero tampoco es rentable perder los beneficios que otorga una patente, cuando se trata de una invención única y económicamente representativa.

El profesor Jorda diseñó el siguiente cuestionario para ayudar a los empresarios y sus abogados asesores a determinar si los inventos, la información o nuevos desarrollos de una empresa deben ser patentados o simplemente protegidos como secreto empresarial(40):

1. ¿Es lo inventado susceptible de ser comercializado o al menos licenciado? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Muy posible” y 10 es “No creo”—.

2. ¿Qué tanta ventaja competitiva tendrá la empresa si maximiza su exclusividad? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Grande” y 10 es “Poca”—.

3. ¿Qué tanta desventaja competitiva tendría el competidor si el invento, información o desarrollo tuviera exclusividad? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Mucha” y 10 es “Poca”—.

4. ¿Es factible que se desarrolle un invento alternativo que produzca resultados similares (design around)? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Muy posible” y 10 es “No creo”—.

5. ¿El invento puede desbaratarse y volverse a armar fácilmente —reverse engineering—? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Muy posible” y 10 es “No creo”—.

6. ¿La revelación de este invento requiere acceso a información que no puede protegerse? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Muy posible” y 10 es “No creo”—.

7. ¿Es probable que otros independientemente lleguen al mismo invento? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Muy posible” y 10 es “No creo”—.

8. ¿Qué tan segura es la patente que se obtendrá, qué posibilidades tiene de ser declarada nula? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Alta” y 10 es “Baja”— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

9. ¿Qué tan difícil es controlar en la compañía que se disemine la información del invento? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “Muy difícil” y 10 es “Fácil”—.

10. ¿Qué tan difícil sería determinar si un competidor está usando el invento? —calificar de 1 a 10, donde 1 es “No es difícil” y 10 es “Es difícil”—.

• Si las respuestas suman menos de 50 puntos, se sugiere patentar. Si las respuestas suman más de 50, se sugiere mantener esa información como secreto empresarial.

Si se observa bien, este cuestionario demuestra lo que el profesor Jorda sostiene: que las patentes son solo la punta del iceberg en un mar de secretos comerciales. Más del 90% de la tecnología está protegida mediante secretos comerciales y más del 80% de los contratos de licencia y transferencia de tecnología involucran el know how. Por eso se dice que los contratos de transferencia de tecnología son híbridos, pues involucran patentes y secretos(41).

Uno de los casos más famosos, donde se prueba la importancia comercial de los secretos comerciales es el de Pizza Hut —C&F Packaging v. IBP and Pizza Hut (Fed. Cir. 2000)—(42). Los hechos fueron los siguientes: C&F, después de muchos años de investigación, desarrolló un proceso para preparar y congelar una salsa para pizza que permanecía fresca y tenía mejor sabor, precio y apariencia que otros productos precocidos. C&F solicitó y obtuvo dos patentes sobre su invención: una de producto que cubría el equipo para hacer salsas y otro para el proceso mismo. Además, continúo mejorando el proceso.

Pizza Hut —PH— compró salsa a C&F durante algún tiempo con la condición de que le revelara el proceso de preparación a varios de los proveedores de materias primas de PH, entre ellos IBP, que era uno de sus principales proveedores de carne. C&F reveló sus procesos a IBP, pero tuvo la precaución de firmar previamente con ellos y con PH, un acuerdo de confidencialidad.

Cuando IBP aprendió a duplicar la salsa, PH le dijo a C&F que no compraría más salsa sin una drástica reducción de los precios. C&F demandó a IBP y a PH por infracción a la patente y apropiación indebida de secreto comercial. La corte americana falló que si bien la patente de C&F no era válida, porque lo patentado había estado a la venta antes de solicitar la patente, sí hubo una violación del acuerdo de confidencialidad, por lo que obligó a PH a pagar 10.9 millones de dólares a C&F.

C&F Packaging v. IBP and Pizza Hut demostró que lo mejor para proteger el conocimiento de una empresa es diseñar una estrategia que integre las diversas figuras de la propiedad intelectual. En palabras de Jorda, “solo una política que permita la interacción entre los diferentes tipos de derechos de la propiedad intelectual manteniendo uno como el centro de gravedad permitirá cubrir más y fortalecerá la exclusividad de los derechos”(43).

Aunque en Colombia no se han producido fallos como el que se reseña, algunas autoridades, como Proexport, han expresado a los empresarios nacionales que antes de tomar cualquier decisión sobre patentar una invención analicen si es más conveniente proteger sus invenciones a través de secretos empresariales(44).

Como corolario, se considera que el empresario que tiene una invención en sus manos no debe formular la pregunta en términos disyuntivos —patento o protejo como secreto— sino identificar qué parte de esa invención conviene proteger a través de una patente y qué parte de ella debe permanecer como secreto empresarial. Al fin y al cabo siempre hay información alrededor de una invención que no es necesario revelar a las autoridades, ya que la misma le puede otorgar a la empresa una importante ventaja competitiva sobre la competencia, y no es necesario patentarla, pues se puede proteger a través del secreto empresarial.

Bibliografía

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. (1984) Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, PROEXPORT. Documento sobre Acuerdos de Confidencialidad. www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893, consultado el 25 de marzo del 2008.

— SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (2003) Concepto. 02116505 junio 16/03

DAVENPORT, T. y PRUSAK L. (1998) Working knowledge. Boston: Harvard Press. http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html, consultado el 15 de julio del 2008.

ESPAÑA, OFICINA DE PATENTES Y MARCAS. GESTIÓN Y VALORACIÓN DE LA CARTERA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Carmelitano, Scout. Socio de PricewaterhouseCoopers. Valuations & Strategy. www.oepm.es, consultado el 12 de junio del 2008.

ESTADOS UNIDOS, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (1973) Kewanee OIL Co. v. Bicron Corp.414 U.S. 818, 94 S. Ct. 70,38 L.Ed.2d 50. www.caselaw.lp.findlaw.com/scripts/ getcase.pl?court=us&vol=416&invol=470 - 89k -, consultado el 21 de mayo del 2008.

— Fleming Sales Company v. Bailey, 611 F.Supp. 507, 514 (N.D. Ill. 1985).

GALÁN CORONA, Eduardo. El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial. Citando Estados Unidos, Restatement of the Law Third, Unfair Competition, aprobado en 1995 de la American Law Institute, capítulo 4, p. 146. www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102-104031//eml4de5.pdf, consultado el 25 de mayo del 2008.

GURIGBAL SINGH. Aspectos generales de la gestión del costo de las patentes. http://www.wipo.int/sme/es/documents/managing_patent_costs.htm#4a, consultado el 7 de noviembre del 2008.

JORDA, Karl. (2004) Notas de la clase Patent and Trademark Licensing. Franklin Pierce Law Center, NH, EE.UU.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, OMPI. (2002) “Los secretos comerciales valen más que el oro: Protejámoslos”, Revista de la OMPI, abril. http:// www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf, consultado el 10 de noviembre del 2008.

PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ ÁVILA, Zoraida. (1995) El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

PERÚ, INDECOPI. Directiva: Lineamientos sobre información confidencial. www.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/content/view/303/28/, consultado el 24 de mayo del 2008.

TENORIO, Manuel. (1999) “Administración de la Propiedad Industrial en la Empresa”, en La Propiedad Industrial en el Entorno Internacional. Cintermex, Monterrey, N.L. 18 de marzo 1999. www-csc.mty.itesm.mx/, Consultado el 29 de octubre del 2008.

(1) Este trabajo surgió como parte de la investigación que se hizo para el libro “Secretos Industriales, Comerciales y Know How”, publicado por la Editorial Dike, Medellín, Colombia.

(2) Profesor Karl Jorda, apuntes de la clase: Patent and Trademark Licensing. Franklin Pierce Law Center, NH, EE. UU., 2004.

(3) Wikiquote: Benjamin Franklin, disponible en: www.es.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin, última consulta 25 de mayo del 2008.

(4) “La mera posibilidad técnica de aplicación práctica de los conocimientos científicos debería ser suficiente para otorgarles la protección que cabe a los procedimientos técnicos”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Editorial Heliasta, Buenos Aires: 1984, pp. 45 y 52.

(5) Los elementos de la definición fueron tomados de Pachón, Manuel y Sánchez Ávila, Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá: 1995, p. 181.

(6) Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, ADPIC, artículo 39. El ADPIC fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.

(7) Los secretos comerciales valen más que el oro: Protejámoslos. En: Revista de la OMPI, abril, 2002, disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf, última consulta noviembre 10 del 2008.

(8) “Grandes sumas de dinero se invierten en investigaciones económicas, sociológicas y psicológicas, ya sea de tipo teórico o destinadas a recabar datos sobre conductas humanas concretas que sirven de base para desarrollos teóricos posteriores o para aplicaciones productivas inmediatas. Tal es el caso de información relativa a gustos, reacciones de consumidor y a actitudes...”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob. cit., p. 48.

(9) Perú. INDECOPI. Directiva: Lineamientos sobre información confidencial, disponible en: www.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/content/view/303/28/, última consulta 24 de mayo del 2008.

(10) Ibíd.

(11) Este tema ha sido tratado por Davenport, T. Working knowledge. Boston: Harvard Press, 1998, disponible en: http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html, última consulta 15 de julio del 2008.

(12) Colombia. Código de Procedimiento Civil, artículo 251.

(13) Se había visto que la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina no exige que el secreto esté plasmado en un objeto tangible. Lo anterior, sin embargo, en la práctica, genera un problema, ¿qué pasa con el know how que obtienen los empleados durante la ejecución de un contrato laboral?, ¿se puede borrar?, ¿se les puede exigir que borren lo aprendido en un anterior empleo? Es a esto a lo que se refería un juez norteamericano, cuando, en un caso en el que un empresario demandaba a su antiguo empleado por supuestamente revelar información confidencial, señaló que a los ex empleados no se les podía practicar lobotomías —Estados Unidos, Fleming Sales Company v. Bailey, 611 F. Supp. 507, 514 (N.D. Ill. 1985)—.

(14) Ibíd.

(15) Comunidad Andina, Decisión 486 del 2000, artículo 260.

(16) Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. Documento sobre Acuerdos de Confidencialidad, disponible en: www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893, última consulta 25 de marzo del 2008.

(17) Galán Corona Eduardo. El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial, citando la Restatement of the Law Third, Unfair Competition, de Estados Unidos, aprobada en 1995 de la American Law Institute, capítulo 4, p. 146, disponible en: www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102-104031// eml4de5.pdf, última consulta 25 de mayo del 2008.

(18) Diccionario de la lengua española. Espasa-Calpe, Madrid: 2005, disponible en: www.wordreference.com/definicion/razonable, última consulta 25 de mayo del 2008.

(19) FTI: Intellectual Property Statistics, disponible en: http://www.fticonsulting.com/en_us/resources/Documents/2008%20Intellectual%20Property%20Statistics.pdf, última consulta 1 de abril del 2009.

(20) Invención de producto es la invención de un cuerpo cierto o determinado y la invención de procedimiento es la invención del “conjunto de operaciones o actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado. De acuerdo con lo anterior, tratándose de patentes de procedimientos no se protege el resultado obtenido sino el conjunto de operaciones o actividades que se realizan para su obtención”. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 02116505 junio 16 del 2003.

(21) Comunidad Andina, Decisión 486 del 2000, artículo 14.

(22) Ibíd., artículo 16.

(23) Ibíd., artículo 17.

(24) Ibíd., artículo 18.

(25) Ibíd., artículo 19.

(26) Ibíd., artículo 20.

(27) Ibíd., artículo 22.

(28) Colombia. Código de Comercio, artículo 554.

(29) La Decisión 486 del 2000 es una norma comunitaria de aplicación preferente en materia de propiedad industrial, por lo que la legislación interna de cada país miembro se aplica en forma subsidiaria, es el caso del artículo 539 del Código de Comercio, que regula todo lo relacionado con invenciones originadas en las relaciones de trabajo.

(30) Comunidad Andina, Decisión 486 del 2000, artículo 23.

(31) Singh Gurigbal. Aspectos generales de la gestión del costo de las patentes, disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/managing_patent_costs.htm#4a, última consulta 7 de noviembre del 2008.

(32) En palabras de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos: “Mientras el derecho de los secretos comerciales no prohíbe el descubrimiento de un secreto con medios leales y honestos, por ejemplo, creación independiente o ingeniería inversa (reverse engineering), el derecho de patentes opera contra el mundo, prohibiendo cualquier uso de la invención, para cualquier propósito, por un período significativo de tiempo” —Estados Unidos, Corte Suprema de Justicia. Kewanee OIL Co. v. Bicron Corp. 414 U.S. 818, 94 S. Ct. 70,38 L.Ed.2d 50 (1973), disponible en: www. caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=416&invol=470 - 89k -, última consulta 21 de mayo del 2008—.

(33) La Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina prevé, en los artículos 59, 60 y 61, la obligación de otorgar licencias obligatorias para quien no explote una patente vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor.

(34) España. Oficina de Patentes y Marcas. Gestión y Valoración de la cartera de Propiedad Intelectual. Carmelitano, Scout. Socio de PricewaterhouseCoopers. Valuations & Strategy, disponible en: /contenidos/ponen/gip06/martes/martes3.pdf,última consulta 12 de junio del 2008.

(35) El término ingeniería inversa, reversa o reverse-engineering se utiliza para referirse a los conocimientos relacionados con la ingeniería que permiten desarmar un producto y, a través de ese proceso, determinar las reglas que permiten su funcionamiento. En Colombia, la ingeniería inversa es una figura bastante desconocida y a menudo asociada con lo ilegal o ilícito, pues se cree que ella solo se utiliza para copiar productos. Sin embargo, la jurisprudencia norteamericana ha considerado válida la ingeniería inversa cuando se hace con fines lícitos, como, por ejemplo, cuando se aplica para crear un nuevo dispositivo, aparato o programa que cumpla las mismas funciones que otro, pero sin copiar el original; o cuando se hace para verificar si el producto de un competidor infringe una patente o un derecho de autor.

(36) Tenorio, Manuel. Administración de la Propiedad Industrial en la Empresa. La Propiedad Industrial en el Entorno Internacional. Cintermex, Monterrey, N.L. 18 de marzo 1999, disponible en: www-csc.mty.itesm.mx/, última consulta 29 de octubre del 2008.

(37) Ibíd.

(38) Ibíd.

(39) Para algunos estas dos figuras se excluyen, porque si se solicita la patente para proteger una invención no se puede guardar secreto sobre tal información.

Sin embargo, lo que sostiene Jorda es que siempre hay cierto know how asociado a una invención que no es necesario revelar al solicitar la patente y que puede conservarse como secreto comercial.

(40) Jorda, Karl. Notas de la clase: Patent and Trademark Licensing. Franklin Pierce Law Center, NH, USA. 2004.

(41) Ibíd.

(42) Ibíd.

(43) Ibíd.

(44) Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, disponible en: www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2891.PDF, última consulta 25 de mayo del 2008.