Association Henri Capitant. La competencia desleal en Estados Unidos

Revista Nº 16 Jul.-Sep. 2007

por Serban Stefan Vacarelu(1) 

1. Introducción

1.1. Competencia desleal y libertad comercial

La libertad de expresión goza de una gran protección en Estados Unidos, gracias a la primera enmienda de la Constitución(2). Incluso, puede afirmarse que esta reforma ha sido la más importante en la historia constitucional del país al promover y proteger las libertades individuales fundamentales.

Durante mucho tiempo, los tribunales no le reconocieron esta protección a la expresión comercial(3). Sin embargo, a mediados de los años 70 la Corte Suprema de Justicia estadounidense comenzó a conocer una serie de casos que gozaban de algún grado de protección bajo la primera enmienda, señalando que esta podía ser otorgada a la expresión que tuviera una naturaleza puramente comercial(4).

Así, la enmienda prohíbe regulaciones estatales y federales en temas de expresión basadas en el contenido del mensaje comunicado. No obstante, las restricciones impuestas a la expresión comercial son objeto de un grado intermedio de escrutinio(5): si bien evita la propagación de la información al público, no impide la publicidad engañosa, falsa o equivocada(6).

La política básica que fundamenta la política de la economía estadounidense es el principio de la libre competencia(7). Este se convierte en la premisa fundamental de una economía de mercado abierto. La competencia crea incentivos para ofrecer productos de calidad a precios razonables y proteger el bienestar general, al promover la distribución eficiente de los recursos económicos(8). Entonces, es de su esencia liberar al consumidor del poder de los monopolios, al otorgarle acceso a una fuente alternativa de un producto(9).

En Estados Unidos la competencia es vista como una libertad y no como un privilegio(10). Sin embargo, la libre competencia también exige una competencia leal. Para mantener tal libertad es necesario evitar el uso de métodos desleales que restrinjan la competencia en vez de promover la operación eficiente de los negocios(11).

Se requiere entonces de un cierto grado de regulación gubernamental para prevenir la competencia desleal y restringir el poder del monopolio. En este contexto, la economía de Estados Unidos es generalmente descrita como regulada(12). Sin embargo, la libre competencia es deseada y promovida.

1.2. Competencia desleal, moralidad comercial y cultura

El concepto de moralidad comercial es vago y especialmente difícil de definir en el mercado estadounidense. La sola idea está basada en principios de honestidad, buena fe y juego limpio. De manera general se acepta que la ley establezca un mínimo nivel de “lealtad” en la competencia(13). En consecuencia, es preciso concluir que existe un deber general de moralidad en el manejo de los negocios.

Por razones similares, es difícil definir el concepto de “competencia desleal” en el contexto del sistema legal estadounidense(14). Las leyes en este campo contienen una prohibición general contra los métodos desleales de competencia y las prácticas comerciales inseguras, pero no define en qué consisten tales métodos o prácticas. De esta manera, la decisión sobre si una determinada conducta constituye una forma de competencia desleal se les deja a los jueces caso por caso. En el pasado, el Congreso de Estados Unidos consideró de manera explícita reducir la ambigüedad de la frase “métodos desleales de competencia” al relacionar el concepto de deslealtad con el principio del common law o al enumerar prácticas específicas(15).

Sin embargo, la idea finalmente fue desechada por razones que se describen mejor en un informe de la Cámara de Representantes: “Es imposible enmarcar las definiciones que abarquen todas las prácticas desleales. No existe un límite a la inventiva humana en este campo. Aun si todas las prácticas desleales fueran definidas específicamente y prohibidas, sería necesario inmediatamente empezar de nuevo. Si el Congreso fuera a adoptar el método de definición, adoptaría una tarea interminable”(16).

Los tribunales han establecido que la competencia desleal incluye conductas como infracción marcaria, dilusión, elusión, publicidad engañosa, alteración de productos, prácticas de venta erróneas, hurto de secretos comerciales, infracción de los derechos de publicidad y venta por debajo de precios de producción, así como otras prácticas comerciales indefinidas que también fueron consideradas como desleales. De manera general, se acepta que la competencia desleal es un daño comercial(17).

Sin embargo, existe un limitado consenso acerca de cuál debe ser una definición legal de competencia desleal. Los jueces y los doctrinantes que han tratado de precisarla han recurrido a conceptos vagos y poco útiles. Algunos la han descrito como una conducta “que identifica un número no establecido de prácticas comerciales que, para efectos de la eficiencia económica, la ley ve como reprochables cuando no existe ningún recurso legal”(18).

Otros han afirmado: “... el daño de la competencia desleal es simplemente un remedio para la pérdida económica en la que se incurre por una violación base de un principio o un incumplimiento de un contrato(19)” o “... la competencia desleal es un nombre genérico para varios principios relacionados que involucran una interferencia inadecuada con los prospectos comerciales”(20). Finalmente, algunos se han mostrado contrarios al uso de una definición legal abstracta que poco tiene que ver con la realidad de las controversias específicas y han rechazado la idea de crear una definición para este concepto, al explicar que el término es dinámico y constantemente modificado por abogados y jueces(21).

Parece que, en sí mismo, el concepto de “competencia desleal” conlleva una confusión semántica. Algunas prácticas que han sido calificadas como tales surgen de un contexto no competitivo. Por ello, muchos prefieren el uso del término alternativo de “prácticas comerciales desleales” reconociendo que las ilegales no se limitan a los casos en los que las partes estén compitiendo efectivamente(22).

Las leyes de competencia desleal cubren una vasta área que no puede delimitarse dentro de fronteras bien definidas. Este concepto se encuentra en desarrollo constante gracias a las decisiones judiciales, en la medida en que los tribunales continúan evaluando las prácticas competitivas bajo principios generalizados de lealtad y utilidad social(23). Probablemente, este mismo aspecto represente la mayor ventaja de las leyes sobre competencia desleal en Estados Unidos: la flexibilidad para reaccionar y adaptarse rápidamente a un ambiente de negocios cada vez más complejo.

Bajo circunstancias que se encuentran por fuera de las áreas establecidas de marcas, mercadeo engañoso, secretos comerciales y derechos publicitarios, es imposible establecer un principio que permita determinar qué métodos o prácticas comerciales han de constituir competencia desleal(24). Por lo general, si los medios de competencia son ilegales en otros campos —por ejemplo, los actos de violencia—, también constituirán métodos desleales de competencia(25). En otros asuntos, los tribunales tienden a rechazar cualquier interferencia con el proceso competitivo(26).

La libertad para competir es la regla general de la economía estadounidense y las restricciones se imponen únicamente por excepción. Un acto o práctica puede ser considerado como desleal solo si interfiere sustancialmente con la habilidad de terceros para competir o si entra en conflicto con principios aceptados de política pública, reconocidos por la ley(27).

2. Formas y elementos de la competencia desleal

2.1. El desarrollo histórico de las leyes sobre competencia desleal

En sus orígenes, las leyes estadounidenses sobre competencia desleal evolucionaron de un principio de common law sobre fraude y engaño(28). Así, empezó a ser conocida como el equivalente a la prohibición de “passing off” que imponía responsabilidad a un vendedor que distrajera el comercio al afirmar fraudulentamente que su producto estaba fabricado por otro(29). Ese engaño, consistente en mostrar los bienes propios como los de un tercero, era visto como un daño que frecuentemente era conseguido mediante el uso de símbolos comerciales similares, empaques o materiales publicitarios(30).

En este contexto, la competencia desleal era vista como un área separada del derecho que complementaba la protección otorgada por las leyes de marcas(31). En los inicios del common law, la protección marcaria tradicional se limitaba a las marcas que eran inherentemente distintivas, también denominadas “técnicas”(32). En consecuencia, las descriptivas, las geográficamente descriptivas y los nombres propios no eran técnicas y, por lo tanto, no podían ser protegidas bajo las normas de infracción marcaria(33).

En todo caso, y de conformidad con las normas de competencia desleal, las designaciones no distintivas podían gozar de protección como “nombres comerciales” cuando su uso se hubiera vuelto común para ser asociadas por la mente pública con los bienes de un vendedor particular(34). Así, en sus inicios, el término “competencia desleal” fue utilizado para denotar la protección otorgada a los “nombres comerciales”(35) y a otros activos —como los sellos, empaques y apariencia física— que podrían identificar la fuente de los bienes.

La distinción entre las normas de marcas y de competencia desleal se reflejaba también en las teorías sobre la naturaleza de los derechos involucrados y los elementos requeridos para su protección. El propósito de la prohibición en contra del “passing off” era proteger a los consumidores de fraude y engaño, para prevenir el enriquecimiento injusto y promover la honestidad y lealtad en el mercado(36). Una acción para cobrar perjuicios en estos eventos era vista como una queja de fraude o “una acción por engaño” y, en consecuencia, la prueba de la intención de engañar a los consumidores era un elemento esencial en una acción de competencia desleal(37).

A mediados del siglo XIX, la protección a marcas técnicas fue otorgada sin exigir prueba de una intención de engaño(38). Los derechos marcarios fueron vistos como similares a los de propiedad y, por lo tanto, en los casos de imitación de una marca inherentemente notoria operaba una presunción de fraude(39).

Con el tiempo, las leyes marcarias se expandieron para proteger todas las marcas distintivas. Así, las que habían adquirido importancia al identificar la fuente del producto fueron protegidas bajo la normativa de marcas, junto con las que eran inherentemente notorias. Como resultado, la distinción entre competencia desleal y protección marcaria perdió su significado original en la medida en que las reglas que gobiernan la protección de marcas y los nombres comerciales se volvieron esencialmente idénticas(40). En este contexto, la competencia desleal era frecuentemente utilizada para describir la protección otorgada a marcas no registradas.

Gradualmente, la competencia desleal evolucionó hacia otra dimensión. Como los derechos marcarios eran vistos como de “cuasipropiedad”(41), la investigación en casos de infracción marcaria y de competencia desleal viró del análisis de una conducta fraudulenta de passing off hacia una consideración acerca de la naturaleza del derecho involucrado(42). La responsabilidad se determinaba mediante una evaluación de las consecuencias en los consumidores, sin considerar la intención subjetiva del imitador(43).

En consecuencia, se presentó la posibilidad de que la confusión del consumidor se convirtiera en un test, tanto para la infracción marcaria como para la competencia desleal. El énfasis en la protección amplió el campo de la competencia desleal más allá de su limitación a casos de confusión acerca de la fuente de los productos. Con el tiempo, los tribunales y los doctrinantes expandieron el concepto de competencia desleal más allá del passing off para incluir una gran variedad de prácticas como publicidad engañosa(44), alteración de productos(45), falsa acreditación(46), hurto de secretos comerciales(47), infracción del derecho de publicidad(48 , así como otras prácticas comerciales indefinidas las cuales, por diferentes razones, eran consideradas como “desleales”. Así, las leyes marcarias empezaron a ser vistas puramente como “una parte del más amplio derecho de la competencia”(49).

En los siguientes apartes se hará un análisis de las principales áreas del derecho que se incorporan en el campo general de la competencia desleal(50). Esta revisión se enfoca en aspectos de mercadeo engaños y otras formas relacionadas(51).

2.2. Mercadeo engañoso

El mercadeo engañoso es un área importante de la competencia desleal. La protección en contra de esta conducta se encuentra consignada tanto bajo leyes federales como estatales. En el ámbito federal, la Ley Anham actualmente concede recursos para prevenir estas actividades en su artículo 43(a) que establece: “Cualquier persona que, en relación con cualquier bien o servicio, o empaque de bienes, utilice en el comercio cualquier palabra, término, nombre, símbolo o herramienta, o cualquier combinación de los mismos, cualquier denominación de origen falsa, descripción de hechos falsa o engañosa, o una afirmación falsa o engañosa que:

a) Tenga la posibilidad de causar confusión o error o engaño en cuanto a la afiliación, conexión, asociación de dicha persona con otra o en relación con el origen, respaldo o aprobación de sus bienes, servicios o actividades comerciales, por otra persona o

b) En la publicidad o promoción comercial haga falsas afirmaciones acerca de la naturaleza, características, calidades u origen geográficos de sus propios bienes, servicios o actividades comerciales o los de un tercero, será responsable en una acción civil frente a la persona que crea que haya sido perjudicada o que crea poder ser perjudicada por dicho acto”.

La protección en contra del mercadeo engañoso es complementada por varias leyes estatales. Generalmente, se presentan tres categorías: el passing off, la publicidad falsa o engañosa y la alteración de productos. Algunas formas de esta conducta tienen fronteras comunes con la protección otorgada por la ley marcaria.

2.2.1. ‘Passing off’ o ‘palming off’

El término passing off puede tener varios significados. Utilizado en sentido amplio, denota una falsa afirmación que puede engañar a los consumidores con respecto al origen de los productos(52). Como lo anotó un doctrinante, el también denominado “palming off” ha sido utilizado para referirse a tres situaciones específicas: (i) la sustitución no autorizada de una marca de bienes cuando otra marca es ordenada; (ii) la infracción marcaria con la intención de engañar y (iii) la infracción marcaria sin intención fraudulenta, pero con la posibilidad de crear confusión en el consumidor(53). En la actualidad, el passing off generalmente es usado para describir solamente la primera situación: la sustitución no autorizada(54).

Esta conducta se presenta cuando un fabricante hace una falsa afirmación adjudicando sus bienes o servicios propios como si fueran de un tercero(55). Ejemplos de estas falsas afirmaciones son la publicidad de un producto mediante el uso de una foto de otro bien que le pertenece a un competidor(56) o la utilización, como muestra, del producto de un competidor para vender uno diferente(57).

También es posible que ocurra un passing off opuesto. Así ocurre cuando el fabricante hace una falsa afirmación de los bienes o servicios de un tercero como si fueran propios(58). Ejemplos comunes de esto son el reemplazo de la marca de un fabricante de bienes con las del vendedor(59), poner sellos sobre la marca del fabricante(60) o sustituir el nombre de un actor en una película por el nombre de otro(61).

En este contexto, el passing off es visto como un tipo de mercadeo engañoso y una forma de competencia desleal(62). Cuando este es conseguido mediante el uso no autorizado de una marca, también constituye una forma de infracción marcaria(63). Las dos manifestaciones de esta actuación son enjuiciables de conformidad con el artículo 43 de la Ley Lanham. Como una particularidad, en los casos de palming off se requiere que la falsa afirmación pueda causar un detrimento comercial al otro(64). Así, un vendedor que utiliza el producto de un tercero para armar uno nuevo y posteriormente le pone su propio sello normalmente no será responsable de competencia desleal(65).

2.2.2. La publicidad falsa

La publicidad falsa consiste en una afirmación inexacta o engañosa hecha por una persona en relación con sus propios productos. Cuando esta se refiere al producto de un tercero se conoce como “product disparagement(66).

En general, y de conformidad con el artículo 43(a) de la Ley Lanham, para presentar un reclamo por publicidad falsa, el peticionario debe probar que: (i) el demandado ha hecho una afirmación o descripción falsa o engañosa; (ii) la afirmación falsa o engañosa ha engañado efectivamente o tiene la potencialidad de engañar una porción sustancial de la audiencia a quien esta dirigida; (iii) la decepción es material en tanto tiene la capacidad de influir decisiones de compra; (iv) existe la posibilidad de daño al demandante, tal como rechazar ventas o pérdidas de good will y (v) los bienes han viajado en el comercio interestatal(67).

Existen dos tipos de publicidad falsa: los avisos que son literalmente falsos —aparente o explícitamente— y los que son literalmente ciertos, pero que pueden engañar y confundir a los consumidores —implícitamente falsos—(68). Si una afirmación es literalmente falsa, un demandante no necesita demostrar la efectiva decepción del consumidor(69). Sin embargo, si el aviso es únicamente falso implícitamente, el demandante debe presentar las pruebas para demostrar que este conlleva un mensaje erróneo al público que lo ve(70).

En términos generales, no existe un requisito técnico en relación con la forma de la afirmación(71). La falsedad puede ser una frase —verbal o escrita— transmitida a través de audiovisuales, inferida de una cierta conducta o incluso por una omisión(72).

La afirmación puede estar relacionada con el origen geográfico del producto o la naturaleza o características o calidades de los bienes y servicios(73). Los ejemplos clásicos de falsas afirmaciones geográficas son los sellos que falsamente indican que un producto es originario de una cierta región —por ejemplo, un vino producido en una región diferente—(74).

Otro consiste en alterar un sello de un producto, descartando o cubriendo la denominación de origen como “hecho en Taiwán”(75). Las reglas particulares sobre la protección de las indicaciones geográficas se detallan en un capítulo separado(76). Ejemplos de falsas afirmaciones sobre la naturaleza, características o calidades de un producto son: (i) indicar que contiene 50% de una fibra de cachemir cuando en realidad contiene menos(77); (ii) aseverar que ha sido ensayado clínica o médicamente y encontrado apto para cualquier uso o (iii) que se trata de un cosmético y no de una droga78) .

Necesariamente, una afirmación debe ser de hecho(79). Las manifestaciones de opinión son vistas como “tácticas de venta” y no son judiciables como publicidad falsa(80). Por ejemplo, la frase: “la pasta favorita de América”, utilizada en el empaque de productos alimenticios fue vista como una mera táctica de venta(81). Generalmente, hay dos clases de tácticas: una afirmación exagerada, alardeante de tal manera que ningún comprador razonable podría creerla o una que sea general de superioridad sobre productos comparables, la cual es tan vaga que puede ser entendida como nada diferente a la mera expresión de una opinión(82).

Para determinar si una frase es de hecho o una opinión, esta debe ser considerada en el contexto general en el que aparece(83). Así, se ha afirmado que el eslogan “mejores ingredientes, mejor pizza” era una frase de opinión por sí sola. Sin embargo, al ser utilizada con otros avisos que comparaban los ingredientes se convertía en una afirmación de hecho, pues conllevaba hechos cuantificables y engañosos respecto de que el producto era mejor por sus elementos objetivos —específicamente, porque el fabricante utilizaba tomates frescos, masa fresca y agua filtrada—(84).

La publicidad comparativa se permite y se promueve en Estados Unidos. En general, los principios de publicidad falsa se aplican de la misma manera en la publicidad comparativa. Hasta finales de los años 60, esta se limitaba a prácticas de la industria y códigos de autorregulación(85). Las comparaciones entre productos eran hechas en términos de “marca X” o “una marca líder” al referirse a un producto de un competidor(86). Después de negociaciones informales entre la Federal Trade Commission —en adelante, FTC— y los canales de televisión —como NBC, ABC y CBS—, la industria publicitaria adoptó políticas que les permitieron a los anunciantes nombrar a los competidores y sus productos al hacer afirmaciones de publicidad(87).

Un comunicado de la FTC de 1979 promovió fuertemente la expansión de la publicidad comparativa: “La Federal Trade Commission ha determinado que sería en beneficio de los anunciantes, agencias de publicidad, canales de televisión y autoridades de autorregulación modificar su política actual en relación con la publicidad comparativa. La política de la Comisión en el campo de la publicidad comparativa propende por nombrar o hacer referencia a los competidores pero exige claridad y, si es necesario, revelación para evitar cualquier decepción en el consumidor. Adicionalmente, el uso de una publicidad comparativa veraz no debería restringirse por parte de los canales o entidades de autorregulación”(88).

2.2.3. Menosprecio de productos

En 1988, el artículo 43(a) de la Ley Lanham fue modificado para prohibir las afirmaciones de hecho falsas o engañosas que se refieran no solamente a los bienes, servicios o actividades comerciales de una persona, sino también a los productos de otra. El estatuto federal parece tratar de la misma manera a la publicidad falsa y al menosprecio de los productos.

Sin embargo, el menosprecio de un producto en el common law era tratado de manera muy diferente a la publicidad falsa. En efecto, al ser tratado como un perjuicio recibió varias denominaciones como “falsedad injuriosa”, “difamación de productos”, “maltrato de la industria” o “menosprecio comercial”(89). En estos casos se impuso la misma responsabilidad de las reglas tradicionales, en virtud de analogías a las normas sobre difamación personal(90). Debido a consideraciones constitucionales, la ley y el common law, los requisitos para el menosprecio de productos fueron más restrictivos que en la publicidad falsa(91).

En términos generales, la figura es mencionada en el Restatement (Second) of Torts, § 634 como “falsedad injuriosa” y es definida así: “Quien publique una falsa afirmación perjudicial a los intereses de un tercero será objeto de responsabilidad por el daño emergente que se le cause al otro si:

a) Tenía la intención de que la publicación de la afirmación resultará en daño a los intereses del otro con un valor pecuniario, o si reconoce o debe reconocer que es posible que ocurra; y

b) Tiene conocimiento deque la afirmación es falsa o actúa desconociendo flagrantemente su verdad o falsedad”.

A diferencia de la publicidad engañosa, la acción por el menosprecio de un producto exige la intención y prueba detallada de los daños especiales causados directamente por la afirmación menospreciativa(92). No obstante, de la redacción del artículo 43 (a) de la Ley Lanham no resulta claro determinar si los elementos del common law sobre perjuicios se incorporan dentro del estatuto federal. Este tema no ha sido resuelto en la actualidad(93).

2.3. Derechos de la publicidad

El derecho a la publicidad ha sido desarrollado como una derivación del derecho del common law a la privacidad(94). Este último es protegido por una gran cantidad de Estados, mediante ley(95), bajo el common law(96) o con base en los principios generales de responsabilidad por daño(97).

Informalmente descrito como el derecho de un individuo a ser dejado solo(98), el derecho a la privacidad protege al sujeto contra cuatro tipos especiales de invasión: apropiación del nombre o la posibilidad de uso o beneficio de otro, intromisión sin motivo a la soledad o encerramiento físico de un individuo, la publicidad que ponga a un tercero bajo una falsa luz ante el público y revelación sin razón de hechos privados embarazosos(99). Debe anotarse que el derecho a la privacidad aquí discutido protege al individuo en contra de la acción privada y, en ese contexto, debería distinguirse del derecho constitucional a la privacidad en contra de la intrusión del Gobierno, como lo dispone la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos(100).

El derecho a la publicidad surgió como un aspecto del derecho a la privacidad(101) que protege al individuo contra el uso comercial no autorizado del nombre de una persona o la posibilidad de hacerlo. En consecuencia, se desarrolló como separado e independiente del derecho a la privacidad(102). De manera general, se reconoce que la apropiación de la identidad de una persona puede traer daños tanto a los intereses comerciales como a los personales(103).

Así, el derecho a la privacidad se enfoca en los intereses personales, protegiendo al individuo de la invasión a la autoestima y la dignidad individual privada(104), mientras que el derecho a la publicidad se preocupa principalmente en los aspectos comerciales de la apropiación. Sin embargo, la diferencia entre los dos derechos no se refleja en el tipo de actividad que constituye un error legal(105), sino que la distinción se relaciona con la naturaleza del daño sufrido por el demandante(106). La privacidad se ve como un derecho personal y mental, mientras que la publicidad es un derecho comercial y de negocios(107).

El derecho a la publicidad ha sido definido como la posibilidad que tiene todo individuo de controlar el uso comercial de su identidad(108). Protege el valor comercial de la misma contra el uso no autorizado del nombre del sujeto respecto de la posibilidad o cualquier otro indicio de identidad para efectos del comercio(109). En este contexto, una infracción a este derecho es vista como un tort y una forma de competencia desleal(110).

En la actualidad, este derecho se encuentra protegido en 28 Estados por el common law, el derecho reglado o los dos(111). En otras jurisdicciones su existencia es incierta(112). Solo las personas naturales pueden tener derecho a la publicidad. En algunos Estados —como New York— se protege el derecho solamente en la medida en que la persona esté viva. Otros reconocen derechos más allá de la muerte, bien sea por un número determinado de años desde su ocurrencia —en California, por ejemplo, 50 años— o hasta que el derecho se pierda por falta de uso —Tennessee—.

El derecho a la publicidad se invoca con mayor frecuencia en el contexto de una celebridad. Sin embargo, en términos generales se reconoce que incluso la identidad de la persona desconocida tiene algún valor comercial(113). Si ese alguien es famoso, notorio o anónimo el tema de daños resulta más relevante(114).

En general, los elementos de un reclamo del derecho a la publicidad son: (i) el uso por parte del demandado de la identidad del demandante; (ii) la apropiación del nombre del demandante o la posibilidad de que esto ocurra en beneficio del demandado, bien sea forma comercial o de otra naturaleza; (iii) ausencia de consentimiento y (iv) resultado perjudicial(115).

Para una infracción del derecho a la publicidad no se necesita falsedad, confusión o decepción(116). La responsabilidad surge cuando un mínimo número de personas identifica a la persona por el uso comercial no autorizado(117). Este grupo debe ser “significativo”(118). Adicionalmente, el uso del nombre debe ser primariamente comercial y no estar protegido por la primera enmienda.

2.4. Estatutos de competencia desleal en el ámbito estatal

En la actualidad, todos los Estados han adoptado algún tipo de legislación específica sobre competencia desleal(119). Algunos han expedido legislaciones basadas en la Uniform Deceptive Trade Practices Act, mientras que otros han puesto en vigencia estatutos como el Little FTC, basado en la Unfair Trade Practices and Consumer Protection Act desarrollada por la FTC(120).

2.4.1. “Ley de Prácticas Comerciales Desleales”

Algunos Estados(121) han expedido estatutos basados en la Uniform Deceptive Trade Practices Act — Ley de Prácticas Comerciales Desleales—. La Ley Uniforme fue promulgada por la National Conference of Commissioner on Uniform State Laws en 1964 y posteriormente fue revisada en 1966. La normativa establece una lista de prácticas que son consideradas como “desleales”.

De conformidad con el artículo 2 (a) de la Ley Uniforme: “Una persona lleva a cabo prácticas comerciales desleales en el desarrollo de su negocio, vocación u ocupación cuando:

1) Pasa bienes o servicios como aquellos de un tercero;

2) Causa la posibilidad de confusión o falta de entendimiento sobre la fuente o aprobación de los bienes o servicios; o una filiación o certificación por un tercero;

3) Utiliza afirmaciones desleales o designaciones acerca de la fuente geográfica de los bienes o servicios;

4) Afirma que los bienes o servicios tienen un apoyo, aprobación, características, ingredientes, usos o beneficios que no tienen o que una persona tiene algún tipo de patrocinio, aprobación o conexiones que no tiene;

5) Afirma que los bienes son originales o nuevos cuando no lo son;

6) Afirma que los bienes o servicios son de un estándar, calidad o grado particular o de un estilo o modelo particular, cuando no lo son;

7) Altera los bienes, servicios o negocios de un tercero mediante falsas o engañosas afirmaciones;

8) Anuncia bienes o servicios sin la intención de venderlos como se anuncia o cuando los suministros requeridos para cumplir con la demanda razonable —salvo que el aviso revele una limitación de inventario—.

9) Hace afirmaciones falsas o engañosas de hecho en relación con las razones para la existencia de una reducción de precios.

10) Lleva a cabo otra conducta que crea similarmente la posibilidad de confusión o malentendidos”.

Como lo indica el preámbulo de la ley, las prácticas comerciales engañosas aisladas por la Ley Uniforme pueden subdividirse en conductas que involucran bien sea una identificación comercial engañosa o una publicidad falsa o engañosa. Un demandante no debe probar competencia entre las partes o una real confusión o mal entendido para lograr una acción bajo las prácticas enumeradas(122). La acción puede ser presentada por cualquiera que pueda verse perjudicado por la práctica comercial engañosa, incluidos los consumidores y las entidades sin ánimo de lucro(123).

2.4.2. “Ley Sobre Prácticas Comerciales Desleales y Protección al Consumidor”

En 1914, el Congreso estadounidense adoptó la Federal Trade Commission Act que señala como ilegales: “Todos los métodos desleales de competencia y los actos o prácticas desleales o engañosos en el comercio o que pudieren afectarlo”. Esta normativa, además, facultó a la FTC para evitar que los individuos, sociedades y corporaciones utilicen métodos desleales en el manejo de cualquier actividad o comercio(124). Actuando conforme a los postulados de la ley, en 1967 la entidad desarrolló la Unfair Trade Practices and Consumer Protection Act —Ley Sobre Prácticas Comerciales Desleales y Protección al Consumidor—.

Una legislación similar ha sido adoptada por una gran cantidad de jurisdicciones(125). Al igual que ocurre con la Federal Trade Commission Act, las normativas estatales incorporan una prohibición general en contra de métodos desleales de competencia, sin enumerar, sin embargo, ejemplos de prácticas comerciales ilegales(126). El raciocinio consistió en que resulta imposible prever todas las posibles conductas de esta naturaleza y una lista enunciativa solamente limitaría la efectividad de la ley para otros tipos de comportamientos(127), es decir, la definición de qué constituye una práctica comercial desleal debe ser determinada por los tribunales, caso por caso(128).

Un ejemplo de un Estado que ha adoptado esta legislación lo constituye Louisiana. La Louisiana’s Unfair Trade Practices and Consumer Protection Act faculta al Attorney General para expedir preceptivas interpretativas(129), investigar denuncias(130) e iniciar acciones ante los tribunales civiles en contra de cualquier persona por prácticas comerciales ilegales(131). Los individuos que sufren “una pérdida específica” también pueden iniciar una acción privada para obtener el pago de perjuicios reales(132). La prescripción de la acción es de un año, contado desde la ocurrencia de la transacción o acto que da lugar al derecho de accionar(133).

El ejemplo clásico de métodos desleales de competencia prohibidos bajo ambos tipos de normativas estatales es la llamada práctica de “carnada y cambio”. En Electrolux Corp. v. Val-Worth Inc.(134), el demandado celebró un contrato con el demandante para comprar aspiradoras “Electrolux” usadas y venderlas como “Electrolux reconstruidas”. Este las desensamblaría, limpiaría y reconstruiría y, cuando fuera necesario, suministraría partes y accesorios, algunos de los cuales no eran fabricados por el demandante.

Así, el demandado anunció en varios comerciales televisivos las aspiradoras “Electrolux reconstruidas” a un precio muy atractivo. El aviso contenía un número telefónico al cual los posibles compradores podían llamar y solicitar una demostración. Sin embargo, cuando los consumidores llamaban, los vendedores intentaban venderles un producto diferente, el cual no era fabricado por “Electrolux”. Por lo general, este era más caro y se indicaba que se trataba de aspiradora mejor que la “Electrolux” o la “Electrolux reconstruida”. El tribunal encontró que la práctica era una forma de “parasitismo” y constituía una conducta de competencia desleal.

Hay muchos otros ejemplos de prácticas o métodos desleales de competencia. Algunos Estados han complementado sus estatutos de competencia desleal con prohibiciones específicas sobre publicidad y ventas. Por ejemplo, Louisiana les prohíbe a los comerciantes anunciar que venden la mercancía a precios mayoristas(135) y les impide tanto a los comerciantes al detal como al por mayor vender u ofrecer en venta bienes por debajo del costo del producto con la intención o efecto de inducir la compra de otra mercancía o para cambiar el negocio de un competidor(136).

Otra normativa les prohíbe a los individuos y negocios enviar mercancía no solicitada y establece que estos bienes serán considerados por el receptor como regalos incondicionales(137). También está prohibido el uso de la designación “doctor”, “dr.” o “grado honorario” respecto de una persona que no tiene el grado requerido que le permite tener tal reconocimiento(138).

3. Reclamos y recursos

3.1. Reclamos

La protección contra los métodos desleales de competencia sirve a muchos intereses y ha recibido diferentes justificaciones: (i) la protección y el fomento de la inversión en good will; (ii) la protección de los consumidores de la confusión; (iii) la promoción de la buena fe y el fair play; (iv) la imposición de la honestidad y la lealtad en el mercado; (v) la prevención del enriquecimiento injusto y (vi) la promoción de la competencia y la protección en contra de la inmoralidad comercial, el fraude y el engaño. Así, la competencia desleal es vista como un daño comercial y, por lo tanto, conlleva una responsabilidad civil.

La principal consideración que debe tenerse en cuenta en un caso de competencia desleal es la protección al consumidor. Por ello, muchas de sus formas, como la infracción marcaria, el falso crédito y la publicidad engañosa, utilizan el principio de la posibilidad de una confusión en el consumidor y la decepción para imponer responsabilidad(139). No se requiere probar la confusión real. Por su parte, la posibilidad de confusión o decepción puede ser probada mediante el uso de pruebas, tanto directas como circunstanciales. Probablemente, las encuestas al consumidor son el mejor método de prueba.

Con algunas excepciones, la intención o el dolo no es exigido en la mayor parte de formas de competencia desleal(140). En general, en una acción de competencia desleal el demandante debe demostrar: (i) que puede sufrir un perjuicio —no se requiere prueba de daño efectivo—; (ii) que se trata del resultado de la violación de un derecho o de una conducta ilegal o desleal y (iii) que la conducta fue llevada a cabo con propósitos comerciales.

Existen dos tipos de defensa generalmente disponibles: la primera enmienda y el uso no comercial. El primero protege la expresión comercial veraz, las opiniones y ciertos usos que puedan contener eventos noticiosos y temas de interés público —tales como objetivos educacionales, científicos o académicos—. Algunos Estados han establecido algunos procesos acelerados que involucran a la primera enmienda con el propósito de proporcionar la posibilidad de una revisión inmediata de reclamos frívolos y sin mérito en una etapa muy inicial del procedimiento legal, evitando así un litigio largo e innecesario(141). Por ejemplo, en Louisiana un demandado puede proponer una “moción especial para terminar” que exige al demandante que muestre “una probabilidad de éxito en el reclamo” so pena de que se termine la acción(142). Un procedimiento similar está disponible en California(143).

Los reclamos de competencia desleal se promueven bajo acciones civiles interpuestas por partes privadas o por agencias gubernamentales o estatales responsables —tales como la FTC o el Attorney General del Estado de Louisiana—. En general, la acción será incoada por el competidor directo o por quienes puedan sufrir un detrimento comercial. En algunas formas de competencia desleal, la acción por esta infracción de marca o del derecho a la publicidad puede ser promovida por quienes hayan adquirido derechos de uso a través de un contrato de licencia.

En las jurisdicciones que reconocen derechos de publicidad post mortem, la acción puede también ser promovida por los sucesores. Los consumidores no pueden promover una acción de competencia desleal bajo la Ley Lanham(144) o bajo la Federal Trade Commission Act (145). En varios Estados, como en Louisiana, se puede iniciar una acción de conformidad con las leyes estatales de competencia desleal (146).

Los alegatos sobre competencia desleal basados en la ley federal se presentan ante las cortes federales(147). Los que surgen bajo las leyes estatales se presentan ante los tribunales estatales. En algunos casos, las primeras tienen jurisdicción para resolver acerca de las reclamaciones que surjan de una ley estatal. Así, cuando el juez federal tiene jurisdicción original sobre un reclamo también tendrá jurisdicción complementaria sobre otros que sean conexos y que surjan del mismo caso o controversia(148). En los asuntos en los que no tiene la jurisdicción original sobre ninguna de las reclamaciones puede asumir jurisdicción con base en la ciudadanía diferente de las partes(149).

Según la doctrina Erie(150), una corte federal debe aplicar las leyes del Estados y no el common law federal. Una decisión de un tribunal del distrito federal es apelable ante la corte federal de apelaciones y puede ser objeto de revisión discrecional por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Las decisiones de una corte estatal pueden ser objeto de revisión por parte de al menos una corte estatal más alta. En algunos Estados, como ocurre con Louisiana, un veredicto de un tribunal distrital es apelable ante la corte de apelaciones y es objeto de revisión discrecional por parte de la Corte Suprema estatal. Una decisión del máximo tribunal del Estado también es objeto de revisión discrecional por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si afecta un derecho protegido bajo la Constitución federal.

Un demandante puede presentar simultánea o alternativamente varios reclamos de competencia desleal. Así, una persona puede presentar al mismo tiempo sus alegatos por infracción de los derechos de publicidad, infracción marcaria, invasión de la privacidad y difamación. La responsabilidad podrá establecerse independientemente para cada reclamo. Sin embargo, un veredicto de perjuicios será analizado con base en los tipos de daños que la parte haya sufrido para prevenir una doble reclamación por el mismo tipo de pérdida. Adicionalmente, un demandante debe presentar todos los reclamos que surjan de la misma transacción u ocurrencia al mismo tiempo, so pena de que se le impida bajo el principio de la res judicata.

Cuando las partes tienen una relación contractual preexistente, algunas veces no será posible introducir un reclamo sobre competencia desleal ante los tribunales. Una práctica frecuente en el ambiente de negocios estadounidense es insertar cláusulas de arbitraje en varios contratos que eventualmente pueden afectar a los consumidores(151). Los asuntos decididos a través de este mecanismo normalmente no son apelables. Estados Unidos favorece la práctica del arbitraje en casos comerciales(152).

3.2. Remedios

En todos los casos de competencia desleal es posible interponer medidas cautelares en contra del demandado. De acuerdo con su clase, tanto en la Ley Lanham como en las leyes estatales existe la compensación monetaria al igual que otros remedios.

Para las acciones por infracción marcaria, dilusión intencional, publicidad falsa y desacreditación de productos presentados de conformidad con el artículo 43 (a) de la Ley Lanham, un demandante puede recuperar los daños sufridos o hacer una estimación de los mismos, las ganancias del demandado y los costos de la acción(153). El juez tiene una amplia discreción para determinar tales perjuicios mediante la reducción de la suma u otorgando hasta tres veces el monto de los daños efectivamente sufridos(154).

Sin embargo, tales montos siguen constituyendo una compensación y no una pena(155). En circunstancias especiales, el tribunal puede otorgar costas a la parte perdedora. Los perjuicios punitivos no están disponibles para acciones que se presenten bajo la Ley Lanham. Cuando la dilusión de una marca se hace sin intención, el demandante tiene derecho únicamente a una medida cautelar sin compensación monetaria(156).

En los casos de contrabando, el juez debe otorgarle al demandante la suma mayor que surja de entre tres veces las ganancias del demandante o los daños realmente sostenidos, junto con el otorgamiento de costas(157). El juez también puede otorgar retroactivamente, a su discreción, una tasa de interés anual sobre la decisión desde el momento en que se presente la acción(158). Un demandante también tiene la posibilidad de elegir perjuicios legales, eliminando la necesidad de explicar los daños o probar los beneficios del demandado por el uso. Los daños legales generalmente se ubican entre 500 y 100.000 dólares por marca infringida por cada tipo de bien o servicio vendido, ofrecido en venta o distribuido(159). En casos más graves, el tribunal puede otorgar hasta 1.000.000 de dólares por marca para cada tipo de bien o servicio vendido, ofrecido en venta o distribuido(160). Esto también puede ser sancionado con penas criminales.

Para las acciones de competencia desleal que se presenten de conformidad con la ley estatal, el espectro de recursos es mayor y depende de la forma de la competencia desleal. El costo de la acción y de los remedios monetarios como daños especiales por pérdidas reales existe en todos los casos.

En una infracción al derecho de la publicidad —o invasión de la privacidad— el demandante generalmente recuperará como daños especiales la suma mayor entre la pérdida pecuniaria sostenida y la ganancia pecuniaria del demandado. La pérdida real incluye los daños que posiblemente lleguen a ocurrir. En este caso, el demandante también puede recuperar los daños generales por pérdida de reputación, angustia mental y estrés emocional. En algunas jurisdicciones también pueden existir daños punitivos.

En las acciones de common law, la mayoría de los Estados no establecen una definición de costas. Sin embargo, los honorarios pueden ser recuperados mediante acciones promovidas bajo las leyes estatales de competencia desleal. Normalmente, en estos eventos hay derecho al pago de perjuicios.

(1) LL. M. de Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center (Estados Unidos). Judicial law clerk for the civil staff de la Corte Suprema de Louisiana. Este artículo es parte de un informe preparado para las Jornadas de la Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française sobre “la Concurrence”, celebradas en Casablanca y Fez (Marruecos) del 18 al 22 de septiembre del 2006. La estructura del informe de Estados Unidos sigue el cuestionario preparado por Alain A. Levasseur – Hermann Moyse Sr. Professor of Law and Associate Director for International Studies, Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center. El profesor Levasseur sirvió como relator general de la conferencia y es también presidente del capítulo de Louisiana de la Association Henri Capitant. Este artículo refleja las opiniones personales del autor y no necesariamente las de la Corte Suprema de Louisiana.

(2) La primera enmienda fue adoptada en 1791 como parte de la Bill of Rights estadounidense. Esta señala: “Religious and political freedom. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”.

(3) Véase: Valentine v. Chrestensen, 316 U.S. 52 (1942).

(4) Pittsburgh Press Co. v. Human Rel. Comm’n, 413 U.S. 376 (1973); Bigelow v. Virginia, 421 U.S. 809 (1975); Virginia State Bd. of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc., 425 U.S. 748 (1976).

(5) Véase: Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission of New York, 447 U.S. 557 (1980): “In commercial speech cases, then, a four-part analysis has developed. At the outset, we must determine whether the expression is protected by the first amendment. For commercial speech to come within that provision, it at least must concern lawful activity and not be misleading. Next, we ask whether the asserted governmental interest is substantial. If both inquiries yield positive answers, we must determine whether the regulation directly advances the governmental interest asserted, and whether it is not more extensive than is necessary to serve that interest”.

(6) Greater New Orleans Broadcasting Ass’n, Inc. v. U.S., 527 U.S. 173 (1999); Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission of New York, 447 U.S. 557 (1980).

(7) Véase: Eastern Wine Corp. v Winslow-Waren, Ltd., 137 F.2d 955, (2d Cir. 1943) cert. denied 320 U.S. 758 (1943).

(8) Restatement of the Law Third, Unfair Competition § 1 comment a (1995).

(9) McCarthy, T.J. McCarty on trademarks and unfair competition. West, 4ª ed., 2006, § 1:4.

(10) Restatement..., cit. § 1 comment a.

(11) Ibídem, § 1 comment g.

(12) McCarthy, ob. cit., § 1:3.

(13) Ibídem, § 1:8.

(14) Douglas, Inc. v. Harmonic Design, Inc., 153 F. 3d 1318 (1998).

(15) FTC v. Sperry & Hutchinson Co., 405 U.S. 233 (1972).

(16) H. R. Conf. Rep. nº 1142, 63d Cong., 2d Sess., 19 (1914). Citado por FTC v. Sperry & Hutchinson Co., 405 U.S. 233 (1972).

(17) Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989); McCarthy, ob. cit., § 1:8.

(18) Denham, W.E. No more than Lanham, no less than Paris? a federal law of unfair competition. En: 36 Tex. Int’l L.J. 795, 798 (2001).

(19) Dade Intern., Inc. v. Iverson. 9 F.Supp.2d 858 M.D.Tenn., (1998).

(20) B & L Corp. v. Thomas & Thorngren, Inc., 917 S.W.2d 674 (Tenn.Ct.App.1995). Citando a Prosser y Keeton. The law of torts. 5ª ed., 1984, § 130.

(21) McCarty, ob. cit., § 1:8; “One can waste thousands of words in a vain attempt to define unfair competition in an abstract vacuum” —ibídem, § 1:10—.

(22) Ídem, § 4:11.

(23) Restatement..., cit., §1 comment g.

(24) Ibídem.

(25) Ídem.

(26) Ídem.

(27) Ídem.

(28) Bonito Boats, Inc. v. Thunder Crafts Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989). Véase, también: Knight, V.L. Comments, unfair competition: a comparative study of its role in common law and civil law systems. En: 53 Tul. L. Rev. 165, 166 (1978-1979).

(29) Véase Restatement..., cit., § 4 comment b y § 9 comment d; Igualmente, McCarthy, ob. cit., § 1:12, § 5:2.

(30) Ibídem.

(31) “Historically, unfair competition began as an appendage to the law of technical trademarks” —McCarthy, ob. cit., § 1:12—.

(32) McCarthy, ob. cit., § 4:4 y § 4:5; Restatement..., cit., § 9 comments f y g.

(33) McCarhy, ob. cit., § 4:4.

(34) Restatement..., cit., § 9 comment f y g; McCarthy § 4:5.

(35) En la actualidad, el término “trade names” tiene un significado diferente al del common law. Este viejo concepto fue usado para denotar designaciones no inherentemente distintivas que han venido a identificar el origen de un vendedor particular. El moderno uso del término “trade name” es indéntico a “commercial name” y significa “cualquier nombre usado por una persona para identificar sus negocios o actividades” —”any name used by a person to identify his or her business or vocation”—. Véase: Lanham Act Sect. 45, 15 U.S.C.A. 1127.

(36) McCarthy, ob. cit., § 5:2.

(37) Restatement..., cit., § 2 comment b.

(38) Ibídem, § 9 comment d.

(39) Ídem.

(40) Ídem, § 9 comment f - g.

(41) Véase: Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989).

(42) Restatement..., cit., § 9 comment d.

(43) Ibídem, § 2 comment f, § 4 comments b - c - d.

(44) Johnson & Johnson * Merck Consumer Pharmaceuticals Co. v. Smithkline, 960 F.2d 294 (2.nd Cir. 1992).

(45) Mobius Management Sys. v. Fourth Dimension Software, 880 F.Supp. 1005 (S.D.N.Y.1994).

(46) International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918).

(47) Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974).

(48) Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 (2.nd Cir.) cert. denied (1953).

(49) Hanover Star Milling Co. v. Metcalf , 240 U.S. 403 (1916).

(50) Como se ha señalado, la competencia desleal no incluye legislación relacionada con monopolios y regulación antitrust. La competencia desleal no incluye copyrights y patentes. De hecho, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que la ley federal se apropia de las leyes estatales que establecen protección respecto de patentes y copyright. Véase: Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) reh. denied 376 U.S. 973 (1964); Compco Corp. v. Day-Brite Lightning, Inc., 376 U.S. 234 (1964) reh. denied 377 U.S. 913 (1964); Bonito Boats, Inc. v. Thunder Crafts Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989).

(51) Por consideraciones de espacio, el análisis no incluirá una discusión sobre las leyes de marcas e indicaciones geográficas.

(52) Restatement..., cit. § 4.

(53) McCarthy, ob. cit., § 25:1.

(54) Coca-Cola Co. v. Foods, Inc., F. Supp. 101 (D.S.D. 1963); McCarthy, ob. cit., § 1:12 y § 25:3.

(55) Darstar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 540 U.S. 806, FN1 (2003); igualmente, Restatement..., cit., § 4.

(56) L’Aiglon Apparel, Inc. v. Lana Lobell, Inc., 214 F.2d 649 (3.rd. Cir. 1954).

(57) Nike, Inc. v. Rubber, 509 F. Supp. 912 (S.D.N.Y. 1981).

(58) Ibídem.

(59) PIC Design Corp. v. Sterling Precision Corp., 231 F.Supp. 106 (S.D.N.Y. 1964).

(60) Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7.th Cir. 1990).

(61) Smith v. Montoro, 648 F.2d 602 (9.th Cir. 1981).

(62) Restatement..., cit., § 4; McCarthy, ob. cit., § 1:10.

(63) Restatement..., cit., § 4 comment b; McCarthy, ob. cit., § 25:5.

(64) Restatement..., cit., § 5. Una representation va en detrimento de otra, si esta es material y afecta la conducta de posibles compradores y si se convierte en una base razonable para creer que la representación ha causado o causará una desviación del comercio de otros o daño a su reputación o good will. Restatement..., cit., § 3.

(65) Roho, Inc. v. Marquis, 902 F.2d 356 (5.th Cir. 1990).

(66) Véase infra 2.2.3.

(67) Cashmere & Camel Hair Mfrs. Institute v. Saks Fifth Ave., 284 F.3d 302 (1st Cir. 2002); Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. Ciba Vision Corp., 348 F.Supp.2d 165 (S.D.N.Y. 2004).

(68) Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. Ciba Vision Corp., 348 F.Supp.2d 165 (S.D.N.Y. 2004); Johnson & Johnson * Merck Consumer Pharmaceuticals Co. v. Smithkline, 960 F.2d 294 (2.nd Cir. 1992).

(69) Balance Dynamics Corp. v. Schmitt Industries, Inc., 204 F.3d 683 (6.th Cir. 2000).

(70) Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. Ciba Vision Corp., 348 F.Supp.2d 165 (S.D.N.Y. 2004).

(71) Restatement..., cit., § 2 comment g.

(72) Ibídem.

(73) 15 U.S.C.A. 1125 (a)(1)(b).

(74) Véase Institut National Des Appellations D’Origine v. Vintners International Co. Inc., 958 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1992); Bureau National Interprofessionnel du Cognac and Schieffelin & Co. v. International Better Drinks Corporation, 6 U.S.P.Q.2d 1610 (T.T.A.B.1988); Stabilisierungsfonds Fur Wein v. Kaiser Stuhl Wine Distributors Pty. Ltd., 647 F.2d 200 (D.C. Cir. 1981).

(75) Waldmann Lightning Co. v. Halogen Lightning Sys., 28 U.S.P.Q. 2d 1680 (N.D. Ill. 1993); véase, también: McCarthy, ob. cit., § 27:49.

(76) Véase supra 2.1.

(77) Camel Hair& Cashmere Institute, Inc. v. Associated Dry Goods Corp., 799 F2d 6 (1.st Cir. 1986).

(78) UpJohn Co. v. Riahom Corp., 641 F.Supp. 1209 (D. Del. 1986); para otros ejemplos, véase: McCarthy, ob. cit., 27:63.

(79) 15 U.S.C.A. 1125 (a)(1)(b).

(80) Restatement..., cit., § 3 comment d; McCarthy, ob. cit., § 27:38.

(81) American Italian Pasta Co. v. New World Pasta Co., 371 F.3d 387 (8.th Cir. 2004).

(82) Pizza Hut, Inc. v. Papa John’s Intern., Inc., 227 F.3d 489 (5.th Cir. 2000) cert. denied 532 U.S. 920 (2001).

(83) Ibídem.

(84) Ídem.

(85) Romano, Ch.J., Comparative advertising in the United States and France. En: 25 Nw. J. Int’l L. Bus., 377 (2005).

(86) Conlon, S. Comparative advertising, whatever happened to “Brand X”? En: 67 TMR 407 (1977).

(87) Ibídem.

(88) 16 C.F.R. 14.15 (b).

(89) McCarthy, ob. cit., § 27:100.

(90) Restatement..., cit. § 2 comment c.

(91) Ibídem.

(92) Véase: McCarthy, ob. cit., § 27:91 y 27:99; véase también: Comments. Product disparagement and false advertising in the common and civil law. En: 53 Tul. L. Rev. 190 (1978-1979).

(93) Véase: Restatement..., cit., § 2 comment c; McCarthy, ob. cit., § 27:91.

(94) Los orígenes del derecho a la privacidad en el derecho estadounidense tradicionalmente ha sido atribuido a un artículo de 1890 —Warren, L.D. y Brandeis, Ch.D. The right of privacy. En: 4 Harv. L. Rev. 193 (1890)—. En: Jaubert v. Crowley Post-Signal, Inc.—375 So.2d 1386, 1387-1388 (La. 1979)— la Corte Suprema de Louisiana señaló que, incluso más temprano, la existencia de tal derecho ha sido implícitamente reconocida en los remedios establecidos por ciertas cortes, señalando que en su decisión en Denis v. Leclerc —1 Mart. (O.S.) 297 (1811)—, el tribunal confirmó la orden de evitar la publicación de una carta privada del demandante escrita a un tercero.

(95) Véase: New York Civil Rights Law, section 50-51 (1903). Nueva York no reconoce un derecho de common law de privacidad —Messenger v. Gruner, 2000 N.Y. Int. 0001 (2000)—. La protección del derecho se restringe a los límites establecidos en el estatuto. Howell v. New York Post, 81 N.Y.2d 115 (1993). La versión actual de la ley ha sido promulgada como una reacción a Robertson v. Rochester Folding Box Co. — 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442 (1902)—, el primer caso que rechazó la existencia de un derecho de common law de privacidad en Nueva York, en el que se rechazó una cláusula basada en el uso no autorizado de una fotografía del demandante en un aviso. Restatement..., cit. § 46 comment b; McCarthy, ob. cit., 28:3. A diferencia de Nueva York, otros Estados como California, Texas o Florida protegen los derechos de privacidad y publicidad, tanto por leyes como bajo el common law. La protección dual no es mutuamente exclusiva, por cuanto la del common law es vista como más general en la naturaleza suplementaria de la protección legal. Véase: Lugosi v. Universal Pictures, 25 Cal. 3d 813 (1979), Montana v. San Jose Mercury News, 34 Cal.App.4th 790 (Ct.App. 1995).

(96) Ex.: Georgia. Véase: Pavesich v. New England Life Ins. Co., 122 Ga 190, 50 S.E. 68 (1905) el cual se cree que fue el primer caso que reconoció expresamente el derecho de common law a la privacidad.

(97) En Louisiana, la invasión a la privacidad es accionable de conformidad con el artículo 2315 del Código Civil del Estado, el cual establece: “Every act whatever of man that causes damage to another obliges him by whose fault it happened to repair it”. Jaubert v. Crowley Post-Signal, Inc. 375 So.2d 1386, 1388-1389 (La. 1979).

(98) Itzkovitch v. Whitaker, 115 La. 479, 482 So. 499, 500 (La. 1905). Véase también: McCarthy, ob. cit., § 28:4.

(99) Prosser. Privacy. En: 48 Cal. L. Rev. 383 (1960); Restatement..., cit., § 46 comment b; Jaubert v. Crowley Post-Signal, Inc. 375 So.2d 1386, 1388-1389 (La. 1979).

(100) Jaubert v. Crowley Post-Signal, Inc. 375 So.2d 1386, FN2 (La. 1979).

(101) Para ser más preciso, el derecho a la publicidad es un aspecto del primer tipo de invasión a la privacidad.

(102) El primer reconocimiento del derecho a la publicidad fue hecho en Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F. 3d 866 (2.nd Cir. 1953) cert. denied 346 U.S. 815 (1953).

(103) Restatement..., cit., § 46 comment a.

(104) McCarthy, ob. cit., § 28:6.

(105) Ibídem.

(106) Restatement..., cit., § 46, comment b.

(107) McCarthy, ob. cit., § 28:6.

(108) Ibídem, § 28:1.

(109) Restatement..., cit. § 46.

(110) McCarthy, ob. cit., § 28:1

(111) El derecho a la publicidad es protegido bajo el common law en 18 Estados de Estados Unidos: Alabama, Arizona, California, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Texas, Utah y Wisconsin. Ocho de estos Estados —específicamente, California, Florida, Illinois, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Texas y Wisconsin— establecieron protección legal. En adición, otros 10 Estados protegen este derecho a través de leyes de “privacidad” que son ampliamente mencionadas para acompañar muchos aspectos del derecho a la publicidad —Indiana, Massachusetts, Nebraska, Nevada, New York, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Virginia y Washington—. Véase: McCarthy, ob. cit., 28:16 y 28-31-28:32.

(112) Restatement..., cit., § 46 comment b.

(113) Ibídem, § 46 comment d.

(114) Ídem.

(115) Michaels v. Internet Entertainment Group, Inc., 5 F.Supp.2d 823 (C.D.Cal., 1998).

(116) McCarthy, ob. cit., § 28:12.

(117) Ibídem.

(118) Ídem.

(119) Restatement..., cit. § 1 statutory note.

(120) Ibídem.

(121) Delaware, Illinois, Maine, Oklahoma, Colorado, Georgia, Hawaii, Minnesota, Nebraska, New Mexico, Ohio y Oregon.

(122) Section 2(b).

(123) Section 3(a) & comment.

(124) 15 U.S.C.A. 45.

(125) Véase, por ejemplo: La. R.S. 51:1401 et seq. de la ley de Louisiana.

(126) Véase por ejemplo: La. R.S. 51:1405(a) enmendada por la Act nº 218 del 2 de junio del 2006.

(127) Boren, J.E. The Louisiana Unfair Trade Practice and Consumer Protection Act: an analysis. En: 34 La. L. Rev. 634 (1974).

(128) Kaufman v. Audubon Ford/Audubon Imports, Inc., 04-1540, (La.App. 4 Cir. 4/27/05),903 So.2d 486 writ denied 05-1286,(La. 12/9/05)916 So.2d 1060.

(129) La R.S. 51:1405 enmendada por la Act nº 218 del 2 de junio del 2006.

(130) La. R.S. 51:1411 enmendada por la Act nº 218 del 2 de junio del 2006.

(131) La. R.S. 51:1407 enmendada por la Act nº 218 del 2 de junio del 2006.

(132) “Any person who suffers any ascertainable loss of money or movable property, corporeal or incorporeal, as a result of the use or employment by another person of an unfair or deceptive method, act, or practice declared unlawful by R.S. 51:1405, may bring an action individually, but not in a representative capacity to recover actual damages” —La. R.S. 51:1409 enmendada por la Act nº 218 del 2 de junio del 2006—.

(133) La. R.S. 51:1409.

(134) 6N.Y. 2d 556, 190 N.Y.S.2d 977 (N.Y. 1959).

(135) La. R.S. 51:411(c).

(136) La. R.S. 51:422.

(137) La. 51:461.

(138) La. R.S. 51:413(a). Sin embargo, el uso es permitido si el término hace parte del nombre de la persona jurídica.

(139) Por excepción, en caso de que se infrinjan los derechos de publicidad se puede dar lugar a responsabilidad basada en la simple negligencia, sin considerar ni tomar en cuenta si hay una probabilidad de engaño público.

(140) Las excepciones son los casos de menosprecio de productos, la interferencia intencional con un contrato y algunos casos específicos de malversación en negocios de valores intangibles.

(141) Véase: Stern v. Doe, 01-0914 (La.App. 4 Cir. 12/27/01), 806 So.2d 98.

(142) El artículo 971 del Código Civil de Louisiana establece en la parte pertinente: “A cause of action against a person arising from any act of that person in furtherance of the person’s right of petition or free speech under the United States or Louisiana Constitution in connection with a public issue shall be subject to a special motion to strike, unless the court determines that the plaintiff has established a probability of success on the claim”.

(143) Véanse: Drum v. Bleau, Fox & Associates, 107 Cal. App. 4.th 1009, 132 Cal. Rptr. 2d 602, 2003 Ca. App. 511 (Ca. Ct. App. 2003); Michaels v. Internet Entertainment Group, Inc., 5 F.Supp.2d 823 (C.D.Cal.,1998).

(144) Colligan v. Activities Club of New York, Ltd. 442 F.2d 686 (2.nd Cir.) cert. denied 404 U.S. 1004 (1971).

(145) Carlson v. Coca-Cola Co., 483 F.2d 279 (9th Cir. 1973).

(146) Véase: La. R.S. 51:1409 enmendada por la Act nº 218 del 2 de junio del 2006. Igualmente, Boren, J.E. The Louisiana Unfair Trade Practice and Consumer Protection Act: an analysis. En: 34 La. L. Rev. 634 (1974).

(147) Es posible sostener esa petición en la corte estatal, a pesar de que en muchos casos esta será trasladada a conocimiento de la corte federal.

(148) 28 U.S.C.A. 1367.

(149) 28 U.S.C.A. § 1332.

(150) Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938). La doctrina Erie solo aplica en los casos donde la jurisdicción es adquirida sobre la base de la diversidad de ciudadanías.

(151) Como un asunto práctico, es muy difícil evitar el arbitraje. El acuerdo arbitral subyace en la Federal Arbitration Act. Incluso, una reclamación que cuestiona la validez del contrato será decidida por el árbitro y no por una corte. Solo las peticiones que desafían la cláusula arbitral serán decididas por un juez. De conformidad con la regla de “severability”, una reclamación que cuestiona la validez del contrato no será totalmente interpretada como contraria a la cláusula arbitral. Véase: Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 125 S.Ct. 1204 (2006). Pero, véase: George Engine Inc. v. Southern Shipbuilding Corporation, 350 So.2d 881 (La. 1977), donde la corte rechazó adoptar una regla similar para los casos gobernados por la Louisiana Arbitration Act, indicando que una reclamación que cuestiona la validez del contrato será decidida por las cortes y no por el árbitro.

(152) Allied-Bruce Terminix Companies, Inc. v. Dobson, 513 U.S. 265 (1995); Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1 (1984); Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. (1967)

(153) 15 U.S.C.A. 1117 (a)

(154) Ibídem.

(155) Ídem.

(156) 15 U.S.C.A. 1125 (c)

(157) 15 U.S.C.A. 117 (b)

(158) Ibídem.

(159) 15 U.S.C.A. 1117 (c)

(160) Ídem.