Auto 2007 00329 de marzo 5 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001 0324 000 2007 00329 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Rayovac Varta S.A.

Acción de Nulidad

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

La Sala no repondrá el acto impugnado, de acuerdo con las siguientes razones:

1. En relación con los actos relativos a registros marcarios procedía al amparo del Código de Comercio una acción de nulidad objetiva, con la particularidad de estar sujeta al término de caducidad de cinco (5) años. En efecto, conforme al artículo 596 de ese estatuto: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado” (negrillas no originales).

2. No obstante, en materia marcaria dejó de aplicarse el derecho interno para empezarse aplicar la legislación andina, salvo en lo no dispuesto por esta.

En efecto, en esa normativa se sustituyó la acción consagrada en el Código de Comercio, estableciéndose en su lugar una acción de nulidad especial, sui géneris por su índole subjetiva, y distinta por ello mismo, a la acción de nulidad objetiva regulada en el referido código (que estaba sujeta a caducidad), así como a la acción de nulidad del derecho contencioso administrativo interno, también de naturaleza puramente objetiva, establecida para la defensa de la legalidad en abstracto.

En el artículo 113 de la Decisión 344 (1) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se estableció una acción de nulidad sui géneris, o especialísima, en tanto que no es objetiva, pues, según su propio enunciado, y como lo ha dejado sentado de manera reiterada el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requiere interés directo o personal para poder incoarla, es decir, estar afectado por el acto impugnado.

Según esta norma, “[l]a autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas (...)”, cuando se acredite que el registro se obtuvo en contravención de las disposiciones de esa decisión, o con fundamento en documentos falsos o inexactos, o de mala fe.

3. En consecuencia, respecto del derecho marcario, a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos que conceden el registro de una marca solo procedían, en dichas normas, la acción de nulidad de que habla el artículo 113 de tal decisión, con la específica condición de requerir interés directo, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea el caso, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

4. Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (sep. 14/2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

En efecto, en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 se dispone lo siguiente:

ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca” (negrillas y subrayas no originales).

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

5. Como consta en el expediente, la demanda que dio origen al proceso se instauró por la firma Rayovac-Varta S.A., en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones números 947 y 953, las dos de 21 de junio de 1979, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de unas marcas figurativas a favor de la sociedad Koninklijke Philips Electronics N.V. para distinguir los productos comprendidos en la clase 8 de la clasificación internacional de Niza.

En la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en la Decisión 486 que dan lugar a la declaratoria de nulidad absoluta, pues, a juicio de la parte actora, la sociedad Koninklijke Philips Electronics N.V., obtuvo el registro de una marca que constituye una forma usual y necesaria de un producto (máquinas de afeitar eléctricas), lo cual está prohibido en el artículo 135 (2) de dicho acto.

Es decir que la parte actora, conforme a la demanda, ejerce la acción de nulidad absoluta de que trata el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

6. Esta acción de nulidad absoluta, en la forma en que se encuentra establecida en la legislación andina, comparte la misma naturaleza objetiva de la acción de nulidad simple consagrada en el orden interno, en tanto que puede ser promovida por cualquier persona, en cualquier tiempo, y con el propósito de que se preserve la integridad del ordenamiento jurídico supranacional, aspecto este último que se aprecia con claridad al examinar los motivos que la normativa comunitaria señala como habilitantes para solicitar la nulidad absoluta de un registro marcario, los cuales apuntan a la protección del interés general.

Por lo tanto, como se dijo en el auto recurrido, no resulta procedente la manifestación de desistimiento, toda vez que como lo ha señalado reiteradamente esta corporación, la acción de nulidad no es desistible, pues, promovida la acción, cuya finalidad es la protección de la integridad del ordenamiento jurídico, es del interés de la comunidad en general y de la propia administración, el que la jurisdicción contenciosa se pronuncie mediante sentencia sobre la legalidad del acto acusado, sin que el actor pueda evitar este efecto por medio de un desistimiento, en razón a que en este tipo de acciones no están de por medio intereses privados a los cuales los particulares pueden renunciar, sino intereses públicos de los cuales no pueden disponer libremente.

7. Ahora bien, aunque en la acción de nulidad relativa establecida en la Decisión 486 no se exige interés para demandar, puesto que se permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario cuando este contravenga lo dispuesto en el artículo 136 de esa normativa, la Sala en distintas ocasiones ha señalado que esta acción, en principio objetiva por esa característica, sí reviste una naturaleza especial, sui géneris, toda vez que respecto de la misma opera un término de prescripción, y de acuerdo con su contenido y alcance, envuelve un claro interés particular, si se tiene en cuenta que la misma es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros.

En tal sentido, es procedente el desistimiento de la demanda en ese caso, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, quien por tanto puede renunciar a su derecho de acción (3) . En efecto, en auto del 18 de diciembre de 2003 (4) se admite la procedencia del desistimiento de la demanda en este tipo de asuntos en los siguientes términos:

“La demanda que dio origen al proceso se instauró en ejercicio de la acción de nulidad, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 15147 de 20 de mayo de 2002, “por la cual se concede un registro”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Es preciso advertir que cuando se expidió el acto acusado y se presentó la demanda ya estaba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que entró a regir el 1º de diciembre de 2000, conforme a su artículo 274.

Cabe igualmente resaltar que esta decisión, a diferencia de la decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, estima el despacho que no obstante ello, la acción de nulidad de registros marcarios sigue siendo sui generis, cuando se trata de las causales de irregistrabilidad relativas (Dec. 486, art. 136), toda vez que frente a las mismas se ha previsto un término de prescripción de cinco (5) años (art. 172, ibíd.), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso ya que la actora, como titular de las marcas “Callisto” y “Paraquat” impetró la nulidad del registro que concedió la marca “Calliquat, que, a su juicio, estimó confundible con las suyas.

Comoquiera que en el caso sub examine en la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en la Decisión 486, que dan lugar a declaratoria de nulidad relativa, que, como ya se dijo, envuelven un claro interés particular, estima el despacho que en este caso son válidas las precisiones que ha hecho la Sala en diferentes proveídos, verbigracia el de 19 de marzo de 1996 (Exp. 3348), en que ha admitido la viabilidad del desistimiento en este tipo de acciones”. (negrillas del texto original).

8. En el presente asunto, se reitera, la acción promovida es la de nulidad absoluta, acción esta que por su naturaleza objetiva no es desistible. Por lo tanto, no habrá lugar a reponer el auto impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

NO REPONER el auto del 10 de diciembre de 2008, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 5 de marzo de 2009».

(1) Expedida el 29 de octubre de 1993.

(2) El citado artículo 135 dispone lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

(3) Conforme lo prevé el artículo 15 del C.C. “podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia”.

(4) Auto proferido en el Expediente 2003-00014 (8612), actor: Syngenta Limited, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta decisión se reitera el criterio expuesto por la Sala el 19 de marzo de 1996 en el Expediente 3348.

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