Auto 2013-00318 de diciembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001032400020130031800

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actor: Joyería Caribe S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda

Referencia: Recurso ordinario de súplica en contra del auto que denegó el decreto y práctica de unas pruebas

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil diecisiete.

La Sala decide los recursos ordinarios de súplica oportunamente interpuestos por la parte demandante y por el tercero con interés en las resultas del proceso, en contra del proveído dictado en audiencia inicial celebrada el 12 de septiembre de 2016, por medio del cual la entonces Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, denegó el decreto y práctica del interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, solicitada por la parte actora, y la inspección judicial a practicarse en las instalaciones de las sociedades Joyería Caribe S.A. y Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, solicitada por el tercero con interés en las resultas del proceso.

I. Antecedentes

La sociedad Joyería Caribe S.A., actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de las resoluciones 76824 de 27 de diciembre de 2011 y 37527 de 22 de junio de 2012, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio - en adelante SIC, concedió a la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda el registro de la marca mixta “Museo Internacional de la Esmeralda”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

En providencia de 7 de mayo de 2014, la Consejera Ponente admitió la demanda y ordenó dar traslado de la misma a la SIC como parte demandada y a la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, tercero con interés directo en las resultas del proceso, las cuales se pronunciaron mediante escritos presentados el 31 de julio de 2014 y el 2 de diciembre de 2015, respectivamente.

Mediante auto de 10 de mayo de 2016, el Despacho conductor del proceso convocó a audiencia inicial, la cual fue iniciada el 12 de septiembre de 2016, y suspendida por la interposición de los recursos ordinarios de súplica presentados por la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso en contra del auto que denegó la prueba consistente en el interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, solicitada por la parte demandante, y la inspección judicial a las instalaciones de las sociedades Joyería Caribe S.A. y Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, solicitada por el tercero con interés en las resultas del proceso.

II. Fundamentos de la providencia recurrida

Mediante auto dictado en la audiencia de 12 de septiembre de 2016, la entonces Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, denegó el decreto y práctica de la prueba solicitada por la parte demandante, consistente en el interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda y según consta en el audio de la audiencia (Minuto 08:22) adujo lo siguiente: “[…] niéguese por impertinente la prueba solicitada toda vez que los hechos controvertidos en este proceso se probaran a través de documentos […]”.

En el mismo proveído de 12 de septiembre de 2016, la Consejera Rojas Lasso, denegó el decreto de la prueba solicitada por el tercero con interés en las resultas del proceso, consistente en la inspección judicial a las instalaciones de la sociedad demandante y de la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, para lo cual como consta en el minuto 9:04 del video de la audiencia señaló lo siguiente: “[…] niéguese por impertinente la prueba solicitada toda vez que los hechos controvertidos en este proceso se probaran a través de documentos […]”.

III. Fundamentos del recurso

III.1. De la parte demandante

Una vez surtida la notificación de la negativa en el decreto del interrogatorio del representante legal del tercero con interés en las resultas del proceso, la parte accionante interpuso recurso de súplica en contra del proveído en mención, sustentando el mismo durante el traslado concedido por fuera de audiencia por la Consejera Sustanciadora (fls. 239 a 243 Cdno. 1), para lo cual presentó los siguientes argumentos:

Aduce que la finalidad del interrogatorio de parte solicitado, es demostrar que existe conexidad entre los servicios que presta la Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, con los de la Joyería Caribe S.A.

Plantea que la prueba es pertinente, ya que con la misma el Representante legal de la Fundación Museo de la Esmeralda se pronunciaría sobre la conexidad existente entre los servicios incluidos en las clases 41 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales si bien son diferentes se encuentran relacionadas y son complementarios.

Recuerda que la clase 41 es usada para distinguir servicios de museo, los cuales incluyen elementos de educación, esparcimiento, entretenimiento y cultura, al igual que la comercialización de productos relacionados con las exposiciones que se presentan en sus instalaciones, con lo cual existe una íntima relación con la venta de piezas de exposición y suvenires, que se distingue con la clase 35, por lo cual en el caso concreto existe un riesgo de confusión.

Por lo anterior, solicitó revocar el auto impugnado y, en su lugar, pidió que se decretará la prueba negada.

III.2. Del tercero con interés en las resultas del proceso

El tercero con interés en las resultas del proceso interpuso recurso de súplica en contra del auto que denegó la práctica de la inspección judicial a las sedes de la sociedad demandante y de la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, el cual fue sustentado en el término de traslado concedido por fuera de audiencia por la Consejera conductora del proceso (fls. 236 a 238 Cdno. 1), para lo cual presentó los siguientes argumentos:

Advierte que la inspección judicial solicitada tiene por finalidad establecer que la sociedad Joyería Caribe S.A., “[…] no es más que un establecimiento de comercio, en donde se comercializan y exhiben joyas de uso comercial, personal y que contrario a lo que mi poderdante presenta como MUSEO, es un escenario, de presentación académica, científica y cultural […]”.

Aduce que “[…] es pertinente, que la prueba solicitada, se realice porque de ella se desprenderá y así lo determinará, que efectivamente mi poderdante si hace uso racional de la clase 41, en función de un establecimiento que ofrece el servicio de MUSEO […]”.

Por lo anterior, solicitó revocar el auto impugnado y, en su lugar, pidió que se decretará la prueba negada

IV. Consideraciones de la Sala

IV.1 Competencia

De conformidad con el artículo 246 del CPACA, el recurso ordinario de súplica procede en contra de los autos proferidos por el ponente en el curso de una segunda o única instancia, que por su misma naturaleza serian apelables, de haberse dictado por los jueces administrativos en el trámite de una primera instancia, según lo dispone el artículo 243 ibídem.

El artículo 243 en comento, es del siguiente tenor literal:

“[…] ART. 243.—APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente […]”.

Por consiguiente, la decisión de denegar el decreto o práctica de una prueba, es susceptible del recurso de súplica, por lo que corresponde el conocimiento del presente asunto a la Sección Primera del Consejo de Estado.

IV.2 El recurso de la parte accionante

En el sub lite, la entonces Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, consideró que la prueba consistente en el interrogatorio de parte del representante del tercero con interés en las resultas del proceso era impertinente, toda vez que los hechos objeto de prueba solo se pueden demostrar mediante documentos, argumento que fue controvertido por la parte demandada al momento de sustentar el recurso, pues, en su criterio, la declaración del representante legal de la Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, dilucidaría la conexidad que existen entre los servicios de las clases 41 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, a la Sala le corresponde definir sobre la relación de la prueba denegada con el tema del expediente, para determinar si la misma resulta pertinente al momento de realizar las valoraciones de fondo en la sentencia que ponga fin al proceso.

En este sentido, la Sala observa que la parte actora en el libelo demandatorio (fls. 26 a 52 Cdno. nro 1), solicita la nulidad del registro de la marca Museo Internacional de la Esmeralda (mixta), para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual sustenta en la violación del literal b) del artículo 135, así como del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, lo anterior dada la presunta similitud existente con la marca MUSEO DE LA ESMERALDA, de cuyo registro es titular, para identificar bienes y servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, normas que son del siguiente tenor:

“[…] ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…].

b) carezcan de distintividad;

[…].

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Asimismo, la Sala advierte que la carencia de distintividad que alega la parte actora está referida a que la marca Museo Internacional de la Esmeralda, se asemeja a la marca Museo de la Esmeralda, razón por la cual existiría un eventual riesgo de confusión.

Al respecto y en relación con la posibilidad de que un signo pueda generar confusión, la Sala recuerda que dicho fenómeno está referido a la “[…] falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […](1).

Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(3).

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. […]”.

Respecto de la manera como debe efectuarse la comparación de las marcas en conflicto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado, entre otras, en la Interpretación Prejudicial 48-IP-2013:

“[…] En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1370, de 14 de julio de 2006.

Es importante reiterar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, “la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de estos, pues esta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004 y Proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998) […]”.

De la lectura de los anteriores parámetros, se puede concluir que los criterios dados por el referido Tribunal de Justicia para definir sobre el riesgo de confusión entre marcas, parte del análisis directo de los signos distintivos, para lo cual la declaración del representante de una de las partes sobre las actividades que ejerce el titular del registro marcario, resulta impertinente.

No obstante lo anterior y en cuanto al riesgo de confusión por la conexidad existente ente las clases 41 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por tratarse, presuntamente, de bienes y servicios similares, en relación con las marcas Museo Internacional de la Esmeralda y Museo de la Esmeralda, para la Sala sí resulta pertinente la declaración de parte del representante del tercero con interés en las resultas del proceso, tal como se observa a continuación:

Sobre la conexión competitiva la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha definido los siguientes parámetros para determinar su existencia:

“[…].CONEXION COMPETITIVA

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclátor. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor

b) Canales de comercialización

c) Medios de publicidad idénticos o similares

d) Relación o vinculación entre productos

e) Uso conjunto o complementario de productos

f) Partes y accesorios

g) Mismo género de los productos

h) Misma finalidad

i) Intercambiabilidad de los productos”(4).

Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

c) Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios

I. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

II.

g) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”(5).

El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio […]”.

Con base a los anteriores parámetros, la Sala considera que el primero de los mismos, esto es, la clasificación en un mismo nomenclátor, debe demostrarse mediante prueba documental, consistente en el registro de la marca, único documento idóneo para comprobar la clase de la Clasificación Internacional de Niza en la cual la misma se encuentra registrada.

Por el contrario, los demás parámetros pueden ser demostrados por medios de prueba diversos, dado que la declaración del titular de una marca es pertinente para comprobar los canales de comercialización, los medios de publicidad, los productos en que se usa la marca y la finalidad de los mismos, criterios todos ellos que se relacionan con la conexión competitiva.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la parte demandante pretende con el interrogatorio de parte solicitado, demostrar la conexión competitiva entre las marcas Museo Internacional de la Esmeralda y Museo de la Esmeralda, la prueba denegada sí resultaba pertinente para el tema que es objeto del proceso, por lo cual se revocará el auto en dicho aspecto, y se ordenará que la misma se practique.

IV. 3 El recurso de apelación del tercero con interés en las resultas del proceso

En el auto objeto de recurso, la entonces Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso consideró que la prueba consistente en la inspección judicial a las instalaciones de las sociedades Joyería Caribe S.A. y Fundación Museo Internacional de la Esmeralda era impertinente, por cuanto los hechos objeto de análisis se probarían mediante documentos, argumento que fue controvertido por el tercero con interés en las resultas del proceso al momento de sustentar el recurso, pues, en su criterio, la prueba solicitada demostrarían el uso que se está dando a la marca por parte de la Fundación Museo Internacional de la Esmeralda.

Así las cosas, corresponde definir sobre la relación de la prueba denegada con el tema del proceso, para determinar si la misma resulta pertinente al momento de proferir sentencia.

Al respecto y como bien se delimitó en el acápite anterior, el tema de prueba en el presente proceso se circunscribe a determinar si se configuró alguna de las causales irregistrabilidad del signo distintivo, derivada del riesgo de confusión o asimilación entre las marcas Museo Internacional de la Esmeralda (mixta) y Museo de la Esmeralda (mixta).

Tal y como se precisó, el riesgo de confusión puede provenir de la existencia de similitud ortográfica, fonética o ideológica, así como de la posible existencia de conexión competitiva, entre las marcas registradas.

Para definir sobre la existencia de riesgo de confusión o asimilación, debe acudirse a los parámetros de comparación fijados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales corresponden a los siguientes:

(i) Deben compararse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, para lo cual debe tenerse en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

(ii) Debe usarse el cotejo sucesivo, analizando un signo y después el otro.

(iii) No debe realizarse el cotejo de manera simultánea, ello teniendo en cuenta que el consumidor observa el signo distintivo en diferentes momentos.

(iv) Es necesario hacer énfasis en los aspectos de los signos distintivos que sean semejantes y no en los que los diferencie.

Por su parte, los criterios para definir la conexión competitiva, son a saber:

(i) Estar las dos marcas registradas en la misma clase de la Clasificación Internacional

(ii) Compartir las marcas canales de comercialización

(iii) Tener las marcas medios de publicidad idénticos o similares.

(iv) Existir relación o vinculación entre los productos que distinguen las marcas.

(v) Que las marcas recaigan sobre productos de uso conjunto o complementario.

(vi) Estar compuestos los productos que identifican las marcas de similares partes y accesorios

(vii) Corresponder los productos que se identifican con las marcas a un mismo genero

(viii) Tener los productos identificados con las marcas una misma finalidad

(ix) Tratarse de productos que sean intercambiables entre sí.

Así las cosas y de la lectura de los anteriores parámetros, no puede colegirse que el uso de la marca para los fines para los que fue concedida sea un aspecto que deba ser tenido en cuenta al momento de realizar el juicio de legalidad de los actos acusados, por lo que el argumento del tercero con interés en las resultas del proceso respecto de la pertinencia de dicho medio de prueba no resulta válido.

Ciertamente, la Sala recuerda que es reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado en la cual se ha sostenido que el juicio de legalidad del acto administrativo debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición. Al respecto explicó la Sección:

“(…) Además, se tiene que el decaimiento del acto administrativo tiene efectos ex nunc y que por lo mismo no afecta la presunción de legalidad de este, por lo cual aun después de su decaimiento es susceptible de control de legalidad por esta jurisdicción, toda vez que dicha legalidad se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición, y en el caso del decaimiento, es sabido que corresponde a situaciones o circunstancias ex post o sobrevivientes, incluso con posterioridad a la firmeza del acto administrativo. La nulidad y el decaimiento del acto administrativo son dos situaciones distintas, para las cuales la primera tiene acciones contencioso administrativas, mientras que la segunda no tiene una acción en este ámbito, sino la excepción anotada (…)”(6).

De esta manera, la utilización de la marca por fuera de los términos establecidos en la resolución que concedió el registro, en nada vicia de nulidad los actos acusados ni afecta la competencia de la Sala para proferir la decisión que nos ocupa, razón suficiente para confirmar el auto recurrido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto de 12 de septiembre de 2016, proferido por la entonces Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, en cuanto denegó el decreto y práctica del interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, solicitada por la sociedad Joyería Caribe S.A. En consecuencia, remítase el expediente al Despacho de origen para que se provea sobre la práctica del interrogatorio de parte, de conformidad con la parte motiva de este proveído.

2. CONFIRMAR en los demás la providencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López.

1 Proceso 62-IP-2013.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1º de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

4 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de mayo de 2010. Rad.: 2005 - 01869. Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.