Auto 2013-00455 de junio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001 0324 000 2013 00455 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Level UPI Interactive S/A

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Level 3 Communications, LLC.

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Para resolver se considera:

3.1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

Los artículos 229(3), 231(4) y 233(5) del CPACA indican que la solicitud de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo puede ser solicitada en la demanda o en cualquier estado del proceso por escrito o en audiencia y que procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.

3.2. Los actos administrativos cuya suspensión se solicita son las resoluciones 19207 del 29 de marzo de 2012 y 12959 del 22 de marzo de 2013 expedidas por la Superintendencia de industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa Level 3 Comunications en la Clase 38 internacional.

3.3. Las normas que se consideran infringidas son las contenidas en los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, normas que son del siguiente tenor:

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).

ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

3.4. Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada se observa que el apoderado de la sociedad demandante circunscribe el estudio a la vulneración o desconocimiento manifiesto de normas supranacionales para la concesión de un registro marcario.

3.5. La jurisprudencia de esta Sección ha afirmado que en tratándose de nulidad de registros marcarios no puede resolverse sobre la solicitud de suspensión provisional hasta tanto se tenga la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Además, como en este caso se controvierte el registro de una marca, es indispensable obtener la interpretación prejudicial que de las normas comunitarias debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por solicitud que deberá formularse según lo previsto en el artículo 123 del tratado y estatuto de este tribunal que dispone que “de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante oficio la interpretación del tribunal”, interpretación que será la que finalmente precise el alcance de tales normas, en orden a determinar si al momento de expedirse la resolución demandada existía la causal de irregistrabilidad alegada”(6).

Sin embargo este despacho, de conformidad con el artículo 127 de la Decisión 500 de 2001 considera que la interpretación no se hace indispensable para resolver sobre la medida cautelar, pero si para proferir sentencia. Lo anterior como quiera que el aludido artículo establece que:

ART. 127.—Obligación especial del juez consultante. El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal.

Así pues, al armonizar el artículo anteriormente trascrito con el contenido del artículo 238 de la Constitución Política(7), el despacho concluye que la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá resolver sobre la solicitud de suspensión provisional de los actos que conceden el registro de una marca, sin necesidad que en el expediente obre la interpretación prejudicial elaborada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En igual sentido, se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la IP 156-11 al expresar:

De conformidad con las características del proceso de medidas cautelares, no tiene ningún sentido que se dé tramite a una solicitud de interpretación prejudicial en su seno; eso convertiría en lento un proceso que por su naturaleza debe ser ágil y eficaz. Además, se trata de un proceso de única instancia en donde no se solicitó la consulta al TJCA, precisamente porque el juez de conocimiento era consciente de esta situación, tal y como lo manifestó en sus providencias.

Que el juez como recurso argumentativo se hubiera referido a las normas andinas, no convierte el proceso en susceptible de solicitud de interpretación prejudicial. No es un proceso que termine en una sentencia como lo prevé la norma comunitaria; este proceso termina con un auto de declaración de medidas cautelares, que como se dijo no resuelve el fondo del asunto.

3.6. Con fundamento en lo anterior el despacho analizará la procedencia de la medida cautelar tomando como referencia los signos enfrentados:

003nnn
 

En el expediente se encuentra que las dos marcas protegen productos comprendidos en la clase 38 de la clasificación internacional; ahora bien al analizar los signos confrontados se observa que el signo solicitado en registro y la marca previamente registrada presentan similitudes fonéticas y gramaticales, sin embargo vistos en conjunto se observa que el signo solicitado está compuesto por elementos diferenciadores que le otorgan la suficiente distintividad para que sea concedido en registro.

3.7. Lo anterior permite ver que la superintendencia fundamentó su decisión en los hechos que a su juicio se desprendieron de las pruebas obrantes en el expediente, en virtud de lo cual encuentra el despacho que no se vislumbra en este momento procesal la vulneración de los artículos invocados por la parte actora que amerite la suspensión del acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

NEGAR la suspensión provisional solicitada por los motivos expuestos.

Notifíquese y cúmplase.»

(3) ART. 229.—Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

PAR.—Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.

(4) ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

(5) ART. 233.—Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.

El juez o magistrado ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.

Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.

El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el juez o magistrado ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el juez o magistrado ponente podrá ser decretada en la misma audiencia.

Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso.

(6) Auto de 18 de octubre de 2007, radicado 11001032400020070019100. Actor: Rada Aesthetic SPA Ltda., M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(7) ART. 238.—La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.