Barcelona.com: un caso de ‘reverse domain name hijacking’

Revista Nº 5 Oct.-Dic. 2004

Las colaboraciones publicadas no comprometen la responsabilidad de la revista. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a sus autores

por Rodrigo Caldas Lemaitre 

1. Introducción

¿Cómo se pueden encontrar involucrados en un solo caso la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)(1), las cortes de los Estados Unidos, ciudadanos españoles, compañías americanas de papel, Icann(2) y el Ayuntamiento de Barcelona, al igual que mezclarse jurisdicciones de propiedad intelectual, tanto americanas como españolas?

Han pasado ya unos meses desde que la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos emitió uno de los fallos más interesantes en materia de leyes de internet y, para muchos, ha pasado casi inadvertido.

En esta sentencia se puede encontrar el más amplio espectro de normas y leyes aplicables a un caso de cybersquatting —algunos lo llaman ciberocupación—, término definido en el ámbito de internet como el fenómeno de registrar un nombre de dominio igual o similar a una marca registrada y esperar a que su titular, desesperado por no poder usar en la red un dominio igual a la marca que lo identifica en la vida real, haga una oferta de compra. El cibersquatter espera de esta manera generar ganancias muy superiores al costo real de compra del dominio. Casos famosos de este tipo de “piratería” en internet se pueden encontrar en Marks & Spencer plc and others v. One in a Million —también conocido como British Telecommunications plc v. One in a Million—(3), Panavision International LP v. Toeppen(4) y Harrods Ltd. v. UK Network Services Ltd(5).

Fue así como en junio del 2003, la Corte de Apelaciones para el Cuarto Circuito de los Estados Unidos(6) —ubicada en Richmond (Virginia, Estados Unidos)— decidió de manera definitiva el caso Barcelona.com Inc. v. el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona(7). La decisión revirtió de manera unánime el fallo del juez Claude Hilton(8), encargado de la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, y puso punto final al caso más extraño, apasionante, polémico y completo que se ha dado en los últimos años sobre el cybersquatting.

2. El caso

De acuerdo con la sentencia de la OMPI —fallo inicial— y de las sentencias de las cortes de apelaciones de los Estados Unidos, los hechos se pueden describir de la siguiente manera:

El 21 de febrero de 1996, Joan Nagueras Cobo, ciudadano español residente en la ciudad de Barcelona, registró a nombre de su esposa, Concepcio Riera, el nombre de dominio www.barcelona.com, con la compañía NetWork Solutions Inc.(9). Inicialmente, en el sitio web se podía encontrar información turística concerniente a la ciudad que llevaba su nombre, un servicio de correo electrónico, salones de discusiones y vínculos a otros sitios en internet. Igualmente, se ofrecían servicios de diseño de páginas web y la venta de nombres de dominio de manera intermediada.

Tres años después de haber entrado en funcionamiento(10), los dueños del nombre de dominio y del sitio web entraron en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona, indicándole su disposición potencial de venta del nombre de dominio a favor de la municipalidad. Sin embargo, nunca recibieron respuesta.

Posteriormente, Cobo fundó en los Estados Unidos la empresa Barcelona.com Inc.(11), para lo cual inició el plan de negocios y desarrollo de la misma, en el cual se contemplaba la posibilidad de llamar a personas interesadas en convertirse en socios capitalistas. La compañía estaría enfocada a convertirse en una agencia de turismo en torno a la ciudad, operada a través del sitio web. Fue así como el mencionado señor ofreció al ayuntamiento la posibilidad de convertirse en socio estratégico del negocio. En esta oportunidad, tampoco recibió respuesta.

Sin embargo, en mayo del 2000, Cobo recibió una comunicación por parte de la municipalidad en donde lo instaba a desistir del uso del dominio www.barcelona.com y a transferirlo sin demora a su favor.

Al recibir esta comunicación hostil por parte de la ciudad, Cobo transfirió de inmediato el dominio, que estaba a nombre de su esposa, a favor de la compañía Barcelona.com Inc. Esta compañía, cuyos únicos socios eran la pareja de esposos, no tenía oficinas físicas en los Estados Unidos, teléfono, empleados o cuenta bancaria, salvo la cuenta personal de la pareja.

El Ayuntamiento de Barcelona es dueño de una serie de marcas registradas en España que incluyen el nombre de la ciudad, tales como “Barcelona – BCN”, “Teatre Barcelona”, “Barcelona informació I Gràfic”, “Barcelona 92”, “La Clau de Barcelona”, “Festival Internacional de Música de Barcelona”, “Canal Barcelona”, “Televisió Barcelona” y “Barcelona Informació 010 el Telèfon que ho Contesta Tot”, entre otros(12).

3. Primera instancia: la OMPI y un panelista sui géneris

Teniendo en cuenta estos registros de marca, el Ayuntamiento de Barcelona presentó ante la OMPI un procedimiento de demanda, de conformidad con la Política uniforme de resolución de controversias (UDRP(13), por su sigla en inglés), para lo cual adujo que Barcelona.com Inc. violó las reglas de la Icann allí contenidas(14).

En una decisión(15) muy controvertida, en la que solo participó un panelista de la OMPI, Marino Porzio(16), el organismo ordenó que se transfiriera el nombre de dominio www.barcelona.com a la ciudad de Barcelona. El panelista se basó en lo descrito por el parágrafo 4º de la UDRP. Esta disposición establece los considerandos que deben ser tenidos en cuenta para que se estime que un nombre de dominio fue registrado de mala fe y se configure cybersquatting.

Con base en lo anterior, el señor Porzio sentenció lo siguiente: “... la Oficina de Marcas y Patentes de España cuando registró estas marcas claramente consideró que estas consistían principalmente de un elemento principal, a saber la expresión ‘Barcelona’ y algún otro elemento, de importancia diferente (...). Es por esto por lo que se puede concluir que aunque la marca está compuesta de elementos diversos, el carácter distintivo de la misma está proveído por la expresión ‘Barcelona”.

La conclusión del análisis previo es que tanto el nombre de dominio en disputa como la marca registrada, aunque no son estrictamente idénticos desde el punto de vista material, son, sin embargo, similares y, en cualquier caso, “similarmente engañosas”, cuando un criterio de comparación normal de marcas registradas es aplicado en su examen.

El panel llega a una conclusión similar cuando compara el nombre de dominio registrado “Barcelona.com” y las varias marcas registradas del demandante —con la expresión— “Barcelona – BCN(17)(18). Así, el señor Porzio estableció de un plumazo que el nombre propio “Barcelona” era digno de ser registrable.

Con respecto al segundo punto de la exigencia de la UDRP, dicho panelista sostuvo lo siguiente: “El derecho e interés legítimo del demandante, el Ayuntamiento de Barcelona, sobre la expresión ‘Barcelona’, respecto de cualquier forma en que pueda legalmente aparecer dicha palabra, es evidente y no merece mayor discusión...”(19).

Sin embargo, Porzio olvidó que existen otras ciudades del mundo que tienen este mismo nombre. Es el caso de ciudades como Barcelona (Venezuela), Barcelona (Arizona, Estados Unidos), Barcelona (Louisiana, Estados Unidos) y Barcelona (Nueva York, Estados Unidos). Además, debió saber que el título de Conde de Barcelona lo ostenta actualmente la Casa Real española.

Por otra parte, olvidó que jurídicamente no es posible registrar nombres de lugares geográficos.

Adicionalmente, la decisión, bastante dudosa en cuanto a las calidades de su ponente, señala en el tercer punto: “En el caso en discusión, Barcelona.com Inc. ha sostenido que el motivo principal de haber registrado el nombre de dominio ‘Barcelona.com’ es el de desarrollar vínculos entre las diferentes ciudades alrededor del mundo con el nombre de Barcelona y entre los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, y de acuerdo con el plan de negocios de Barcelona.com Inc., es obvio que el principal y único propósito de dicho plan es el de explotar con carácter comercial información sobre la ciudad de Barcelona en España y sus provincias”(20).

Si el hacer negocios con información turística fuera una actividad de mala fe, no existirían las agencias de turismo, actividad por cierto muy lucrativa y difundida. Por poner un ejemplo de una agencia de turismo especializada en un sitio geográfico específico, se puede encontrar Mount Everest(21), sitio web dedicado a la logística de expediciones de escalada al monte que le da su nombre. Su principal fuente de información es la que ha logrado recopilar de expedicionarios que han entrevistado, de experiencias propias de los dueños del portal y, como es de suponerse, de datos públicamente reconocidos y de fácil obtención en enciclopedias, atlas, mapas y del conocimiento general del público.

Por su parte, el sitio StreetMap(22) tiene todos los mapas de las ciudades de Inglaterra en línea, obteniendo sus ingresos de la publicidad. A pesar que los mapas fueron creados por el gobierno inglés, esta empresa generó los sistemas para poder automatizarlos en línea.

Acto seguido, y con un desconocimiento absoluto de la realidad de internet, Porzio sostuvo lo siguiente: “Es evidente que con la expansión de internet, cualquiera que requiera información acerca de la ciudad de Barcelona o sus provincias, empezará naturalmente a buscarla a través de la expresión ‘Barcelona’. Es por esto por lo que Barcelona.com Inc. está tomando clara ventaja de la confusión normal que se puede presentar en el público, quien al utilizar un enrutamiento a través de ‘Barcelona’ normalmente esperaría encontrar alguna representación oficial de la misma ciudad de Barcelona que le provea la información”(23).

Para cerrar con broche de oro su fantasiosa obra, se atreve a hacer la siguiente aseveración, bastante discriminatoria en contra de los pueblos barceloneses del resto del mundo: “Bajo este punto de vista, puede ser útil agregar que para el público en general, cuando piensan en ‘Barcelona’, la primera y única ciudad digna de pensar es la ciudad de Barcelona, España (...). Las diversas justificaciones entregadas por —Barcelona.com Inc.— para justificar el registro del nombre de dominio en litigio son clara evidencia que su conducta en esta materia ha sido diseñada para evitar que —el Ayuntamiento de Barcelona— registre ‘Barcelona.com’ como suyo”(24).

En este punto cabe recordar uno de los casos más famosos acerca de litigios de nombres de dominio. Un reconocido productor de pornografía registró a nombre de sus empresas —de manera anterior a la sede del gobierno estadounidense— el portal www.whitehouse.com, con un alto contenido erótico. Esto, como era de suponerse, provocó toda suerte de alegatos legales por parte de los abogados de la presidencia de ese país.

¿El resultado? Sencillamente no pudieron hacer nada. Según el panelista, Whitehouse.com era una empresa legalmente constituida, registró el nombre de dominio antes que nadie(25), tenía un interés legítimo en su uso y no obró de mala fe —en efecto, la revista pornográfica WhiteHouse existía años antes de la ocurrencia de estos hechos—.

Actualmente, el portal de la Casa Blanca, sede del gobierno de los Estados Unidos es www.whitehouse.gov —se debe recordar que la extensión “.gov” significa que el dominio pertenece a una entidad gubernamental, mientras que la extensión “.com” significa que el dominio pertenece a una entidad con fines de lucro—.

Probablemente, casi todo el mundo asocia la expresión “WhiteHouse” a la sede de gobierno americana, pero esto no obsta para que algunos lectores de la revista prefieran el contenido de sus páginas al de la oficina oval.

4. El caso pasa a segunda decisión: El juez Claude Hilton(26) (Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia(27))

Con base en la decisión tomada por el panelista de la OMPI, Barcelona.com decidió iniciar lo que se conoce como un proceso de “reverse domain name hijacking”(28), tal y como lo permiten las reglas de la UDRP(29). Estas permiten presentar una demanda formal ante una corte de justicia dentro de los 10 días siguientes a la decisión del panel.

En este caso, la petición fue presentada ante la Corte del Estado de Virginia(30) (Estados Unidos), el cual es el domicilio del registrador de todos los dominios terminados en .com.

El reverse domain name hijacking es descrito por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito, de la siguiente manera: “Si un registrador de nombre de dominio hace ‘cybersquating’ en violación de la ACPA, hace un secuestro —hijacking— del nombre de dominio que pertenece a un dueño de marca registrada quien ordinariamente se esperaría tuviese el derecho a usar el nombre de dominio involucrando su marca registrada”. Y agrega: “Pero, cuando el dueño de una marca registrada se sobreexcede al ejercer sus derechos bajo el ACPA, hace un ‘secuestro a la inversa’ —reverse hijacking— del nombre de dominio del registrador de buena fe, respecto de ese nombre de dominio. Por lo tanto, el §1114(2)(D)(v), establecido para proteger a los registradores de los nombres de dominio frente a los dueños de las marcas registradas, puede ser señalado como la disposición sobre ‘secuestro a la inversa del nombre de dominio’ —reverse domain name hijacking provision—”.

Se debe tener en cuenta que al haber presentado el Ayuntamiento de Barcelona la demanda ante la OMPI, aceptó de manera incondicional someterse a las reglas de la Icann y, por lo tanto, someterse a la jurisdicción de Virginia para cualquier litigio posterior sobre el nombre de dominio.

De esta manera, Barcelona.com se basó en la “Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)(31)”, la cual hace parte a su vez de la “Lanham Act(32)”, más conocida como Ley de Marcas Registradas de los Estados Unidos.

Tomando como sustento legal la Ley ACPA, Barcelona.com Inc. se presentó ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. La mencionada normativa establece lo siguiente: “Un registrador de un nombre de dominio cuyo nombre de dominio haya sido suspendido, desactivado o transferido bajo una política descrita bajo la cláusula (ii) (II) podrá (...) presentar una demanda civil para establecer que el registro o uso del nombre de dominio por parte de ese registrador no es ilegal bajo lo contenido en este capítulo. La corte podrá otorgar medidas cautelares de alivio al registrador, incluyendo la reactivación del nombre de dominio o la transferencia del nombre de dominio al registrador de ese nombre de dominio(33)”.

Es así como se encuentra que una corte distrital de los Estados Unidos entró a dirimir un conflicto entre, una compañía de papel domiciliada en Delaware, cuyo dueño es español, y una ciudad española, sobre una supuesta marca registrada en España. Para ello debió aplicar la legislación americana, con base en las reglas de un organismo multinacional (Icann), quien a su vez delegó su autoridad en otro organismo multinacional (OMPI) para que tomara las decisiones de primera instancia.

Fue así como el juez Hilton tomó la decisión en un caso sin jurado —lo que se conoce como “bench trial”—, y se apoyó en los casos precedentes de Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply Inc.(34) y de Parisi v. Netlearning Inc.(35), para sentar y afirmar su jurisdicción sobre el mismo.

Aunque de entrada el juez sostuvo: “... la decisión del panelista de la OMPI no deberá tener peso ni significancia alguna en este caso y este deberá ser decidido en la evidencia presentada ante esta corte...”(36), lo cierto es que en la práctica lo único que hizo fue copiar y darle un espaldarazo a la decisión del panelista Porzio.

Fue así como Hilton tomó la ley española aplicable a marcas registradas y afirmó que ya que el Ayuntamiento de Barcelona tenía varias marcas registradas donde aparecía la expresión “Barcelona”, Barcelona.com Inc. no tenía interés legítimo en el uso del nombre de dominio.

Sostuvo el juez: “La Corte debe considerar si alguna de las partes en este caso posee una marca registrada válida para el nombre ‘Barcelona’. Ni Barcelona.com Inc. ni el Ayuntamiento de Barcelona tienen una marca registrada en los Estados Unidos exclusivamente para el nombre “Barcelona”. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona sí posee muchas marcas registradas en España que contienen el término ‘Barcelona’. Bajo la ley española, cuando las marcas registradas consistentes en dos o más palabras contienen una palabra que sobresale de una manera predominante, a esa palabra se le debe otorgar una relevancia decisiva (...). Bajo los hechos presentados en este caso, el término ‘Barcelona’ ha sido incluido en muchas marcas registradas de propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. En la mayoría de esas marcas, la palabra ‘Barcelona’ es claramente la palabra dominante que caracteriza la marca (...). La evidencia es clara en cuanto a que el Ayuntamiento de Barcelona en este caso es dueño de una marca registrada española válida para la palabra dominante ‘Barcelona”.

Para decidir si el ACPA podía invocarse a violaciones de marcas registradas extranjeras, o si por el contrario estaba limitada únicamente a violaciones de marcas registradas en los Estados Unidos, el juez Hilton tomó el título 15, §1125(2)(d)(1)(A) del United States Code, el cual establece: “Una persona será sujeta a demanda civil por el dueño de una marca, incluyendo un nombre que esté protegido como marca bajo esta sección, si, sin tener en cuenta los bienes o servicios de las partes, esa persona:

(i) tiene intención de mala fe de lucrarse de esa marca, incluyendo un nombre que esté protegido como marca bajo esta sección; y

(ii) registra, trafica con, o usa un nombre de dominio que

(I) en el caso de una marca que sea distintiva al momento del registro de un nombre de dominio, sea idéntica o por similitud se preste a confusión con esa marca;

(II) en el caso de una marca famosa que lo sea al momento de registrar el nombre de dominio, sea idéntica o por similitud se preste a confusión o sea diluyente de esa marca; o

(III) es una marca registrada, palabra o nombre protegido por razones de la sección 706 o el título 18 o la sección 220506 del título 36”.

De esta manera, con base en el artículo arriba expuesto y para tomar la decisión a favor del Ayuntamiento de Barcelona, el juez sostuvo lo siguiente: “En el texto del ACPA el Congreso no hace distinción alguna entre las marcas registradas de los Estados Unidos y las marcas foráneas, aun cuando las leyes de marcas registradas han estado históricamente gobernadas y reguladas a escala nacional. Sin embargo, esta ley fue enmarcada para gobernar el registro de nombres de dominio en internet y los legisladores estaban perfectamente conscientes de su naturaleza internacional al promulgar la ley. Cuando un individuo registra un nombre de dominio en internet, la ley inicial de registro puede ocurrir dentro de los Estados Unidos, pero los efectos de dicho registro pueden ser sentidos mundialmente”.

Y agregó: “Un sitio de internet registrado en los Estados Unidos puede ser visto por cualquiera que tenga acceso a la web en cualquier lugar del mundo. Más aún, cuando el registro se lleve a cabo en los Estados Unidos, una persona puede no estar en el país para registrar un nombre de dominio. El registro mismo ocurre sobre internet, permitiendo con ello que un individuo registre un dominio norteamericano desde cualquier lugar del mundo. Es insostenible suponer que el Congreso, consciente del hecho de que la internet es tan internacional en su naturaleza solamente hubiese querido que las marcas registradas en los Estados Unidos estuvieran protegidas por la Ley Antycybersquatting”(37).

Lo anterior quiere decir, según el juez Hilton, que los Estados Unidos legislan en su Congreso para todo el mundo, y pretende, ni más ni menos, que su ACPA tuviera carácter supranacional, para de esta manera proteger marcas registradas en cualquier parte del mundo. Es decir, para efectos prácticos, con solo registrar en un país una marca, la ley ACPA le otorgaría protección universal.

5. Decisión final: la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito(38). Se enmienda el error

Ante tamaña injusticia, Barcelona.com Inc. tomó la determinación de apelar a la última instancia posible y fue la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito la que enmendó el error.

En el fallo(39), los jueces Wilkinson, Niemeyer y Motz dejaron sin efecto la decisión de Hilton de manera unánime, dando correcto fin a uno de los casos más polémicos que se han presentado en torno al fenómeno del cybersquatting, el ACPA y la Ley Lanham.

Lo primero que sostuvieron los falladores fue que los casos de la OMPI no tienen fuerza vinculante para ninguna corte federal de los Estados Unidos, para lo cual se basaron en la jurisprudencia de Sallen v. Corinthians Licenciamentos Ltda.(40).

En la sentencia, los jueces no entendieron cómo la corte del distrito aplicó leyes españolas a un caso debatido bajo el marco de la Ley Lanham. Para enterrar de plano la decisión del juez Hilton, el tribunal acudió al texto mismo de la Ley ACPA y sostuvo lo siguiente: “Requiere de muy poca discusión el demostrar que el uso de la ley española por parte de la corte del distrito fue errónea bajo los términos claros y sencillos de la Ley ACPA, modificatoria de la Ley Lanham.

Y añadió: “El texto del ACPA explícitamente requiere que se dé aplicación a la Ley Lanham, no a la ley extranjera, para resolver cualquier disputa bajo el 15 U.S.C. §1114(2)(D)(v). Específicamente, autoriza al registrador del nombre de dominio agredido a presentar una demanda civil para establecer que el registro o uso de dicho nombre de dominio por ese registrador no es ilegal bajo este capítulo. Por lo tanto, se puede percibir rápidamente que el tipo de demanda creada por el Congreso en esta porción del ACPA requiere que la corte que conoce de la demanda determine si el registro o el uso del nombre de dominio viola la Ley Lanham”.

Por esta razón, la Corte de Apelaciones encontró perfectamente fundamentados los alegatos de Barcelona.com Inc., respecto a la ley aplicable. Dijo el tribunal: “Barcelona.com Inc. sostiene que cuando buscó una declaración bajo el 15 U.S.C. §1114(2)(D)(v), estaba en el derecho a que su conducta fuera juzgada por la Ley de Marcas Registradas de los Estados Unidos, no la Ley de Marcas Registradas de España”(41).

Dándole mayor énfasis al hecho de que se debe aplicar la ley americana, la corporación sostuvo: “Debido a que una decisión —basada— en la UDRP es susceptible de fundamentarse en principios hostiles a la ley americana, el ACPA autoriza reversar una decisión de panel si dicho resultado es contrario al aplicarse la Ley Lanham”(42).

Fue aplicando esta normativa que la corporación determinó que el término “Barcelona” es meramente descriptivo de una zona geográfica, no solo en la ley americana, sino también en la ley española. Dijo el alto tribunal: “Bajo la Ley Lanham, y aparentemente también bajo la ley española, el Ayuntamiento de Barcelona no podría obtener una marca registrada sobre una designación geográfica, meramente descriptiva, que hace referencia únicamente a la ciudad de Barcelona —véase el 15 U.S.C. §1052(e)(2) y también la Ley de Marcas Registradas española de 1988. Art. 11(1)(c) (...) Por lo tanto, bajo las leyes de marcas registradas de los Estados Unidos el término ‘Barcelona’ debió tratarse como una mera descripción geográfica sin ningún derecho a protección marcaria”(43).

Por lo tanto, toda la argumentación presentada por el panelista Porzio y por el juez Hilton fue desechada y, de esta manera, el dominio www.barcelona.com quedó en manos de Barcelona.com Inc., como debió haber sucedido desde el primer fallo.

6. El mundo después de Barcelona.com. Aspectos prácticos de este caso

Se volverán a presentar muchos casos que involucren temas de cybersquatting. Ya que los Estados Unidos son el centro del debate por excelencia, se pueden deducir las siguientes conclusiones, cuya aplicación tiene efectos a escala global:

a) Los procedimientos establecidos en la UDRP de la Icann no tienen jurisdicción alguna. Esto es, se trata de normas de aplicación mundial por todas las personas interesadas en registrar un nombre de dominio.

b) Las decisiones que tomen las entidades autorizadas por la OMPI no son obligatorias, salvo que se dejen vencer los términos establecidos en la UDRP.

c) La determinación que tomen los panelistas autorizados por la Icann no tienen fuerza vinculante ante ninguna corte en caso de que se acuda a los tribunales.

d) Las reglas de la UDRP obligan a que la persona que quiera demandar lo haga en un tribunal de “jurisdicción mutua” para ambas partes. Esta se define por la UDRP como “... una jurisdicción en el domicilio de bien sea: (a) la oficina principal del registrador(44) (...) o (b) la dirección de la persona que tiene registrado el nombre de dominio, tal y como se muestra en la base de datos del registrador Whois en el momento en que la demanda es presentada al proveedor”(45).

Respecto de esta conclusión es necesario poner atención sobre el casi total control que va a tener la persona que registre un nombre de dominio para determinar cuál va a ser el tribunal de jurisdicción mutua. Obviamente, la persona interesada en el nombre de dominio va a escoger un registrador que tenga su domicilio principal en una jurisdicción que le sea favorable. Adicionalmente, al poder decidir qué dirección pone en la base de Whois en el momento de registrar el nombre de dominio limita aún más el espectro de interponer una demanda en una jurisdicción que no sea de su agrado.

Es así como una persona puede hacer que ambas opciones de jurisdicción mutua converjan en una sola. Por poner un ejemplo, si registro el nombre de dominio www.palmpilot.com.co en la Universidad de los Andes(46) en Colombia y pongo como dirección de mi domicilio mi oficina en Bogotá, la empresa Palm(47) solo podría demandarme en esta ciudad.

e) La Ley Lanham, en cuanto a nombres de dominio se refiere, complementa las políticas de la UDRP. Es así como una persona que quiera entablar un procedimiento de reverse domain name hijacking tendrá que cumplir con los siguientes cuatro requisitos:

• El demandante debe demostrar que es la persona que inicialmente realizó el registro del nombre de dominio a su nombre.

• El nombre de dominio fue suspendido, deshabilitado o transferido bajo una política de resolución de controversias implementada por el registrador —en este caso, la UDRP—.

• El dueño de la marca registrada debe haber sido notificado de la demanda interpuesta ante una corte federal.

• Bajo los preceptos del ACPA, el registro o uso del nombre de dominio por parte del demandante no es ilegal.

f) Las denominaciones geográficas, en principio, no son susceptibles de registro como marca registrada.

g) La Ley ACPA solo protege a marcas registradas en los Estados Unidos. Por lo tanto cualquier procedimiento de reverse domain name highjacking únicamente se podrá predicar de marcas registradas en ese país.

h) Las leyes y derechos de registro de marcas son, bajo la Convención de París de 1883, independientes entre sus países miembros. Por esa razón, ningún Estado puede aplicar las leyes de otro en ese tema.

i) Tanto bajo las políticas de la Icann como las del ACPA, no se requiere que haya semejanza o confusión con las mismas clases de bienes y servicios que cobija la marca registrada. Tan solo se requiere que el registro sea idéntico o se preste a confusión con la marca registrada.

j) Los nombres de dominio son totalmente diferentes a las marcas registradas. Son únicos y tienen alcance global. Lo primero, porque solo una entidad o persona puede registrar un mismo nombre de dominio a escala mundial, mientras que, por el contrario, una marca registrada lo puede hacer por varias entidades o personas en diferentes territorios o en diferentes clases de bienes y servicios, dentro del mismo territorio.

Finalmente, los nombres de dominio tienen alcance global porque pueden ser simultáneamente accedidos y reconocidos por usuarios de internet en todo el mundo, sin tener en cuenta su territorio de ubicación.

(1) Véase www.wipo.int.

(2) La Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (Icann) es una organización sin ánimo de lucro de carácter supranacional sometida a las leyes de los Estados Unidos. Es responsable de la administración a escala mundial de los nombres genéricos y direcciones numéricas de internet. Es igualmente responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión —o administración— del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otras entidades bajo contrato con el gobierno de Estados Unidos, actualmente son responsabilidad de Icann. Véase www.icann.org.

(3) Caso Marks & Spencer plc and others v. One in a Million, 1998, FSR 265.

(4) Caso Panavision International LP v. Dennis Toeppen, 945 F Supp., 1296, 2 ECLR 789 (DC Cal. 1996), 141 F 3d 1316 (9th Cir. 1998).

(5) Caso Harrods Ltd. v. UK Network Services Ltd. CH D. Unreported, 1996 (1997) 18 EIPR D106-7.

(6) Véase www.ca4.uscourts.gov.

(7) Caso Barcelona.com Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, Civ. No. 02-1396 (4th Cir., June 2, 2003).

(8) Caso Barcelona.com Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona. 189 F. Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002).

(9) Network Solutions es una compañía autorizada por la Icann para prestar servicios de registro de dominios. Está domiciliada en Herndon (Virginia, Estados Unidos). Véase www.networksolutions.com.

(10) Febrero de 1999.

(11) Fundada en septiembre de 1999, con domicilio en Delaware (Estados Unidos).

(12) Según la información suministrada en la sentencia de la OMPI.

(13) La Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) fue establecida por la Icann el 24 de octubre de 1999. Se trata del modelo que deben utilizar las personas que adquieren un dominio y su registrador, respecto de las disputas que se generen por nombres de dominio. Los registradores pueden adicionar reglas propias, pero no pueden ser contrarias al espíritu de las reglas establecidas por la Icann. En caso de disputa, las partes pueden acudir a una persona autorizada por ese organismo para resolverla. Una de ellas es la OMPI. La UDRP en inglés se puede ubicar en www.icann.org/udrp/policy.htm.

(14) Para que se considere que el nombre de dominio fue registrado de mala fe y se configure el cybersquatting, el parágrafo 4º de la UDRP establece que se deben cumplir cada una de las siguientes condiciones:

a. Que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similarmente confuso a una marca o servicio registrado en el cual el demandante tenga derechos.

b. Que el registrante del nombre de dominio en disputa no tenga derechos o un interés legítimo con respecto al nombre de dominio.

c. Que el nombre de dominio en discusión haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

(15) Caso Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc. WIPO Nº D2000-0505 (Aug 4, 2000). Disponible en: arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html.

(16) Marino Porzio fue duramente criticado por la forma en que presentó sus argumentos para la decisión que tomó en nombre de la OMPI. Fue acusado de tener desde conflicto de intereses en el caso, hasta de no haber aplicado un criterio objetivo en la valoración de las pruebas.

(17) Las cuales se cree que hacen referencia al Código Internacional de Aeropuertos.

(18) Caso WIPO Nº D2000-0505.

(19) Ibídem.

(20) Ídem.

(21) Véase www.mnteverest.net.

(22) Véase www.streetmap.co.uk.

(23) OMPI.

(24) Ídem.

(25) El registro de los nombres de dominio cumple la máxima “primero en el tiempo, primero en el derecho”. El que registra primero y no incumple los preceptos del parágrafo 4º de la UDRP tiene todo el derecho a quedarse y utilizar el nombre de dominio.

(26) El juez Hilton también es famoso por no aceptar la demanda de American On Line contra ciertos spammers —personas que envían mensajes electrónicos masivos no solicitados— que la empresa tenía identificados (dic. 31/03). Igualmente, por el caso AOL v. AT&T y por la prohibición que en el año 2002 le impuso a la empresa Gator —caso The Washington Post, The New York Times, Dow Jones et al. v. Gator Corp.—, para que no siguiera mostrando en las pantallas de los navegantes de internet avisos estilo pop-up, sin conseguir previamente su consentimiento, entre otros.

(27) Véase www.vaed.uscourts.gov.

(28) Este concepto es definido por la OMPI como “hostigamiento al buen uso del nombre de dominio” o “secuestro a la inversa del nombre de dominio”.

(29) “K. Disponibilidad de procedimientos ante las cortes. Los requisitos de procedimientos mandatorios administrativos (es decir, el llamado a un panel de resolución de conflictos) establecidos en el parágrafo 4º no podrán prohibir bien sea a usted o al demandante de presentar la disputa a una corte con jurisdicción competente para una solución independiente antes que los procedimientos mandatorios empiecen o después de que dichos procedimientos concluyan (...) implementaremos la decisión (del panel) a no ser que recibamos de parte suya, dentro de los diez (10) días hábiles, la documentación oficial que permita deducir que usted ha comenzado una demanda en contra (de la otra parte). Si recibimos dicha documentación, no implementaremos la decisión del panel administrativo y no tomaremos ninguna acción adicional hasta que recibamos: (i) evidencia satisfactoria para nosotros de un acuerdo entre las partes; (ii) evidencia satisfactoria para nosotros de que su demanda ha sido rechazada o retirada o (iii) una copia de una orden de la corte rechazando su demanda o que usted no tiene el derecho a seguir utilizando su nombre de dominio (Icann, UDRP, parágrafo 4º, literal K”).

La Icann en ningún momento pretende que con sus reglas y las decisiones de sus panelistas autorizados se pase por encima de la autoridad judicial. La determinación que tome la corte de última instancia, en cuanto a los derechos del nombre de dominio en disputa, es decisiva y obligatoria para todas las partes.

(30) El Ayuntamiento de Barcelona, al iniciar sus pretensiones legales, aceptó “acogerse a la jurisdicción de la residencia de (Barcelona.com Inc.), las Cortes de Virginia (Estados Unidos), solo con respecto a cualquier disputa que pueda presentarse por (Barcelona.com Inc.) a la decisión adoptada por el panel administrativo de transferir o cancelar el nombre de dominio que son el sujeto de esta queja”.

(31) La cual se podría traducir como Ley de Protección al Consumidor frente a los Cybersquatters. Firmada por Bill Clinton el 29 de noviembre de 1999. Copia en inglés de la misma se puede conseguir en www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-1999-11-29-p1.html.

(32) Aprobada el 5 de julio de 1946. Copia en inglés de la misma se puede conseguir en www.bitlaw.com/source/15usc.

(33) ACPA. 15 U.S.C. § 1114 (2)(D)(v)

(34) Caso Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply Inc. 2000 WL 562470 at *2 (N.D. Ill. May 3, 2000). En este caso se concluyó que una corte de distrito federal “no está obligada por el resultado de los procedimientos administrativos de la Icann”. Copia de esta sentencia en inglés se puede conseguir en www.case.info/domain/weber1.html.

(35) Caso Parisi v. Netlearning Inc., 139 F. Supp 2d 745, 752 (E.D. Va. 2001). Copia de esta sentencia se puede conseguir en www.sorkin.st/documents/netlearning1.html.

(36) Caso Barcelona.com Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona. 189 F. Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002).

(37) Ibídem.

(38) United States Court of Appeals for the Fourth Circuit. Véase www.ca4.uscourts.gov.

(39) Caso Barcelona.com Inc., v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona No. 02-1396 (4th Cir. Jun. 2003).

(40) Caso Sallen v. Corinthians Licenciamentos Ltda. 273 F.3d 14, 28 (1st Cir. 2001). En esta sentencia se sostiene que la interpretación de una corte federal del ACPA suplanta cualquier interpretación de los paneles de la OMPI bajo las normas del sistema UDRP. Copia en inglés de esta sentencia se consigue en www.case.info/domain/corinthians1.pdf.

(41) Caso Barcelona.com, Inc., v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona No. 02-1396 (4th Cir. Jun. 2003).

(42) Ibídem.

(43) Ídem.

(44) En febrero del 2004 existían más de 160 registradores autorizados para vender nombres de dominio en la Icann.

(45) Reglas de la UDRP. Regla 1.

(46) La Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) es la entidad autorizada por la Icann para realizar los registros de los dominios terminados en .co. Su página web es www.uniandes.edu.co. Si quiere tener más información sobre los dominios .co véase www.nic.co.

(47) www.palm.com.