Superintendencia de Industria y Comercio

RESOLUCIÓN 77730 DE 2018

(Octubre 16)

“Por la cual se modifica un numeral en el capítulo sexto del título I y se modifican y adicionan unos numerales en los capítulos primero y sexto del título X de la Circular Única”.

El Superintendente de Industria y Comercio,

en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las conferidas en el Decreto 4886 de 2011 y en las demás normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

Que el inciso primero del artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 dispone que para los efectos de dicha normativa se entiende como oficina nacional competente al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la precitada decisión, los asuntos en materia de propiedad industrial que no se encuentren comprendidos en la misma norma serán reglamentados por las disposiciones internas de los Países Miembros.

Que mediante la Ley 1455 de 2011 se aprobó en Colombia el Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el cual entró en vigor el 29 de agosto de 2012.

Que el artículo 167 del Decreto-Ley 19 de 2012 estableció la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio para expedir las instrucciones relativas a las disposiciones sobre trámites administrativos relacionados con propiedad industrial, entre las cuales se destaca la contenida en el literal a), según la cual quedarán exentos de autenticación, atestación o legalización los documentos que deban adjuntarse, así como sus excepciones.

Que el literal a) del artículo 169 del precitado decreto prevé que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir a sus usuarios sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema de división de solicitudes de registro marcario.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 57 del artículo 1º del Decreto 4886 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, por lo que esta entidad es la oficina nacional competente en Colombia, en los términos de la Decisión 486 de 2000.

Que según lo dispuesto en los numerales 4º, 5º y 27 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, al Superintendente de Industria y Comercio le corresponde, entre otras funciones: (i) adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad; (ii) impartir instrucciones en materia de propiedad industrial fijando los criterios que faciliten su cumplimiento, señalando los procedimientos para su cabal aplicación, y (iii) expedir regulaciones que conforme a las normas supranacionales correspondan adoptar a la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial.

Que a partir del 1º de noviembre de 2017 entraron en vigor algunas modificaciones al reglamento común del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo relativo al Registro Internacional de Marcas, dentro de las cuales se encuentra la introducción de la Regla 23bis, que permite a la oficina de una parte contratante remitir a titulares de registros comunicaciones que no estén contempladas en el reglamento común, por conducto de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

Que la Regla 23bis precitada se constituye en un medio idóneo para que se surta la notificación de las acciones de cancelación a titulares de registros marcarios resultado de una extensión territorial, realizada a través del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, quienes no cuenten con un representante o apoderado en Colombia para actuar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en asuntos relativos a la propiedad industrial.

Que para efectos de contabilizar el plazo del que trata el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000 y con el propósito de establecer seguridad jurídica para los administrados, resulta pertinente indicar el momento en que se tiene por surtida la notificación de las acciones de cancelación a los titulares de registros marcarios, que se realice conforme a la Regla 23bis del reglamento común del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo relativo al Registro Internacional de Marcas.

Que se hace necesario especificar algunas reglas relativas a la indicación de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con las marcas solicitadas para registro, teniendo en cuenta: (i) el listado de términos y regionalismos armonizados de productos y servicios elaborado por las oficinas de propiedad industrial de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración regional del que Colombia es País Miembro; (ii) la adhesión de Colombia a la base de datos armonizada de productos y servicios para la clasificación de marcas TM5 Id List, y (iii) la protección especial que se predica de las denominaciones de origen como signos distintivos, que debe propender por evitar su vulgarización.

Que con el fin de propiciar por la armonización de los plazos para dar respuesta por parte de los solicitantes de registros marcarios a los requerimientos realizados durante el trámite de registro, resulta pertinente ampliar el término con el que cuenta un solicitante para responder a los requerimientos que realice la delegatura para la propiedad industrial, cuando este ha solicitado dividir su solicitud.

Que es importante aclarar que la cesión de solicitudes en trámite debe acogerse a las exigencias establecidas actualmente para el cambio de titularidad de derechos de propiedad industrial, con el objeto de que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda dar trámite a dicha cesión respetando de esta manera los derechos de los solicitantes y de terceros.

Que esta superintendencia no cuenta actualmente con una tasa para realizar la corrección de errores respecto de registros o títulos relativos a signos distintivos, de los que trata el numeral 1.2.1.7 del capítulo primero del título X de la Circular Única, por lo que debe modificarse dicho numeral, con el fin de aclarar que dicha tasa debe pagarse únicamente para los tipos de derechos de propiedad industrial para los que se encuentre establecida.

Que resulta necesario precisar las instrucciones en relación con los requerimientos que deban realizarse a las solicitudes de marcas que sean consecuencia de una extensión territorial realizada a través del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el literal b) y el parágrafo del numeral 6.2 en el capítulo sexto del título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales quedarán así:

“6.2. Notificaciones y comunicaciones en materia de propiedad industrial.

Conforme a lo establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las notificaciones o comunicaciones de los actos o decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial se surtirán de la siguiente manera:

(...).

b) Notificación de los actos administrativos de admisión y traslado de solicitudes de cancelación. Si el acto administrativo a notificar es un oficio que admite una cancelación y corre traslado al titular del registro marcario a cancelar, se deberán atender las siguientes reglas:

La Superintendencia de Industria y Comercio enviará al titular de la marca copia del oficio de admisión a la dirección de correo electrónico que repose en los archivos, informándole sobre la solicitud de cancelación presentada.

En el evento de que la Superintendencia de Industria y Comercio disponga de la dirección electrónica de alguna de las personas que deben ser notificadas, pero no sea posible la recepción del correo electrónico por alguna situación atribuible al titular de la marca, se deberá dejar constancia en el expediente de la entrega fallida. El titular de la marca se entenderá notificado en la fecha del envío del correo electrónico cuya entrega resultó fallida y empezará a contar el término a que se refiere el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Si la parte a notificar es una persona natural y el expediente administrativo en el que se tramitó la solicitud de registro es anterior al 18 de julio de 2012 y no se cuenta con un correo electrónico para notificaciones, el accionante deberá, bajo la gravedad de juramento, aportar el correo electrónico del titular a notificar o manifestar su desconocimiento.

Si definitivamente la Superintendencia de Industria y Comercio no dispone de una dirección de correo electrónico para notificar al titular de la marca objeto de la acción de cancelación, le hará saber al solicitante de la cancelación tal circunstancia en el mismo acto en el que se admite la acción, requiriéndolo conforme al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que, a su costa, envíe por correo certificado dicho oficio a la dirección física del titular, debiendo allegar al expediente constancia de la fecha en que se realizó la entrega, día en el cual se entenderá surtida la notificación al titular y empezará a correr el término para la contestación a que se refiere el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que el titular no reside o no trabaja en el lugar, se publicará el oficio que admite la acción de cancelación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Para todos los efectos se entenderá surtida la notificación al titular el día de la publicación de la Gaceta y empezará a correr el término para la contestación a que se refiere el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la parte a notificar es una persona jurídica de derecho privado la notificación se hará a la dirección de correo electrónico para notificaciones reportada por el representante legal o apoderado a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de no contar con la misma, a una cualquiera de las que aparezcan en el registro mercantil.

Si la acción de cancelación se presenta como defensa en un trámite de oposición, la Superintendencia de Industria y Comercio notificará dicha acción al correo que conste en el trámite de oposición.

Si al momento de proferirse la decisión definitiva del trámite de cancelación el titular del registro no se ha hecho parte, la decisión se le notificará por publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La notificación se entenderá surtida en la fecha en que se realizó la publicación.

La notificación del traslado de las acciones de cancelación a titulares de registros de marcas que sean resultado de una extensión territorial realizada a través del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, en la que se hubiere designado a Colombia como parte contratante, y quienes no cuenten con un representante o apoderado en Colombia para actuar ante esta superintendencia, se realizará mediante comunicación que se acompañe del oficio de admisión de la acción de cancelación, enviada a la oficina internacional, de conformidad con lo establecido en la Regla 23 bis del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo relativo al Registro Internacional de Marcas. La notificación se entenderá surtida en la fecha en la que la superintendencia remita la correspondiente comunicación a la oficina internacional. De igual forma se efectuará la notificación de las decisiones que resuelvan la acción”.

(...).

“PAR.—Todos los interesados deben aportar su dirección electrónica para notificación en la siguiente actuación que se realice ante esta entidad. En todo caso, es obligación de los usuarios mantener actualizada la información de contacto y notificación para cada uno de los trámites adelantados en materia de propiedad industrial.

En concordancia con lo señalado en el numeral 1.2.1.9 del capítulo primero del título X de esta circular, cuando con la solicitud se aporte tanto la dirección electrónica del solicitante como de su apoderado o representante legal, la Superintendencia de Industria y Comercio utilizará la de este último para todos los trámites adelantados ante la entidad relacionados con la solicitud.

Las notificaciones concernientes a actuaciones posteriores al registro o concesión del derecho de propiedad industrial serán enviadas a la dirección electrónica del solicitante cuando en el poder que obra en el expediente de la actuación administrativa el apoderado no tenía facultad para recibir notificaciones de actuaciones posteriores a la concesión.

No obstante lo anterior, si en el expediente no obra la dirección electrónica del solicitante, se entenderá que su dirección electrónica de notificación para todos los efectos, incluso para las actuaciones posteriores al registro o la concesión, será la de su apoderado o representante legal, incluso si en el poder no se evidencia dicha facultad.

ART. 2º—Modificar los numerales 1.2.1.6.1 y 1.2.1.7 del capítulo primero del título X de la Circular Única, los cuales quedarán así:

“1.2.1.6.1. Cambio de titular o solicitante.

Para la inscripción de cambio de titular o solicitante en el registro de la propiedad industrial se deberá diligenciar y radicar el formulario de inscripción de traspaso de signos distintivos, formato PI01-F07 (para signos distintivos), y formulario de cambio de titular o solicitante, formato PI02-F19 (para nuevas creaciones), los cuales corresponden a los anexos 6.18 y 6.24 de la Circular Única, respectivamente, o realizar la solicitud de manera virtual a través del sistema de propiedad industrial, SIPI.

Salvo que se presente el formulario firmado por las partes, en los casos de cambio de titular o de solicitante, la afectación deberá ser demostrada con el original o la copia de alguno de los siguientes documentos, según sea el caso:

i) El contrato en el que conste la cesión firmada por las partes.

ii) El extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad. El extracto del contrato debe contener las páginas del contrato donde conste la cesión del derecho y en las que se evidencien las partes del contrato.

iii) La sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad.

iv) El documento que acredite la fusión.

Cuando como consecuencia de un contrato o de una fusión haya cambio de uno o varios cotitulares o solicitantes, pero no de la totalidad, cualquier cotitular o solicitante respecto del cual no haya habido cambio en la titularidad deberá consentir expresamente al cambio de titularidad mediante documento firmado por él específicamente para tal fin.

Cuando el cambio de titular o solicitante verse sobre varias solicitudes, registros o títulos, bastará con una única solicitud, siempre y cuando el solicitante o titular actual y el nuevo solicitante o propietario sean los mismos y se indiquen los números de todas las solicitudes, registros o títulos objeto de inscripción, y siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente, esquema de trazado o diseño industrial. No obstante, deberá pagarse la tasa de cesión correspondiente para cada una de las solicitudes o registros a ceder, si a ello hubiere lugar.

Cuando la solicitud de inscripción a que hace referencia este numeral se presente en relación con varios derechos, pero la superintendencia encuentre improcedente acceder a la solicitud de inscripción en relación con alguno o algunos de ellos, por no cumplir con los requisitos legales, procederá a inscribir aquellos en relación con los cuales no se encuentre inconveniente, y requerirá al solicitante para que allegue la información faltante o corrija o aclare la aportada.

Si la información solicitada no es aportada o no satisface el requerimiento respectivo, que será expedido en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entenderá que el peticionario ha desistido de la actuación.

“(...).

“1.2.1.7. Corrección de errores respecto de registros o títulos.

La corrección del error que se haya cometido en la solicitud o en otro memorial presentado por el solicitante en un trámite de propiedad industrial, y que se refleje en el registro de la propiedad industrial o en la Gaceta de la Propiedad Industrial, deberá presentarse mediante un memorial en el que se indique el número de registro a corregir, el error cometido y la corrección a efectuar.

Cuando el error y la respectiva corrección sean comunes a varios registros o títulos, bastará con una solicitud si se indican los números de registros o títulos en cuestión.

La superintendencia podrá corregir los errores aritméticos, mecanográficos, ortográficos y gráficos, aun cuando estos impliquen una modificación al derecho concedido, cuando de la actuación administrativa se evidencie la contradicción entre el derecho pretendido y el otorgado. Las correcciones de errores no atribuibles a la entidad se efectuarán previo pago de la tasa oficial establecida para dicho fin, cuando dichos errores hayan sido atribuidos al solicitante, para los tipos de derechos para los cuales se encuentre establecida dicha tasa.

La solicitud de corrección podrá presentarse en cualquier momento”.

ART. 3º—Adicionar el numeral 1.2.1.14 en el capítulo primero del título X de la Circular Única, el cual quedará así:

“1.2.1.14. Renuncia a derechos y desistimiento.

En concordancia con lo establecido en el literal a) del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, el documento mediante el cual se presente la renuncia a derechos o el desistimiento de una solicitud deberá contener la diligencia de presentación personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante notario público.

Cuando la renuncia a derechos o el desistimiento de solicitudes se realice por intermedio de apoderado, deberán observarse las instrucciones establecidas en el numeral 1.2.1.3 del presente capítulo”.

ART. 4º—Modificar los numerales 1.2.5.2 y 1.2.5.7.2 en el capítulo primero del título X de la Circular Única, los cuales quedarán así:

“1.2.5.2. Especificidad de la descripción de productos y/o servicios en las solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales.

En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139, en el literal d) del artículo 140 y en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, y para propósitos de su clasificación, la descripción de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca o lema comercial debe indicar expresamente el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado.

Para cumplir con este requisito, y sin perjuicio de la libertad para describir los productos y/o servicios distinguidos por la marca, el solicitante puede optar por una, varias o todas las siguientes formas de descripción de los productos y/o servicios a ser identificados en la solicitud:

a) Indicar el nombre del producto y/o servicio, no siendo aceptable como tal el que aparece en el título de la clase de la Clasificación Internacional de Niza, salvo que tal indicación también corresponda con el nombre del producto y/o servicio;

b) Utilizar los mismos términos y expresiones empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas del Arreglo de Niza en su versión en español, en la edición de la misma que se encuentre vigente de acuerdo con el numeral 3.4 del presente título que aparece en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.

c) Utilizar los mismos términos y expresiones de productos y servicios incluidos en el Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS) en su versión en español, disponible en la sección de propiedad industrial de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio y en la página web de la OMPI.

d) Utilizar los mismos términos y expresiones aceptados por Colombia incluidos en el listado de términos y regionalismos armonizados de productos y servicios de la Alianza del Pacífico, disponible en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.

e) Utilizar los mismos términos y expresiones en español aceptados por Colombia incluidos en la base de datos armonizada de productos y servicios para la clasificación de marcas TM5 Id List, disponible en la página web de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).

Si el solicitante opta por la descripción de productos y/o servicios en los términos del literal a) de este numeral y tal descripción carece de especificidad, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá expedir un requerimiento de acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 144 de la Decisión 486 de 2000.

Cuando el requerimiento verse sobre productos y/o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono solo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento.

En el evento de que el solicitante opte por la descripción de los productos y/o servicios en los términos del presente numeral, la entidad considerará cumplidos los requisitos consagrados en los literales f) y g) del artículo 139, y en el literal d) del artículo 140 de la Decisión 486 de 2000.

PAR.—No se aceptará el uso de denominaciones de origen protegidas en Colombia para indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, salvo que la denominación esté acompañada de la expresión que la preceda “producto protegido por la denominación de origen”. En caso de que el solicitante haga uso de una denominación de origen protegida en Colombia pero no de la expresión anterior, la entidad realizará de oficio su inclusión”.

“1.2.5.7. División de la solicitud de registro de una marca.

(...).

1.2.5.7.2. Las solicitudes de registro de una marca que incluyan varios productos y/o servicios pueden ser divididas a petición del solicitante en dos o más solicitudes fraccionarias en las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente incluidos, en cualquier momento del trámite, salvo durante el plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuando la solicitud de división se presente como consecuencia de la interposición de una oposición o en un recurso, la solicitud fraccionaria en la cual resulten contenidos los productos o servicios sobre los cuales se objeta la concesión de la marca, se tramitará independientemente de las demás solicitudes fraccionarias que contengan productos o servicios en relación con los cuales no se presentó la oposición o decisión proferida. En dicho caso, los productos o servicios que fueron objeto de oposición no podrán ser incluidos en más de una de las solicitudes resultantes de la división.

Como consecuencia de la división, los productos y/o servicios de la solicitud divisional no deberán coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales. Cuando la superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios de los productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación, salvo que el solicitante divida la solicitud, en cuyo caso la superintendencia se pronunciará de manera independiente sobre cada situación. No obstante lo anterior, la negación parcial de una solicitud multiclase, en relación con unos productos y/o servicios comprendidos en la cobertura de la marca, no implica la concesión de la marca en relación con los otros productos y/o servicios, por cuanto la superintendencia deberá tener en cuenta la situación existente al momento de adoptar la decisión de registrabilidad.

Si se presenta algún defecto en la solicitud de división por no cumplirse con los requisitos antes indicados, la superintendencia requerirá al solicitante para que dentro del término de un (1) mes, subsane las irregularidades y, si no lo hiciere, la solicitud de registro de marca continuará como fue originalmente presentada”.

ART. 5º—Modificar el numeral 6.2.3 en el capítulo sexto del título X de la Circular Única, el cual quedará así:

“6.2.3. Requerimientos.

La solicitud de extensión territorial a Colombia podrá ser objeto de requerimiento, para que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento sea completada la solicitud, en caso de que esta no cumpla con alguno de los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de 2000 o en la Circular Única.

El requerimiento será enviado a la oficina internacional, sin perjuicio del procedimiento de notificación establecido en esta circular para los actos administrativos expedidos por la delegatura para la propiedad industrial. En el requerimiento se informará del plazo de sesenta (60) días hábiles que tiene el solicitante para subsanar la solicitud de extensión territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486 de 2000”.

ART. 6º—Vigencia. La presente resolución empezará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 16 de octubre de 2018.