El arbitraje en las controversias internacionales sobre propiedad intelectual (*)

Revista Nº 21 Jul.-Dic. 2014

por Joseph P. Zammit y Jamie Hu 

En el mundo de hoy es frecuente que las controversias sobre derechos de propiedad intelectual trasciendan las fronteras nacionales. Aunque no está exento de las complejidades que le son propias, el arbitraje puede ofrecer un mecanismo más racional y eficiente que el consistente en entablar acciones legales ante múltiples tribunales nacionales para resolver dichas controversias.

La importancia de los derechos de propiedad intelectual en la economía global es indudable. La creciente dependencia en la tecnología para el suministro de bienes y servicios, así como el auge de las industrias de alta tecnología en todo el mundo, han incrementado considerablemente la necesidad de proteger las patentes. El deseo de garantizar y promover una imagen de mercado que trascienda las fronteras lingüísticas y culturales ha acentuado la importancia de las marcas registradas. Además, los nuevos métodos de transmisión, recepción y almacenamiento de los contenidos de texto, sonido, video, imágenes y otros soportes han ampliado el campo de aplicación de las leyes sobre derechos de autor.

Los litigios en torno a los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional pueden surgir de diversas fuentes, incluidas las licencias transfronterizas y las licencias cruzadas; los acuerdos de transferencia de tecnología, de investigación conjunta y de proyectos de desarrollo, así como los acuerdos de distribución; los convenios de confidencialidad y los fallos sobre marcas, adopción de nombres de dominio y diseño de productos. Cuando las partes son de diferente nacionalidad, la resolución de disputas sobre propiedad intelectual en tribunales nacionales puede presentar dificultades.

Por lo general, los derechos de propiedad intelectual establecidos en las legislaciones nacionales son de carácter territorial y, en consecuencia, los derechos definidos por un país no pueden aplicarse en otro. Por ello, la resolución de violaciones de patente, derechos de autor o marcas registradas en diferentes países implica iniciar litigios ante múltiples tribunales extranjeros con sistemas jurídicos divergentes y jueces con diversos grados de experiencia y calificación. Por supuesto, debe existir una base para la jurisdicción personal en virtud de las normas legales locales de cada uno de los foros en los que el demandante desee entablar acciones, lo que no siempre es fácil de obtener. Además, los litigios ante diferentes jurisdicciones resultan extremadamente costosos, exigen mucho tiempo y el resultado puede ser inconsistente. Incluso en el caso de que el titular de los derechos de propiedad intelectual tenga éxito, siempre es difícil hacer cumplir las decisiones debido a la falta de tratados internacionales sobre la ejecución de sentencias adoptadas por cortes extranjeras.

El arbitraje internacional como alternativa

Dados los problemas mencionados, vale la pena contemplar al arbitraje como recurso para la resolución de las controversias internacionales de propiedad intelectual, pues este ofrece las siguientes ventajas frente a los litigios entablados ante tribunales nacionales.

Es un foro único. Las partes pueden acordar la resolución de las controversias que impliquen múltiples jurisdicciones en un foro arbitral único, evitando así tener que entablar pleitos en varios países, con lo que ello implica en cuanto a demoras y costos, así como la posibilidad de obtener resultados poco sólidos. Si se cuenta con una cláusula de arbitraje o un acuerdo de sometimiento bien redactado, los conflictos jurisdiccionales pueden evitarse ya que el acuerdo de arbitraje establece el sometimiento a la jurisdicción de los árbitros.

Autonomía de las partes. El arbitraje ofrece a las partes la oportunidad de ejercer un mayor control sobre el comportamiento del mecanismo de solución de controversias. Estas pueden escoger la legislación aplicable, así como la sede y el idioma que deberá emplearse en el proceso. Pueden optar por el arbitraje ad hoc o el institucional. También pueden adaptar las normas de procedimiento, incluidas las relacionadas con el descubrimiento de información, de manera que satisfagan sus necesidades específicas.

Neutralidad. El arbitraje puede ser neutral frente a la legislación, el idioma y el sistema judicial de las partes, evitando, por lo tanto, cualquier ventaja de una parte que sea local. Los árbitros que actúan en las disputas internacionales deben ser imparciales, incluso cuando el acuerdo de arbitraje permite a cada parte designar a un árbitro. La parcialidad es uno de los pocos motivos válidos para rehusarse a acatar un laudo arbitral.

Pericia. Las partes pueden designar árbitros que sean peritos en las áreas legales, técnicas o comerciales pertinentes para la solución de sus disputas. Pueden especificar en el acuerdo de arbitraje los criterios que deberán cumplir los eventuales árbitros. Además, antes de seleccionarlos, las partes pueden cerciorarse de que estos cuentan con el tiempo necesario para resolver la controversia de manera expedita.

Flexibilidad. Los árbitros están investidos de amplias facultades correctivas. Además de decidir sobre daños y emitir requerimientos, pueden diseñar acciones de reparación no tradicionales. Por ejemplo, en un arbitraje concerniente a la violación de los derechos de autor de un programa de computador, el árbitro ordenó a la parte demandada comprar la licencia. La solicitud de medidas provisionales a una corte —como una orden de restricción temporal o un mandato judicial preliminar— está permitida bajo la mayoría de normas arbitrales y no constituye una renuncia al derecho en disputa(1). Algunos reglamentos de arbitraje actuales contemplan medidas urgentes de protección que pueden adoptarse durante el proceso de arbitraje mismo(2).

Confidencialidad. El arbitraje, por lo general, ofrece un mayor grado de confidencialidad que los procesos llevados ante tribunales. Las partes pueden tomar medidas para impedir que se revele públicamente información confidencial sobre secretos comerciales o sobre asuntos empresariales delicados. Las normas institucionales de arbitraje varían considerablemente en cuanto a si la confidencialidad debe abordarse expresamente y, de ser así, hasta qué punto. Por ejemplo, el artículo 34 del Reglamento Internacional de Arbitraje del Centro Internacional para la Resolución de Disputas —CIRD— establece que los árbitros y mediadores deben guardar la confidencialidad, pero no exige explícitamente que las partes lo hagan. Pero incluso en los casos en que las cláusulas de arbitraje no estipulan nada al respecto, las partes pueden incorporar en su acuerdo de arbitraje mayores exigencias de confidencialidad de las que son posibles en los tribunales nacionales, las cuales deben equilibrar el deseo de confidencialidad de las partes con el derecho del público a conocer sobre los procesos interpuestos ante el sistema judicial estatal.

Irreversibilidad. Los laudos arbitrales no suelen estar sujetos a apelaciones ante los tribunales. De hecho, en un fallo reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el caso Hall Street Associates vs. Mattel Inc., se establece que, en consonancia con la Ley Federal de Arbitraje(3), las partes no pueden acordar el sometimiento de un laudo a revisión judicial debido a errores de derecho. Bajo las disposiciones de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de las Naciones Unidas —Convención de Nueva York—, los signatarios están obligados a ejecutar los laudos arbitrales extranjeros sin revisión de méritos. La Convención de Nueva York estipula únicamente siete motivos por los cuales podría negarse la ejecución de un laudo, y ninguno de ellos implica errores de derecho o de hecho de los árbitros con respecto a los méritos.

Preservación de las relaciones comerciales. La gente de negocios a menudo concibe el arbitraje como un foro más informal y, por ende, menos hostil y más anclado en el ámbito de lo civil, que los procesos ante tribunales. Además, dado el mayor grado de confidencialidad que puede darse a las controversias en el marco de un arbitraje, la tentación de hablar para la tribuna es menor. Cuando existe una relación comercial en curso entre las partes, es más factible mantenerla intacta si las controversias se dirimen a través del arbitraje que por medio de un litigio ante los tribunales.

A la luz de estas ventajas, hay una tendencia creciente a recurrir al arbitraje para la solución de las disputas sobre propiedad intelectual. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha recibido más de 100 solicitudes de arbitraje en años recientes(4) y desde 1999 ha administrado alrededor de 15.000 disputas sobre nombres de dominio(5). Por su parte, la Cámara Internacional de Comercio —CIC— estima que 10% de su carga anual de casos involucra algún aspecto relacionado con la propiedad intelectual(6). En el 2007, el porcentaje de contratos de propiedad intelectual involucrado en las disputas sometidas a la CIC fue de aproximadamente 5,5%(7). Dada la agudización de la recesión mundial, sería de esperar que dicha tendencia continuara, ya que el arbitraje constituye una forma más rápida, económica y eficiente de resolver las controversias sobre propiedad intelectual y, además, entraña un menor nivel de confrontación.

Cuando se contempla la conveniencia del arbitraje en las controversias sobre propiedad intelectual, debe tenerse en cuenta no solo si tales asuntos son objeto de arbitraje bajo las leyes de la sede de arbitraje, sino también bajo las de aquellas jurisdicciones donde, probablemente, serían de forzosa aplicación.

El arbitraje no es la panacea

Es necesario, no obstante, subrayar que el arbitraje no está exento de limitaciones. El recurso del arbitraje no procede, o no es factible, en todas las situaciones. A menos de que exista una relación contractual previa entre las partes, podría resultar difícil convencer a la parte adversa sobre la conveniencia de someterse al arbitraje después de suscitada una controversia. Además, si las partes no tienen recursos iguales, la que los tenga en mayor cantidad podría tener una ventaja táctica en caso de entablar un proceso judicial en tribunales de varias jurisdicciones.

Los laudos arbitrales no sientan precedentes jurídicos de carácter público y usualmente son vinculantes solo para las partes involucradas. Así mismo, a menos que en el acuerdo de arbitraje las partes hayan establecido estipulaciones claras y específicas a este respecto, el “discovery” (o la presentación de pruebas) probablemente sea mucho más restringida y ardua de lo habitual para una o ambas partes, o más de lo que juzguen necesario, y esto aunque solo sea porque muchos árbitros internacionales, provenientes de la práctica del derecho civil, tienen mucha prevención frente a la gran flexibilidad de la legislación estadounidense en cuanto al ”discovery”.

Tal vez lo que más limita el uso más frecuente del arbitraje para resolver controversias internacionales de propiedad intelectual es el hecho de que no existe un reconocimiento universal a la validez de esta herramienta como medio de resolución de controversias sobre propiedad intelectual. Aunque las demandas sobre derechos de propiedad intelectual establecidas mediante actos del titular mismo de tales derechos —por ejemplo, secretos comerciales—, por lo general, no plantean problemas en cuanto a su condición de arbitrables, sí pueden surgir dificultades cuando se trata de demandas concernientes a derechos de propiedad intelectual estipulados por los Estados —particularmente en el campo de las patentes—.

En muchas jurisdicciones —incluidas las de Estados Unidos(8), Canadá(9), Australia(10) y el Reino Unido(11), se admite el arbitraje de cualquier asunto relativo a la propiedad intelectual, incluso la validez de patentes, al menos cuando se invoca como defensa frente a una demanda de violación. Los laudos que reconocen la validez usualmente son de aplicación única para las partes implicadas en el arbitraje y no tienen efecto sobre los derechos y obligaciones de terceras partes —En consecuencia, y a diferencia de las sentencias emitidas por tribunales de Estados Unidos declarando inválida una patente, un laudo arbitral que estableciera dicha invalidez no impediría que el titular de la patente pudiera, con posterioridad, demandar a otra entidad por la misma patente aduciendo la existencia de un impedimento colateral por sentencia—. En Suiza se va incluso más lejos, pues se permite la afectación de los registros de derechos de propiedad intelectual con base en un laudo arbitral(12).

Sin embargo, otros países —Francia(13) y China(14), por ejemplo—, permiten el arbitraje sobre asuntos de violación, pero no de validez. Obviamente, la separación de los aspectos relativos a las violaciones de los relacionados con la validez complica la resolución de las disputas, disminuye el valor del arbitraje como foro único e introduce espinosos asuntos estratégicos y tácticos en la ecuación.

Ahora bien, cuando se contempla la conveniencia del arbitraje en las controversias sobre propiedad intelectual, debe tenerse en cuenta no solo si tales asuntos son objeto de arbitraje bajo las leyes de la sede de arbitraje, sino también bajo las de aquellas jurisdicciones donde probablemente serían de forzosa aplicación. Consideremos, por ejemplo, un acuerdo en la modalidad de licencia cruzada que involucre a Estados Unidos y Francia. La licencia incluye una cláusula de arbitraje que establece la sede en Londres. Aunque un fallo que estableciera la invalidez de las patentes francesas tuviera vigencia bajo la legislación inglesa, es probable que las cortes francesas —y tal vez las de otros países— no reconocieran o acataran el fallo amparándose en la Convención de Nueva York y aduciendo uno de los siguientes argumentos: (1) el acuerdo de arbitraje no tiene validez bajo la normativa aplicable al contrato si dicha normativa es la francesa; (2) los asuntos relacionados con patentes no son arbitrables en Francia, o (3) el fallo contraviene la política pública francesa. Cada una de estas razones responde a alguno de los pocos fundamentos que bajo la Convención de Nueva York permiten a las cortes de un país signatario negarse a la aplicación de un laudo arbitral extranjero.

¿Pueden las partes optar por aplicar las leyes sustantivas sobre propiedad intelectual de una jurisdicción —como las concernientes a la validez y la violación— a derechos —de patentes, por ejemplo— consagrados por un tercero? No hay respuesta clara para esta pregunta. En los casos que involucran patentes relacionadas provenientes de varios países, proceder así simplificaría y agilizaría los procesos, sumado a esto, el principio de autonomía de las partes sugiere que debiera permitirse. Por otro lado, separar un derecho de propiedad intelectual, cuya naturaleza es territorial, del conjunto de normas legales establecidas para protegerlo y exigir su cumplimiento, plantea un dilema conceptual. Es más, el cumplimiento de un fallo puede convertirse en un problema en la jurisdicción en la que el derecho de propiedad intelectual pertinente se haya establecido, si para determinar su vulneración o validez se aplica una ley diferente a la que lo consagró. El recurso del arbitraje para hacer valer las leyes sobre patentes procedentes de diversas jurisdicciones, cuando estas están relacionadas y han sido concedidas por diferentes países, ciertamente disminuye la efectividad del arbitraje como foro único de resolución de disputas internacionales sobre propiedad intelectual, pero no la elimina del todo. Contar con un grupo único de árbitros encargados de aplicar leyes sobre patentes diversas pero relacionadas seguirá siendo más eficaz y probablemente tendrá mayores posibilidades de lograr resultados congruentes que atender litigios separados en varios tribunales nacionales.

Algunas trampas que deben evitarse al redactar cláusulas de arbitraje

Existe una serie de trampas que las partes deberían evitar al redactar las cláusulas de un acuerdo de arbitraje. La primera se refiere al intento de establecer una separación entre los asuntos de propiedad intelectual que no están sujetos al arbitraje y los asuntos comerciales que sí lo están. En ocasiones, las partes deciden que el arbitraje es adecuado para dirimir los aspectos comerciales del acuerdo, pero no lo concerniente a los temas de propiedad intelectual y, por ende, intentan exceptuar del arbitraje las disputas sobre este aspecto. Desafortunadamente, y sin que ello sea su intención, pueden terminar creando desacuerdos innecesarios y forcejeos procedimentales respecto al alcance de las cláusulas arbitrales. Por ejemplo, una cláusula arbitral en el caso de una licencia de uso de una patente puede excluir del arbitraje los temas relativos a la validez o el alcance de la patente. Si el licenciador llama a arbitraje debido a un supuesto incumplimiento en el pago de los cánones de la licencia, la exclusión propuesta en la cláusula arbitral constituiría una oportunidad para la dilación y el litigio ante múltiples tribunales, ya que la definición del monto apropiado de regalías dependería de establecer cuáles productos estarían cubiertos por la patente. Por su parte, el titular de la licencia podría recurrir a una acción de petición de sentencia declarativa ante los tribunales para determinar si ciertos productos específicos estarían cubiertos por la licencia y solicitar la suspensión del arbitraje hasta tanto no se dilucide este último aspecto. Dicha situación sería la consecuencia natural de establecer mecanismos de resolución de controversias diferentes para aquellos asuntos que las partes asumen como distintos, pero que en realidad están relacionados.

Problemas similares pueden surgir cuando las transacciones involucran varios acuerdos. Las inconsistencias entre dichos acuerdos en lo concerniente al arbitraje constituyen un riesgo evidente. Algunos acuerdos podrían incluir cláusulas que prevean el arbitraje, en tanto que otros no, especialmente cuando ha habido más de un abogado encargado de redactar los diversos acuerdos. Incluso en el caso de que todos los acuerdos contengan una cláusula de arbitraje, hay la posibilidad de que estas carezcan de coherencia en cuanto a las normas e instituciones arbitrales aplicables, la sede del arbitraje o la legislación sustantiva, lo cual puede convertirse en una pesadilla cuando el fracaso de una transacción desemboca en una serie de disputas relacionadas entre sí.

Las así llamadas cláusulas de “proceso escalonado” también pueden ser fuente de problemas. No es inusual en estos días que las partes estipulen en sus contratos una serie de pasos que deben agotarse antes del arbitraje —por ejemplo, discusiones iniciales entre los gerentes de proyecto, y si esto no funciona, esfuerzos de solución a través de los niveles ejecutivos intermedios, y en caso de que esto tampoco llegue a buen fin, reuniones entre los altos directivos y, como último recurso, la mediación—, para tratar de resolver las controversias por medio del acuerdo mutuo. A menos que estén redactadas correctamente, dichas estipulaciones pueden dilatar indebidamente la resolución definitiva de las disputas, creando opciones temporales no vinculantes previas al arbitraje.

Lo anterior puede ser especialmente problemático si la reparación urgente, por ejemplo, una medida cautelar, se hace necesaria antes de que se hayan cumplido cabalmente las opciones previas. Si se va a incluir en el acuerdo una estipulación de este tipo, el contrato debería aclarar que tales procedimientos no son condición previa del arbitraje o, al menos, definir y delimitar específicamente el tiempo de cada etapa. Además, los contratos deberían señalar que las cláusulas “escalonadas” no constituyen un impedimento para que las partes puedan solicitar medidas urgentes transitorias.

Otra trampa que debería evitarse es la ausencia de cláusulas que establezcan con claridad lo concerniente al “discovery”. Como ya se mencionó, el “discovery” sin restricciones no es un rasgo típico del arbitraje internacional, y cuando los árbitros internacionales —especialmente los que provienen de un contexto de Derecho Civil— tienen la posibilidad de actuar de acuerdo a sus inclinaciones, suelen mostrarse renuentes a permitir la divulgación de información sin restricciones y, ciertamente, a admitir declaraciones juradas, a no ser que se den circunstancias extremadamente excepcionales. Por consiguiente, es conveniente que quien contemple recurrir al arbitraje para dirimir controversias sobre propiedad intelectual, estipule de manera muy específica lo relativo a los derechos de las partes a solicitar la presentación de pruebas, lo que no significa que este deba ser amplia y abierta como el que se consagra en la normativa federal de procedimiento civil de Estados Unidos. Sin embargo, no es aconsejable dejar estos asuntos sujetos por completo a la voluntad de los árbitros, a menos de que haya certeza de que el “discovery” no se requerirá o será necesario solo en muy poca medida.

Por último, también pueden surgir dificultades a la hora de seleccionar los árbitros debido al exceso de detalle en los requisitos exigidos para su designación. Es cierto que una de las ventajas del arbitraje es la posibilidad que tienen las partes de especificar el perfil de los árbitros, pero si las partes exigen demasiados detalles al momento de realizar la solicitud, existe el peligro de no poder encontrar a alguien que los satisfaga y que esté disponible al momento en que surja la controversia. En este caso, la opción de escoger el arbitraje, se vería comprometida del todo, especialmente si la parte contraria no se muestra inclinada a cooperar para modificar los criterios de selección, haciéndolos más flexibles. Es mejor establecer los requisitos en términos amplios —por ejemplo, abogado especializado en patentes con experiencia en una rama de la industria en particular—, en lugar de enumerar, como en una letanía, calidades que sean difíciles de satisfacer —por ejemplo, abogado con 20 años de experiencia en el campo de patentes y PhD. en ingeniería electrónica con dedicación de más del 50% de su jornada laboral a asuntos relacionados con nanotecnología, que, además, hable inglés, alemán y ruso—.

Conclusión

El arbitraje se ha convertido en el método preferido para la resolución de controversias comerciales internacionales, ya que constituye una vía más idónea que el litigio ante tribunales nacionales debido a su eficiencia, flexibilidad e imparcialidad. Sin embargo, ha habido renuencia a recurrir a éste para dirimir las controversias sobre propiedad intelectual, aunque dicha reticencia parece estar disminuyendo.

Esperamos que este artículo haya demostrado que, aun con sus limitaciones, el arbitraje es a menudo el mecanismo más adecuado para dirimir las controversias internacionales sobre propiedad intelectual, por lo que las partes y sus asesores legales deberían tenerlo en cuenta.

(*) Reimpreso con permiso del Dispute Resolution Journal, volumen 64, n.º 4 —nov./2009 - ene./2010—, publicación de la Asociación Americana de Arbitraje, 1633 Broadway, Nueva York, NY 10019-6708, 212.716.5800, www.adr.org.

(1) Ver, p. ej. Reglamento de Arbitraje Internacional del Centro Internacional para la Resolución de Disputas, ICDR, artículo 21(3).

(2) Ibídem, artículo 37.

(3) 552 U.S. 1, 2008.

(4) Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Experiencia del centro, www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html —última entrada: 11 de marzo de 2009—.

(5) Estadísticas sobre resoluciones de disputas concernientes a nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp.

(6) Sophie Lamb & Alejandro García, “Arbitration of Intellectual Property Disputes”. En: Global Arbitration Rev.: The European & Middle Eastern Arbitration Review 2008, Int’l J. Pub & Private. Arb. 1.

(7) 2007 Statistical Report, 19(1). ICC International Court of Arbitration Bull, 2008.

(8) La legislación de Estados Unidos sobre patentes permite a las partes someter a arbitraje “cualquier disputa relacionada con la validez o la violación de patentes”. Ver 35 U.S.C. § 294(a). El “laudo deberá ser definitivo y vinculante para las partes involucradas en el arbitraje, pero no tendrá fuerza de ley ni efecto sobre ninguna otra persona”. 35 U.S.C. § 294(c).

(9) Ver Desputeaux v. Editions Chouette, 1987, Inc., 1 S.C.R. 178 (Can.2003). La Corte Suprema de Canadá sostuvo que “[l]as partes firmantes de un acuerdo de arbitraje tienen autonomía virtualmente ilimitada para establecer qué disputas quedan sujetas a los procedimientos arbitrales”.

(10) Matthew A. Smith, et al., “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”. En: 19 Harv. J.L. & Tech. 299, 347.

(11) Supra nota 8, p. 3.

(12) Ibídem.

(13) Supra nota 12, p. 333.

(14) Ibídem. 345.