Jurisprudencia europea sobre derechos de propiedad intelectual: casos recientes

Revista Nº 46 Ene.-Mar. 2015

 

por Eduardo Varela Pezzano y Ricardo López Suárez

La Unión Europea es uno de los bloques económicos más importantes en la actualidad, representa el 20% de las importaciones y exportaciones a nivel mundial, agrupa 28 estados y convive con un número mayor de culturas; es una jurisdicción que en materia de propiedad intelectual se ha venido destacando por los retos que sus particularidades le han impuesto.

Nuevas creaciones, signos distintivos y derechos de autor han encontrado un territorio singular donde sus autoridades han ido construyendo una jurisprudencia que en algunos casos llega a adelantarse a situaciones que aún no se han discutido de la misma manera en otras jurisdicciones.

A continuación se presenta un recuento de casos recientes en el sistema europeo en materia de propiedad intelectual realizando un acercamiento al sistema andino y las regulaciones vigentes en Colombia.

1. Patentes: ¿En qué casos la novedad de una invención se pierde por información que existe en internet? —OEP T1553/06 y OEP T2/09—

Las oficinas europeas de propiedad industrial, al igual que las latinoamericanas, tienen la autoridad para pronunciarse sobre lo que puede ser patentable o no, y sobre el alcance y cumplimiento de los requisitos que las invenciones deben reunir para la concesión del privilegio de patente, con base en la legislación vigente.

Uno de esos requisitos establecidos en la mayoría de legislaciones es la novedad. Gran parte de las jurisdicciones reconocen que no hay novedad cuando la invención está comprendida en el estado de la técnica, es decir, todo lo que se ha hecho accesible al público por cualquier medio, antes de la presentación de la solicitud de patente ante la autoridad competente(1).

El estado de la técnica es un concepto bastante riguroso. Si una invención se divulga incluso en un documento puesto en lo alto de una chimenea de 40 metros a la que solamente se podría acceder con una escalera, necesariamente tendrá que concluirse que dicha invención estaría comprendida en el estado de la técnica, y por lo tanto no cumpliría con el requisito de novedad(2).

Durante el 2012, la Oficina Europea de Patentes —OEP—(3) se pronunció sobre cómo opera el requisito de novedad frente a información que se pone a disposición del público en internet, con oportunidad de dos casos particulares(4): uno referido a correos electrónicos y el otro a información publicada en una página web.

En el primero, la autoridad comunitaria analizó si una invención divulgada en un correo electrónico no encriptado podría afectar la novedad de una invención, teniendo en cuenta que estos pueden llegar a ser interceptados por terceros por diversos motivos. Por tanto, ¿si la invención se divulga en un correo electrónico, y considerando que este puede llegar a ser leído no solamente por sus destinatarios sino por terceras personas, debe entenderse que la invención fue revelada y se encuentra en el estado de la técnica?

La OEP concluyó que los correos electrónicos son, en sí mismos, confidenciales, y que divulgar la invención en uno de ellos, aunque el texto no esté encriptado, no significa divulgar la invención en el estado de la técnica(5). La OEP también encontró, para el caso específico, que aun cuando el destinatario directo del correo haya tenido acceso a este, tampoco eso significaba que exista divulgación de la invención, precisamente por el carácter confidencial de los correos electrónicos.

En el segundo de los casos, la autoridad comunitaria revisó un asunto en el que la multinacional Phillips había publicado, en una página web, un par de documentos con información relacionada con una invención en trámite de solicitud de patente. El primer documento estuvo al aire durante dos meses, y el segundo durante tres semanas(6).

La OEP indicó que para estos casos era necesario realizar un test de dos pasos para determinar si los documentos eran públicos o no. De resultar positivo este test, la invención también se consideraría pública y carente del requisito de novedad.

(i) El primer paso era establecer si la página web podía encontrarse en una búsqueda de internet con uno o más de los parámetros o términos relacionados con el contenido de la página.

(ii) El segundo paso, consistía en saber si la información se mantuvo durante suficiente tiempo en la página web, para que el público pudiera tener acceso “directo y no ambiguo” a la información.

La autoridad comunitaria concluyó que los documentos publicados por Phillips resultaban a todas luces encuadrados dentro del test de los dos pasos, y por lo tanto, la invención debía reputarse divulgada y pública, es decir, dentro del estado de la técnica y falta de novedad. Estos parámetros, aunque no vinculantes en Europa, podrían ayudar a interpretar el examen de patentabilidad en la Comunidad Andina, cuando el estudio de la novedad de una invención gira en torno al análisis de documentos publicados en páginas web.

En la Comunidad Andina, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público por “cualquier medio”(7), salvo cuando se trate de divulgaciones ocurridas dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud de patente —o de la reivindicación de prioridad válidamente invocada— y la divulgación provenga del inventor o su causahabiente o de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente(8).

2. Diseños industriales: ¿En qué casos un diseño pierde novedad por estar disponible al público? —TJUE C-479/12—

En marzo del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —TJUE— resolvió una consulta de la Corte de Justicia Federal de Alemania, en relación con las circunstancias en las que se considera que un diseño industrial no registrado se ha puesto a disposición del público. Tratándose de diseños industriales, esta es una de las preguntas más importantes relacionadas con la materia.

En Europa, los diseños industriales solo tienen protección —ya sea mediante registro o sin registro— si son nuevos y tienen carácter individual en comparación con diseños anteriores. En la Comunidad Andina de Naciones se aplica un concepto similar, con la única diferencia de que los diseños registrados tienen protección, y para registrarse tienen que ser nuevos(9).

El caso resuelto por la autoridad judicial comunitaria involucraba a Joseph Duna, un fabricante de gazebos en Alemania. Uno de sus productos fue lanzado inicialmente al mercado en 2004, y bajo las leyes europeas eso significaba una protección bajo la modalidad de diseño no registrado, por un período de tres años contados a partir de la primera vez que el diseño se hizo público ante “los círculos especializados del sector de que se trate”(10).

Poco tiempo después, una compañía china, Zhengte, lanzó al mercado un gazebo similar para venderlo en Alemania. Duna demandó. Zhengte se defendió alegando que su diseño había aparecido años antes en un showroom chino, y por lo tanto, el diseño de Duna no era novedoso y no calificaba para la protección de diseño no registrado.

El caso llegó al TJUE, ente que resolvió el interrogante de cuándo debía entenderse que un diseño se había dado a conocer ante “los círculos especializados del sector del que se trate”. El tribunal concluyó que tal divulgación incluía cualquier acceso público al diseño por parte de otros comerciantes o fabricantes, a actividades por fuera de la Unión Europea y hasta cuando el diseño se exhibe a una sola empresa competidora. La autoridad judicial comunitaria señaló que no descartaba que alguna de estas circunstancias pudiera equivaler a “poner a disposición del público” el diseño, pero cada una de ellas debía analizarse según los hechos concretos de cada caso en particular(11).

La decisión del TJUE deja abierta la posibilidad de que cualquier exhibición o divulgación de un diseño industrial en la Unión Europea o en el exterior, por más limitada que sea, afecte la novedad del producto y por lo tanto la posibilidad de obtener un derecho de propiedad industrial exclusivo y excluyente frente a terceros.

Este es, precisamente, el criterio que se aplica en los países de la región andina. La Decisión 486 de la Comunidad Andina estipula que los diseños industriales en los países de la región no son nuevos si se han hecho accesibles al público mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio, “en cualquier lugar o momento”(12), es decir, en cualquiera de las circunstancias analizadas por el TJUE en el caso de marras.

3. Marcas: dos signos escritos en idiomas diferentes pueden ser similarmente confundibles —R 1914/2013-4—

Uno de los principales retos que la Oficina de Armonización del Mercado Interior —OAMI— ha tenido en el marco de su papel como autoridad marcaria en la Unión Europea es la variedad de lenguas que se hablan en los diferentes estados miembros. Este aspecto afecta directamente la comparación semántica de dos signos en conflicto. Se entiende que existe identidad o similitud conceptual cuando un signo representa una idea igual, similar o análoga a la de otro signo(13).

Al momento de realizar el cotejo marcario es importante tener en cuenta el territorio de referencia y el público destinatario, para analizar la percepción que los consumidores pueden llegar a tener sobre un signo determinado.

En el presente caso, la sociedad Go Voyages con domicilio en Francia, instauró acción de oposición en contra de la solicitud de la marca abajo indicada, a favor de la sociedad Pergi Berlibur Indonesia PT domiciliada en Indonesia.

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La acción tuvo como fundamento el registro previo francés de la marca Go Voyages. Ambos signos destinados a identificar servicios relacionados con transporte, viajes y acomodación. La solicitud de marca fue negada en primera y segunda instancia teniendo en cuenta que las marcas eran simi­larmente confundibles en relación con su contenido conceptual.

En efecto, la autoridad comunitaria afirmó que, aún a pesar de las diferencias visuales y fonéticas entre Go Voyages y Go Vacation, se debía tener en cuenta que ambas combinaciones de palabras comienzan por el vocablo “Go”, el cual suele relacionarse con ideas de desplazamiento.

Asimismo, el término inglés Vacation podría ser fácilmente percibido por el público del territorio relevante —Francia— como una palabra relacionada con vacaciones, teniendo en cuenta que el término francés equivalente es vacances. De otro lado, voyages es un vocablo del idioma francés que significa viajes.

Al comparar ambos conceptos, la OAMI determinó que estos se encontrarían superpuestos y, por tanto, que existiría riesgo de confusión considerando que ambos signos identifican servicios idénticos o parecidos. Este razonamiento de la oficina de marcas europea se encuentra en alineación con los criterios de comparación conceptual desarrollados por el TJUE. En efecto, cuando dos términos son comprendidos por el público destinatario a pesar de estar escritos de idiomas diferentes, existe similitud semántica(14).

En estos casos pueden llegar a ser relevantes otros aspectos de la marca, como el elemento gráfico, cuando estos pueden ayudar a que el significado de la palabra extranjera sea percibido por el público. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los signos escritos en un idioma extranjero se consideran de fantasía, por cuanto se presume que su significado no es de conocimiento común(15).

Sin embargo, el Tribunal Andino considera que existen ciertos vocablos cuya semántica puede llegar a ser percibida por el público consumidor. El alcance de esta apreciación es tal que, en caso de que la traducción del vocablo extranjero sea el de un término genérico, descriptivo o de uso común, se aplica la misma regla de no apreciabilidad establecido para tales expresiones(16).

Ambas jurisdicciones han desarrollado criterios cercanos ante un fenómeno que, aún en un sistema con un idioma mayoritario como es el caso de la Comunidad Andina, se presenta como parte de la internacionalización e interacción entre mercados.

4. Marcas: el uso de un signo como parte de otro puede llegar a ser considerado como genuino —C-12/12—

En el mercado es posible encontrar elementos de un conjunto de un signo distintivo que sobresalen sobre los demás. En ocasiones, incluso, alguno de estos se convierte en una marca independiente. Sin embargo, otros se mantienen como parte del todo. Definir estas estrategias de mercado es clave al momento de buscar la protección de una marca a través del registro, puesto que la mayoría de legislaciones establece que los registros marcarios pueden llegar a ser cancelados después de cierto tiempo por falta de uso.

En el presente caso, Levi Strauss & Co., titular de las marcas abajo indicadas, entabló una demanda en contra de Colloseum Holding AG para que dejara de ofrecer, comercializar o poseer para tales fines pantalones con un rectángulo de tela roja en la parte lateral superior del bolsillo trasero derecho, de manera simi­lar a su marca comunitaria registrada bajo el número 2292373.

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Como defensa, la contraparte argumentó que el registro 2292373 —OAMI— debía considerarse cancelado por falta de uso. En efecto, el diseño protegido es utilizado por el titular únicamente en combinación con la palabra Levi’s, es decir, como su registro DD 641.687 —Alemania—.

Con base en la función distintiva de las marcas y la posición establecida en decisiones anteriores, mediante la cual se sostiene que un signo puede llegar a ser distintivo siendo usado como parte de una marca, basta que el público perciba la función individualizadora del signo(17). La autoridad judicial comunitaria estableció que así como se otorga protección en tal caso, dicho uso también debe ser válido para mantenerla.

Por tanto, el TJUE concluyó que existe uso real y efectivo “cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte solo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando solo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca”.

En vista de lo anterior, fue establecido que sí existía uso real y efectivo del registro 2292373 —OAMI— y, en consecuencia, que no procedía la defensa construida a partir de la pérdida de derechos por falta de uso.

La regulación en la Comunidad Andina de Naciones establece que el uso de un signo que difiera de cómo fue registrado es válido, siempre y cuando las diferencias recaigan en elementos que no alteren su carácter distintivo(18). Por tanto la adición o supresión de detalles accesorios no afectaría el uso real y efectivo de una marca(19).

Ambas construcciones alrededor del uso se encuentran de acuerdo a los principios de la normatividad marcaria en territorio bajo el sistema de primero en solicitar. En efecto, en tales jurisdicciones como los derechos al uso exclusivo de un signo en el mercado son otorgados a través del registro, se hace necesario que este refleje lo más fielmente posible tal cual como la marca es usada.

La posición de la autoridad judicial comunitaria desarrolla aún más estos principios evaluando la existencia de la distintividad adquirida y uso en conjunto de signos, siendo enfática en que el conjunto como tal del cual el signo usado en conjunto hace parte, también deberá estar registrado.

5. Derecho de autor: ¿Cuál es la jurisdicción competente en materia de infracciones de derechos de autor? —C-170/12—

Dentro de la normatividad a cargo de la Unión Europea se encuentran enmarcados instrumentos para la resolución de conflictos de jurisdicción. En el presente caso, un residente francés, Peter Pickney, instauró una acción en Francia por infracción de derechos de autor contra Mediatec, una compañía austriaca, por la venta no autorizada de obras a través de sitios web registrados en Reino Unido. El actor argumentó que Francia sería la jurisdicción competente teniendo en cuenta que los sitios web desde donde se realizaba la distribución de las obras podían ser accedidos desde dicho territorio.

En casos anteriores, el TJUE había indicado que para que una jurisdicción fuera competente en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual, debía existir intención de destinar las acciones de la presunta infracción a determinado territorio(20). Sin embargo, en este escenario el TJUE se apartó de este precedente, determinando que en materia de derechos de autor no era aplicable teniendo en cuenta que estos son cercanos a los derechos personales. Por tanto, el argumento del actor para entablar la acción ante la jurisdicción francesa era válido.

A pesar de lo anterior, la autoridad judicial comunitaria estableció que, considerando el carácter territorial de los derechos de autor, el actor únicamente podría reclamar sobre daños ocasionados en el territorio donde entabló la acción. La solución propuesta sería incluso compatible con el sistema colombiano, en atención a que la legislación interna también reconoce el carácter territorial de los derechos de autor. Por tanto, la autoridad judicial nacional sería competente solo en relación con daños percibidos en el territorio interior.

6. Comentarios finales

La propiedad intelectual como motor de la creatividad, el talento, el ingenio y la invención humana ha venido asumiendo una variedad de retos frente al cambiante mundo del cual hace parte, muchas veces por avances propiciados y amparados bajo esta rama del derecho.

Es crucial entonces, el papel de las autoridades administrativas y judiciales al momento de interpretar la normatividad vigente y dilucidar sus alcances para la resolución de problemáticas actuales. Bajo el marco de esta tarea, el derecho comparado ofrece una guía para analizar el camino recorrido en casos similares o análogos y seguir construyendo soluciones jurídicas a problemas reales.

(1) El artículo 17 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina —en adelante la “Decisión 486”— define el concepto de estado de la técnica como “... todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

(2)Ver Borgenhall, H. Intellectual Property Rights - Yearbook 2012”, Lindahl, 2013, pp. 65-66.

(3) Organismo ante el cual es posible solicitar, a través de un único procedimiento, patentes nacionales en todos los países firmantes del Convenio sobre la Patente Europea —CPE—, también llamado Convenio de Múnich de 1973.

(4) Ver los casos OEP T1553/06 y EPO T2/09.

(5) Ver OEP T2/09.

(6) Ver OEP T1553/06.

(7) Decreto 486, artículo 16.

(8) Decreto 486, artículo 17.

(9) Un diseño industrial en la Comunidad Andina deja de ser “nuevo” si antes de la fecha de la solicitud de registro, o de la prioridad válidamente invocada, “... se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio” —D. 486, art. 115—. Los diseños en la región tampoco son nuevos por el simple hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a diseños anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a los cobijados por el diseño.

(10) Ver artículos 7(1) y 11(2) del Reglamento de Diseño Comunitario —n.º 6/2002—.

(11) Ver sentencia del Tribunal de Justicia del 13 de febrero del 2014, C-479 del 2012.

(12) Decreto 486, artícu­lo 115.

(13) Ver sentencia del 11 de noviembre de 1997, C-251 de 1995.

(14) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 9 de marzo del 2005, T-33 del 2003.

(15) Ver 13-IP-2013.

(16) Ver 16-IP-98 y 70-IP-2012.

(17) Ver sentencia del 7 de julio del 2005, C-353 del 2003.

(18) Ver Decisión 486 del 2000, artículo 166.

(19) Ver 53-IP-2013.

(20) Ver sentencia del Tribunal de Justicia del 21 de junio del 2012, C-5 del 2011.