Natalia Tobón Franco Biografía

Abogada de la Universidad de los Andes, Magíster en Propiedad Intelectual, Comercio y Tecnología de Franklin Pierce Law Center, Estados Unidos. Autora de múltiples libros y artículos sobre propiedad intelectual.

Sumario La protección del Know how como secreto empresarial en Colombia

En este artículo la autora expone la protección del know how a través del secreto empresarial en Colombia, indicando que dicho amparo se realiza como un activo intangible regulado por las normas de propiedad intelectual, considerando que ninguna de las figuras mencionadas se asimilan a la experiencia, que no es un activo, sino un bien personalísimo e intransferible.

Abstract The protection of Know how as a business secret in Colombia

In this article the author exposes the protection of know how through the business secret in Colombia, indicating that said protection is carried out as an intangible asset, regulated by the rules of intellectual property, considering that none of the figures refers to the experience, which it is not an asset, but rather a personal and non-transferable asset.

Know how 

Secreto Empresarial

Propiedad Intelectual

La protección del know how como secreto empresarial en Colombia

Revista Nº 58 Ene.-Mar. 2018

por Natalia Tobón Franco 

I. ¿Qué protegen los secretos empresariales?

Todo dato, información o conocimiento que sea secreto, es decir, que no sea conocido generalmente ni fácilmente accesible para el público en general o para las personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea ese tipo de información(1); que se pueda usar real o potencialmente en los negocios(2); que otorgue al empresario una ventaja competitiva sobre sus competidores; y, que por esa misma razón, el empresario desee mantener oculto(3).

Se discute si secreto empresarial es lo mismo que información no divulgada, secreto industrial, secreto comercial y know how. La respuesta es afirmativa, pues se trata de expresiones que utilizan distintos cuerpos normativos para referirse a una misma situación, así:

Información no divulgada es el término que emplea el artículo 39 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio —ADPIC—.

Secreto empresarial es el nombre adoptado por el artículo 260 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Secreto industrial es el término que usaba la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina, solo que entonces se exigía para su protección que el secreto estuviera plasmado en un medio material. Este requisito desapareció con la expedición de la Decisión 486 de 2000 que derogó la mencionada Decisión 344. En consecuencia, hoy día no se exige que el secreto conste por escrito o esté grabado o fijado en medio material alguno, puesto que se considera que lo secreto no es el documento en sí, sino la información contenida en él(4).

Decisión 344 de 1993Decisión 486 de 2000 (vigente en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
ART. 72.—Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:ART. 260—Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:
a) La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,
c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
ART. 74.—La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
En la Decisión 486 no hay una norma relacionada por lo que se concluye que no se requiere que los secretos empresariales estén plasmados en un documento para ser protegidos como tales.

Entre la figura de los secretos industriales y la de los secretos comerciales existe una sutil diferencia, aunque al final ambos tienen el mismo nivel de protección. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio definió los primeros —secretos industriales— como los estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa”(5) y la Corte Constitucional expresó algo parecido:

“A su vez, de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee”(6).

Los secretos comerciales, en cambio, cubren asuntos puramente comerciales como datos, información o conocimiento sobre ventas, publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores(7).

La definición de secretos empresariales contenida en la legislación de la Comunidad Andina es similar a la que utiliza el Defend Trade Secrets Act (“DTSA”) estadounidense de 2016:

“Todas las formas y tipos de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, incluidos patrones, planes, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos, programas o códigos, ya sean tangibles o intangibles, que se hayan almacenado, recopilado o memorizado físicamente, electrónicamente, gráficamente, fotográficamente o por escrito, si no son generalmente conocidos, su propietario ha tomado medidas razonables mantener dicha información en secreto y la información tiene un valor real o potencial independiente, pueden ser considerados secretos empresariales”(8).

Ni en la Comunidad Andina ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos(9) existe una lista taxativa de todas las clases de datos, información o conocimiento que pueden estar protegidos a través de la figura del secreto empresarial; no obstante, a manera de ejemplo, podemos citar los siguientes:

• Bases de datos.

• Compilaciones de información.

• Dibujos.

• Especificaciones sobre la naturaleza, las características y las finalidades de los productos.

• Fórmulas para preparar alimentos, medicamentos, cosméticos.

• Resultados de actividades de investigación y desarrollo.

• Información sobre costos.

• Medios, formas de distribución o comercialización de productos.

• Medios o formas de prestación de servicios.

• Métodos o procesos de producción.

• Patrones o modelos que sirven de muestra.

• Planes de comercialización y planes especiales de precio.

• Conocimientos científicos, matemáticos e información económica.

• Los descubrimientos.

• Conocimiento sobre conductas humanas(10).

• Datos sobre costos de producción, distribución u otros(11).

• Datos sobre la capacidad instalada y existencias(12).

• Detalle sobre compras o ventas —facturas, contabilidad, etc.—que no sea pública(13).

• Política de descuentos y comisiones que no sea pública(14).

• Información sobre clientes(15).

• Políticas y estrategias comerciales que no sea pública(16).

• Estudios de mercado y proyectos de inversión(17).

• Cualquier combinación o mezcla de componentes o características que individualmente sean del dominio público, siempre que esta sea única(18).

Hay que tener en cuenta dos temas: uno, que “las cosas desconocidas son diferentes de las secretas. Una cosa es desconocida cuando los terceros la ignoran no porque su titular desee mantenerlas ocultas sino por simples circunstancias de hecho. Así puede afirmarse que hechos o procedimientos descritos en libros antiguos cuya existencia ha caído en el olvido, en principio son desconocidos pero no secretos”(19); y dos, que los secretos empresariales pueden referirse a datos, a información o a conocimiento —que son conceptos diferentes—, ya sea que se encuentren contenidos o no en documentos:

Dato es la representación de un hecho o fenómeno a través de signos, palabras, números o señales que sirve para describir la realidad pero no proporciona interpretaciones ni juicios de valor(20).Información es la “suma de los datos con sentido, relevancia y propósito”(21). Los datos se convierten en información cuando una persona los contextualiza, categoriza, calcula, corrige y/o condensa(22).El conocimiento es la suma de los datos, la información y la experiencia personal o empresarial.Documento es un objeto por medio del cual se muestra o expresa un dato, una información o un conocimiento. Son documentos los escritos, los planos, las fotografías, las cintas cinematográficas, las grabaciones y en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. También se consideran documentos las inscripciones en lápidas, los monumentos, los edificios o similares(23).

En Estados Unidos se ha dicho que aquello que se conoce como “lugares comunes”, la información que es rutinaria o los datos que han sido publicados en internet no pueden ser protegidos como secreto empresarial y ni siquiera, como información confidencial(24).

En resumen a través de los secretos empresariales se pueden proteger datos, información y conocimiento, que no sean generalmente conocidos ni fácilmente accesibles para personas versadas en la materia, que estén o no contenidos en documentos, pues como se mencionaba arriba, la Decisión 486 de 2000 no exige que aquello que se protege a través de secretos esté plasmado en un documento, que tengan valor por ser secretos y sobre los cuales sus titulares hayan tocado medidas razonables para la conservación del secreto.

II. Requisitos para la existencia de un secreto comercial

El Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio —ADPIC— del cual Colombia es parte, así como la Decisión 486 de 2000, prevén que los datos, información y conocimiento que pretendan la protección del secreto deben cumplir los siguientes requisitos(25):

a. Deben ser secretos

La doctrina ha optado por señalar que es secreto el conocimiento que versa sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades o cuestiones similares, que no sean generalmente conocidos ni fácilmente accesibles para personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea el tipo de información en cuestión(26).

La pregunta obvia que surge ante tal explicación es la siguiente: ¿Cuántos individuos pueden conocer un secreto antes de que este pierda la calidad de tal? Cabanellas sostiene que para poder hablar de información “secreta” debe tratarse de información que solo se encuentre en poder de un número limitado de personas:

“No cabe exigir, en ese sentido, que los conocimientos secretos solo sean accesibles a su titular, pues ello no solo va en contravía de la acepción corriente de secreto, sino que impediría la utilización económica de esos conocimientos“(27).

Sin embargo, el mismo autor reconoce que esa flexibilidad plantea la cuestión de determinar el grado en que los secretos pueden transmitirse sin perder el carácter de tales.

Gómez Segade, en cambio, sostiene que no se trata solo del número de personas que conozcan el secreto —criterio cuantitativo— sino también del interés, tal vez como competidores, que tienen esas personas —criterio cualitativo—.

“En este sentido cabe afirmar que el secreto es público cuando lo conocen la mayoría de los interesados. El número de los interesados dependerá de la amplitud de la rama industrial de que se trate. Así, por ejemplo, en un sector industrial en el que solo existen cinco competidores, el conocimiento del secreto por parte de tres de ellos hace que se produzca la divulgación del secreto. Pero si los competidores son cien, y resulta que treinta conocen el secreto pero no lo revelan seguirá existiendo el secreto”(28).

En la práctica, ¿qué sucede cuando se ha formalizado un contrato que tiene por objeto un secreto y ese secreto adquiere publicidad durante la ejecución del mismo? La doctrina considera que la obligación de pagar regalías por concepto de dicho secreto cesa a partir de su divulgación(29). Sin embargo, si el objeto del contrato no consiste únicamente en la transmisión del secreto, sino que incluye también otras prestaciones, es justo que se sigan pagando regalías por las otras prestaciones, de manera proporcional(30).

En el derecho anglosajón la solución es diferente. En el caso Listerine(31), el juez sentenció que los secretos comerciales podían ser licenciados por siempre, incluso después de que se conociera su contenido y dejaran de ser secretos, pues todo dependía de la autonomía de la voluntad de las partes al acordar el contrato. Los hechos de ese proceso fueron los siguientes: En 1880 el doctor J. J. Lawrence inventó una fórmula para preparar un líquido antiséptico para mejorar el aliento de la boca al que le dio el nombre de ‘Listerine’. En 1881 negoció con Jordan Lambert un contrato mediante el cual este último se comprometía a pagar a Lawrence o a sus herederos mensualmente la suma de 20 dólares por cada 100 botellas vendidas por él o sus herederos. Durante 75 años el demandante Warner-Lambert Pharmaceutical Company pagó esta suma a los herederos de Lawrence pero en el año de 1956 solicitó a un juez que ordenara la cesación de los pagos porque la formula ya no era secreta. De hecho la formula había sido publicada por varios científicos en 1931 en la revista Journal of the American Medical Association.

La Corte consideró que la cesación del secreto no tenía nada que ver con el pago de las regalías, pues en el texto del contrato no figuraba esa previsión. Expresamente, el juez advirtió que “[l]a información sujeta a secreto puede ser rápidamente conocida o desconocida indefinidamente pero eso no significa que quien adquiere la fórmula secreta a través de un contrato vinculante puede eximirse de su obligación de pagar regalías simplemente porque el secreto es descubierto por un tercero o por el público en general”.

Tal vez las cosas habrían sido diferentes para Warner-Lambert si en 1881 hubiera dejado constancia en el contrato de que se dejarían de pagar regalías si la fórmula adquiría publicidad, pero eso más de 100 años después es muy fácil decirlo.

b. Lo cubierto por el secreto debe tener un valor real o potencial por ser secreto

La información susceptible de ser protegida por el secreto tiene un valor comercial en la medida en que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y sea susceptible de ser transmitida a un tercero(32).

Dicho valor puede ser efectivo o potencial, actual o futuro “en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen”(33).

En Estados Unidos los criterios jurisprudenciales aplicados para determinar el valor comercial de los secretos empresariales son diversos e incluyen, entre otros(34):

• El grado de conocimiento de la información referida que se tiene fuera de empresa.

• El grado de conocimiento de la información que tienen los empleados y los colaboradores de la empresa.

• El nivel de medidas adoptadas para preservar la confidencialidad de la información.

• El valor de la información para su titular y para sus competidores.

• La suma de dinero y esfuerzo empleado para su investigación y desarrollo.

• La facilidad o dificultad para que la información pueda ser adquirida o duplicada por otros.

c. Que la persona que legítimamente controla el secreto haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto

No existe una definición legal de aquello que se considera razonable —y está bien que no la haya—, por lo cual es necesario acudir a un diccionario de acuerdo con el cual algo razonable es algo justo, lógico, conforme a la razón o suficiente(35).

Si aplicamos esa definición al asunto objeto de nuestro estudio, podemos decir que se toman medidas razonables para la protección de los secretos comerciales cuando se adoptan, de manera consciente, políticas y prácticas suficientes en términos cualitativos o cuantitativos, según las circunstancias, para mantener en secreto la información de que se trate. Al fin y al cabo no todo tipo de información puede protegerse a través de las mismas herramientas.

Existen varios tipos de medidas para mantener la información en secreto:

Medidas jurídicasAcuerdos o cláusulas de confidencialidad
Medidas informativasMedidas que tienden a informar al público que cierta información debe permanecer en secreto —notice measures—.
Medidas físicas de seguridadMedidas físicas de seguridad —physical security measures—, como las claves secretas, que buscan impedir a personas que no tienen autorización para obtener cierta información, que la conozcan o utilicen.
Medidas prácticasMedidas que tienen que ver con el sentido común, como la elaboración y socialización de unas políticas de protección de la información al interior de la empresa, y la entrega de la información en forma fraccionada, según su contenido o según el interés del destinatario: piece of a puzzle o need to know basis.

Según su forma, las medidas pueden ser expresas, como las cláusulas de confidencialidad en los contratos, o tácitas, que son las que se deducen de la conducta del empresario:

“[T]ales medidas pueden ser, según las circunstancias, expresas, como cuando se estipula una cláusula contractual que obliga a no divulgar la información de que se trate, o bien tácitas que se deducen de la conducta del empresario y que además sean idóneas para mantener secreta la información”(36).

Según su eficacia, las medidas pueden ser idóneas o ineficaces. En efecto, puede suceder que se adopten medidas expresas o tácitas para proteger el secreto pero que estas sean ineficaces, por ejemplo, porque el secreto “no es secreto”, como sucedió en el siguiente caso:

“[Ll]ama la atención del despacho el hecho de que frente a un secreto empresarial, generalmente considerado como uno de los activos intangibles más importantes de una compañía, se haya argumentado frente a los empleados para su justificación la existencia del trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio de una solicitud de patente de modelo de utilidad, y la advertencia verbal de tener cuidado en entregar dichos diseños a terceros, en consideración a que el concepto de registro de patente desvirtúa la existencia de un secreto industrial, pues por el contrario el trámite de registro de patente de invención o de modelo de utilidad busca precisamente es hacer pública la existencia de una nueva creación”(37).

Es más, puede suceder que existan medidas legales razonables, pero que el mismo titular de la información se encargue de dejarlas sin efecto por un descuido, tal y como sucedió en el proceso que desató la Sentencia 16 de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Allí el demandante alegaba la violación de un secreto relativo al lanzamiento de un nuevo producto, pero en el proceso se demostró que antes de sacarlo al mercado lo había socializado en un evento al cual había invitado clientes y amigos.

En todo caso, las autoridades han determinado que la razonabilidad de las medidas de protección se debe determinar caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la información:

“[E]n relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes”(38).

En Colombia las medidas legales son las que más buscan los juzgadores al valorar cada caso:

“[N]o se observa en el expediente prueba alguna sobre la advertencia de la confidencialidad con la que debería tratarse la información (…) Tampoco existe en los contratos de obra cláusula alguna sobre la reserva de información tecnológica a la que estaba obligada la sociedad contratante”(39).

Pero basados en el principio según el cual “donde la ley no distingue el intérprete no debe distinguir”(40), nosotros consideramos que no existe una jerarquía entre las medidas a aplicar y todo depende del contenido del secreto y la calidad de las personas que lo deben guardar. De hecho, tal vez lo más recomendable es aplicar varios tipos de medidas al mismo tiempo —medidas cruzadas—. Un caso emblemático de utilización de medidas “cruzadas” de protección de la información en Colombia es el de Guirnaldas(41). Allí el demandante acreditó que había fraccionado la información de forma tal que nadie en la empresa tenía el conocimiento pleno del proceso de fabricación del producto —need to know basis and a piece of a puzzle—, había implementado la utilización de claves personales para el manejo de información en medios electrónicos, había hecho estudio a la hora de contratar personal con el fin de garantizar que las personas que tuvieran acceso al secreto industrial tuvieran las calidades necesarias para mantenerlo en reserva; y, por último, había pactado cláusulas de confidencialidad precisas en los contratos con empleados, proveedores y contratistas donde se estipulaba que “la información y demás componentes de la propiedad intelectual que se le ha suministrado o ha conocido [el ahora demandado] son sólo para efectos de este contrato de obra y no para otros fines”.

III. Know how como secreto empresarial

La expresión know how proviene del inglés “to know” (saber) y “how” (cómo): saber cómo hacer algo de la mejor manera. En Colombia la ley define el know how como la experiencia secreta, acumulada en un arte o técnica para hacer algo, que puede ser cedida(42) y la jurisprudencia lo asimila al concepto de secreto empresarial en los siguientes términos(43):

“Inicialmente la protección jurídica al know how no era autónoma y se efectuaba como obligación contractual pactada de modo expreso o de acuerdo con las normas de competencia desleal (…). Actualmente en el marco jurídico del Acuerdo de Cartagena, la protección jurídica del know how se efectúa mediante la protección de los secretos industriales de acuerdo con el artículo 73 y siguientes de la Decisión 344 de 1993”.

En el mismo sentido la Corte Constitucional colombiana sentenció lo siguiente:

“(…) de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como know how es objeto de protección jurídica en razón precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenece a la empresa y forma parte de su patrimonio”(44).

Sin embargo, algunas las autoridades administrativas del país han señalado el know how es el género y los secretos empresariales, la especie:

“Están también incluidos en el know how los secretos comerciales o industriales, considerados como tales, aquellos procedimientos e inventos aún no patentados o que no se desea patentar”(45).

Para el reconocimiento del know how como secreto empresarial es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el “saber hacer” sea secreto

Debe ser “secreto”, entendiendo por esa expresión el que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para el público en general e inclusive, para las personas del círculo donde se trabaja con ese conocimiento. De allí que entidades del Estado que trabajan constantemente con el know how de contratistas, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, haya definido el know how en la Resolución 456 de 2006, de la siguiente manera:

“[C]onjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que se caracteriza por ser: —Secreta. —Sustancial (importante y útil para la producción de los productos contractuales). —Determinada (descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad)”.

2. Que el “saber hacer” sea sustancial

A esta característica se refirió el Consejo de Estado cuando sentenció que el know how es un activo intangible donde priman la inteligencia, la invención y la técnica; muy diferente del conocimiento básico y “rudimentario” que se tiene sobre algo(46):

“[S]iendo el know how el secreto que permite o facilita la producción industrial un elemento intangible donde prima la inteligencia y la invención, no puede el a quo entender cómo se destruye materialmente con una bomba y pretender una indemnización por ello (…)”.

Y agregó:

“En el caso sub examine no existe secreto industrial qué proteger o know how como lo denomina el demandante usando la expresión angloamericana, no sólo porque no se probó la existencia del mismo y mucho menos su destrucción, sino porque en el plenario existe prueba de que la producción de la empresa se desarrollaba usando métodos “muy rudimentarios” (…), lo cual configura una causal para la no protección de la información al tenor de lo establecido por el artículo 73 de la norma andina”.

3. Que el “saber hacer” esté referido a una habilidad técnica 

Según la doctrina, en el know how prima la habilidad técnica que permite lograr un objetivo específico. En efecto, el know how es “la información técnica necesaria para diseñar, fabricar, emplear, mantener o comercializar productos o sus elementos o para llevar a cabo la combinación de operaciones en el caso de técnicas o procedimientos”(47).

En la Comunidad Europea se describe el know how como el conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada que le dan o puede dar a su titular una ventaja económica sobre la competencia(48). En esa definición, la expresión “informaciones técnicas secretas” no hace alusión a elementos individuales completamente desconocidos o inaccesibles sino al conjunto o articulación precisa de ciertos elementos, que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible. El término “sustancial”, por su parte, significa que el know how referido contiene una información útil, es decir, que, en el momento de la celebración del acuerdo, cabe esperar que sirva para mejorar la competitividad de su titular. Finalmente el término “identificado” se refiere a que el know how debe ser descrito o registrado en un soporte material de forma tal que en cualquier momento sea posible comprobar si cumple o no con los requisitos de secreto y sustancialidad(49).

IV. Know how y experiencia no son lo mismo 

La experiencia contractual, profesional, técnica, comercial o de cualquier otro tipo, es una figura que no se encuentra regulada por las normas de la propiedad intelectual en Colombia y sobre la cual no existe un compendio unificado de reglas, legislativas o jurisprudenciales, que resulte sencillo aplicar. Y es que no se requiere pensar mucho para comprender que la experiencia es algo muy personal que depende de las aptitudes, interés y vocación de cada ser humano.

Precisamente sobre el carácter personalísimo de la experiencia se refirió una sentencia estadounidense en la cual, no sin cierta ironía, el juez advirtió que resultaba imposible practicar lobotomías —operaciones cerebrales— a las personas para borrar de su cabeza la experiencia adquirida con ocasión o en ejercicio de una profesión u oficio(50).

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un pronunciamiento similar, cuando al desatar un caso de competencia desleal, advirtió que beneficiarse de la experiencia obtenida en un empleo anterior, además de ser una conducta lícita, es una actuación fomentada por el Estado para que las personas prosperen(51).

De todos los tipos de experiencia tal vez la más estudiada es la “experiencia contractual”, que ha sido definida por la doctrina colombiana como un bien personalísimo, no cuantificable e intransferible, que no se puede desprender de la persona natural o jurídica que la ha obtenido porque hace parte de su historia personal(52).

Esta caracterización de la experiencia como bien personalísimo, intransferible y no cuantificable, genera las siguientes consecuencias:

• Primero, que la experiencia no puede ser trasmitida a título gratuito u oneroso ni entregada como aporte a una sociedad(53) y

• Segundo, que la experiencia no puede ser calificada como un activo social(54) porque

“Un activo tiene como característica especial el hecho de poder ser cedido, transferido, escindido, entregado para que haga parte del patrimonio de otra persona y a la vez que pueda ser cuantificado. La experiencia contractual adquirida por una persona, por el trayecto que ha mostrado en su desempeño especializado, ha quedado radicada en su cabeza como un bien personalísimo intransferible, es a él a quien se le reconoce una trayectoria la cual hace parte de su historia personal, de ella no puede desprenderse para entregársela a otra persona natural o jurídica”(55).

Sin embargo, una cosa es “transferir” o “aportar” la experiencia contractual como activo a una nueva sociedad y otra muy distinta “invocarla”, o “comunicarla”, según las circunstancias.

En efecto, a pesar de que la experiencia se considera un bien “intransferible”, la ley y la doctrina colombiana han previsto que, en ocasiones, para facilitar procesos de selección en materia de contratación pública, está permitido “invocar” o “acumular” y/o “comunicar” la experiencia contractual de una persona a otra, en los siguientes eventos:

• Acumulación de la experiencia de una persona natural a una persona jurídica de la que la persona natural hace parte(56).

• Acumulación de la experiencia de una persona jurídica que se fusiona por parte de la persona jurídica absorbente(57).

• Invocación de la experiencia de una sociedad escindente por parte de las sociedades beneficiarias(58).

Nótese que en todos estos casos se habla de “invocar” o “acumular”, no de “aportar”, porque como advierte la Superintendencia de Sociedades, la experiencia no es un activo, ni siquiera en especie, sino un bien personalísimo intransferible(59).

El siguiente gráfico muestra una comparación entre las dos figuras:

Secreto empresarial know howExperiencia contractual
Bien intangible regulado por normas supranacionales de propiedad intelectual (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio –ADPIC–, Decisión 486 de la Comunidad Andina, entre otros).Bien intangible personalísimo. No está regulado como figura independiente y solo algunas normas, sobre todo relacionadas con la contratación pública, lo mencionan(60).
TransferibleIntransferible. Es un bien personalísimo inherente a la persona que lo adquiere(61).
Para existir debe ser secretoen el sentido de no ser generalmente conocido ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; tener valor por ser secreto, debe haber sido objeto de medidas razonables para mantener el secreto.Para existir no tiene que ser secreta ni tener altura inventiva.
En materia contable hay que distinguir entre know how y secreto empresarial formado y adquirido. El primero, según las NIC 38, generalmente no se reconoce contablemente como un activo porque no constituye un recurso identificable —es decir, no es separable ni surge de derechos contractuales o derechos legales de otro tipo— que pueda ser medido de forma fiable por su costo. En cambio, el secreto empresarial y el know how adquiridos sí pueden ser valorados y ser aportados a una sociedad. No es un activo. No se puede valorar económicamente ni aportarse a una sociedad —ni siquiera como activo en especie— pero sí se permite invocarlo o acreditarlo para facilitar procesos de selección, en determinados casos, a discreción del destinatario.

La legislación colombiana no es la única en hacer esta distinción. Otras legislaciones han excluido expresamente a la “experiencia” de la definición de secreto empresarial. Por ejemplo, la Directiva (UE) 2016/943 de la Unión Europea estipula que la información de escasa importancia, la experiencia, las competencias adquiridas por los trabajadores durante el transcurso normal de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión no son susceptibles de protección por parte de las normas que regulan la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada.

En resumen, podemos concluír dos cosas: la primera, que en Colombia el know how se protege como un secreto empresarial, es decir, como un activo intangible regulado por las normas de propiedad intelectual y la segunda, que ni el know how ni los secretos empresariales se pueden asimilar a la experiencia, que no es un activo, sino un bien personalísimo intransferible.

(1) El artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 exige que la información sea secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, “no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva (…)”. (cursiva es nuestra)

(2) “La mera posibilidad técnica de aplicación práctica de los conocimientos científicos debería ser suficiente para otorgarles la protección que cabe a los procedimientos técnicos”. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1984, pp. 45 y 52.

(3) Los elementos de la definición fueron tomados de Pachón y Sánchez, op. cit. p. 181.

(4) En Estados Unidos ocurre algo similar. El Defend Trade Secrets Act de 2016 (DTSA) permite la protección de la información que está guardada únicamente en la memoria de un individuo. “The DTSA, unlike the UTSA, also provides that information ‘stored’ only in an individual’s memory can be the subject of a civil claim for theft of trade secrets”. Toren, Peter. Definition of a ‘Trade Secret’ Under the DTSA. [consultado el 16 de mayo de 2016]. Disponible en: http://www.ipwatchdog.com/2016/05/24/defintion-trade-secret-dtsa/id=69262/.

(5) Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

(6) Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-381/93.

(7) Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

(8) Si bien el Defend Trade Secrets Act (DSTA) no incluye una definición concreta de secretos empresariales, las Cortes estadounidenses han construído la siguiente definición combinando el Economic Espionage Act (EEA) de 1996 y el Uniform Trade Secrets Act (UTSA):In general, the form of the information qualifying as a trade secret under the DTSA is extremely broad, and includes information of any form, regardless of ‘how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing’, and of any type, ‘financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information’, so long as: (1) the information is actually secret, because it is neither known to, nor readily ascertainable by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information; (2) the owner has taken “reasonable measures” to maintain the secrecy; and (3) independent economic value is derived from that secrecy”. Toren, Peter, op. cit.

(9) El Defend Trade Secrets Act (DSTA) de Estados Unidos no menciona ninguna lista específica, pero el Uniform Trade Secrets Act (USTA) sí relaciona 8 tipos de información que puede protegerse como secreto empresarial: fórmulas, patrones, compilaciones, programas, aplicaciones, métodos, técnicas o procesos: “By comparison, the UTSA identifies, by way of example, eight specific types of trade secret information; ‘formula, pattern compilation, program device, method, technique or process’ “. Toren, Peter, op. cit.

(10) “Grandes sumas de dinero se invierten en investigaciones económicas, sociológicas y psicológicas, ya sea de tipo teórico o destinadas a recabar datos sobre conductas humanas concretas que sirven de base para desarrollos teóricos posteriores o para aplicaciones productivas inmediatas. Tal es el caso de información relativa a gustos, reacciones de consumidor y a actitudes…”. Cabanellas de las Cuevas, op. cit. p. 48.

(11) Perú, INDECOPI. Directiva: Lineamientos sobre información confidencial. [consultado el 24 de mayo de 2008]. www.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/content/view/303/28/ Recuperado el 24 de mayo de 2008.

(12) Ibíd.

(13) Ibíd.

(14) Ibíd.

(15) Ibíd.

(16) Ibíd.

(17) Ibíd.

(18) Halligan, Mark. Auditoría a la protección de secretos comerciales. The Trade Secrets Homepage, [consultado el 24 de mayo de 2008]. Disponible en: www.rmarkhalligan.com/idoctrine.html.

(19) Gómez Segade, op. cit. p. 223.

(20) Este tema ha sido tratado por Davenport, T. Working knowledge. Harvard Press, 1998. [consultado el 11 de mayo de 2006]. Disponible en: http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html.

(21) Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. [consultado el 11 de mayo de 2006]. Disponible en: http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.1.pdf.

(22) Davenport, T. Working knowledge. Op. cit.

(23) Colombia, Código de Procedimiento Civil. Artículo 251.

(24) Cohen v. Trump. Decision Date: May 27, 2016 | Court Name: United States District Court for the Southern District of California. [Fecha de consulta: 15 de junio de 2017] Disponible en: En http://tsi.brooklaw.edu/cases/recent_decisions. Una empresa de Donald Trump que hacía libros para enseñar a negociar bienes raíces perdió el pleito pues no se consider secreto lo contenido en esos documentos.

(25) Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, artículo 39. El ADPIC fue ratificado por Colombia mediantela Ley 170 de 1994.

(26) Ibíd.

(27) Cabanellas de Las Cuevas, op. cit., p. 55.

(28) Gómez Segade, op. cit., p. 193.

(29) Stumpf, Herbert. El contrato de know how. Bogotá: Editorial Temis, 1984, pp. 86 y 87.

(30) Ibíd.

(31) Estados Unidos, Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 F. Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959), aff’d 280 F.2d 197 (2nd Cir. 1960).

(32) Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 260.

(33) Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. Documento sobre Acuerdos de Confidencialidad. [consultado el 24 de mayo de 2008]. Disponible en www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893.

(34) Galán Corona, Eduardo. El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial. Citando Estados Unidos, Restatement of the Law Third, Unfair Competition, aprobado en 1995 de la American Law Institute, capítulo 4, p. 146. [consultado el 24 de mayo de 2008]. En www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102-104031//eml4de5.pdf.

(35) Diccionario Espasa-Calpe S.A: Madrid, 2005. [consultado el 3 de febrero de 2017]. Disponible en: www.wordreference.com/definicion/razonable.

(36) Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial, Tomo I. Medellín: Editorial Diké, 2001, p. 89.

(37) Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 01 de 2006 y Sentencia 12 de 2011.

(38) Tribunal Andino de Justicia, Proceso 49-IP-2009.

(39) Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 25285/03.

(40) Principio general del derecho aplicable en Colombia según Corte Constitucional, Sentencia C- 317/12.

(41) Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 1647/11.

(42) Colombia, Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.2.3 y Decreto 2123 de 1975, artículo 1°.

(43) Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97.

(44) Colombia, Corte Constitucional, T-381 de 1993, septiembre 14/93.

(45) Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Orden administrativa 2/02.

(46) Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97.

(47) Rojas Tejada, Alvaro. Aspectos técnicos del know how o conocimientos técnicos y su importancia en la transferencia de tecnología, citado por Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 01003060, enero 30/01.

(48) Comunidad Europea, Reglamento (CE) nº 240/96 de la Comisión, enero 31/96, apartado 3 del artículo 85 del Tratado sobre categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología.

(49) Ibíd.

(50) Estados Unidos de América, Fleming Sales Company v. Bailey, 611 F. Supp. 507, 514 (N.D. Ill. 1985). En Colombia las autoridades hicieron un pronunciamiento similar: “Aprovechar la experiencia y know how obtenido en una empresa para crear nuevas empresas es, en principio, lícito y acorde con las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos industriales y comerciales y la buena fe comercial, a no ser que este know how tenga derechos de exclusiva, como por ejemplo, a través de una patente, o se haga violando los secretos empresariales o comerciales”. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

(51) Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03. La SIC hizo una distinción entre experiencia, know how y secreto empresarial, para concluír que una cosa es beneficiarse de la primera, y otra, hacerlo de la segunda y tercera.

(52) Colombia, Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-052743/11.

(53) “Efectuadas las precisiones que anteceden y teniendo en cuenta que la inquietud que se plantea está orientada a establecer si la experiencia contractual de una persona podría aportarse, procede señalar que de acuerdo con el artículo 126 del Código de Comercio, ‘Los aportes en especie podrán hacerse por el género y cantidad de las cosas que deban llevarse al fondo social, pero estimadas en un valor comercial determinado’, de la premisa que antecede fácil es advertir que el aporte en especie, a juicio de este despacho, necesariamente debe corresponder a cosas o bienes transferibles, bajo esta premisa, la experiencia contractual no puede ser entregada como aporte en la medida en que no puede escindirse de aquél en quien se radica, no se puede desprender de la persona que la ha creado con la práctica para entregarla a una sociedad a título de aporte”. Colombia, Superintendencia de Sociedades en el Oficio 220-052743 de 2011.

(54) Colombia, Superintendencia de Sociedades, Ibíd.

(55) Ibídem. También Colombia, Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-021203 de 2006.

(56) Decreto 2474 de 2008, artículo 60, inciso 1°: ”Valoración de la experiencia del proponente. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de cinco (5) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica (…)” (La cursiva es nuestra)
El Decreto 2474 de 2008 fue derogado por el Decreto 734 de 2012. cuyo texto, en el aparte correspondiente (artículo 2.2.7) señala: “Valoración de la experiencia del proponente. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica” (La cursiva es nuestra).
A su vez el Decreto 734 de 2012 fue derogado por el Decreto 1510 de 2013, cuyo artículo 9°, en el aparte pertinente, reza: Artículo 9°. “Información para inscripción, renovación o actualización. El interesado debe presentar a cualquier Cámara de Comercio del país una solicitud de registro, acompañada de la siguiente información. La Cámara de Comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualización correspondiente:
1. Si es una persona natural:
(...).
2. Si es una persona jurídica:
(...).
e) Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes (…) (La cursiva es nuestra).
También lo apoya la doctrina de la Superintendencia de Sociedades: “Sobre el particular le manifiesto que la sociedad por acciones simplificada sigue la regla según la cual, una vez constituida forma una persona distinta del socio individualmente considerado; así las cosas, la persona jurídica deberá acreditarse por sí sola, con el desarrollo de su actividad empresarial, sin que le sea posible sumar o hacer suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionista, salvo que el extremo contractual o ante quien pretenda licitar, autorice o permite que la pericia del accionista sea comunicada a la persona jurídica”. Colombia, Superintendencia de Sociedades, Conceptos 220-57406 de 2006, 220-053067 de 23-05-2013.

(57) “Del concepto expuesto se colige que los argumentos abordan el tema desde la perspectiva de que la experiencia pueda ser invocada por la absorbente o por la sociedad nueva que se cree, únicamente para acreditar esa formalidad frente a un proceso de selección en la adjudicación de un contrato, por ello advierte que es discrecional de la entidad contratante, aceptarla o no, como igual lo será la Cámara de Comercio para la inscripción en el registro de proponentes (…). Colombia, Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-021203 de 2006. También puede verse Superintendencia de Sociedades Oficio 220-072759 de 2014.

(58) Ver Decreto 2474 de 2008, artículo 60 inciso 3°, Decreto 2474 de 2008, Decreto 734 de 2012 art. 2.2.7 y Decreto 1510 de 2013. También lo contempla la Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-021203 de 2006, 220-041951 de 2007 y 220-072759 de 2014.

(59) Colombia, Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-052743 de 2011.

(60) Colombia, Decreto 2474 de 2008, Decreto 734 de 2012, Decreto 1510 de 2013.

(61) Colombia, Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-052743 de 2011.