La transmisión de la marca y la protección de los consumidores en el derecho comunitario europeo y en el derecho español

Revista Nº 7 Abr.-Jun. 2005

por Fernando Carbajo Cascón 

1. Introducción: la marca como instrumento de mercado y competencia y como objeto de propiedad

La marca, como signo distintivo de productos y servicios en el tráfico económico, constituye un instrumento fundamental para el desarrollo de la economía de mercado, por cuanto se erige en un mecanismo indispensable para que exista competencia(1) en los términos actualmente conocidos. En consecuencia, sin ella se haría casi imposible el funcionamiento del mercado en términos de eficiencia.

En efecto, la marca busca identificar un producto o un servicio para que sea inmediatamente conocido por el público y distinguido de otros idénticos o similares. Incluso, cuando se habla de marcas renombradas o reputadas que pueden asociarse a prestaciones de todo tipo y que gozan de una protección reforzada en las legislaciones sobre marcas o sobre competencia desleal, se pretende que ese reconocimiento se obtenga frente a cualquier otra clase de producto o servicio.

Es así como se produce una incidencia recíproca entre el papel de los consumidores y usuarios como árbitros del mercado —entendido este en términos de eficiencia económica— y el rol procompetitivo de la marca dentro del tráfico económico, la cual se puede describir de la siguiente manera:

a) Por una parte, el rol del consumidor adquiere un especial significado en la formación del carácter distintivo de la marca, por cuanto determina con su decisión qué producto o servicio se ha de considerar más competitivo y más atractivo. Dicho de otro modo, la conciencia y el reconocimiento colectivo de un signo por parte de la población consumidora tiene una incidencia fundamental para la creación y consolidación de su carácter distintivo en relación con los productos y/o servicios que identifica. En palabras de Fernández Nóvoa: “La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca”(2).

b) La marca se constituye como el elemento o instrumento que permite a los consumidores y usuarios conocer la existencia de determinados productos y servicios en el mercado y mostrar sus preferencias al solicitarlos y adquirirlos, actuando como árbitros del sistema competitivo. Esto en la medida en que cumple un papel fundamental como instrumento de publicidad —marketing— y de diferenciación de ofertas(3).

En el desarrollo de esta labor fundamental en el mercado, la marca cumple una función primaria o prioritaria de identificación del origen o procedencia empresarial de los productos y servicios, al establecer una relación entre el empresario productor, distribuidor, minorista o prestador de servicios y el público consumidor de sus prestaciones. En este último, la percepción de la marca genera una asociación entre el producto o servicio determinado y la empresa, o mejor, con el empresario responsable del mismo.

Esta es la razón por la que no pueden coexistir en el mismo mercado marcas idénticas o confundibles para distinguir prestaciones iguales o semejantes, pues el consumidor incurriría en confusión a la hora de esclarecer de dónde procede un determinado producto o servicio(4). Sin embargo, en la sociedad postindustrial los consumidores ignoran la identidad precisa del empresario y las dimensiones y características de su empresa. Esto no determina una pérdida de sentido de la principal función de la marca, pues el consumidor confía en que los productos o servicios adquiridos por él reúnen los requisitos de calidad generalmente asociados a las prestaciones distinguidas con ella(5).

Ligada a la función principal de indicación del origen empresarial, surge la función indicadora de la calidad. El consumidor asocia a una determinada marca la mejor o peor calidad de los productos o servicios distinguidos por ella en el mercado. No se trata de que su titular deba garantizar un determinado estándar de calidad, sino de que la marca proporcione al consumidor información sobre una calidad relativamente constante en todos los productos o servicios que distingue(6).

El mantenimiento de los estándares de calidad generalmente reconocidos por el público consumidor adquiere una notable trascendencia jurídica en los casos de cesión y de licencia de la marca. En estos eventos el cambio permanente o temporal del responsable de la fabricación, distribución o comercialización del producto o prestación de servicios puede provocar una alteración en la calidad media de las prestaciones. No obstante, los principales interesados en mantener la calidad habitual serán los cesionarios y licenciatarios, pues de lo contrario la generación de error en el público sobre la naturaleza, atributos o procedencia geográfica de las prestaciones puede dar lugar a la declaración de caducidad, como se verá posteriormente.

Así mismo, tiene otras funciones complementarias —aunque más propias de las marcas notoriamente conocidas y sobre todo de las renombradas, lo que justifica su protección reforzada en el derecho marcario o en el derecho de la competencia desleal, según cada ordenamiento—, como lo son la de condensación del “good will”, esto es, del prestigio o reputación del producto o servicio identificado por el signo, y —ligada a la anterior— la de publicidad, relevantes ambas en el actual sistema de economía de mercado.

Este sistema, a su vez, resulta cada vez más global al ser impulsado por los medios de comunicación, donde el marketing construido en torno a un signo distintivo —trademarketing— a través de campañas intensivas de publicidad se ha revelado como una de las formas más eficaces de promoción de ventas entre el público en el mundo. Esto ha creado verdaderos mitos en el terreno empresarial que han dado lugar a fenómenos tan peculiares como el “brand stretching” o estiramiento de la marca a otros productos o servicios para los que originariamente nació y el “merchandising”, entendido como el reclamo mercantil por el que el titular concede licencias para la explotación de su marca en sectores distintos al de su actividad propia(7).

En definitiva, si competir de forma eficiente consiste en atraer el mayor número de consumidores posible, para lo cual cada operador económico lucha en el mercado con sus propios medios —calidad, precio, publicidad, servicios postventa, etc.—, sin interferir en las actuaciones de los demás —esto es, compitiendo y permitiendo la competencia—, las marcas de productos y servicios y otros signos distintivos de la empresa, como los nombres comerciales —aunque pocas o ningunas diferencias pueden establecer en la actualidad entre estos y las marcas de servicios(8)— se convierten en medios necesarios para que los consumidores conozcan e identifiquen cada uno de los productos y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Estos se inclinarán mayoritariamente por unos u otros y sus decisiones determinarán cuáles empresarios son más eficientes en el sistema competitivo.

El derecho de marca es un derecho patrimonial exclusivo que recae sobre un bien inmaterial: el signo distintivo de productos y servicios que se conoce como marca(9). Se trata de un derecho de naturaleza real —aunque de carácter especial por la peculiar naturaleza jurídica del bien objeto del mismo— que se concede generalmente a través de su registro previo en una oficina pública habilitada para tal efecto —salvo en los países anglosajones donde se admite por regla general la denominada marca de hecho o “common law trade mark”—. Se trata de una inscripción constitutiva, con la única excepción de la llamada marca notoria o notoriamente conocida, protegida de hecho si se constata la circunstancia de su conocimiento entre el público consumidor habitual del sector en el que esta opera.

Se está, por tanto, ante un derecho patrimonial de naturaleza real, muy próximo al de propiedad establecido en los códigos civiles. De hecho, se puede decir que todos los derechos exclusivos sobre bienes inmateriales —como marcas, patentes, modelos, diseños, derechos de autor y afines—, aunque no se puedan identificar totalmente con el dominio tradicional debido a sus peculiares y respectivas características de nacimiento y conservación y a su particular régimen jurídico, constituyen derechos de propiedad en sentido amplio. Esto es, los plasmados en las constituciones democráticas modernas que reconocen el dominio sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y las derivadas de la función social, incluyendo en términos generales, expresa o tácitamente, la propiedad intelectual(10).

Según el “principio de registro” que rige en la mayoría de las legislaciones de corte continental latino-germánico, el derecho de marca —con la excepción ya reseñada de la marca notoria— nace con la inscripción del signo en el registro público correspondiente. Esto sin perjuicio de la protección provisional que traen algunas legislaciones —como sucede en los países comunitarios europeos—, mientras dura el proceso de concesión por parte de la administración. Tal protección hace presumir la existencia de un derecho a favor del solicitante, el cual se prolongará hasta que, en su caso, se produzca la inscripción registral y, de esta manera, nazca el derecho propiamente dicho.

En las legislaciones europeas, ese mismo principio de registro determina que la marca se pueda registrar para varias clases de productos y/o servicios, según la clasificación establecida en el nomenclátor internacional, introducida por el Tratado de Niza del 15 de junio de 1957 y gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) . Se trata del “sistema de registro multiclase”, que incide en determinados aspectos del régimen jurídico de la marca.

De tal forma que la que está registrada para una o varias clases de productos y/o servicios permitirá a su titular, además de utilizar el signo —ius utendi—, impedir el registro posterior y/o el uso de otros idénticos o similares que distingan productos o servicios iguales o semejantes a los registrados —ius prohibendi—. Así, la marca distingue o sirve para diferenciar las prestaciones para las que figura registrada, lo que permite la coexistencia pacífica de otros signos idénticos o similares registrados como marca o nombre comercial e incluso denominaciones sociales de personas jurídicas —por el denominado y controvertido principio de unidad de los signos distintivos(11)— y para distinguir productos, servicios o actividades distintos —principio de especialidad—.

Sin embargo, este principio decae en el caso de las marcas renombradas las cuales, precisamente por su elevada reputación en el mercado, aparecen provistas de una protección reforzada que faculta a su titular para que impida el registro o el uso de signos idénticos o similares posteriores, incluso en sectores de actividad totalmente distintos para los que aparece inscrita. Con ello se impiden comportamientos parasitarios que se presentan por el aprovechamiento de la reputación ajena, atesorada con el signo renombrado.

En contrapartida a la concesión de un derecho exclusivo de marca, la ley obliga a su titular a explotar el signo en el comercio, so pena de caducidad. Se trata de una obligación de uso, un presupuesto fundamental del sistema marcario y una manifestación concreta de la función social de la propiedad en el derecho de marcas(12). En efecto, téngase en cuenta que la marca sirve como instrumento diferenciador de ofertas y, como tal, de medio orientador de las decisiones de los consumidores en el comercio.

De esta manera, el legislador quiere que la concesión de un derecho exclusivo sobre un signo sirva para estimular el mercado y no para obstaculizar la competencia, registrando marcas que no son usadas, así como inscribiendo otras de manera que sirvan de reserva para posibles usos futuros o para impedir que terceros registren el mismo signo para prestaciones distintas. Esa obligación de uso se extiende a todos y cada uno de los productos o servicios para los que aparezca registrada la marca, pudiendo darse situaciones de caducidad parcial por falta de uso(13).

Téngase en cuenta también que, en principio, no hace falta ser empresario —persona física o jurídica— para solicitar y conservar el derecho de marca. Aunque la obligación de uso implica la efectiva explotación económica de los productos y servicios distinguidos con el signo, su titular puede recurrir a terceros, mediante contratos de licencia, para llevar a cabo la explotación de las prestaciones registradas, aunque sin duda lo más habitual es que este ostente directamente la condición de empresario. En cualquier caso, la necesidad de explotar las prestaciones distinguidas por la marca y su importancia en el tráfico empresarial hace que se califique habitualmente como el signo distintivo de la empresa por excelencia. En suma, se puede decir que se constituye como uno de los principales activos patrimoniales empresariales en el sistema contemporáneo de economía de mercado.

Se concluye entonces que se trata de un derecho de propiedad con ciertas limitaciones, el cual otorga a su titular la facultad de uso y disfrute exclusivo y excluyente —ius utendi et ius prohibendi—, el cual incluye la posibilidad de disposición en el tráfico mercantil. De hecho, se puede decir que la marca y el derecho de marca, por su importante valor competitivo en el mercado moderno, atesora una amplísima aptitud para ser objeto de comercio jurídico.

La marca —así como la expectativa de que nazca el derecho exclusivo y la existencia de una protección provisional para el solicitante— puede ser objeto de copropiedad, perteneciendo proindiviso a varias personas que se rigen por las reglas de la comunidad de bienes. Puede darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales como el usufructo, ser embargada y, como es natural por su carácter esencialmente patrimonial, puede transferirse a terceros y licenciarse contractualmente.

En este último punto, mientras la transferencia supone la plena cesión de la propiedad del signo —por tratarse de un derecho real— a un tercero cesionario, quien pasa a ser el nuevo titular del mismo en lugar del cedente, la licencia supone únicamente la concesión a un tercero licenciatario de un derecho personal de uso y explotación del signo distintivo en el comercio, durante un tiempo determinado. El licenciante retiene en todo caso la propiedad sobre el signo, esto es, la titularidad del derecho.

De lo expuesto hasta ahora se deduce que la marca adquiere un valor fundamental en el tráfico económico capitalista, como instrumento de competencia económica de las prestaciones de la empresa. Pero, además, constituye un activo patrimonial en sí mismo: se trata de un activo patrimonial autónomo con valor de mercado, propio o independiente de la empresa, cuyas prestaciones identifica y distingue en el comercio, en el que puede ser objeto susceptible de transacción, al margen de la organización a la que, a priori, aparece vinculada.

La importancia de la distintividad empresarial es patente y notoria para el funcionamiento eficiente del mercado moderno, donde el marketing y la competitividad juegan un papel fundamental. La marca se erige en el instrumento de identificación por excelencia, atesorando una potencialidad distintiva que incluso puede situarse al margen de la empresa titular originaria de la misma y de los productos o servicios para los que fue registrada en su origen y por los que es principalmente conocida en el mercado por los consumidores. Los fenómenos ya mencionados del brand stretching y del merchandising así lo demuestran.

Este valor autónomo —sin duda muy superior en aquellas marcas notorias y renombradas que, además de la función básica de indicador del origen empresarial, atesoran funciones de condensación de prestigio y publicitarias de primer orden— ha determinado que en los últimos tiempos las legislaciones europeas modernas se hayan inclinado por la posibilidad de realizar transmisiones autónomas de la marca; esto es, al margen o con independencia de la que se haga de la empresa. Así pues, como se verá a continuación, el signo puede ser transmitido autónomamente para todos o incluso solo para algunos de los productos y/o servicios para los que figura registrada.

Esta posibilidad constituye una muestra más del capitalismo avanzado global en el que los derechos de propiedad intelectual adquieren un valor no solo instrumental sino absolutamente principal en el mercado, actuando tanto como instrumentos de competencia, así como auténticos objetos de tráfico comercial. Lo anterior se demuestra no solo en el mundo de las marcas, sino también en el de las patentes, los modelos y diseños industriales y, especialmente —quizás con inusitada fuerza en los últimos tiempos—, en el de los derechos de autor y afines, que han adquirido una absoluta preponderancia en el mercado electrónico evolucionado gracias a internet.

No obstante, la consideración del valor patrimonial de la marca y su consideración como objeto autónomo de comercio no puede ignorar u olvidarse de la función principal que esta desarrolla en el mercado como indicador del origen empresarial de productos y servicios y el consiguiente papel interconector que juega en las relaciones entre los empresarios y los consumidores. Es por esta razón por la que el legislador europeo no ha olvidado los trastornos que su transmisión —incluso autónoma y/o parcial— puede conllevar para los intereses de los consumidores y usuarios. De esta manera, atendiendo el mandato constitucional que ordena la protección preferente de los intereses sociales y económicos de los consumidores por parte de los poderes públicos, ha introducido una serie de medidas correctoras a la transmisión autónoma de la marca.

De todo ello se ocuparán los párrafos que siguen a continuación, tomando como referencia la legislación comunitaria europea sobre marcas, constituida por la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, Relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas (en adelante DM) y el Reglamento (CE) Nº 40/94, del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria (en adelante RMC). Estas preceptivas crean un signo distintivo único —una marca única—, cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad Europea —el llamado mercado común o mercado interior— con un solo registro en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante OAMI).

El derecho de marcas comunitario ha motivado un proceso de aproximación o armonización de las legislaciones nacionales de los países pertenecientes a la Comunidad, siguiendo los parámetros básicos fijados por la DM y el RMC. Ejemplo de ello es la reforma de la legislación española en materia de marcas, que tuvo lugar con la promulgación de la Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM 2001) y que derogó la anterior Ley 32/1988, del 10 de noviembre (en adelante LM 1988).

La primera de ellas coincide sustancialmente con las legislaciones de otros países europeos en la materia objeto de análisis, por lo que se hará referencia a sus preceptos junto con los de la DM y el RMC, cuando proceda en cada caso, y sin perjuicio de algunas referencias puntuales de derecho comparado.

2. La transmisión autónoma, total o parcial, de la marca al margen de la empresa

2.1. El principio de libre transmisión o transmisión autónoma de la marca

Tanto la legislación comunitaria como la española establecen el principio general de la libre transmisión de la marca al margen de la empresa, el cual impera además en los ordenamientos europeos más relevantes(14). En algunos de ellos —como el alemán—, la transmisión autónoma o no accesoria, incluso parcial —es decir, solo para alguno o algunos de los productos o servicios para los que figura inscrita en el registro—, ha ido superando la vieja regla de la cesión vinculada o accesoria a la totalidad o parte de la empresa. Este principio constituía casi una máxima del derecho marcario tradicional, inspirado en la función principal de la marca como signo indicador del origen empresarial de los productos y servicios(15).

El artículo 17.1 del RMC dispone: “Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada”. Por su parte, el artículo 46.2 de la LM 2001 es más preciso al indicar: “Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse (...) para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el registro de marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca...”.

Ahora bien, a pesar de la sustancial coincidencia entre ambas normas, se puede apreciar que la ley española es más concreta que el RMC, por las siguientes razones:

a) La ley española amplía el objeto de transmisión, por cuanto contempla la posibilidad de transmitir tanto la marca, es decir el derecho real y exclusivo, como la simple solicitud. En este evento, el adquirente se subroga en la posición del transmitente, asumiendo todos los derechos y obligaciones asociados a la titularidad de la marca.

La transmisión de la solicitud tiene por objeto cambiar una simple posición jurídica traducida, por una parte, en una expectativa prioritaria de registro que permita oponerse a otras solicitudes de fecha posterior y, por la otra, darle al solicitante una protección provisional conferida por el ordenamiento jurídico. Esta última consiste en el derecho que se tiene a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, en caso de que un tercero haga un uso del signo solicitado antes de la fecha de concesión de la marca y que quedaría prohibido después de ese momento (LM 2001, arts. 6.2, lit. c) y 38.1)(16).

b) En lugar de cesión, la LM 2001 se refiere a transmisión de la marca. Aunque habitualmente se utiliza aquel término como equivalente a un negocio jurídico dispositivo —identificándolo normalmente con la compraventa—, esta no constituye en rigor ese negocio jurídico dispositivo, sino el efecto traslativo de cualquier acto obligatorio que tenga como objeto y consecuencia la transferencia de la propiedad.

Para estos efectos, se entiende que el concepto de transmisión indica de forma más precisa el efecto traslativo de la marca, refiriéndose exclusivamente a la situación jurídica susceptible de inscripción en el registro. Es decir, al cambio de propiedad del signo —o, para ser más exactos, en la titularidad del derecho de marca(17)—, pero sin hacer referencia al título que justifica ese efecto traslativo. Este podrá tener naturaleza negocial o no y, en tal caso, tenerla “mortis causa” o “intervivos”. Adicionalmente, la marca se puede transmitir por efecto de la ley, como puede ser en el caso de una expropiación o bien por herencia, legado, compraventa, permuta, donación, aportación a sociedad, fusión(18) o escisión total de la sociedad titular, en un embargo y ejecución en pública subasta, etc.(19).

c) Precisando el tenor literal del RMC, la LM española contempla la posibilidad de transmitir la marca al margen de la transmisión total o, en su caso, parcial de la empresa. Esto ha de ponerse en relación con el reconocimiento posterior de la transmisión parcial de la marca, es decir, de su transferencia solo para algunos de los productos y/o servicios para los que está registrada.

Así, la transmisión total de la empresa no conlleva necesariamente la de la marca o marcas ligadas a su actividad, mientras que la parcial no implica la de las marcas o de parte de ellas, cuando están vinculadas a la unidad económica que se transfiere.

En síntesis, es posible transmitir la marca para todas o solo para parte de las prestaciones distinguidas por la misma, sin que ello exija ni implique que se trata de la totalidad de la empresa o de la unidad económica responsable de las prestaciones identificadas por el signo transferido.

d) La ley española prevé la posibilidad de inscribir la transmisión total o parcial en el registro. Esto hace referencia a la compatibilidad de tal inscripción con la de otros negocios jurídicos que pudieran recaer sobre la marca, ya tengan naturaleza real —prenda, hipoteca mobiliaria, usufructo— u obligacional —licencia, opción de compra—, independientemente de su existencia anterior o posterior a la transmisión del signo.

En definitiva, el principio de libre transmisión de la marca al margen de la empresa constituye una muestra más de la consideración autónoma de este bien comercial en los ordenamientos de la Europa comunitaria.

En este punto es necesario señalar que la posibilidad de un uso conjunto de un mismo signo por parte de varias empresas a través del mecanismo de la licencia no exclusiva es también reflejo de su consideración autónoma, así como el hecho de que no sea necesario acreditar la condición de empresario por parte del solicitante de la misma, ni tampoco para obtener y mantener la titularidad. Lo anterior, por cuanto es posible proceder a su obligatoria explotación por medio de licencias (LM 2001, art. 39.3) .

Sin embargo, advierte la doctrina que la autonomía de la marca no se puede entender en términos absolutos, es decir, totalmente desligada de la empresa. Esto es así porque la principal función de la marca es servir de instrumento de distinción del origen empresarial de determinados productos o servicios —instrumento fundamental de distinción de ofertas empresariales para la articulación competitiva del mercado— y, en consecuencia, el ordenamiento concede un derecho exclusivo de explotación, condicionado a la efectiva utilización económico-empresarial del signo, lo que se consigue imponiendo la obligación legal de uso.

Es por esto por lo que la normativa sobre transmisión de marca establece ciertas cautelas, al instaurar en primer lugar una presunción “iuris tantum” de transmisión vinculada de la marca con el conjunto de la empresa (LM 2001, art. 47.1) y posteriormente introduce ciertas condiciones para evitar que la transmisión de la marca pueda generar engaño o confusión en los consumidores (LM 2001, art. 47.2) .

2.2. La transmisión parcial de la marca

Se ha señalado que tanto el RMC como la LM 2001 española admiten expresamente la transmisión autónoma de la marca, para lo cual incluyen como hecho más novedoso la posibilidad de que esta sea parcial. Es decir, se admite su transferencia para todos los productos y/o servicios respecto de los que figura inscrita o solo para alguno o algunos de aquellos para los que aparece registrada.

De esta forma se establece una relación directa entre el sistema de registro multiclase y el régimen de transmisión de la marca (RMC, arts. 17.1 y 26 y LM, arts. 12 y 46.1)(20). Así, el principio de indivisibilidad establecido en el anterior artículo 41.2 de la LM 1988 en relación con el sistema uniclase de registro quedó derogado en el ordenamiento español(21). Esta reforma, por lo demás, está justificada y sustentada por el Tratado sobre Marcas de la OMPI de 1994, suscrito por España. En la actualidad, una solicitud de marca podrá comprender una o varias clases del nomenclátor internacional del Arreglo de Niza y, en consecuencia, un solo registro podrá comprender productos o servicios de diferentes clases —marca multiclase—(22).

Tras la promulgación de la LM 2001, las mismas reglas sobre el sistema multiclase de registro y de transmisión autónoma y parcial son aplicables al nombre comercial —firma—. Así es, frente al tradicional principio vigente con la anterior LM 1988, que vinculaba necesariamente la transmisión del nombre comercial a la de la totalidad de la empresa (art. 79) , la LM 2001 admite el registro de nombres comerciales para una o varias actividades, de conformidad con la clasificación del nomenclátor internacional de productos y servicios (art. 89.1) . De igual manera, por remisión en bloque a las normas correspondientes, prevé que la transmisión del nombre comercial se regirá por las mismas reglas que la de la marca. Esto supone admitir la transferencia autónoma del nombre comercial, total o parcial, al margen de la que se presente de la empresa (LM, art. 87.3, en relación con los arts. 46 y 47)(23).

Mediante la transmisión parcial se produce la paradoja de que la misma marca se desmiembra en dos o más signos idénticos. Con ello, el derecho exclusivo de propiedad que existe sobre esta se desdobla en dos o más derechos exclusivos que deberían coexistir pacíficamente entre sí al distinguir distintos productos y/o servicios. Tal desmembración debe tener un reflejo registral, mediante la oportuna cancelación de los productos o servicios objeto de la cesión en la hoja del cedente, y la pertinente nueva inscripción del derecho de marca para esos productos o servicios, en una hoja abierta al cesionario.

Tras la transmisión parcial se encontrarán marcas idénticas que caen bajo titularidades diferentes para distinguir diferentes clases de productos o servicios del nomenclátor. En estos casos su coexistencia en el comercio será pacífica, siempre que se respeten los principios básicos del derecho de marcas: (i) registro, pues deberá inscribirse si quiere tener eficacia frente a terceros; (ii) territorialidad, pues la cesión deberá abarcar la totalidad del territorio español, por cuanto no se trata de una licencia sino de un cambio de titularidad, partiendo de que el derecho de marca abarca la totalidad de un territorio nacional(24) y (iii) especialidad, por sobre todo, pues efectuada la transmisión se debe producir una coexistencia pacífica entre los signos idénticos sometidos a titularidades diferentes; es decir, no puede generar error —confusión y/o asociación— en el público consumidor.

En definitiva, la pluralidad de signos idénticos que pueden surgir en casos de transmisión parcial de una marca deben distinguir productos y/o servicios diferentes sin que se produzcan confusiones o conexiones entre sectores de actividad próximos o susceptibles de asociación. De lo contrario, se estaría burlando su función como indicadora del origen empresarial de los productos o servicios y con ello los intereses de los consumidores, al conectar un determinado producto o servicio a cierta empresa.

Una última posibilidad que resta por explorar en este punto es si cabe la división de hecho de la marca, mediante sucesivas transmisiones parciales de la misma a distintos terceros, abandonando por completo el patrimonio del cedente. Parece que nada se opone a este tipo de operaciones, para lo cual el transmitente deberá advertir al registro o este por sí mismo tendrá que tener en cuenta las condiciones de la transmisión parcial plural para proceder a la cancelación de la inscripción a su favor.

Este podrá también transferir parcialmente la marca a un tercero, renunciando parcialmente a los productos o servicios que no hubieran sido objeto de cesión al mismo tiempo (RMC, art. 49.1 y LM 2001, art. 157.1) . Es en ese momento cuando el signo abandona su patrimonio completamente(25), lo cual permitirá que el derecho sea nuevamente solicitado por el interesado a quien se le permitirá distinguir las mismas prestaciones para las que la marca fue objeto de renuncia —no de cesión parcial— o incluso para otras prestaciones distintas, siempre que no se infrinja el principio de especialidad.

2.3. La presunción ‘iuris tantum’ de transmisión vinculada entre la empresa y la marca

A pesar de declarar el principio de libre transmisión total o parcial de la marca (LM 2001, art. 46.2) , el legislador no perdió de vista la función esencial que esta cumple en el tráfico mercantil —indicar el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos con ella y el vínculo creado entre la empresa y los consumidores a través de ella—. Por eso, después de formular ese precepto, dispuso que la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso (RMC, art. 17.2 y LM, art. 47.1)(26).

Si su función principal es indicar el origen empresarial de los productos o servicios y su uso real y efectivo en el mercado por parte de una empresa concreta —por sí misma o a través de terceros mediante el otorgamiento de una licencia—, la marca sirve para generar una asociación marca-empresa entre el público consumidor. Un mínimo designio de racionalidad aconseja esclarecer que si se transmite la empresa en su totalidad estarán incluidas las marcas que identifican y distinguen sus prestaciones. Esto a menos que exista pacto expreso en contrario o que sea evidente, de acuerdo con las circunstancias del caso, su no transmisión(27).

A diferencia de lo que ocurre en ordenamientos como el alemán(28), donde esa misma presunción se hace extensiva a los casos de transmisión parcial de la empresa, el legislador español se ha mantenido en la línea del artículo 17.4 del RMC, al establecerla solo para los casos en que se produzca la transferencia de la organización “en su totalidad”. Contundente declaración que parece excluir una interpretación extensiva de la mencionada presunción transmisiva a situaciones de transmisión parcial de la empresa(29).

Esta opción se considera criticable, dado que si la finalidad última de la regla no es otra diferente a la de mantener el vínculo “natural” que existe entre la organización como unidad económica de producción, distribución o prestación de servicios y las marcas que sirven para distinguir sus prestaciones en el mercado, debería incluirse también la presunción transmisiva de la marca —o de las marcas e incluso su transmisión parcial—, junto con la parte de la empresa —unidad económica autónoma dentro de una organización empresarial superior, más amplia y compleja— responsable de la producción, distribución o prestación de los productos o servicios distinguidos por ella.

Por tanto, en hipotéticas situaciones de conflicto sobre si la transmisión de una parte de la empresa incluye la marca o parte de ella no debería descartarse del todo una posible interpretación judicial favorable a aplicar la presunción “iuris tantum”, prevista en principio solo para casos de transferencia total de la organización. En efecto, si con la mencionada presunción se quiere mantener el vínculo de la marca con la empresa encargada de la producción, distribución o prestación de las prestaciones anejas al signo, partiendo de la lógica de que donde cabe lo más cabe lo menos, se podría defender una interpretación extensiva de esa norma para que en una transmisión parcial de la organización se presuma incluida la de las marcas afectas a su actividad. Esto siempre que no exista pacto en contrario o que no se desprenda claramente lo contrario de las circunstancias del supuesto concreto.

Este mismo razonamiento lógico podría servir para reconocer la existencia de la presunción en los casos de transmisión parcial de la empresa que implique la de los productos y/o servicios que constituyan el objeto de actividad de la unidad que se transmite. Claro está, siempre que no se pacte otra cosa o se deduzca lo contrario de las circunstancias concretas.

El reconocimiento del principio de registro multiclase y de la transmisión parcial de la marca avalan esta solución. Esto sin desconocer las dificultades que puede implicar para efectos de su inscripción en el registro si no existe un pacto expreso en el que se acuerde e indique de manera explícita su transferencia parcial —indicando las prestaciones afectadas—, junto con la de una parte de una empresa. No obstante, habrá que pensar que en aquellos casos donde la marca tenga un peso específico en la identificación de las prestaciones propias de la parte de la empresa transmitida, los aspectos relativos a la marca formarán una parte importante del contrato de transferencia de la organización.

En cualquier caso, con la presunción legal de cesión vinculada entre empresa y marca, una vez más se pone de manifiesto la importancia de preservar la función original de la marca como indicador del origen empresarial de los productos y servicios distinguidos por la misma y, con ello, la necesidad de ofrecer a los consumidores indicios racionales y formales lo suficientemente claros para asociar un determinado producto o servicio a un empresario concreto. Lo que el legislador quiere es que durante la vida activa de la marca permanezca asociada a una actividad empresarial y, por tanto, a una organización. Si se cede a un tercero —empresario—, esta pasará a asociarse a la empresa del cedido, circunstancia que se deberá inscribir en el registro para información de todos los interesados en esa relación.

En esta línea de ideas, en el caso en que se produzca la transmisión autónoma de la marca al margen de la empresa, adquieren especial relevancia los aspectos registrales y las normas preventivas fijadas por el legislador en defensa de la transparencia del tráfico empresarial y de los intereses del público consumidor.

2.4. Aspectos registrales

El artículo 17.6 del RMC establece que en tanto la cesión de la marca comunitaria no se halle inscrita en el registro (OAMI) , el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la misma, lo cual podría inducir a pensar en el carácter constitutivo de la inscripción para la validez de la transmisión del signo. Sin embargo, el posterior artículo 23.1 despeja las dudas al indicar que los actos jurídicos relativos a la transferencia de la marca comunitaria, a la constitución de derechos reales y al embargo de la misma, solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez estén inscritos en el registro. No obstante, antes de que esto ocurra, tales actos se podrán oponer a terceros que después de la fecha de su celebración hubieran adquirido derechos sobre la marca y que conocieron de ellos.

Es decir, el artículo 17.6 se debe interpretar de conformidad con lo dispuesto en el 23.1, que regula el principio de oponibilidad de la cesión a terceros de buena fe desde que se produzca la inscripción registral. No obstante, el siguiente apartado 2º del mismo artículo 23 del RMC introduce una excepción a ese principio, al disponer que no se aplicará cuando una persona física o jurídica haya adquirido la marca comunitaria o un derecho sobre ella por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal —v.gr., herencia, fusión o escisión total—. Con ello se refuerza la posición del adquirente de una empresa, así como la vinculación de la marca con aquella, otorgándole la facultad de oponer la cesión del signo erga omnes —tanto a terceros de buena como de mala fe— aun sin inscribir la transferencia en el registro de la OAMI.

De la legislación española se deduce que, a diferencia de lo que sucede con el nacimiento del derecho de marca, la transmisión total o parcial de un signo o de su solicitud no requiere para su validez la inscripción en el registro. Esta conclusión se desprende del tenor literal del artículo 46.3 de la LM 2001, según el cual los actos jurídicos de transmisión o licencia de marca, constitución de derechos reales, embargos o cualquier otro, solo podrán oponerse a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro.

Así pues, el legislador ha preferido huir del rigor de la inscripción constitutiva —atemperado también en sede del nacimiento del derecho de marca por medio del reconocimiento de la marca notoria sin necesidad de registro y también al establecer como causa de nulidad la solicitud presentada de mala fe, definiendo así un nuevo principio de buena fe en el registro—, para someterse al precepto registral tradicional de oponibilidad o publicidad material(30).

En el derecho español de marcas, la inscripción de su transmisión es potestativa y meramente declarativa. De forma que ella, independientemente de cuál sea su causa, tiene eficacia interpartes en todo caso, pero sus efectos solamente operarán frente a terceros de buena fe si se inscribe en el registro (LM, art. 46.3) , preservando así su función esencial como indicador del origen empresarial.

Si bien el legislador, en sintonía con el principio registral que rige buena parte del régimen jurídico marcario (LM, art. 47.2) , muestra claramente su preferencia por el acceso al registro a la hora de determinar la eficacia de la transferencia de la marca, la regla general será la de la inscripción potestativa. En efecto, la transmisión solo será oponible a terceros de buena fe con la anotación en el registro. Con ello, los derechos del cesionario o adquirente podrán ser oponibles en todo caso a la contraparte en la transferencia, así como a terceros que no sean de buena fe. Es decir, aquellos que conocen de la transmisión y, por tanto, la titularidad del cesionario o adquirente, por cualquier medio o circunstancia demostrable. Esto constituye lo que se ha llamado publicidad de hecho.

En la legislación española no se ha regulado la excepción al principio de oponibilidad, prevista en el artículo 23.2 RMC para la transmisión de la marca comunitaria, conjuntamente con la de la empresa o con cualquier otra a título universal. En consecuencia, en el caso de transferencia de una marca española será necesario que se inscriba en el registro para que sea oponible a terceros de buena fe, se produzca de forma autónoma al margen de la cesión de la totalidad o parte de la empresa o se produzca conjuntamente con ella o por cualquier otro mecanismo de sucesión universal. Lo que sí se puede afirmar, en cualquier caso, es que la transmisión de la marca conjuntamente con la empresa aumentará la posibilidad de conocimiento de la cesión por los terceros, para efectos de su oponibilidad frente a aquellos de mala fe(31).

Por lo demás, a diferencia del legislador comunitario —que requiere la forma escrita para la cesión de la marca comunitaria, salvo que se haga en virtud de una sentencia (RMC, art. 17.2) o que la transmisión se produzca conjuntamente con la de la empresa (art. 17.3 RMC) — el español no exige una forma concreta para la transferencia, ni tampoco escritura pública para acceder al registro. Sin embargo, implícitamente se desprende la necesidad de forma escrita si se quiere proceder a solicitar la inscripción (LM, art. 49)(32).

Finalmente, como declara el artículo 46.2 LM, el registro de la transmisión total o parcial de la marca es perfectamente compatible con la inscripción de otros negocios jurídicos, como pueden ser la licencia o la opción de compra. El registro otorga prioridad sobre otras anotaciones posteriores de transferencia. En caso de inscribirse la transmisión de la solicitud, la prioridad será provisional en tanto no se resuelva favorablemente la procedencia de la inscripción de la marca como tal (LM, art. 46.5) .

3. Transmisión de la marca y protección de los consumidores

Teniendo muy presente la función esencial de la marca como signo indicador del origen empresarial de los productos o servicios, así como la facultad que tiene de aportar información sobre la calidad e incluso la procedencia geográfica de las prestaciones distinguidas con ella — consecuencia directa o indirecta de las funciones de calidad, condensación del prestigio y de su contenido publicitario—, la ley establece una serie de prevenciones a favor del público consumidor ante el peligro de que esas potencialidades se desvirtúen, generando engaño y error con motivo de su transferencia a un tercero. Este riesgo, como se verá, adquiere mayor significado en los casos de transmisión autónoma de la marca y más aún en los eventos en que esta sea parcial.

En efecto, la transferencia puede llevar consigo un peligro de engaño entre los consumidores, quienes asocian el signo concreto a una determinada empresa y a unas específicas condiciones de calidad, procedencia geográfica o de otro tipo, con motivo del uso que se venía haciendo en el comercio antes de su cesión por parte del titular a un tercero.

Se supone que este riesgo no existirá o al menos no debería existir cuando la transmisión se produzca en el marco de una operación más amplia de transferencia de la empresa en su conjunto o incluso cuando se cede una marca concreta con una parte de la organización autónoma. Es claro que el cedente o transmitente, salvo pacto en contrario, tiene la obligación básica de abstenerse de competir al transferido, al igual que ocurre en la cesión al adquirente del secreto industrial o empresarial necesario para la fabricación y/o distribución de los productos o para la correcta prestación de los servicios objeto de la actividad de la organización y distinguidos por la marca en el comercio(33).

De modo que el nuevo empresario debería estar en condiciones de seguir produciendo o distribuyendo los productos, así como de prestar los servicios distinguidos por la marca en las mismas condiciones de calidad o de otra naturaleza en que las venía realizando el anterior y sin tener que competir con este en el mismo sector.

Sin embargo, cuando la transmisión de la marca se produce al margen de la transmisión total o parcial de la empresa, el riesgo de engaño o error sobre la naturaleza, calidad y procedencia geográfica de los productos o servicios aumenta considerablemente. Esto por cuanto el nuevo titular deberá explotar por sí mismo o a través de terceros —licenciatarios— los productos o servicios, pudiendo variar las circunstancias o elementos caracterizadores básicos que esas prestaciones tenían hasta entonces.

Tal riesgo se acrecienta todavía más si el cedente sigue explotando —aun bajo otro signo distinto— prestaciones idénticas o similares a las distinguidas por la marca que se transfiere. Incluso más, si el cedente es titular de otras o de nombres comerciales semejantes a la que fue objeto de la cesión autónoma para distinguir prestaciones o actividades empresariales que pueden considerarse similares o cercanas y, en suma, confundibles.

Pero quizá donde puede presentarse mayor riesgo de error es en los casos de transmisión parcial de la marca —con o sin la empresa—. En efecto, además de la duplicidad de signos idénticos, es posible que las prestaciones objeto de cesión parcial y explotadas hasta ahora por el cesionario se sitúen en un sector de actividad próximo a otras prestaciones distinguidas por el mismo signo y que siguen siendo explotadas por el cedente, generando así un riesgo de confusión o asociación contrario al principio de especialidad(34).

En muchas ocasiones el adquirente o cesionario en los casos de transmisión, tanto autónoma como parcial, pueden intentar buscar o provocar una confusión o asociación con la marca del cedente para aprovecharse del prestigio o reputación que pudo haber atesorado en su actividad o con algunas prestaciones distinguidas por la marca que la cedida o por marcas similares en cuanto a su forma e intentar atraer así la mayor clientela posible. Si estas prácticas parasitarias son susceptibles de generar error en el consumidor medio, podrá recurrirse a los mecanismos previstos en la legislación de marcas que se expondrán a continuación (LM 2001, arts. 47.2 y 55 1 e) ) . Por el contrario, si a pesar de su ocurrencia no producen error entre los consumidores se deberá recurrir a la legislación sobre competencia desleal (Ley de Competencia Desleal, arts. 6º, 11 y 12) .

La delimitación en el uso de una marca que ha sido objeto de una cesión puede preverse en el correspondiente contrato, especialmente en los casos en que esta es parcial. Las partes pueden pactar los acuerdos o extremos necesarios(35) para delimitar su uso futuro, evitando generar confusión entre el público respecto al origen empresarial de las prestaciones o sobre la naturaleza, calidad, procedencia geográfica o cualquier otra circunstancia.

Incluso en caso de ausencia de pacto expreso, tanto el cesionario como el cedente están obligados a usar sus respectivas marcas. Esta utilización se debe orientar a la transparencia y la diferenciación de ofertas en el mercado, evitando en todo momento la generación de error entre el público consumidor. Esto por cuanto los contratos no solo obligan a lo expresamente pactado, sino también a todo aquello que resulte conforme a la buena fe, la costumbre y la ley (C.C., art. 1258)(36).

En cualquier caso, el propio derecho de marcas ofrece una serie de remedios o mecanismos para evitar el riesgo de engaño o confusión derivado de la transferencia de la marca, sobre todo pensando en su transmisión autónoma, al margen de la cesión total o parcial de la empresa y, especialmente, en los casos en que esta sea parcial.

Por otra parte, la transferencia puede generar error en los consumidores que la han asociado con productos o servicios de una determinada procedencia empresarial, así como con unas características y una calidad que se han mantenido relativamente constantes en el tiempo, debido al uso continuado del signo por un mismo titular. Por eso, la cesión de la marca cuenta con el límite inmanente del derecho marcario que supone el principio de especialidad, íntimamente ligado a la función esencial de la marca como indicadora del origen empresarial de los productos o servicios.

De manera que no se debería admitir la transmisión de la marca para productos y/o servicios similares a los que sigan siendo explotados y distinguidos por el cedente bajo el mismo signo —en los casos de transmisión parcial— o bajo otros signos semejantes —en aquellos eventos en que el cedente tenga con anterioridad otras marcas fonética y/o gráficamente similares—. Esto por cuanto podría generarse la sensación en el público de que el titular de la marca sigue siendo el mismo —el cedente— en todos los casos(37).

También ha de tenerse en cuenta la función de calidad desarrollada por la marca —más perceptible sin duda en aquellas que son notorias y renombradas— y que poco a poco ha ido adquiriendo relevancia en el derecho, sobre todo en aras de la protección de los intereses de los consumidores y la transparencia del mercado. Las mismas consideraciones pueden hacerse en relación con sus funciones, tanto de condensar el prestigio o good will, como la publicitaria.

En efecto, cualquier cambio en la naturaleza, características básicas, calidad o procedencia geográfica y, en particular, como consecuencia de una transmisión total o parcial de la misma a un tercero, puede generar error entre los consumidores que confían en la calidad de las prestaciones asociadas a la buena reputación del signo y que motivaron su elección hacia ellas por los extremos comunicados o publicitados por el titular cedente(38).

No obstante, además de los principios y funciones de la marca, el derecho marcario europeo dispone de dos mecanismos fundamentales para evitar que su transmisión pueda generar error entre los consumidores. El primero es de índole administrativo y tiene un carácter preventivo, el cual está ligado a la inscripción registral de la cesión; el otro, por su parte, tiene un propósito corrector o represivo del error provocado por el uso de la marca, mediante el expediente de la caducidad.

3.1. El control administrativo de la transmisión de marcas a través del rechazo de la inscripción

La primera medida preventiva o “a priori” a favor de los intereses de los consumidores y usuarios y del correcto funcionamiento del tráfico en general para los casos de transmisión de la marca se dispone en la misma normativa relativa a este tipo de cesiones. Los artículos 17.4 del RMC y 47.2 de la LM, de contenido prácticamente idéntico, establecen que se denegará la inscripción si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada. Esto salvo que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.

La norma no distingue entre transmisiones vinculadas a la empresa o autónomas, totales o parciales, aunque, lógicamente, parece que se refiere a la necesidad de proteger a los consumidores en aquellos casos donde el engaño o el error resulte más palpable. Esto puede ocurrir en aquellos eventos en que la marca se transfiera de forma autónoma, al margen de la empresa y sobre todo en los eventos de transmisión parcial.

Se trata pues de una medida administrativa, por cuanto reserva a la oficina de registro correspondiente —OAMI para la marca comunitaria y OEPM para la marca española— la facultad de rechazar la inscripción de la transmisión de la marca, si del examen de los documentos presentados con la solicitud de inscripción se deduce de manera manifiesta —con lo que no se está exigiendo un examen a fondo del problema— la posibilidad de inducir en error al público sobre los extremos mencionados en la norma o sobre cualesquiera otros que se consideren relevantes. En efecto, la disposición se refiere a generar error en particular sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica. Sin embargo, eso no implica que se puedan incluir otros aspectos, tratándose de una lista meramente enunciativa, no taxativa.

De tal forma, la oficina de registro podría perfectamente denegar la inscripción si con motivo de una transmisión de la marca se apreciara una vulneración del principio de especialidad o una lesión de las condiciones de calidad, prestigio, procedencia geográfica o cualquier otra circunstancia relevante, generalmente asociada al signo. Esto salvo que, como indica la propia norma, el adquirente o cesionario acepte limitar la solicitud o el registro a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.

En este último sentido, dado que el cedente tiene la obligación contractual de colaborar para que la transmisión resulte eficaz frente al tercero, lo cual exige hacer todo lo posible para conseguir la inscripción en el registro —otorgar escritura pública si así se pacta, celebrar un documento privado de transmisión, dar publicidad de la transmisión, etc.—, se puede pensar en la posibilidad —intentando buscar la complicidad o avenencia del registro— de que se otorgue un nuevo acuerdo entre las partes o bien un anexo al anterior con el que se proceda a delimitar y, en su caso, publicitar debidamente el objeto de la transmisión. Es decir, los productos o servicios que se incluyen en la transmisión parcial de la marca para efectos de hacer posible la inscripción registral de la misma y su plena oponibilidad a terceros, sin merma de los derechos del público consumidor(39).

Si esa delimitación no fuera posible de realizar por circunstancias objetivas o por expreso rechazo definitivo del registro, el cesionario podría intentar la resolución del contrato, procediendo a la devolución de las prestaciones. De no admitirse esta posibilidad se dejaría en situación de indefensión al adquirente y se causaría un supuesto de desequilibrio en las prestaciones, motivado por una modificación sobrevenida de las circunstancias al no poder conseguirse el efecto buscado por las partes, es decir, la inscripción registral de la transmisión para hacerla oponible a terceros y habilitar así al adquirente para su uso y la plena explotación de las prestaciones.

En efecto, se podría producir una modificación de las circunstancias objetivas del contrato de cesión, porque la imposibilidad de registrar la transmisión para su oponibilidad erga omnes limita sustancialmente la posición jurídica del adquirente. Este solo podría hacer valer plenamente la transmisión de la marca ante el cedente, lo que produciría un desequilibrio sobrevenido en las prestaciones recíprocas derivadas del contrato de cesión.

Además, el rechazo de la inscripción haría imposible —de resultar inviable una delimitación del objeto del contrato de cesión— que se cumpliera la finalidad común y objetiva del contrato, consistente en la transmisión de la marca para explotar frente a terceros los productos y servicios en el comercio. De manera que se podría pensar en admitir la resolución del contrato aplicando la cláusula “rebus sic stantibus”, ampliamente reconocida por la jurisprudencia, y dando lugar a la devolución de las prestaciones.

En este punto es preciso analizar la eficacia real en la práctica del mecanismo de control preventivo regulado en los artículos 17.4 del RMC y 47.2 de la LM 2001. Para ello conviene tener muy presentes las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en materia de cesión de marcas comunitarias en cuanto a la probabilidad de inducir a error (parte E, sección 4: cesión, punto 4.4.7.1)(40).

Según estas disposiciones, el criterio que se aplica para determinar la viabilidad o no de la inscripción de la transferencia es “si la marca puede inducir o no a error por razón de su titularidad”. Es decir, para la OAMI la solicitud de inscripción de una cesión de marca comunitaria será denegada —en coherencia con lo dispuesto en el art. 17.4 del RMC— cuando se considere que esa transmisión puede inducir a error al público sobre la titularidad en relación con la persona del cedente.

Con ello se restringen las posibilidades de denegar consideraciones relacionadas exclusivamente con el origen empresarial del producto. Es decir, con la relación entre el signo y su titular empresarial, ignorando cualquier otra apreciación sobre la naturaleza, calidad u otras características de las prestaciones distinguidas por él.

Tal como lo establece la directriz citada: “La exigencia de que la probabilidad de inducir a error se deba a la cesión impide a la oficina tomar en consideración, en la fase de inscripción de la cesión, cualquier otra cuestión que pueda inducir a error pero que no esté relacionada con el vínculo entre el titular y la marca (...). Una vez registrada una marca, la oficina no puede plantear objeciones generales por el hecho de que pueda inducir a error. En cambio, mientras la marca no esté registrada los examinadores pueden plantear objeciones por estos motivos y, si la División de Administración de Marcas y de Cuestiones Jurídicas descubre tales motivos de objeción durante el examen de una solicitud de inscripción de una cesión, deberá inscribirla si cumple todos los requisitos para ello y remitir a continuación el caso al examinador para que este proceda a un examen adicional de los motivos de denegación absolutos, en su caso...”.

Agrega además: “El requisito de que la probabilidad de inducir a error se deduzca de forma manifiesta de los documentos impide a la oficina basar sus objeciones en argumentos especulativos y acontecimientos hipotéticos futuros. El simple hecho de que los productos y servicios sean ofrecidos o comercializados en el futuro por una persona diferente no constituye en sí mismo un riesgo de inducir a error. No pueden hacerse especulaciones sobre el uso futuro de la marca por parte del nuevo titular. En particular, no puede tomarse en consideración un posible cambio en la calidad de los productos vendidos bajo la marca. Solo hay motivo para plantear objeciones a la inscripción de la cesión si la marca puede inducir a error por sí misma en relación con su nuevo titular”.

En definitiva, esta interpretación de las facultades para denegar la solicitud de inscripción de la cesión de una marca comunitaria, que pueden y deben ser útiles a la hora de interpretar también la cesión de marcas nacionales según el artículo 47.4 de la LM 2001(41), restringe notablemente la operatividad y utilidad práctica del control preventivo o apriorístico establecido en los artículos 17.4 del RMC y 47.2 de la LM 2001. Estos se refieren fundamentalmente al error producido sobre la naturaleza o calidad.

Esto resulta bastante lógico, pues no parece posible que la oficina de registro disponga de datos suficientes para determinar si la cesión que se pretende inscribir —pensando además que normalmente el cesionario no dejará transcurrir mucho tiempo desde que concluya el contrato de cesión hasta que solicite su inscripción registral— afecta o puede afectar a la naturaleza y calidad de los productos o servicios distinguidos por la marca en cuestión y que es susceptible de provocar error entre el público consumidor. Más aún cuando, según el tenor literal de ambos preceptos, la decisión de la entidad que niega la inscripción de la cesión debe adoptarse si de los documentos que establecen la transmisión se deduce “de forma manifiesta” que se produce error.

Esto, tal como se advirtió anteriormente, exime a la oficina de registro de un examen con profundidad de las consecuencias de la transmisión de la marca para el público. Así pues, esta entidad solo puede valorar si la transmisión de la marca que se pretende inscribir se ajusta al principio de especialidad. Es decir, si puede inducir a error a los consumidores —algún tipo de confusión o asociación— en torno a la titularidad —origen— empresarial de las prestaciones distinguidas por la marca cedida.

Esto es algo que podrá producirse con mayores probabilidades en los casos de cesión parcial, por el hecho de dividirse la titularidad de una marca anterior entre dos o más personas que explotan distintos productos o servicios, pero que en determinados casos pueden resultar confundibles o generar asociaciones entre el público por operar en sectores de actividad próximos o relacionados entre sí en el comercio. Pero también podrá producirse error cuando una marca distintiva de un determinado producto y asociada a un empresario que opera comercialmente en un territorio geográfico concreto es transmitida a un tercero que no está establecido en un sector y que nada tiene que ver con esa misma zona.

De esta manera se genera un evidente riesgo de error sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios en la forma indicada en los artículos 17.4 del RMC y 47.2 de la LM 2001. Igualmente, esta situación se podría presentar cuando la marca cedida a un tercero es idéntica o sustancialmente similar al nombre comercial, nombre civil o denominación social del cedente que sigue operando en el mismo o en un sector de actividad semejante, aun bajo marcas distintas.

En definitiva, el control preventivo establecido en el derecho de marcas resulta claramente limitado en sus objetivos prácticos, a pesar de la forma en que aparece formulado en la normativa. Por ello, la protección de los consumidores frente a posibles errores provocados por cambios en la naturaleza o calidad de los productos fruto de la cesión de la marca se traslada a un plano posterior de carácter represivo o sancionador a través del mecanismo de la caducidad.

3.2. La caducidad de la marca sobrevenida engañosa

El control “a posteriori” permite la caducidad de la marca por el uso de la misma en el comercio cuando pueda inducir a error al consumidor, especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios. Esta se constituye como una novedad en el derecho europeo de marcas y se contempla en el artículo 12.2 b) de la Directiva de Marcas europea de 1988 (DM) , para aparecer después regulada en los artículos 50.1 c) y 55.1 a) del RMC, respecto de la marca comunitaria.

Actualmente aparece incluida en todas las legislaciones nacionales de los países europeos que han adaptado su ordenamiento marcario a la normativa comunitaria. Es el caso de España (LM 2001, arts. 55.1 e) y 59.1 a) ) , donde la legislación dispone expresamente que la declaración de caducidad por parte de los tribunales (LM 2001, art. 55.1) supone que la marca deja de surtir efectos —es decir, se extingue el derecho exclusivo sobre el signo— y esta pasa a ser de dominio público para los productos o servicios para los que figura registrada.

La causal de caducidad de la marca prevista en los artículos 50.1, literal c) , del RMC y 55.1, literal e) , de la LM 2001 sanciona el uso incorrecto del signo que determina su conversión en engañoso para los consumidores(42). Esta se justifica porque en estos eventos el signo deja de ser un mecanismo generador de transparencia en el mercado para convertirse en una fuente de error y de engaño en el comercio(43). Se trata, pues, de combatir el carácter engañoso sobrevenido de la marca con motivo de su uso en el tráfico mercantil(44), lo que se puede producir con motivo de la transmisión total o parcial de la misma a un tercero.

Mediante este recurso se pueden superar las limitaciones del control preventivo del error o engaño en la transmisión de la marca realizado por la oficina del registro a la hora de enjuiciar la viabilidad de la inscripción. También sirve cuando el riesgo de error o engaño al tiempo de la inscripción registral de la transmisión no existe y aparece posteriormente con motivo del uso que del signo pudiera hacer el adquirente o cesionario(45).

La legislación faculta a la oficina de registro correspondiente —así como a cualquier persona física o jurídica interesada o cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo— a solicitar la caducidad de la marca cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho su titular o un tercero con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, puede inducir al público a error. Especialmente cuando se trata de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios.

De lo anterior se deduce, por un lado, que basta con la simple posibilidad de que se produzca el error para solicitar la declaración de caducidad, es decir, no se requiere un resultado concreto. Por el otro, es posible afirmar que el error puede surgir por cualquier otro elemento o circunstancia de los reseñados en la norma. Finalmente, se debe decir que este debe ser consecuencia del uso que de la marca haga en el tráfico su titular o un tercero con su consentimiento(46), de lo cual surge un deber genérico de diligencia del titular para evitar o conjurar ese riesgo de error entre los consumidores(47).

Es así como no se trata de que el titular del derecho no pueda variar la naturaleza o calidad de las prestaciones distinguidas con el signo, porque eso iría contra el principio de libertad de empresa reconocido constitucionalmente en España, sino de que el titular advierta al público consumidor de los cambios que se producen en las prestaciones a las que se asociaban hasta entonces las determinadas características y calidad, en razón del poder identificativo y distintivo de la marca(48). De esta manera, el titular podrá recurrir a la publicidad para advertir sobre cualquier cambio que pueda afectar a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos para neutralizar la aplicación de la causa de caducidad. Así, el signo dejaría de ser engañoso para un consumidor medio, razonablemente informado y perspicaz(49).

En definitiva, el titular no está obligado a mantener una determinada calidad en los productos o servicios asociados a la marca. La función de calidad que le es propia consiste en la asociación que el signo crea en la mente de los consumidores en relación con las prestaciones distinguidas con él, teniendo en cuenta las informaciones y comunicaciones ofrecidas por su titular. Si este varía la calidad y lo publicita adecuadamente no se producirá un engaño o error para los consumidores. Producido el cambio y ofrecida suficiente publicidad sobre el mismo, estos, como árbitros del sistema competitivo, serán soberanos para seguir eligiendo esas prestaciones u optar por otras alternativas. Pero en ningún caso se podrá decir que lo hagan motivados por un error o engaño por parte del titular.

Por último, conviene recordar que la caducidad produce efectos “ex nunc”. Sin embargo, la legislación española retrotrae la fecha del efecto al momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera producido la publicación de la declaratoria de la misma en el boletín o diario del registro de marcas. Ante la dificultad de precisar esa fecha exacta en la práctica, lo más lógico es que, para efectos de la caducidad, se fije la de la presentación de la demanda o la de la reconvención, salvo que exista prueba determinante que permita establecerla, lo cual se deberá determinar en la sentencia.

En cualquier caso, la declaración de caducidad y los efectos retroactivos correspondientes a la misma no afectarán las resoluciones judiciales sobre violación del derecho de la marca caducada que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y que fueron ejecutadas antes de la declaratoria. Tampoco afectará los contratos concluidos antes de esta —v.gr., licencia—, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. De lo contrario, la caducidad actuaría como causa de extinción contractual, sin perjuicio de la facultad que tiene la contraparte contractual del titular de la marca caducada de reclamar la restitución de las sumas pagadas en virtud del contrato, por razones de equidad y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias (RMC, art. 54.3 y LM, arts. 55.2 y 54.2) .

A modo de conclusión, se puede decir que con todas estas medidas legales y la adopción de previsiones contractuales en el negocio jurídico transmisivo de la marca será difícil que se produzcan perjuicios para los intereses de los consumidores. Aunque no puede ignorarse que —como siempre ocurre en el derecho—, las normas presentan ciertas lagunas y ciertos aspectos ambiguos susceptibles de mejora, siquiera sea por la labor hermenéutica de la doctrina científica y jurisprudencial.

Bibliografía

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. (1975) La formación del derecho de la competencia. Actas de Derecho Industrial (ADI) .

— (2002) “Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombre de dominio”, en AA.VV. Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero, vol. I, Madrid: Mc Graw Hill.

— (2002) Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico. Pamplona: Aranzadi.

— (2003) Comentarios a la Ley de Marcas. Pamplona: Aranzadi.

BLANCO JIMÉNEZ, Araceli. (2003) “Comentario al art. 12 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.) . Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi.

BOTANA AGRA, Manuel. (1996) “Comentario al art. 23. Oponibilidad frente a terceros”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M.L. (Coords.) Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, La Ley - Universidad de Alicante, 1ª ed.

BROSETA PONT, Manuel. (1968) “La transmisión de la empresa: compraventa y arrendamiento”, Revista de Derecho Mercantil (RDM) , 59-83.

CARBAJO CASCÓN, Fernando. (2003) “Comentario al art. 39 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.) . Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi.

CASADO CERVIÑO, Alberto. (1989) Transmisión y licencia de marca y de la solicitud de marca en la ley de 1988. Actualidad Civil.

CIPRIANO, Incola. (1997) “Dall’identità personale all’identità commerciale”, Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle obbligazioni, anno XCV, 267-295.

CURTO POLO, Mercedes. (2002) La cesión de la marca mediante contrato de compraventa. Pamplona: Aranzadi.

— (2003) “Comentario al art. 47 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.) . Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. (1999) El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Madrid: Bosch, Pons.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. (1995) El sistema comunitario de marcas. Madrid: Montecorvo.

— (1996) “La cesión de la marca comunitaria”, en AA.VV. Homenajes a M. Broseta Pont, Valencia, t. I, 1239-1260.

— (2004) Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Marcial Pons, 2ª ed.

FEZER, Karl-Heinz. (1999) Markenrecht. München: C.H. Beck, 2. Auflg.

GALÁN CORONA, Eduardo. (1999) “En torno a la protección provisional de la marca solicitada”. ADI.

— (2003) “Comentario al art. 38 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.) . Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi.

— (2003) “Comentario al art. 34 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi.

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio. (2003) “Comentario al art. 55 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.) . Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi.

GARCÍA VIDAL, Ángel. (2002) “El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios —Comentario a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2002 (Michael Hölterhof y Ulrich Freisleben) ; de 12 de noviembre de 2002 (Arsenall Football Club plc y Mathew Reed) y de 21 de noviembre de 2002 (Robelco NV y Robeco Groep NV) —”, ADI, t. XXIII, 337-361.

GONDRA ROMERO, José María. (1996) “Teoría general de los signos de empresa”, en AA.VV. Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Madrid: Civitas.

— (1997) “El nombre comercial”, RDS, Nº 8, 13-35.

LOBATO, Manuel. (2001) Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Madrid: Civitas.

MARASÁ. (1999) “La circolazione del marchio”, en Commento Temático della Legge Marchi, Turín: Giappichelli.

MARTÍN MUÑOZ, Alberto José. (1999) El merchandising, contrato de reclamo mercantil. Pamplona: Aranzadi.

MARTÍN ARESTI, Pilar. (2003) “Comentario al art. 48 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.). Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi.

— (2003) “Comentario al art. 46 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.) . Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. (2002) La marca engañosa. Madrid: Marcial Pons.

MONTEAGUDO, Montiano. (1995) La protección de la marca renombrada. Madrid: Civitas.

ORTUÑO BAEZA, Mª Teresa. (2000) “La cesión de la marca”, RDM, 75 y ss. y 551 y ss.

— (2000) La licencia de marca, Madrid: Marcial Pons.

QUINTANA CARLO, Ignacio/MARCO ALCALÁ, Luis Alberto. (2003) “Comentario al art. 87 LM”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.) . Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona, Aranzadi.

RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. (1999) El contrato de licencia de marca. Madrid: Civitas.

SAÍZ GARCÍA, Concepción. (1997) El uso obligatorio de la marca. Valencia: Tirant lo Blanch.

SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan. (2000) “Comentario al art. 17. Cesión”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M.L. (Coord.) . Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria. La Ley - Universidad de Alicante, 2ª ed.

Llamados

(1) Bercovitz Rodríguez-Cano, A. La formación del derecho de la competencia. En: Actas de Derecho Industrial, 1975, p. 61; Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombre de dominio. En: AA. VV. Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero, Mc Graw Hill, vol. I, Madrid: 2002, pp. 21-22.

(2) Fernández-Nóvoa, C. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, 2ª ed, Madrid: 2004, p. 29.

(3) Lobato, M. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas, Madrid: 2001, p. 68.

(4) Ibídem, p. 77.

(5) Como apunta Fernández-Nóvoa, desconocido no es sinónimo de indiferente: el consumidor puede desconocer el nombre y circunstancias puntuales del empresario que emplea la marca. Sin embargo, confía en que ese empresario será siempre el mismo; es decir, confía en que cuando adquiera productos o servicios de una marca concreta estos tendrán el mismo origen empresarial que otros productos de la misma marca adquiridos anteriormente por él mismo —Fernández-Nóvoa, ob. cit., p. 68—.

(6) Ibídem, pp. 73-74; Lobato, ob. cit., pp. 81-83.

(7) Fernández-Nóvoa, ob. cit., pp. 76-78; Lobato, ob. cit., pp. 83-86; Curto Polo, M. La cesión de la marca mediante contrato de compraventa. Aranzadi, Pamplona: 2002, pp. 147-150; Martín Muñoz, A.J. El merchandising, contrato de reclamo mercantil. Aranzadi, Pamplona: 1999.

(8) Véase Bercovitz Rodríguez-Cano, A. Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico. Aranzadi, Pamplona: 2002, p. 7. En contra, Gondra Romero, J.M. El nombre comercial. En: RDS, Nº 8, pp. 13-15. Sobre el progresivo proceso de asimilación del nombre comercial a la marca de servicios, véase Quintana Carlo, I. y Marco Alcalá, L.A. Comentario al art. 87 LM. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi Pamplona: 2003, pp. 1101-1103 y 1111. Este proceso de asimilación es patente en la nueva LM española del 2001 —Bercovitz Rodríguez-Cano, A. Introducción..., cit., pp. 46-47— y precisamente en materia de transmisión del nombre comercial, como se verá más adelante.

(9) Frente a las primeras tesis doctrinales que veían en la marca una manifestación más del derecho de la personalidad, paralelo al derecho al nombre, una parte destacada de la doctrina alemana de principios del siglo XX definió la tesis de que esta, como signo distintivo, constituye un bien inmaterial. Por tanto, el derecho de marca es de naturaleza patrimonial, pues aunque no recaiga sobre una creación intelectual en sentido estricto —como las patentes y los derechos de autor—, se puede considerar que el signo distintivo de productos o servicios es fruto de los esfuerzos o capacidades industriales de su titular para que sea reconocido por el público, consolidándose en el mercado, momento en el que nace el derecho como tal. La marca, se dice, es un bien objetivado desligado de la persona de su titular, lo que permite su transmisión —incluso autónoma o desligada de la empresa, como se admite en la actualidad—. Para una explicación sintética véase Fernández-Nóvoa, C. Tratado..., cit., pp. 35-37.

(10) A modo de ejemplo, el artículo 33 de la Constitución española de 1978 reconoce el derecho de propiedad en sentido amplio, dentro del capítulo segundo —derechos y libertades—, sección 2ª —de los derechos y deberes de los ciudadanos—, inmediatamente después de los derechos fundamentales y libertades públicas. La reciente Constitución europea, en su texto definitivo del 29 de octubre del 2004, reconoce de forma expresa, por primera vez en la Comunidad, el derecho a la propiedad intelectual en su artículo III-77.2, dentro del título II —libertades—, de la parte II —carta de los derechos fundamentales de la Unión— del nuevo tratado constitucional aún pendiente de ratificación.

(11) Véase al respecto, Gondra Romero, J.M. Teoría general de los signos de empresa. En AA.VV. Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid: 1996; más ampliamente, Cipriano, I. Dall’identità personale all’identità commerciale. En: Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle obbligazioni, anno XCV, 1997. Posteriormente, sobre la interrelación funcional de marcas de servicio, nombres comerciales, rótulos de establecimiento y denominaciones sociales en la nueva LM española del 2001 y su falta de regulación en el derecho comunitario de marcas, véase García Vidal, Á. El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios —Comentario a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2002 (Michael Hölterhof y Ulrich Freisleben) ; de 12 de noviembre de 2002 (Arsenall Football Club plc y Mathew Reed) y de 21 de noviembre de 2002 (Robelco NV y Robeco Groep NV) —. En: ADI, t. XXIII, 2002, pp. 356-359.

(12) Cfr. los artículos 33.2 de la Constitución española de 1978 y III-77.1 de la Constitución europea del 2004. La función social se concibe hoy en día de forma cuasi generalizada como un límite endógeno, intrínseco o inmanente al derecho de propiedad en un Estado social de derecho y en una economía social de mercado.

(13) Saíz García, C. El uso obligatorio de la marca. Tirant lo Blanch, Valencia: 1997; De la Fuente García, E. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Bosch, Pons, Madrid: 1999; Carbajo Cascón, F. Comentario al art. 39 LM. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Pamplona: 2003.

(14) Cfr. los artículos 714-1 del Code de la Propiété Intellectuelle francés; el paragraf 27.1 de la Markengesetz alemana; el artículo 2573.2 del Code Civile italiano y el 211.3 del Código de Propiedad Intelectual portugués.

(15) Sobre las distintas opciones mantenidas históricamente por los distintos ordenamientos europeos más relevantes en torno a la transmisión de la marca vinculada o desvinculada de la empresa y la evolución paulatina hacia sistemas de transmisión autónoma, véase Fernández-Nóvoa, C. Tratado..., cit., pp. 532-534.

(16) La transmisión de la solicitud incluirá la del derecho de prioridad unionista que en su caso pudiera corresponder al cedente ex artículo 4.A.1 del Convenio de la Unión de París de 1883 (CUP) . Cfr. el artículo 3.1 de la LM del 2001 —Curto Polo, M. Comentario al art. 47 LM. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Pamplona: 2003, p. 751. Señala Lobato que con la transmisión de la solicitud de marca realmente se está transmitiendo una “emptio spei” o “spes iuris”: la esperanza jurídica de que se conceda la marca solicitada —Lobato, ob. cit., p. 751—. En relación con el derecho a la indemnización provisional previsto en el artículo 38 de la LM del 2001, debe tenerse en cuenta que esa protección solo podrá hacerse valer frente al infractor a partir del momento de la publicación de la concesión del registro —cfr. LM, art. 38.4—. Sobre la protección provisional de la marca con la ley de 1988 y la del 2001, véase Galán Corona, E. En torno a la protección provisional de la marca solicitada. En: ADI, 1999, pp. 457 y ss. y Comentario al art. 38 LM. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi, 2003, pp. 569-579.

(17) El artículo 11 del Tratado de Derecho de Marcas de la OMPI de 1994 se refiere a la transmisión de la marca como cambio de titularidad.

(18) En los casos de fusión por absorción, si la marca fuera titularidad de la sociedad absorbente no se producirá una transmisión sino únicamente un cambio de nombre en el registro, en caso de producirse una modificación de la denominación social. Si en ese mismo supuesto la marca perteneciese a la sociedad absorbida se estará ante una cesión de la misma a la sociedad absorbente. Así mismo, en las fusiones por nueva creación siempre se producirá una cesión de la marca de ambas o cualquiera de las sociedades fusionadas que se integran en la sociedad de nueva creación.

(19) Martín Aresti, P. Comentario al art. 48 LM. En: Bercovitz Rodríguez-Cano A. (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi, 2003, pp. 723-724; Curto Polo, M. Comentario..., cit., p. 747. Sin embargo, Lobato considera que la LM del 2001 se refiere exclusivamente a la transmisión voluntaria e “intervivos” de la marca —por negocios de compraventa, donación, dación en pago, permuta, aportación a sociedad, fusión, escisión, etc.—, por lo que considera más adecuado mantener el término habitual de cesión para diferenciar el supuesto de hecho de la norma —cfr. LM, arts. 46.2 y 47— de otras formas de transmisión, como pueden ser la transmisión forzosa y la transmisión “mortis causa” —Lobato, ob. cit., p. 747—.

(20) Curto Polo, M. La cesión..., cit., pp. 141-143; Martín Aresti, ob. cit., pp. 728-730.

(21) Este sistema suponía un control apriorístico del posible error que para los consumidores podría suponer la existencia registral de dos marcas idénticas para productos de la misma clase.

(22) Blanco Jiménez, A. Comentario al art. 12 LM. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Pamplona: 2003, p. 309.

(23) Modificaciones en materia de registro y de transmisión de nombres comerciales que demuestran la evidente asimilación que el legislador español ha llevado a cabo entre estos y las marcas de servicios, lo cual podría constituir el primer paso para su futura desaparición como signos de empresa registrables, tal y como se indicó anteriormente.

(24) Curto Polo, M. La cesión..., cit., pp. 247-249. La prohibición de cesión de marca con limitaciones territoriales se establece expresamente para la marca comunitaria en el artículo 1.2 de la RMC, según el cual la marca solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y de prohibirse su uso, “para el conjunto de la comunidad”. Cuestión distinta es que una misma persona física o jurídica sea titular de la misma marca registrada en distintos Estados de la Unión Europea o de terceros países y que decida ceder la titularidad total o parcial de una o varias de las marcas nacionales a uno o varios terceros, conservando la de las restantes —ibídem, pp. 249-252—.

(25) Fernández-Nóvoa, C. Tratado..., cit., p. 538.

(26) El artículo 17.2 in fine del RMC establece que la presunción de transmisión de la marca junto con la empresa se aplicará también a los casos en que exista una obligación contractual de transmitir la empresa, salvo que se pacte o se deduzca lo contrario. Esta norma, según Lobato también parece aplicable al derecho español —Lobato, ob. cit., p. 754—.

(27) Así pues, el empresario cedente podrá reservarse la titularidad de la marca en el contrato, a pesar de ceder la empresa en su totalidad, bien sea con la intención de seguir explotando la marca con una nueva empresa ya constituida o por constituir o con la intención de cederla de manera autónoma a un tercero, incluso a varios, dada la posibilidad de la cesión parcial. Si el contrato de transmisión de empresa no contempla una estipulación específica alguna sobre la marca podría deducirse su conservación por parte del cedente o transmitente por circunstancias externas, como puede ser el hecho de que hubiera seguido utilizando la marca en el tráfico económico sin aparente oposición del cesionario; la continuación en el uso de una marca idéntica o muy similar al nombre o denominación social del cedente o también el precio fijado como contraprestación de la transmisión, dependiendo de la valoración objetiva de la marca en el mercado. No obstante, las obligaciones generalmente imputadas a quien transmite una empresa —como son la de abstención de competencia y, en ocasiones, la de transmisión del know how o secreto empresarial— han de tenerse en cuenta a la hora de valorar estos y otros factores. Pero, ¿qué mayor competencia que seguir utilizando la marca para distinguir prestaciones idénticas a las que presumiblemente constituyen la principal actividad o una de las principales actividades de la empresa que se transmite? Lo normal será que en el contrato de transmisión se especifique claramente si la marca o marcas del cedente se transmiten o no junto con la totalidad o parte de la empresa, pues lo contrario puede dar lugar a situaciones de conflicto difíciles de resolver.

(28) Cfr., el paragraf 27.2 de la Markengesetz, del 25 de octubre de 1994 —Fezer, K.H. Markenrecht. C.H. Beck, 2. Auflg, München: 1999, p. 1153—.

(29) Fernández-Nóvoa, C. Tratado..., cit., p. 540.

(30) De esta forma se pone de manifiesto el carácter híbrido o mixto del registro de marcas que, aunque de naturaleza administrativa, asume en buena medida los principios propios de los registros de seguridad jurídica, como lo son el mercantil y el de la propiedad. Martín Aresti, P. Comentario al art. 46 LM. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Pamplona: 2003, p. 730.

(31) Curto Polo, M. La cesión..., cit., p. 258.

(32) La exigencia de forma escrita sin necesidad de escritura pública plasmada en el artículo 49 de la LM del 2001 se encuentra en plena sintonía con lo establecido en el artículo 11 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, del 27 de octubre de 1994, en lo relativo a la petición de inscripción registral del cambio de titularidad.

(33) Bien pueden presentarse situaciones en que en la transmisión total o parcial de una empresa se incluya la marca y que esta sea idéntica o sustancialmente similar al nombre comercial, a la denominación social o al nombre civil del empresario cedente que comienza o sigue desarrollando una actividad empresarial en el tráfico. Esa coincidencia podría ser susceptible de generar error entre el público por sí misma. Esto ocurriría aunque las actividades del empresario cedente y las prestaciones distinguidas por la marca transmitida junto con la empresa o parte de ella no generen confusión por centrarse en distintos campos de actividad. Es lógico pensar que la generalidad del público puede confundir el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por la marca cuando esta es idéntica o muy similar a la denominación, nombre civil o nombre comercial del empresario que fue su titular anterior, a pesar de que esta se haya cedido junto con la totalidad o parte de la empresa dedicada a su producción, distribución o prestación.

(34) Fernández-Nóvoa, C. Tratado..., cit, p. 539.

(35) Delimitación precisa de las prestaciones transmitidas evitando la similitud con los que retiene el cedente, prohibición de prácticas parasitarias por el cesionario y de competencia por el cedente, dar publicidad a la transmisión por ambas partes, etc.

(36) Curto Polo, M. La cesión..., cit., pp. 339-347.

(37) Lobato, ob. cit., p. 755.

(38) Curto Polo, M. La cesión..., cit., pp. 151-153 y 158.

(39) Como posibles soluciones podría pensarse en: (i) un recorte o ampliación de los productos o servicios objeto de una cesión parcial de una marca una vez que el registro hubiera denegado la inscripción por posible confusión sobre el origen empresarial y (ii) un compromiso por el que el cedente de una marca colabora con el cesionario en dar la máxima difusión a la transmisión de la marca frente a los terceros, con la finalidad de superar las objeciones que sobre la identidad y el origen empresarial de las prestaciones fueron puestas de manifiesto por el registro.

(40) Pueden consultarse en la página web: http://oami.eu.int/es/mark/marque/directives/e4.htm#Heading4.

(41) Lobato, ob. cit., p. 756.

(42) Curto Polo, M. La cesión..., cit., p. 130.

(43) Fernández-Nóvoa, C. El sistema..., cit., p. 349; García-Cruces González, J.A. Comentario al art. 55 LM. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.) , Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona: Aranzadi, 2003, p. 870.

(44) Las marcas originariamente engañosas deberán perseguirse a través del expediente de la nulidad (RMC, arts. 7.1, lit. g) y 51.1, lit. a) y LM, arts. 5.1, lit. g) y 51.1, lit. a) ) . Véase al respecto, Martínez Gutiérrez, Á. La marca engañosa. Marcial Pons, Madrid: 2002, pp. 139-140.

(45) Piénsese en la variación de circunstancias de las prestaciones distinguidas por la marca, como modificaciones de la calidad o naturaleza del producto o servicio; igualmente en actos que generen confusión o asociación con las prestaciones del adquirente buscando generar entre el público una asociación con otro empresario para así aprovecharse de su mayor conocimiento, prestigio o reputación entre el público y, finalmente, en el cambio de significación o de forma de la marca —Fernández-Nóvoa, C. Tratado..., cit., p. 665—.

(46) Elemento subjetivo que excluye de la caducidad el carácter engañoso sobrevenido por factores o circunstancias objetivas, como puede ser una utilización masiva del derecho de marcas por terceros no autorizados.

(47) García-Cruces, ob. cit., pp. 871-872.

(48) Curto Polo, M. La cesión..., cit., p. 136; García-Cruces, ob. cit., pp. 874-875.

(49) Fernández-Nóvoa, C. Tratado..., cit., pp. 664-665.