>>Las marcas de color y las combinaciones de colores en la Comunidad Andina<<por Eduardo Varela Pezzano

Revista Nº 56 Jul. Sep. 2017

En la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es perfectamente posible registrar colores o combinaciones de colores como marcas. El artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN dice, sin lugar a interpretación alguna, que “podrán constituir marcas”, entre otros, “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”. La norma no puede ser más directa. Los colores pueden ser marcas registradas si cumplen con los requisitos establecidos en el citado artículo.

No obstante, hoy por hoy existe una discusión, bizantina en mi opinión, referida a si es posible registrar marcas de colores o combinaciones de colores en los países de la región, y cómo debe solicitarse el registro de un color como marca. Evidentemente, la primera discusión está resuelta por el mismo artículo 134 de la Decisión 486, ratificado en múltiples oportunidades por el Tribunal de Justicia de la CAN. La segunda, en cambio, está a la merced de las opiniones subjetivas de los colegas.

Algunos abogados practicantes también dicen que las marcas de color “no sirven para nada” porque el color debe estar delimitado por una forma, y si un competidor utiliza el mismo color pero en una forma distinta a la registrada, tal uso no podría caer en un acto infractor del derecho protegido por el registro marcario. Hay quienes van más allá y sostienen, incluso, que si el pantone utilizado por un tercero es distinto al registrado tampoco habría lugar a una infracción de marca. Paradójicamente, en Colombia la reivindicación de pantones es cada día una práctica más frecuente en las solicitudes de registro de marcas, y son los mismos abogados que protegen las marcas de sus clientes reivindicando pantones, los que alegan que salirse del pantone evade la responsabilidad por infracción marcaria.

Para zanjar la discusión sobre marcas de colores, revisemos el panorama de las decisiones adoptadas en la CAN. Primero analicemos lo que traía la antigua Decisión 344 sobre marcas de colores, luego lo que han fallado las oficinas de marcas de Colombia (SIC) y Perú (INDECOPI), y finalmente lo concluido por el Tribunal de Justicia en sus interpretaciones prejudiciales. A partir del recuento de todo lo anterior podremos concluir el verdadero alcance del derecho en las marcas de color y de combinaciones de colores en la región andino.

1. Las marcas de color en la Decisión 344 y la teoría del arco iris

La anterior legislación de marcas en la Decisión 344 estuvo vigente hasta el 1º de diciembre del 2000, cuando fue reemplazada por la actual Decisión 486. La Decisión 344 no decía qué marcas se podían registrar, pero sí las que no eran registrables. El artículo 82, literal f), indicaba que eran irregistrables los colores aisladamente considerados, sin que se encontraran delimitados “por una forma específica”.

El Tribunal de Justicia intentó interpretar esta disposición normativa explicando que la prohibición del artículo 82 estaba referido únicamente a “los colores del arco iris”(1). Esta conclusión parecía traída de los cabellos, pues el único sustento del Tribunal para concluir esta tesis, era una cita del libro sobre marcas del autor Carlos Fernández Novoa(2). Evidentemente, la mala costumbre del jurista latino de citar sin si quiera entender lo que se está citando de otras jurisdicciones fue la roca para edificar la teoría sobre las marcas de color en la región andina. Sin embargo, el Tribunal sí aclaró que la prohibición bajo análisis no era absoluta(3), y tan solo operaba cuando estuviese “comprendido en una silueta o trazo” o cuando hiciera “parte integrante de un signo tridimensional”.

El tribunal también implementó por vía jurisprudencial la posibilidad de registrar “combinaciones de colores”. Las combinaciones son hoy en día reconocidas por la Decisión 486 como signos registrables(4), pero para ese entonces la Decisión 344 no se refería a las mismas. El Tribunal señaló que “dos o más colores se disponen conjuntamente, pero no mezclados”, podían acceder al registro. El Tribunal entendía que las combinaciones de colores debían tener el mismo tratamiento que para los signos genéricos o descriptivos, y por tanto, si analizados en conjunto proporcionaban distintividad, podían ser registrados como marca(5).

En Colombia, la SIC se apartó completamente de la “tesis del arco iris” del Tribunal emitiendo conceptos jurídicos que ampliaban la interpretación a la prohibición del artículo 82. En el año 2000, antes de entrar en vigencia la Decisión 486, la oficina colombiana señaló que al no diferenciar la norma entre los colores que no podían ser registrados, la causal de irregistrabilidad en análisis “se refiere tanto a colores primarios como secundarios”(6).

En cuanto al alcance del derecho de una marca de color, la SIC aceptaba que dos marcas compartieran colores iguales o similares siempre que al ser comparadas en conjunto resultasen diferentes entre sí(7). El anterior criterio era aplicado por los examinadores de la SIC a los análisis de irregistrabilidad marcaria de las solicitudes que se presentaban en Colombia(8).

2. Las marcas de color en la Decisión 486

En diciembre del 2000 entró en vigencia la Decisión 486 y con ella el artículo 134, literal e), que además de reiterar que los colores son registrables siempre que vayan delimitados por una forma, incorporó en la legislación marcaria el viejo criterio del Tribunal andino sobre la posibilidad de registrar marcas de combinación de colores(9):

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...).

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”.

Lo anterior significa que hoy en día ya está definido que es posible registrar como marca tanto a) colores delimitados por una forma, como b) combinación de colores. Por lo demás, la Decisión 486 redundó en prohibir el registro de colores aisladamente considerados(10):

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”.

Cuando la Decisión 486 entró en vigencia en la región, uno de los primeros casos de marca de color fue resuelto en Perú por el INDECOPI. En 2002, la oficina peruana falló el caso de una solicitud de Pfizer en Clase 5ª que reivindicaba una píldora de color azul pero no la forma tridimensional de la píldora(11). El INDECOPI concluyó, entre otras cosas, que la prohibición al registro de colores y combinación de colores aludía a “colores básicos y compuestos”, es decir, a todo tipo de colores, ya que el fin de la protección de las marcas no podía ser el de “privar al mercado de su rica diversidad de colores”(12).

El Tribunal andino tendría entonces que interpretar la nueva normativa implementada por la Decisión 486, a fin de unificar y establecer el criterio de las marcas de colores y combinaciones de colores. Veamos a continuación como fue este proceso.

3. El Tribunal de Justicia y su interpretación a los colores

En primer lugar, el Tribunal tuvo la oportunidad de reiterar, en 2009, su colorida tesis sobre el arco iris. Esta vez, sin embargo, explicó un poco más su teoría aclarando que el arco iris tenía siete colores(13) y que su argumento se apoyaba en que “el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos”(14). En 2012, el Tribunal replicó también que la prohibición del arco iris no era absoluta, y que estaba permitido el registro de colores debidamente delimitados por una forma(15).

Acerca de la combinación de colores, el Tribunal precisó en 2013 que si una marca se pretendía registrar bajo esta categoría colores, tenía que generar una “composición especial, inusual, y claramente diferenciable”(16). Para esto, debe presentarse con “formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad”(17).

Posteriormente, en 2015, el Tribunal explicó que la combinación de colores, para poder registrarse como marca, también debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos, es decir, “que cada color al unirse con otro, debe estar representado con contornos y trazos bien definidos que permitan hacer una reproducción del signo de una manera estable (…) y, por supuesto, que el público consumidor cada vez que vea dicha mixtura, independientemente de la figura que la contenga, inmediatamente la relacione con ciertos productos o servicios”(18).

En este sentido, parecería que para el Tribunal es perfectamente posible registrar una combinación de colores para una marca si se presenta la solicitud empleando un trazo o una figura genérica como un cuadrado, círculo, triangulo o rectángulo que contenga el color, ya que la protección se debería otorgar independientemente de la forma o figura en que se presenta la combinación de color reivindicada. Lo genérico sería el trazo o la figura de presentación de la marca, pero no la marca como tal, ya que esta sería la combinación distintiva de los colores para identificar los productos o servicios del solicitante.

Sin embargo, delimitar la combinación de colores es otra interpretación del Tribunal igual a la del arco iris, es decir, en las nubes y por fuera de lo que realmente expresa la Decisión 486. La norma andina indica que el requisito de la delimitación de la forma es para que los colores aislados puedan ser registrados como marcas.

La combinación de colores no requiere, según el artículo 134, que la solicitud de registro sea presentada con una forma. Si se requiriese una forma delimitada para el registro de combinación de colores, el literal del artículo no utilizaría una “o” disyuntiva para separar las dos figuras contempladas en la Decisión 486 para colores como marca: los colores delimitados con forma y las combinaciones de colores.

4. Casos recientes en Colombia

En Colombia la SIC viene fallando diferentes casos de marcas de color aplicando la norma que permite su registro. A continuación expongo tres casos de marcas de color identificados con una forma delimitada, y uno de marca de combinación de colores no delimitados por una forma específica.

En 2015, la SIC concedió el registro de la marca color rosado en Pantone 183C para identificar gaseosas sabor a manzana a Postobón, una empresa de gaseosas colombiana, delimitado en las presentaciones de un vaso y una botella(19):

Figura 1

FIGURA 1
 

En el anterior caso la SIC explicó que el color rosado presentado por el solicitante para gaseosas sabor manzana no era fácilmente identificable por los consumidores, precisamente por tratarse de un color arbitrario, y por eso resultaba distintivo y registrable como marca delimitada por las formas de un vaso y una botella: “la tonalidad rosa [para gaseosas] no representa visualmente para el consumidor una condición particular o intrínseca de productos derivados o con sabor a manzana, pues esta fruta suele tener dos colores predominantes (rojo o verde)”(20).

Lo anterior implica que para la SIC, además de tener que delimitar el color por una forma, la marca debería además contemplar un color arbitrario para el producto o servicio cubierto por la solicitud de registro. Esto pareciera tratarse, por tanto, de un nuevo requisito para las marcas de color inventado por la autoridad colombiana: que el color no sea asociable con el producto. ¿Qué pasaría por ejemplo si el color reivindicado en la solicitud no hubiese sido un rosado, sino un verde fácilmente asociable a una gaseosa sabor manzana? ¿Hubiese la SIC negado el registro a estas marcas de color?

Otro caso del 2015 fue el registro a favor de Nestlé del color verde en pantone 361C para preparaciones a base de chocolate, delimitado en la forma de un tarro o recipiente:

Figura 2

FIGURA 2
 

Al igual que en el caso del color rosado, la SIC anotó en su decisión que el verde no se asociaba fácilmente con el chocolate, “siendo entonces su utilización arbitraria y su especificidad un elemento que le facilita al consumidor asociarlo en el sector a un origen concreto”(21). Esta decisión ratificó entonces el requisito de que el color no debe ser asociado al producto o servicio reivindicado en la solicitud de registro. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hubiese ocurrido si la solicitud de Nestlé hubiese reivindicado, por ejemplo, un color blanco para su marca de color dirigida a identificar preparaciones a base de chocolate?

Finalmente, en 2017 la SIC concedió el registro del color anaranjado pantone C021 a favor de la compañía Ramo para identificar pasteles, bizcochos, tortas y ponqués, delimitado en forma de figura bidimensional. En el caso del color para esta marca, la SIC señaló que el mismo estuvo delimitado por una forma específica, y que no designaba características ni era usado normalmente en el mercado para distinguir los productos comprendidos en la solicitud, y por lo tanto, cumplía con los requisitos para ser marca y alcanzar el registro(22):

Figura 3

FIGURA 3
 

 

En cuanto a combinación de colores, en 2016 la SIC concedió a Red Bull el registro de marca para el combo de pantones 2747C (azul) y 877C (plata), para identificar bebidas energéticas. Al tratarse de una combinación de colores no se exigía una forma delimitada para la marca —muy a pesar del requisito establecido, como se ha visto, por el Tribunal de Justicia de la CAN—, pero en todo caso, la figura o forma presentada para la combinación era, a la final, una forma genérica de rectángulos(23):

Figura 4

FIGURA 4
 

 

El caso de la marca de color de Red Bull es el propio que explica cómo las combinaciones de color, contrario a lo que indica el Tribunal de Justicia, no requieren estar delimitadas por una forma específica. El examen sobre si el color tiene que ver o no con el producto o servicio amparado con la solicitud también pasa a un segundo plano, como quiera que lo que importa en este tipo de solicitudes es la combinación arbitraria de colores y no la conexión arbitraria entre producto y color.

5. Conclusiones

Del análisis de las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la CAN, así como de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, podemos recapitular y concluir lo siguiente:

1) Las marcas de color en el régimen de propiedad industrial de la CAN son de dos tipos: marcas de color delimitado por una forma y combinaciones de colores. Cada una tiene requisitos distintos ya definidos por el Tribunal de Justicia y, al parecer, por las oficinas de marcas de la región. Al menos con los ejemplos de las oficinas peruanas y colombianas.

2) En Colombia, para registrar una marca de color delimitado por una forma, la SIC exige además que el color no designe las características de los productos o servicios que ampara, ni sea usado normalmente en el mercado para distinguir los productos o servicios. Es decir que además de la delimitación, la SIC requiere que el color sea arbitrario en relación con el producto o servicio pretendido con la solicitud de registro. Ejemplos: rosado para gaseosas sabor manzana, verde para chocolates, anaranjado para tortas y bizcochos.

3) En el caso de las combinaciones de colores no se requiere una forma delimitada, pero sí una figura para presentar la combinación. Tampoco se requiere que el color sea arbitrario respecto al producto o servicio.

Bibliografía

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Derecho de marcas, Editorial Montecorvo, 1990, p. 100.

RAMÍREZ, Luis, “De colores: el derecho ante la protección de signos no convencionales”, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOPI, 7, 2008, pp. 183-184.

TPI-INDECOPI. Resolución N° 151-2002 del 18 de febrero del 2002.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 00057917 del 30 de agosto de 2000.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resoluciones SIC Nº 1075 y 1076 del 19 de enero de 2015. Imágenes tomadas de los expedientes de la SIC.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución SIC Nº 33205 del 27 de mayo de 2014.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución SIC Nº 3839 del 4 de febrero de 2015.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución SIC Nº 1584 de 20 de enero de 2017.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución SIC Nº 64382 del 29 de septiembre de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 23-IP-98. Marca tridimensional: “Una cacha de machete y una denominación y colores”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 111-IP-2009. Marca: “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 132-IP-2012. Marca: “Figurativa”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 222-IP-2013. Marca: “Figurativa constituida por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687C) y celeste”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 53-IP-2015. Marca: “Figurativa”.

1 Proceso 23-IP-98. Marca tridimensional: “Una cacha de machete y una denominación y colores”.

2 Fernández Novoa, Carlos. “Derecho de marcas”, Editorial Montecorvo, 1990, p. 100.

3 Proceso 23-IP-98.

4 Art. 134.

5 Proceso 23-IP-98.

6 Concepto 00057917 del 30 de agosto de 2000.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Art. 134, lit. e).

10 Art. 135, lit. h).

11 Resolución N° 151-2002/TPI-INDECOPI del 18 de febrero del 2002.

12 La referencia al caso es tomada de: Ramírez Gonzalo, Luis, De colores: el derecho ante la protección de signos no convencionales, en “Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual”, INDECOPI, Nº 7, 2008, pp. 183-184.

13 La razón por la cual el Tribunal tenía que interpretar el número de colores del arco iris es, y sigue siendo hoy en día, inaudita.

14 Proceso 111-IP-2009. Marca: “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”.

15 Proceso 132-IP-2012. Marca: “Figurativa”.

16 Proceso 222-IP-2013. Marca: “Figurativa constituida por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687C) y celeste”.

17 Ibid.

18 “En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial” —Proceso 53-IP-2015. Marca: “Figurativa”—.

19 Resoluciones SIC Nº 1075 y 1076 del 19 de enero del 2015. Imágenes tomadas de los expedientes de la SIC.

20 Resolución SIC Nº 33205 del 27 del mayo de 2014.

21 Resolución SIC Nº 3839 del 4 de Febrero del 2015.

22 Resolución SIC Nº 1584 de 20 de enero del 2017.

23 Resolución SIC Nº 64382 del 29 de septiembre del 2016.