>>Las marcas tridimensionales en la Comunidad Andina y la Unión Europea: encuentros y diferencias legislativas y jurisprudenciales<<

Revista Nº 57 Oct. - Dic. 2017

por Ricardo Andrés López Suárez

La marca ha conocido desde sus inicios una evolución constante en su camino por la identificación de productos y servicios. Sellos y símbolos sencillos en un inicio, hoy en día agrupan una gran variedad de signos de diversa naturaleza, palabras, gráficos, diseños tridimensionales, sonidos, gestos, entre otros, los cuales están presentes en el mercado como un elemento clave en las estrategias de comunicación y publicidad de las empresas.

Dentro de la historia de las marcas, la utilización de envoltorios, recipientes y empaques “especiales” como elementos de mercadeo de productos elevó en su momento el interrogante sobre la protección de signos tridimensionales como marcas.

La creatividad de los equipos de publicidad y mercadeo creó un nuevo paradigma del cual surgieron nuevas reflexiones y desafíos para el derecho de la propiedad intelectual.

Uno de los principales retos relacionados con la protección de marcas tridimensionales ha sido la separación del campo de aplicación del derecho marcario frente a otras instituciones de la propiedad industrial como las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales, teniendo en cuenta que en estos casos nos encontramos frente a aspectos estrechamente conectados con el producto en sí mismo.

Igualmente, las reglas para llevar a cabo el examen de una marca tridimensional se encontraron frente a un nuevo signo de características aparentemente similares a las tradicionales marcas gráficas bidimensionales, pero con una complejidad más profunda frente a la naturaleza de sus formas, la percepción del signo como marca y la impresión del conjunto.

Hoy en día, las legislaciones de diversos países han incorporado disposiciones que consideran a los signos tridimensionales como susceptibles de protección a título de marca. Aunque las soluciones desarrolladas comparten varios aspectos, la práctica de las oficinas de propiedad industrial y la jurisprudencia en la materia difieren de jurisdicción a jurisdicción.

En efecto, es importante subrayar que la protección de marcas es independiente en cada país y se encuentra sujeta al principio de territorialidad. En consecuencia, los derechos marcarios sobre un signo se encuentran sujetos al estudio y otorgamiento independiente de cada oficina de marcas y están, a priori, limitados por las fronteras de la jurisdicción dentro de la cual fueron solicitados.

Por ello, en el mercado mundial resulta clave conocer las diferencias y sutilezas entre los varios sistemas con el propósito de construir un plan de protección efectivo para la protección de un portafolio de propiedad industrial con expectativas internacionales.

En Colombia, el sistema de protección de marcas encuentra su base en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina —en adelante la Decisión—. Esta reglamentación es compartida con los otros países miembros de este bloque de integración, Bolivia, Ecuador y Perú.

Esta legislación es aplicada en cada país de manera independiente por las autoridades competentes, tanto a nivel administrativo como judicial, sin embargo, a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina —en adelante el Tribunal Andino—, se busca una armonización en el ámbito comunitario sobre la interpretación de la reglamentación común.

De otro lado, la Unión Europea ha desarrollado una solución diferente. En efecto, dentro de las instituciones creadas para la armonización del mercado interior de la Unión Europea se encuentra la Marca de la Unión Europea —antiguamente llamada Marca Comunitaria—.

La Marca de la Unión Europea permite, a través de un sistema de registro centralizado ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, obtener la protección de un signo como marca en todos los países miembros de la Unión Europea. La norma que da sustento a la Marca de la Unión Europea es el Reglamento (CE) n.º 207/2009 modificado por el (UE) 2015/2424 —en adelante el Reglamento—. Asimismo, el órgano comunitario encargado de velar por la interpretación del Reglamento es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —en adelante el Tribunal Europeo—.

Sin embargo, es importante subrayar que lo anterior no reemplaza los sistemas nacionales de cada país miembro, sino que coexiste con ellos e interactúa con los mismos bajo ciertas hipótesis determinadas por el Reglamento.

A continuación, se presenta un análisis sobre tres aspectos claves al momento de examinar la registrabilidad de un signo tridimensional como marca en la Comunidad Andina y en la Unión Europea a través de la legislación y la jurisprudencia reciente en cada sistema.

En primer lugar, se expondrán las apreciaciones relacionadas con la naturaleza de los signos tridimensionales y la protección en materia de marcas. Enseguida, se examinarán tres causales de denegación de registro que se encuentran íntimamente relacionadas con los diseños tridimensionales. Finalmente, se explorarán aspectos claves sobre el examen del cumplimiento del requisito de distintividad.

1. Los signos tridimensionales y la protección marcaria

Las marcas son signos capaces de distinguir productos o servicios en el mercado. Tal como fue indicado, su naturaleza corresponde a un amplio abanico de opciones: letras, palabras, gráficos, diseños tridimensionales, sonidos, gestos, etc.

Tanto la jurisprudencia de la Comunidad Andina como la de la Unión Europea han reconocido que la marca posee diversas funciones, entre las cuales se encuentran: diferenciadora de productos y servicios, indicadora de procedencia, de publicidad, de indicación de calidad y de reputación.

El Tribunal Andino ha indicado que:

[…] la marca es un bien inmaterial que permite a los consumidores identificar los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado(1).

Las marcas […] cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario(2).

De otro lado, el Tribunal Europeo ha considerado que:

[…] la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia […](3).

Las marcas tridimensionales son signos provistos de volumen, que ocupan un lugar en el espacio, largo, ancho y alto. Aunque involucran principalmente el sentido de la vista, también son susceptibles de ser apreciadas por el sentido del tacto al poseer un cuerpo que los consumidores pueden sujetar, agarrar y tocar.

Si bien pueden llegar a considerarse como signos de fuerte recordación, también en su universo es posible encontrar propuestas que corresponden a formas no idóneas, comunes o débiles que los consumidores no asociarían fácilmente a un producto o servicio en especial, o a un origen empresarial determinado.

Al momento de evaluar un signo tridimensional es necesario determinar si este podría llegar a ser perceptible como una marca por el consumidor y, por tanto, cumplir con las funciones de la misma.

La jurisprudencia de la Unión Europea ha indicado que solo las formas que difieran significativamente de aquellas que los consumidores usualmente pueden encontrar en el sector de mercado objeto de la marca, pueden llegar a cumplir la función esencial de garantizar el origen de un producto o servicio(4).

Así mismo, las marcas tridimensionales están sujetas a un examen de registrabilidad análogo al de las marcas bidimensionales. En efecto, estos signos deberán reunir el requisito de distintividad y no caer en las causales de denegación establecidas en cada legislación.

En la Comunidad Andina existe también el requisito de representación gráfica, que en el caso de una marca tridimensional sería remoto su no cumplimiento. En el sistema europeo este requisito sigue vigente hasta el 1º octubre del 2017, fecha en la cual será eliminado por la reforma del 2015 y reemplazado por un requisito más amplio y abstracto cuya condición principal es que el signo debe ser apto de representación en el registro marcario de tal manera que permita a las autoridades y al público determinar la marca solicitada.

Al respecto, el Tribunal Andino ha indicado que:

[…] las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase como en el caso particular, o por otro tipo de formas(5).

Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: el principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. […] [A]l no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [E]l hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro(6). (Negrita por fuera del original).

De otro lado, la jurisprudencia europea se encuentra en una posición análoga, pero con una gran diferencia, tal como se puede observar a continuación:

[…] los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas […]

No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa […]

En tales circunstancias, solo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7º, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94(7). (Negrita por fuera del original).

En ambos escenarios es evidente que los signos tridimensionales deberán cumplir con el requisito de distintividad y no ser objeto de causales de denegación, tal como sucede con las marcas bidimensionales.

Sin embargo, llama la atención que mientras en el sistema andino las marcas tridimensionales son consideradas como de gran recordación en el público consumidor y de un amplio poder diferenciador, en el sistema europeo encontramos una posición contraria que enfatiza que los signos tridimensionales tienen dificultad para cumplir la función de origen de las marcas y, por tanto, al momento de evaluar su grado de distintividad la tarea se tornaría más ardua en comparación con las marcas bidimensionales.

Tal como se abordará en los siguientes puntos, aunque los requerimientos puedan llegar ser similares, existen diferencias legislativas y jurisprudenciales que pueden provocar dificultades al momento de buscar la protección en ambos territorios.

2. Las causales de denegación en materia de marcas tridimensionales

Además de los requisitos de distintividad y representación gráfica, una marca no debe estar incursa dentro de una causal de denegación para que pueda ser objeto de protección. Esta condición aplica para todo tipo de marcas e incluye diferentes situaciones, como el carácter genérico de un signo o su contrariedad al orden público o las buenas costumbres.

Existen tres hipótesis que, si bien son aplicables a otros tipos de signos, merecen una especial atención en el caso de las marcas tridimensionales.

La primera de ellas hace referencia a la naturaleza del producto. En efecto, una marca tridimensional que se limite a reproducir la forma natural o habitual de un producto carecería de poder distintivo al no generar recordación ni diferenciación en la mente del consumidor. Adicionalmente, admitir la protección de este tipo de signo finalizaría por otorgar un monopolio a un particular sobre una característica utilizada y, eventualmente necesaria, por varios agentes del mercado. En consecuencia, este tipo de signo no sería apto para ser protegido.

De otro lado, existen diseños tridimensionales que obedecen a una ventaja o resultado técnico o funcional del producto. Sin embargo, el derecho marcario no tiene como propósito otorgar derechos o prerrogativas sobre soluciones técnicas. La protección de este tipo de creaciones corresponde al área de patentes y modelos de utilidad, en consecuencia, un título de marcario no sería viable para estos casos.

Estas dos causales de denegación se encuentran presentes tanto en el sistema andino como en el europeo. Sin embargo, en este último existe una tercera hipótesis que hace referencia a las formas o características que dan el valor substancial del producto. Esta situación obedece a la intención de delimitar las esferas de protección de las marcas y los diseños industriales.

Es importante señalar que estás exclusiones se aplican para signos constituidos exclusivamente de formas o características que corresponden a estas tres causales. Por tanto, en determinados casos la inclusión de elementos adicionales podría llegar a ser suficiente para superar este tipo de obstáculos.

Asimismo, vale la pena subrayar que las marcas son protegidas a partir de su impresión en conjunto. En consecuencia, en el caso de marcas registradas que contengan elementos que estarían incursos en las causales mencionadas, debe tenerse en cuenta que la protección marcaria no recaería sobre las características del signo individualmente consideradas.

Es claro que uno de los objetivos principales en el marco de estas exclusiones es evitar el abuso del derecho de marcas, en especial en relación con la posibilidad de buscar la perpetuidad de otros derechos de exclusividad que se encuentran, a diferencia de las marcas, limitados en el tiempo, como es el caso de las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales(8).

2.1. Formas naturales y formas habituales

Los signos tridimensionales se encuentran estrechamente relacionados con los productos que buscan identificar. En efecto, algunos de ellos pueden recaer sobre la forma per se de estos. Sin embargo, la protección marcaria no busca la protección del producto en sí, sino del signo que lo identificaría en el mercado.

En la Unión Europea, el Reglamento indica que los signos constituidos exclusivamente de “la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto”(9), no podrán ser registrados como marcas. Cabe resaltar que la jurisprudencia europea suele hacer referencia a la utilidad de la forma en relación con las funciones o características del producto al momento de interpretar y aplicar dicho artículo.

En efecto, el Tribunal Europeo ha manifestado que:

[…] al aplicarse la causa de denegación establecida en el artículo 3º, apartado 1, letra e), primer guion, de la directiva sobre marcas, debe tenerse en cuenta el hecho de que el concepto de “forma impuesta por la naturaleza del propio producto” implica que debe, en principio, igualmente denegarse el registro de las formas cuyas características esenciales son inherentes a la función o a las funciones genéricas de ese producto.

Como ha indicado el abogado general en el apartado 58 de sus conclusiones, reservar tales características para un único operador económico impediría que las empresas competidoras pudieran atribuir a sus productos una forma que fuera útil para la utilización de tales productos. Además, debe señalarse que se trata de características esenciales que el consumidor podrá buscar en los productos de los competidores, dado que esos productos están destinados a cumplir una función idéntica o similar(10). (Negrita por fuera del original).

Esta interpretación amplia obedece a la búsqueda de una armonía dentro de las causales de exclusión contenidas en el Reglamento, teniendo en cuenta las otras dos hipótesis relacionadas con un resultado técnico y el valor sustancial del producto.

En el caso del sistema andino, la relación entre la marca y la función del producto ha sido establecida directamente en la norma. En efecto, la Decisión indica expresamente que “no podrán registrarse como marcas los signos que […] consistan exclusivamente en […] formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”(11).

Llama la atención, además, que la Decisión habla tanto de productos como de servicios. Aunque en el caso de un servicio, sería difícil que el diseño tridimensional pudiera recaer sobre un bien incorporal de tal naturaleza dada la ausencia de materialización del mismo.

Sobre la interpretación de esta exclusión, el Tribunal Andino separa las formas impuestas por la naturaleza, como “aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto”(12). En tales casos estaríamos frente a los elementos que son dados por la configuración del producto.

De otro lado, “las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto”(13). Por lo tanto, para encontrar estos elementos hay que interrogarse sobre la utilidad del producto de tal manera que sea posible identificar la forma relacionada con la función del producto.

Vale la pena resaltar también, que la Decisión eleva las formas usuales de los productos o sus envases como causal específica de denegación. Estas formas de uso común son las utilizadas normalmente en el mercado en relación con un tipo de productos. En el sistema europeo este aspecto es analizado en conjunto con la distintividad del signo y no como una situación aparte.

Para no caer en la hipótesis de esta exclusión, en ocasiones la adición de otros elementos que se alejen de las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto podrían llegar a ser adecuados. Estos elementos deberán ser lo suficientemente “fuertes” o “relevantes” dentro de la impresión en conjunto del signo tridimensional.

2.2. Ventajas o resultados técnicos o funcionales

Las creaciones de los seres humanos pueden ser de diversas naturalezas. La propiedad intelectual comprende diferentes instituciones para distintos tipos de creaciones. De un lado, el derecho de autor se encarga principalmente de la expresión artística o creativa, mientras que la propiedad industrial se enfoca en las creaciones que tienen una aplicación industrial o comercial.

Los encuentros entre el derecho de autor y la propiedad industrial son recurrentes, y la acumulación de ambas protecciones puede o no ser reconocida de acuerdo con las legislaciones de cada país.

Dentro de la propiedad industrial se encuentran caracterizadas por separado las protecciones para las invenciones y las soluciones técnicas (patentes y modelos de utilidad), las creaciones estéticas (diseños industriales) y los signos distintivos (marcas, lemas y otros).

Cada una de estas instituciones responde a criterios, condiciones y prerrogativas específicas. En general, tanto en la Comunidad Andina como en la Unión Europea nada se opone a que un diseño tridimensional pueda, eventualmente, obtener varios tipos de protección.

Al respecto, es importante señalar que el diseño tridimensional deberá cumplir los requisitos de cada institución. Asimismo, el campo de acción de cada una difiere. Mientras las patentes y los modelos de utilidad protegen los productos en sí mismos, los diseños industriales se limitan a la apariencia de estos y las marcas a los signos utilizados para diferenciarlos en el mercado.

La causal de denegación sobre las ventajas o los resultados técnicos o funcionales busca establecer ciertos límites entre el derecho marcario y las patentes y los modelos de utilidad.

En efecto, un diseño tridimensional que corresponda exclusivamente a una solución técnica no cumpliría con las funciones de la marca. El consumidor promedio no identifica necesariamente los productos y servicios a partir de estos rasgos, los cuales suelen, además, finalizar en resultados similares.

En cambio, admitir su protección podría constituir un abuso del derecho marcario que otorgaría una exclusividad potencialmente sin límite en el tiempo, frente a las patentes que tienen un período de vida no renovable.

En efecto, la jurisprudencia andina ha expresado que:

La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención.

La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características solo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de patentes o el modelo de utilidad. 

Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. “En tanto que el Derecho de patentes o, en general, de creaciones industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que —además de poseer ciertas características intrínsecas— sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de marcas o, en general, de signos distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares”. (Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, p. 8)(14). (Negrita por fuera del original).

Con el fin de establecer estos límites, ambas legislaciones consagraron redacciones diferentes. En la Unión Europea, el Reglamento habla de “la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico”(15).

En este caso, hay que interrogarse si el diseño tridimensional es necesario para lograr un fin calificado de técnico. Tal como fue indicado, esta exclusión debe interpretarse en armonía con las demás, especialmente con las formas impuestas por la naturaleza de los productos.

Es importante señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia europea, el término necesario no permite concluir que la existencia de otras alternativas técnicas pudiera ser suficiente para superar este obstáculo. En efecto, el Tribunal Europeo ha indicado que:

En cuanto a la cuestión de si la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en el mencionado artículo 3º, apartado 1, letra e), segundo guion, procede señalar que nada en el tenor de dicha disposición permite llegar a dicha conclusión.

Al denegar el registro de dichos signos, el artículo 3º, apartado 1, letra e), segundo guion, de la Directiva refleja el objetivo legítimo de no permitir a los particulares utilizar el registro de una marca para obtener o perpetuar derechos exclusivos relativos a soluciones técnicas.

Puesto que las características funcionales esenciales de la forma de un producto pueden atribuirse únicamente al resultado técnico, el mencionado artículo 3º, apartado 1, letra e), segundo guion, excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas(16). (Negrita por fuera del original).

En la Comunidad Andina la exclusión se aplica a aquellos signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”(17). Nuevamente la redacción del texto andino es más amplia que su homólogo europeo.

En lugar de utilizar el terminar necesario, el legislador andino prefirió el verbo dar. Es decir, que la forma o característica otorga la ventaja funcional o técnica, la interrogación no busca si la figura es necesaria per se, sino la responsable de la situación.

Sin embargo, teniendo en cuenta la interpretación amplia que la jurisprudencia europea ha dado a la regla, nos encontraríamos en terrenos más o menos equivalentes.

Asimismo, llama la atención la inclusión de servicios, lo que lleva entonces a examinar si el diseño tridimensional podría ser parte de un procedimiento técnico o funcional de acuerdo con los servicios reivindicados por el solicitante.

De nuevo, la adición de otros elementos suficientemente fuertes podría ayudar a superar este obstáculo, teniendo en cuenta la impresión del conjunto que pueda dar el diseño tridimensional.

2.3. El valor sustancial del producto

En el mismo sentido que la causal de denegación anterior, la hipótesis del valor sustancial busca delimitar las fronteras entre el derecho marcario y otras instituciones, en especial los diseños industriales.

Esta situación se encuentra únicamente presente en el sistema europeo. El Reglamento indica que se denegará el registro a las marcas conformadas exclusivamente por “la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos”(18).

Este límite establece un reto al momento de evaluar las posibilidades de éxito de una solicitud de registro de una marca tridimensional. En efecto, tal como lo ha indicado, para que un signo tridimensional pueda ser considerado como marca debe alejarse significativamente de las formas habituales del sector del mercado de los productos que pretende identificar(19).

Sin embargo, si la forma u otras características del diseño tridimensional llegan a ser demasiado fuertes, arbitrarias u originales, es posible que el examinador europeo pueda considerar que el valor del producto se deriva precisamente de estos elementos y, en consecuencia, el signo se encontraría por fuera del campo de acción del derecho marcario.

Pero si estos no son lo suficientemente relevantes, el signo podría carecer de distintividad o caer en alguna de las causales enunciadas en este artículo y, en consecuencia, podría ser juzgado como no idóneo para ser considerado como marca y cumplir la función esencial de identificación de origen de productos y servicios.

Es importante subrayar que, en presencia de esta exclusión, no es aceptado como argumento para superarla la presencia de otros elementos o cualidades sustanciales del producto, por ejemplo, características técnicas que sean atractivas para los consumidores(20).

La estrategia en el presente caso no es tan evidente como en las causales precedentes, pues el signo ya posee componentes importantes y relevantes para destacarse dentro de las formas y características habituales de un mercado. Por tanto, añadir nuevos elementos podría tener el efecto contrario y alejar aún más el diseño tridimensional del registro marcario.

Aunque en el sistema andino esta causal no se encuentra consagrada, la jurisprudencia reconoce que existen límites entre las instituciones del derecho marcario y los diseños industriales.

En efecto, el Tribunal Andino ha indicado que:

La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura(21). (Negrita por fuera del original).

Como se puede observar, la jurisprudencia interpreta la situación en relación con las condiciones de cada institución y sus objetivos con el propósito de desdibujar los límites de cada una.

En efecto, la jurisprudencia reconoce que un diseño industrial no persigue la identificación de productos o servicios en el mercado, siendo este el objetivo de la marca.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en el sistema andino los signos tridimensionales son considerados como de gran recordación por el público consumidor y con una gran fuerza distintiva, tal como se ha indicado anteriormente, a priori, la posibilidad de lograr el registro de un diseño tridimensional como marca y diseño industrial serían más altas que en el sistema europeo.

3. El examen de distintividad

La distintividad es uno de los requisitos básicos que todo signo debe reunir para poder obtener la protección a título de marca. Esta característica permitirá al diseño tridimensional distinguir productos y servicios en el mercado.

Las formas usuales o comunes carecen de distintividad, pero acompañadas de elementos fuertes o relevantes pueden llegar a conformar un conjunto suficientemente distintivo.

La distintividad en materia de marcas tridimensionales sigue las mismas bases que los signos bidimensionales. La autoridad evaluará la impresión en conjunto del diseño tridimensional de los consumidores en relación con los productos o servicios reivindicados en la solicitud de registro.

Es importante tener en cuenta una vez más las posiciones divergentes en el sistema andino y en el sistema europeo sobre la idoneidad de los diseños tridimensional para identificar productos y servicios en el mercado.

En efecto, aunque en ambos sistemas la presencia de elementos adicionales podría ayudar a dar distintividad a un conjunto, en el sistema europeo el examen será más fuerte y se corre un gran riesgo que las características añadidas sean consideradas como simples variantes.

En efecto, el Tribunal Europeo ha expresado que:

[…] cuanto más se acerque la forma cuyo registro como marca se solicita a la forma que más posiblemente tendrá el producto de que se trate, más probable será que dicha forma carezca de carácter distintivo a efectos del artículo 7º, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Solo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, pueda cumplir su función esencial de identificación del origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos de la citada disposición. Por lo tanto, cuando la marca tridimensional es la forma del producto para el que se ha solicitado el registro, el mero hecho de que dicha forma sea una variante de una de las formas habituales de este tipo de productos no basta para demostrar que dicha marca no carece de carácter distintivo a efectos del artículo 7º, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Es preciso verificar siempre si una marca de esta índole permite que el consumidor medio de dicho producto, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinga el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención(22).

Ahora bien, la jurisprudencia de la Comunidad Andina hace énfasis sobre la apreciación en conjunto y el análisis los elementos adicionales, los cuales deben ser novedosos o arbitrarios, tal como se observa a continuación:

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta qué formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios(23).

[…] si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado […]. Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase, o una envoltura) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado(24). (Negrita por fuera del original).

Es importante tener en cuenta que, en el sistema de la Comunidad Andina, las oficinas de marcas deberán realizar un examen de la distintividad intrínseca y extrínseca del signo. En efecto, las autoridades andinas en la materia tienen la facultad de citar precedentes ex oficio e incluso de rechazar acuerdos de coexistencia que intenten buscar una solución alternativa entre marcas similarmente confundibles.

Por tanto, llevar a cabo una búsqueda de antecedentes marcarios es clave antes de solicitar el registro de un signo como marca en la Comunidad Andina para establecer las posibilidades de éxito de una solicitud de registro de marca.

4. Conclusiones 

El derecho de la propiedad intelectual busca la protección de la innovación, la creatividad y el ingenio, a través de distintas instituciones que responden a las necesidades e hipótesis específicas.

Las marcas son signos que nacen de la actividad creadora de las personas dentro de un marco comercial, su carácter distintivo permite a los consumidores identificar productos y servicios dentro del mercado.

Las soluciones actuales se encuentran limitadas a cada jurisdicción. Conocer las sutilezas y diferencias entre estas permite la construcción de una estrategia de protección que tiene en cuenta el mercado global.

Los diseños tridimensionales han fascinado a los equipos de publicidad y mercadeo para promocionar productos y servicios. Ellos son, además, reconocidos como susceptibles de protección a título de marca.

Al realizar una comparación entre los sistemas de la Comunidad Andina y la Unión Europea en materia de protección de marcas tridimensionales es posible apreciar que ambas reglamentaciones han dejado la puerta abierta para su protección y han establecido causales de denegación que se relacionan íntimamente con los diseños tridimensionales, si bien estas pueden también aplicar a otros tipos de signos.

A través de la jurisprudencia del Tribunal Andino y del Tribunal Europeo es posible apreciar que nos encontramos frente a dos sistemas parecidos, pero con una visión diferente al momento de llevar a cabo el examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales.

En efecto, tal como puede ser apreciado, mientras que en la Comunidad Andina se considera que los diseños tridimensionales tienen un fuerte elemento de distintividad gracias a su naturaleza, en la Unión Europea la posición es contraria. La jurisprudencia considera que los consumidores no están habituados a este tipo de signo y, por tanto, su carácter distintivo es difícil de determinar.

Asimismo, frente a las causales de denegación expuestas en el presente escrito, llama la atención que la redacción en el sistema andino sería a priori más amplia y, en consecuencia, más restrictiva que el texto europeo. Sin embargo, a partir de la jurisprudencia europea, se puede evidenciar que la interpretación dada al Reglamento es extensa.

Vale la pena resaltar que, dentro de este panorama, la presencia de la causal de denegación sobre signos tridimensionales que consisten exclusivamente en formas o características del valor sustancial de producto, establece un reto para encontrar el punto justo del grado de arbitrariedad y originalidad sobre las características de un diseño tridimensional.

En efecto, un diseño con fuertes elementos y características muy llamativas podría caer en esta causal, pero en ausencia de cualidades que le permitan alejarse de las formas comunes o usuales del mercado, el signo podría también ser irregistrable.

Finalmente, sobre el examen de distintividad encontramos que ambas jurisdicciones exigen a los signos tridimensionales una impresión del conjunto suficientemente distintiva. Pero al evaluar de manera sistemática junto con la posición de cada jurisdicción frente a la registrabilidad de marcas tridimensionales, es posible concluir que en el sistema europeo el examen será más riguroso.

Bibliografía

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Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 11 de abril de 2014, T-209 de 2013.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 20 de octubre de 2011, C344 de 2010 P y C345 de 2010 P.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 18 de junio de 2002, C-299 de 1999.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 29 de septiembre de 1998, C-39 de 1997.

1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 2 de octubre del 2013, Proceso 163-IP-2013.

2 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 7 de agosto de 1995, Proceso 04-IP-1994.

3 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998, C-39 de 1997, apartado 28.

4 Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2011, C344 de 2010 P y C345 de 2010 P, apartado 47.

5 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 2 de octubre de 2013, Proceso 163-IP-2013.

6 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 25 de septiembre de 1998, Proceso 23-IP-1998.

7 Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre del 2011, C344 de 2010 P y C345 de 2010 P, apartados 45 a 47.

8 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2015, C-215 de 2014, apartado 45.

9 Reglamento (CE) 207 del Consejo de 26 de febrero de 2009, artículo 7º, numeral 1º, literal e), primer guion.

10 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de septiembre de 2014, C-205 de 2013, apartados 25 y 26.

11 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de 14 de febrero de 2000, artículo 135, literal e).

12 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 2 de octubre de 2013, Proceso 163-IP-2013.

13 Ibídem.

14 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 27 de junio de 2007, Proceso 64-IP-2007.

15 Reglamento (CE) 207 del Consejo de 26 de febrero de 2009, artículo 7º, numeral 1º, literal e), segundo guion.

16 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2002, C-299 de 1999, apartados 81 a 83.

17 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de 14 de febrero de 2000, artículo 135, literal d).

18 Reglamento (CE) 207 del Consejo de 26 de febrero de 2009, artículo 7º, numeral 1º, literal e), tercer guion.

19 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2015, C-215 de 2014, apartado 45.

20 Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Octava) de 6 de octubre de 2011, T508 de 2008, apartados 70 y ss.

21 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 2 de octubre de 2013, Proceso 163-IP-2013.

22 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de abril de 2014, T-209 de 2013.

23 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 3 de diciembre de 2012, Proceso 142-IP-2012.

24 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 25 de mayo de 2005, Proceso 33-IP-2005.