Panorama jurisprudencial de marcas tridimensionales en la Comunidad Andina

Revista Nº 36 Jul.-Sep. 2012

por Eduardo Varela Pezzano y Adriana Durán Fernández

1. Introducción

Son pocas las personas que, hoy por hoy, adquieren artículos de consumo sin envolturas o envases llamativos. La presentación y el diseño de un producto son elementos que indudablemente atraen a los consumidores. Por eso los empresarios ya no sólo registran palabras y logos como marcas, ahora también registran las formas distintivas de sus productos.

En la Comunidad Andina de Naciones —CAN—, la forma de los productos, las envolturas y los envases pueden registrarse como marcas tridimensionales(1). El Tribunal de Justicia de la CAN define esta clase de marcas como “... aquellas que poseen volumen, es decir, que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio —alto, ancho y profundidad—”(2).

Sin embargo, el registro de marcas tridimensionales en la región se rechaza cuando el empresario intenta apropiarse de: i) una forma usual del producto, envase o envoltura, o ii) una forma con ventaja funcional o técnica para el producto. Estas causales corresponden a las de irregistrabilidad marcaria previstas en los literales c) y d), respectivamente, del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En los países de la región, especialmente en Colombia y Perú, los jueces vienen desarrollando una jurisprudencia uniforme sobre los aspectos legales que reglamentan la protección de las marcas tridimensionales y los derechos exclusivos que derivan de su registro ante las oficinas de propiedad industrial. La mayoría de casos fallados son la reiteración de las recomendaciones del Tribunal Andino de Justicia en sus interpretaciones prejudiciales, y por eso hoy puede decirse que la jurisprudencia es la base para la regulación de marcas tridimensionales en la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, este artículo es tanto una introducción al tema de las marcas tridimensionales como una reseña descriptiva de su panorama jurisprudencial en la Comunidad Andina. Sumariamente analiza lo fallado sobre la distintividad de esta clase de signos y las causales por las cuales se pierde su registro. La última parte trae, como un extra para el lector, una breve reseña sobre la comparación del trato dado a los signos tridimensionales en otras latitudes.

2. La distintividad en las marcas tridimensionales

La marca tridimensional es definida de diferentes maneras en la región. En Perú, por ejemplo, el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante Indecopi) considera que es “aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos o de la forma de los mismos”(3). En cambio, en Colombia, para el Consejo de Estado son, simplemente, las que “poseen volumen(4). El Tribunal de Justicia de la CAN precisa que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio”(5).

Los siguientes son ejemplos de marcas tridimensionales registradas en Colombia —imágenes tomadas de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio—:

 

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En la práctica, lo importante es que la forma, el envase o la envoltura de que se trate, cumpla con el requisito de la distintividad(6), es decir, que la marca sea apta para distinguir en el mercado los productos que constituyan su objeto, que sea perceptible por cualquiera de los sentidos y susceptible de representación gráfica y que no se halle incursa en las prohibiciones de irregistrabilidad contempladas en la ley(7).

Pero esa distintividad, específicamente para el caso de las marcas tridimensionales, debe entenderse, según la tesis del Tribunal Andino de Justicia, con una característica particular: lo que importa es que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “... de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio”(8).

Una forma o un envase pueden distinguirse de otras formas o envases de su naturaleza, según el Consejo de Estado de Colombia, siempre que “... presente suficiente distintividad de modo que sus elementos especiales provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente de la que resulta de observar otros envases u otras formas o envolturas destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado”(9); o, como resumidamente anota el Indecopi de Perú, cada vez que la forma o el producto, o el envase, incluya “... alguna característica fuera de lo común que le otorgue carácter distintivo...”(10).

Los elementos arbitrarios o especiales que requiere el signo tridimensional para alcanzar distintividad, sin embargo, deben mirarse en forma independiente a los colores y a las etiquetas bidimensionales que puedan incluirse junto a la forma o el envase de que se trate.

En efecto, no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, toda vez que “el etiquetado que lleva impreso el envase (...) no hace parte de la forma externa a registrar como marca (...)”(11). En otras palabras, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de una naranja sino por una naranja artificial en tres dimensiones, será tridimensional(12)..

Lo anterior fue objeto de estudio en Colombia cuando la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la envoltura para la galleta Carmelitas como marca tridimensional para distinguir galletas. La oficina de marcas señaló que aunque la envoltura incluía elementos gráficos, colores y la expresión distintiva “Carmelitas”, nada de ello resultaba suficiente para otorgarle individualidad a la envoltura como signo tridimensional, puesto que los signos de esta especie se caracterizan por su forma externa y no por sus imágenes, y que si la distintividad de una marca tridimensional dependiera del etiquetado, esta terminaría perdiendo su razón de ser(13).

Esta decisión en Colombia ratifica la diferencia que existe entre marcas tridimensionales y marcas puramente gráficas o de figuras en dos dimensiones. El Consejo de Estado de Colombia, citando al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, explica esta distinción anotando que las primeras, por su carácter tridimensional “... se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual”, mientras que las figurativas se limitan “... a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”(14).

3. Formas usuales de los productos o de sus envases

La causal de irregistrabilidad que más se aplica a los casos de marcas tridimensionales sin distintividad es la de la forma usual. El artículo 135, literal c) de la Decisión 486, en efecto, prohíbe el registro de signos que:

“... consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Para establecer cuándo una forma, una envoltura, o un empaque es usual, el Indecopi explica que es procedente averiguar si en el mercado existen formas similares o sustancialmente iguales a la que constituye el signo solicitado. Ese fue el análisis que hizo para negar el registro de la forma de una perilla como marca tridimensional, en donde señaló que en el mercado existían “... perillas con la misma forma tridimensional solicitada (...) careciendo el signo solicitado de elementos que lo diferencien sustancialmente de ellas, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor. Por el contrario, este verá el signo solicitado como una de las muchas perillas cilíndricas con ranuras laterales que ya se comercializan en el mercado”(15).

En otro caso, el Indecopi estimó que para determinar si una forma es usual, no sólo hay que tener en cuenta el producto idéntico al que se refiere la marca sino también las formas de todos los productos que tengan conexión competitiva con el producto sobre el cual recae el signo. El raciocinio de los peruanos fue el siguiente:

“... para determinar si el envase materia de registro es usual no sólo se deberá tener en cuenta los envases que se utilicen para comercializar la cerveza —producto que se pretende distinguir con el signo solicitado— sino también todos los productos con los cuales la cerveza tenga similitud o conexión competitiva, toda vez que, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre dicha forma de envase, su titular podría oponerse a su uso y registro no sólo respecto de los mismos productos —cerveza—, sino respecto de aquellos que tuviesen similitud con ellos, tal es el caso de las bebidas no alcohólicas y de los vinos y demás licores”(16).

En Colombia, el Consejo de Estado efectuó el mismo ejercicio de verificar si existían envases en el mercado que pudieran afectar la registrabilidad de una botella de agua con la siguiente forma —imagen tomada de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio—:

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En el fallo, el tribunal colombiano que el diseño de la botella, en forma de cuerpo cuadrado, era original y suficientemente distintivo. El análisis de la forma usual estuvo basado en los elementos arbitrarios que mostraba el envase:

“... no es cierto que la figura del «envase en forma de botella de cuello corto, cuyo cuerpo es de forma cuadrada y con sus lados ligeramente redondeados; la mitad inferior del envase está dividido por cinco (5) estrías horizontales equidistantes cada una de la otra y en la parte superior, cerca del cuello de la botella hay dos (2) estrías horizontales separadas la una de la otra con la misma distancia que se encuentran separadas las estrías de la parte inferior del envase» sea la forma usual de las botellas, pues de ordinario, esta es cilíndrica, con bordes redondeados (...) Apreciándolo visualmente el signo tridimensional (...) en comparación con otras marcas tridimensionales consistentes en figuras de envases en formas de botella se advierte que es claramente diferenciable”(17).

Esta forma de realizar el análisis de registrabilidad de una marca tridimensional, frente a las formas usuales, es precisamente la que recomienda el Tribunal Andino de Justicia, órgano colegiado para el cual el diseño de la forma de un producto será registrable como marca si en el mismo “... existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que este provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases —u otras formas o envolturas— destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado”(18).

En conclusión, puede decirse que en la Comunidad Andina prima la tesis según la cual la forma usual de un signo solicitado a registro como marca tridimensional se verifica con la presencia abundante en el mercado de productos de otros competidores, que presenten la misma forma.

4. Formas u otros elementos que dan una ventaja funcional o técnica al producto

La segunda de las causales por las cuales usualmente se niega el registro de la forma, envase o envoltura de un producto como marca tridimensional, se refiere a los eventos en que cualquiera de estos elementos otorgue una ventaja funcional o técnica al producto. Según el artículo 135, literal d), de la Decisión 486, está prohibidoregistrar signos que:

“... consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que esta causal tiene como finalidad evitar una doble protección para los productos que podrían ser objeto de una patente de modelo de utilidad o de invención(19), y al mismo tiempo impedir una protección ilimitada en el tiempo para la forma sobre la cual recae la marca tridimensional.

En efecto, el derecho de patentes confiere una protección temporal de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para las invenciones, y de veinte para los modelos de utilidad(20). En contraste, el registro de una marca otorga un plazo de protección de 10 años que son renovables de manera indefinida(21). Por eso, dice el tribunal, “... la ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el derecho de patentes o el modelo de utilidad”(22).

Esta prohibición también encuentra fundamento en la teoría de la funcionalidad, según la cual los signos o formas de productos funcionales no pueden ser registrados como marcas tridimensionales ni como diseños industriales. Esto, por cuanto los signos tridimensionales y los diseños únicamente protegen el aspecto ornamental del producto, es decir, su fisionomía, y “no pueden cumplir función utilitaria, sino tan solo estética”(23).

Aunque existen pocos antecedentes en los países de la región que permitan establecer cómo realizar el examen de registrabilidad frente a si la forma de un producto es funcional o no, el Tribunal Andino de Justicia menciona al autor español Fernández-Novoa para citar los siguientes ejemplos: i) “... cuando la forma que pretende registrase como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente”, o ii) “... cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrase como marca”(24).

5. Riesgo de confusión con otras marcas previamente registradas o solicitadas para registro

Existe otra causal por la cual habitualmente son negadas las solicitudes de registro de marcas tridimensionales, pero esta no se refiere a la distintividad intrínseca de la forma del producto, sino al eventual riesgo de confusión que pueda causar la coexistencia del signo tridimensional con otras marcas registradas o previamente solicitadas al registro.

La causal en mención es la del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, que prohíbe el registro de signos que:

“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

La posibilidad de confusión se origina en la semejanza entre dos marcas idénticas o similares, cuando identifican productos iguales o complementarios en el mercado. La referida semejanza usualmente lleva a los consumidores a error o confusión induciéndolos a adquirir un producto equivocado, sin caer en cuenta que proviene de una empresa diferente.

Es por esto que, según el Tribunal de Justicia de la CAN, “... las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro”(25).

Esta causal, valga la pena aclarar —y aquí la importancia de esta causal frente a las formas de productos—, no sólo aplica para confusión entre marcas tridimensionales, sino también entre éstas y marcas figurativas o bidimensionales.

Un caso donde la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó esta causal —todo lo cual fue posteriormente confirmado por el Consejo de Estado—, fue el de la solicitud de registro como marca tridimensional para la siguiente forma de botella para identificar bebidas alcohólicas:

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Esta marca fue negada por el riesgo de confusión que presentaba, no con otra marca tridimensional, si-no con la siguiente marca mixta —palabra y figura— en dos dimensiones para el famoso producto Old Parr(26):

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La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia, rendida en este proceso, también precisó que puede haber confundibilidad entre una marca bidimensional ya registrada y una tridimensional, pues ésta, en cuanto debe ser representada gráficamente, puede adquirir caracteres de similitud o semejanza con aquella(27).

Finalmente, cabe anotar que el criterio de confundibilidad marcaria para las marcas tridimensionales es más riguroso que, por ejemplo, el criterio de observancia de la novedad en un diseño industrial(28). Esto implica que los elementos arbitrarios o novedosos que empleen los empresarios en las formas de sus productos tengan que ser más distintivos frente a las formas usuales y comunes dentro del sector relevante en el mercado.

6. Las marcas tridimensionales en otras latitudes

Los límites entre la forma usual de un producto y una presentación novedosa del mismo, también son objeto de estudio en otras jurisdicciones. En algunas se evidencia la uniformidad de criterio con la tesis sostenida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y en otras se otorgan derechos sobre formas que, consideradas a la luz de los criterios expuestos en este artículo, serían objeto de negación en la región andina.

En Francia, por ejemplo, el Tribunal Supremo negó el registro de la forma de la píldora Lexomil, dividida en cuatro (4) partes para facilitar su separación. El juez francés argumentó que la misma función podía cumplirse con otras formas de pastilla sin que la división presentada pudiera otorgar exclusividad y distintividad al producto mencionado, respecto de los demás existentes en el sector de los farmacéuticos. No obstante, el Tribunal de Apelación de Versalles revocó la decisión inicial del Tribunal Supremo francés, considerando que la forma de la pastilla Lexomil no era una forma necesaria ni impuesta por la naturaleza del producto y que, por lo tanto, la marca tridimensional constituía una marca válida, no necesaria, no usual y no funcional(29).

A diferencia de lo expuesto, concuerda con el criterio del Tribunal Andino de Justicia la tesis de la Oficina de Armonización del Mercado Interior —en adelante OAMI—, según la cual los surcos en una píldora, únicamente en razón de sus funciones, no confieren identidad comercial específica o permiten al consumidor asociar la procedencia empresarial de ésta. Por el contrario, cumplen la función de utilidad para ingestión del producto(30). A la luz de esta tesis, el registro de la forma del comprimido señalado hubiera sido objeto de negación en los países andinos.

Ante la OAMI también fue solicitado el registro como marca tridimensional de la pieza de juegos Lego. La marca, sin embargo, fue finalmente negada debido a que la pieza estaba diseñada para facilitar su acoplamiento, es decir, estaba impregnada de funcionalidad: “... la forma de la pieza tridimensional de Lego cumple la función técnica de la construcción con independencia de cuánto se altere la altura o el diámetro de sus dientes o la proyección de éstos en el interior de las piezas”(31).

No sólo en Europa estos asuntos son objeto de estudio y pronunciamiento por parte de las autoridades locales. El límite entre la función técnica del producto, su esteticidad o la forma del envase donde se encuentra contenido, encuentra igualmente desarrollo en la India. El Tribunal Superior de Delhi, por ejemplo, considera que la marca tridimensional únicamente protege los rasgos característicos de la forma y la configuración(32), tesis similar a la adoptada por el Tribunal Andino de Justicia.

7. Comentario final

Al final de la relación de consumo en los mercados, la satisfacción de necesidad ya no es el único móvil que permite accionar la voluntad del consumidor, es también el gusto desarrollado a favor de determinado producto el que le permite adquirirlo más allá de sus necesidades básicas. Lograr la satisfacción y recordación en el consumidor es el objetivo de la marca.

Este objetivo es más difícil de alcanzar para las formas de producto como marcas tridimensionales, pues su novedad y distintividad se analiza independientemente del etiquetado, colores o dibujos que la complementan, basándose únicamente en la forma del producto expresada en sus tres dimensiones y comparada en el mercado frente a las demás formas utilizadas por los competidores para ofrecer productos de la misma naturaleza.

La tarea de escoger el mejor envase para una bebida o el mejor recipiente para un alimento, resulta difícil a la hora de tener en cuenta los siguientes aspectos, máxime cuando su fabricante pretende tener un derecho exclusivo sobre estos y evitar que los competidores pongan en el comercio los mismos productos con un envase o recipiente idéntico o similar:

• Que la forma del envase o la envoltura no sea impuesta por la naturaleza del producto —ejemplo: diámetro al final del cuello de una botella para facilitar el consumo de la bebida—;

• Que la forma del producto —sin etiqueta ni marca impresa— permita al consumidor distinguir la naturaleza del producto y saber quién es su fabricante respecto de los demás ofrecidos en el mismo sector del mercado; y

• Que la forma del envase o la envoltura no consista exclusivamente en formas o elementos que le den una ventaja funcional o técnica al producto.

Según el envase o la envoltura cumplan unas u otras características de las señaladas previamente, podrá determinarse su viabilidad para ser registrada como marca tridimensional.

(1)Véase el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

(2) Proceso 31-IP-2003.

(3) Resolución 1326-2005/TPI-INDECOPI.

(4) Sentencia del 6 de agosto del 2004. Radicado 11001-03-24-000-2001-0042-01(6790).

(5) Proceso 187-IP-2007.

(6) El Tribunal de Justicia, con respecto a la distintividad de las marcas, señala que “es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos (...) En base de (sic) la distintividad se protege al empresario o productor, para que sus bienes o servicios sean claramente distinguidos en el mercado, y al consumidor quien al diferenciar una marca de otra evita la confusión, el error o el engaño que puede aparecer cuando entre dos signos no exista una evidente distintividad tanto en los signos en sí mismos, como entre éstos y los productos que la marca protege” —proceso 28-IP-96—.

(7) En otras palabras, el signo tridimensional debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad. Véase el Proceso 153-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(8) Proceso 82-IP-2000.

(9) Sentencia del 8 de junio del 2006. Radicado 11001-03-24-000-2001-00377-01.

(10) Resolución 1129-2003/TPI-INDECOPI.

(11) Proceso 33-IP-2005.

(12) Ejemplo del Tribunal Andino de Justicia en el proceso 23-IP-98.

(13) “... se evidencia que el signo solicitado consiste en un empaque en forma tubular, sellado en cada extremo del mismo de manera plana, con la inserción de un diseño de etiqueta que se encuentra ubicada en el frente del empaque, la cual contiene la expresión distintiva ‘Carmelitas’, junto con la marca previamente registrada Ramo. Igualmente, se observa que en el mercado son frecuentemente ofrecidos este tipo de empaques para galletas. Además la distintividad de la marca tridimensional no puede recaer sobre la denominación —Carmelitas—... pues de ser así la función de la marca tridimensional perdería su razón de ser (...) las imágenes del signo, aportadas en su momento por la solicitante (...) no reflejan un grabado identificable que le confiera distintividad suficiente al signo solicitado para registro” —Res. 18328, mar. 28/2012—.

(14) Sentencia del 8 de junio del 2006. Radicado 11001-03-24-000-2001-00377-01.

(15) Resolución 1058-2001/TPI-INDECOPI.

(16) Resolución 1326-2005/TPI-INDECOPI.

(17) Sentencia del 8 de junio del 2006. Radicado 11001-03-24-000-2001-00377-01.

(18) Proceso 33-IP-2005.

(19) Sobre el tema de patentes de invención y modelos de utilidad, véanse los títulos “II. De las patentes de invención” y “III. De los modelos de utilidad” de la Decisión 486.

(20) Véanse los artículos 50 y 84 de la Decisión 486.

(21) Artículo 152 de la Decisión 486: “El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años”.

(22) Proceso 182-IP-2007.

(23) Proceso 135-IP-2007.

(24) Proceso 23-IP-98.

(25) Proceso 25-IP-2007.

(26) Sentencia del 29 de mayo del 2008. Radicado 11001-03-24-000-2003-00039-01.

(27) Proceso 194-IP-2005.

(28) Véase la opinión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 135-IP-2007.

(29) Sentencia del 27 de septiembre del 2005. SA Laboratoires Irex c/SAS Roche.

(30) Cuarta Sala de Recurso de la OAMI. Caso R 804/2008-4.

(31) Tribunal de Justicia Europeo. Caso T-270/06.

(32) Corning Inc. & Ors. v. Raj Kumar Garg & Ors. —2004 (28) PTC 257—.