Superintendencia de Industria y Comercio

RESOLUCIÓN 50720 DE 2012 

(Agosto 27)

“Por la cual se adiciona el capítulo VI al título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

El Superintendente de Industria y Comercio

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), dispone que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la misma serán regulados por las normas internas de los países miembros.

2. Que por Ley 1455 de 2011, Colombia aprobó la adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

3. Que para implementar los procedimientos contenidos en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, así como en el reglamento común del arreglo y del Protocolo concerniente a dicho Arreglo y de las Instrucciones Administrativas, la Superintendencia de Industria y Comercio, como ente encargado de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, considera importante expedir un conjunto de instrucciones que regularán su actuación en dichos procedimientos.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 57 y 1 del artículo 1º del Decreto 4886 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde: i) administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, así como ii) asesorar al Gobierno y participar en la formulación de las políticas en materia de propiedad industrial.

5. Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 4º, 5º y 27 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, al Superintendente de Industria y Comercio le corresponde: i) adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento de la entidad; ii) Impartir instrucciones en materia de propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, y iii) Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Agregar al título X de la Circular Única el capítulo VI, el cual quedará así:

Capítulo VI: Instrucciones sobre la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

6.1. Solicitudes internacionales respecto de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio actúe como oficina de origen.

6.1.1. Las obligaciones a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), como oficina de origen son, de conformidad con el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, en adelante “el Protocolo”, recibir, certificar y enviar las solicitudes a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la oficina internacional).

Las solicitudes internacionales que se presenten por conducto de la SIC tendrán un número de radicación interno, conforme con en el sistema de radicación de la entidad, correspondiente al trámite denominado “solicitudes internacionales”, que servirá como referencia de la SIC en el formulario prescrito por el reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo, concerniente a ese arreglo (en adelante, “el reglamento”).

6.1.2. Idioma. Las solicitudes de registro internacional y demás documentos que deban ser enviados a la oficina internacional por conducto de la SIC, deberán ser presentados en español, excepto aquellos formularios oficiales que, de conformidad con el reglamento, correspondan a requisitos especiales relativos a una declaración de intención de utilizar la marca, exigidos por una parte contratante designada en la solicitud internacional, los cuales deberán presentarse en el idioma exigido por la referida parte contratante.

6.1.3. Fecha de presentación. Cuando se presente la solicitud internacional se le asignará una fecha de presentación.

De conformidad con el reglamento y las instrucciones administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el protocolo concerniente a ese arreglo (en adelante, “las instrucciones administrativas”), la solicitud internacional debe presentarse ante la SIC en el formulario correspondiente. La SIC verificará que la solicitud esté conforme con lo establecido en el protocolo y el reglamento, en particular, la información que le permita firmar, certificar y enviar la solicitud internacional a la oficina internacional.

Si la solicitud cumple con los requisitos antes señalados, esta será remitida por la SIC, sin demoras, a la oficina internacional.

Si, por el contrario, la solicitud internacional presentada carece de alguno de los requisitos mencionados en el numeral 6.1.4 de esta resolución, la SIC expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo, indicándole al solicitante la información o documentación faltante, y advirtiéndole que la solicitud debe ser corregida o completada con la mayor celeridad posible, dado que, de conformidad con el artículo 3.4 del protocolo, si esta no es recibida por la oficina internacional dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir de su fecha de presentación ante la SIC, la fecha del registro internacional que resulte no será esta última, sino aquella en la cual la oficina internacional haya recibido la solicitud internacional.

En cuanto el solicitante cumpla con corregir o completar la solicitud internacional, de conformidad con el requerimiento anteriormente señalado, dicha solicitud será enviada a la oficina internacional sin demoras.

Si en el plazo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo, el solicitante no complementa la información o documentación faltante, la SIC mediante resolución considerará desistida la actuación administrativa de solicitud de transmisión de la solicitud internacional y ordenará el archivo del expediente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nuevamente la solicitud internacional.

6.1.4. Firma, certificación y envío a la oficina internacional de la solicitud internacional presentada en debida forma.

La SIC firmará, certificará y enviará a la oficina internacional las solicitudes internacionales que cumplan con lo dispuesto en el protocolo y el reglamento.

Para este fin, la SIC deberá verificar que la siguiente información esté conforme:

— Que el solicitante o solicitantes de la solicitud internacional sean los mismos que aparecen en la solicitud o registro base y todos tengan derecho a presentar la solicitud internacional.

— Que si la solicitud o registro de base consisten en una marca de color, tridimensional, sonora, colectiva, de certificación o de garantía, una indicación en ese sentido.

— Que la marca que figura en la solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud o registro base, lo cual sucederá cuando siendo:

• La marca de base una marca nominativa, la solicitud internacional indique que se solicita la marca en caracteres estándar.

• La marca de base mixta, figurativa, tridimensional, sonora u olfativa, la solicitud internacional contenga una reproducción gráfica idéntica y bidimensional de aquella contenida en el recuadro correspondiente del formulario oficial.

• La marca de base sea una marca mixta, figurativa o tridimensional y se encuentre en blanco y negro en la solicitud o registro base, o no contiene reivindicación de colores, pero el solicitante desee reivindicar colores en la solicitud internacional, además de incluir la reproducción exacta de la marca, deberá incluir en el recuadro correspondiente del formulario oficial una reproducción de la marca en color.

• El registro o la solicitud de base es un registro o solicitud que contiene una reivindicación de colores, la misma reivindicación deberá verse reflejada en la solicitud internacional, describiendo el color o colores en palabras.

— Que la solicitud internacional comprende los mismos productos y/o servicios del registro o solicitud de base, lo sucederá cuando:

• La lista de productos o servicios coincida en su totalidad con la lista de productos o servicios contenida en la solicitud o registro de base.

• La lista de productos o servicios de la solicitud internacional contenga menos productos o servicios que los que figuran en la lista de productos o servicios de la solicitud o registro de base.

• La lista de productos o servicios de la solicitud internacional han sido limitados en su especificidad, en cuyo caso, se indicarán en términos precisos, preferiblemente con las palabras utilizadas en la lista alfabética de la Clasificación internacional de Niza.

6.1.5. Tasas.

6.1.5.1. La presentación de una solicitud internacional, conforme al artículo 3º del protocolo, causará una tasa de transmisión a favor de la SIC, sin perjuicio de las tasas que resulten aplicables, según lo previsto en el artículo 8º del protocolo.

6.1.5.2. El pago de la tasa internacional a que se refiere el artículo 8º del protocolo se abonará por el solicitante directamente a la oficina internacional por cualquiera de las formas de pago aceptadas por esta.

6.1.6. Comunicaciones por irregularidades de las solicitudes de marca internacional.

La oficina internacional podrá requerir aclaraciones o complementaciones a las solicitudes internacionales presentadas por intermedio de la SIC, para que sean subsanadas por el solicitante o por la SIC, las cuales serán notificadas y deberán ser respondidas como se instruye a continuación, según que la irregularidad deba ser subsanada por el solicitante o por la SIC o por ambos, así:

6.1.6.1. Irregularidades que debe subsanar el solicitante.

Las irregularidades que debe subsanar el solicitante serán aquellas relacionadas con:

i) El pago de las tasas;

ii) Aquellas que no deban ser subsanadas por la superintendencia, independientemente o en conjunto con el solicitante;

iii) La ausencia de formularios adicionales a la solicitud internacional.

El solicitante deberá subsanar dichas irregularidades directamente ante la oficina internacional, de conformidad con las disposiciones pertinentes contenidas en el protocolo y el reglamento.

6.1.6.2. Irregularidades que ha de subsanar la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las irregularidades que deberá subsanar la Superintendencia de Industria y Comercio sin necesidad de intervención del solicitante son aquellas relacionadas en la regla 11.4 y serán subsanadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificación de las mismas por la oficina internacional.

De otro lado, si se hace necesario, se comunicará al solicitante sobre la irregularidad presentada, para que complete la información necesaria para dar respuesta a la oficina solicitándole que la información o documentación pertinente sea aportada a la SIC, en los mismos términos establecidos en el número 6.1.3. Si no allega la información con 10 días de antelación al vencimiento del plazo de 3 meses de la notificación de la irregularidad por la oficina internacional, la superintendencia procederá a dar respuesta con la información con la que cuente.

6.1.6.3. Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios.

Una vez la SIC reciba una notificación de irregularidad relacionada con la clasificación de productos o servicios, procederá a comunicar al solicitante de la marca, en los mismos términos del número 6.1.3, para que presente ante la superintendencia su opinión frente a la propuesta de la oficina internacional relacionada con la clasificación de la marca, advirtiéndole que si no allega su propuesta con 10 días de antelación al vencimiento del plazo establecido en la irregularidad, la superintendencia procederá a dar respuesta con la información con la que cuente.

Si la oficina internacional modifica o confirma su propuesta y se deben pagar tasas por concepto de la nueva clasificación, las mismas deben ser canceladas por el solicitante dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que la oficina internacional comunicó la modificación o confirmación de su propuesta. De conformidad con la regla 12, la falta del pago establecido por la oficina internacional ocasionará que la solicitud se tenga por abandonada.

6.1.6.4. Irregularidades respecto de la indicación de productos y servicios.

Una vez la superintendencia reciba una notificación de irregularidad relacionada con la indicación de productos o servicios la comunicará al solicitante de la marca, en los mismos términos del número 6.1.3, para que presente ante la superintendencia su opinión frente a la propuesta de la oficina internacional relacionada con la clasificación de la marca, advirtiéndole que si no allega su propuesta con 10 días de antelación al vencimiento del plazo establecido en la irregularidad, la superintendencia determinará la procedencia o no de presentar una nueva propuesta a la oficina internacional o la aceptación de la enviada por esta.

6.1.7. Dependencia de cinco (5) años del registro de marca internacional por iniciación de acciones legales en contra del registro de base o solicitud de base.

Si antes de finalizar los cinco (5) años desde la fecha del registro internacional se iniciaron en Colombia procedimientos legales que no alcanzaron a ser decididos, que puedan dejar sin efecto la solicitud de base o el registro base que sirvieron para solicitar el registro internacional, la superintendencia notificará tal hecho a la oficina internacional lo antes posible, luego del vencimiento del periodo antes indicado, al igual que en su momento de la decisión definitiva que se profiera, conforme a lo establecido en el reglamento.

La SIC no procederá a notificar y solicitar la cancelación del registro internacional si los derechos derivados del registro o de la solicitud han sido retirados o renunciados por el solicitante, como consecuencia de las acciones iniciadas por terceros dentro del plazo establecido en el párrafo precedente.

6.2. Extensión de protección del registro internacional de una marca a Colombia.

6.2.1. Solicitud de extensión territorial a Colombia efectuada en una solicitud internacional o formulada con posterioridad al registro.

Los registros internacionales en los que Colombia ha sido designada para extender la protección del registro internacional, sea que dicha designación haya sido efectuada en la solicitud internacional o formulada con posterioridad al registro internacional, tendrán un número de radicación nuevo en el sistema de trámites de la entidad.

6.2.2. Plazos para contabilizar la vigencia de los registros marcarios que se concedan en Colombia.

En virtud del artículo 152 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los registros de marcas solicitados directamente ante la SIC que sean concedidos tendrán una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de la concesión.

Para efectos de contabilizar los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar la renovación, se tendrá como fecha la de la concesión del registro marcario.

Cuando el registro marcario haya sido concedido en virtud de una solicitud de extensión territorial que designe a Colombia, de conformidad con los artículos 31º y 3ter (sic) del Protocolo de Madrid, el registro tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha del registro internacional.

Para efectos de contabilizar los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro internacional y pagar la tasa correspondiente a la renovación del registro nacional resultante de aquel, se tendrá como fecha la del registro internacional.

No será eximente del pago de la tasa de renovación del registro nacional resultante del registro internacional el que aquel aún no haya sido concedido en Colombia.

6.2.3. Requerimientos.

La solicitud de extensión territorial a Colombia podrá ser objeto de requerimiento, para que dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento sea completada la solicitud, en caso que falte algún anexo necesario para que el trámite pueda continuar; como el reglamento de uso en el caso de las marcas colectivas o de certificación, vistas adicionales en el caso de marcas tridimensionales o vaguedad en la descripción de productos o servicios.

El requerimiento será enviado a la oficina internacional, sin perjuicio del procedimiento de notificación establecido en esta circular para los actos administrativos expedidos por la delegatura para la propiedad industrial. En el requerimiento se informará del plazo de 60 días hábiles que tiene el solicitante para subsanar la solicitud de extensión territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

De contestarse debidamente el requerimiento en el término establecido, la solicitud de extensión territorial continuará su trámite en las mismas condiciones y bajo el mismo procedimiento establecido para las solicitudes de registro de marca presentadas directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, si no se contesta el requerimiento la solicitud se considerará en abandono.

6.2.3.1. Notificaciones en las solicitudes de extensión territorial:

Todos los actos administrativos se notificarán de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.2 del capítulo VI del título I de esta circular. Para efectos de actuar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, los solicitantes no residentes ni con negocios permanentes en Colombia, deberán designar un representante o apoderado en los términos de los artículos 543 del Código de Comercio y 48 del Código de Procedimiento Civil.

6.2.4. Publicación de la solicitud.

La Superintendencia de Industria y Comercio recibirá las solicitudes de extensión territorial de los efectos de un registro internacional en las que Colombia ha sido designada y publicará en la Gaceta de Propiedad Industrial una reproducción de la marca objeto del registro internacional con indicación de los productos y/o servicios que ampara, agrupados por clases, el nombre del titular del registro, y precisando igualmente la fecha y número del registro internacional de la marca, o de la extensión territorial posterior al registro conforme al apartado 1 del artículo 4º del Protocolo de Madrid.

6.2.5. Oposiciones a las extensiones de registros internacionales en Colombia.

Para la presentación y respuesta de oposiciones será de aplicación el mismo término establecido en el artículo 146 de la Decisión 486, siendo también aplicables los mismos requisitos de procedibilidad de la oposición y de la contestación, así como la oportunidad de solicitar prórrogas pagando las tasas oficiales establecidas.

Serán aplicables al trámite las disposiciones establecidas en los artículos 147 a 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas aplicables para el registro de una marca en Colombia.

6.2.6. Decisión de la solicitud de extensión territorial del registro de marca internacional en Colombia.

Se decidirá la actuación mediante resolución debidamente fundamentada, en la cual se concederá o denegará el registro de la marca, teniendo en cuenta las mismas causales de irregistrabilidad que si la marca se hubiera solicitado directamente ante la SIC. Contra la decisión adoptada procederán los medios de impugnación establecidos en las normas vigentes para este tipo de actuaciones relacionadas con trámites de propiedad industrial ante la SIC.

Si la decisión es conceder el registro de la marca y la misma no fue objeto de recursos, se enviará a la oficina internacional la declaración de concesión de protección prevista en la regla 18ter1 del reglamento. Si, por el contrario, es denegada la protección de la marca mediante resolución debidamente fundamentada, se procederá a notificar a la oficina internacional una denegación provisional de protección que contendrá una declaración con las razones por las cuales no puede concederse la protección de la marca.

Si la marca es negada y no se interpusieron los recursos ordinarios procedentes, la SIC enviará una declaración de confirmación de denegación provisional total. En igual sentido procederá una vez agotada la vía gubernativa.

La SIC también notificará a la oficina internacional una decisión ulterior que afecte la protección inicialmente otorgada a la marca, indicando los productos o servicios respecto de los que se mantiene la protección de la marca.

6.2.7. Denegación provisional de protección de un registro de marca internacional en Colombia.

Para propósitos del artículo 5º del protocolo, los siguientes actos se entenderán como denegación provisional y serán notificados a la oficina internacional sin perjuicio del procedimiento de notificación establecido en esta circular para los actos administrativos expedidos por la delegatura para la propiedad industrial.

a) El requerimiento de forma descrito en el numeral 6.3.2;

(Nota: Corregido por la Resolución 3757 de 2013 artículo 1° del Ministerio de Industria y Comercio)

b) La presentación de oposición a la solicitud de extensión de protección de una marca internacional en Colombia dentro de los 18 meses, contados desde la notificación de la extensión territorial a Colombia;

c) Una decisión de fondo susceptible de recurso en la que se deniegue la protección.

En la comunicación que se enviará a la oficina internacional advirtiendo la denegación provisional se indicarán: el número del registro de marca internacional de que se trate o datos para identificarlo, la fecha de la decisión, los motivos de la decisión, las acciones que puede ejercer el solicitante, el plazo que tiene para ejercerlas y las consecuencias de no hacerlo, conforme lo establece el reglamento. Para la notificación y las correcciones de la notificación de la denegación provisional se aplicará lo establecido en el referido reglamento.

Cuando la denegación provisional se basa en una oposición, la notificación a la oficina internacional incluirá además el nombre y dirección del oponente y los productos y/o servicios en que se base la oposición de acuerdo con lo establecido en el reglamento.

6.2.8. Anulación de los efectos de un registro de marca internacional en Colombia.

La SIC notificará a la oficina internacional la anulación del acto administrativo mediante el cual se decide sobre la concesión o denegación del registro de una marca solicitada en Colombia en virtud del protocolo, proferido por la autoridad jurisdiccional competente, siguiendo lo establecido en los artículos 172 y 173 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas nacionales que los complementen.

6.2.9. Transformación de la protección en Colombia de un registro de marca internacional en una solicitud de registro nacional.

Cuando un registro de marca internacional en que Colombia sea parte contratante designada, sea cancelado a solicitud de la oficina de origen, dentro de los cinco años siguientes al registro de marca internacional, como consecuencia de la extinción del derecho sobre la solicitud base o del registro base del mismo y la oficina internacional haya comunicado a la SIC, tal hecho, la entidad procederá a inscribir en el registro de la propiedad industrial la cancelación mencionada.

El titular del registro cancelado puede solicitar ante la SIC el registro de la misma marca, pidiendo que se le dé trámite como una solicitud que se hubiese presentado directamente en la misma fecha del registro de marca internacional, o en la fecha de extensión territorial posterior, según el caso, beneficiándose de la fecha de la prioridad que otorgaba el registro internacional.

En todo caso, para que sea procedente la solicitud de transformación de un registro de marca internacional en una solicitud de marca nacional, la solicitud debe ser presentada:

i) En un plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha de cancelación del registro internacional;

ii) Los productos y/o servicios solicitados deben estar comprendidos en la lista de productos y servicios contenidos en el registro de marca internacional, respecto de Colombia, y

iii) El pago de la tasa oficial. La tasa de transformación será la misma que la de una solicitud de modificación.

Si la solicitud de transformación presentada cumple con los requisitos antes mencionados, la Superintendencia de Industria y Comercio procederá a verificar si persisten las circunstancias legales que originaron la protección inicial del registro de la marca internacional y, de ser ese el caso concederá el registro de la marca solicitada.

6.2.10. Sustitución de un registro nacional por un registro internacional.

En los términos establecidos en el artículo 4º bis del Protocolo de Madrid, cuando una marca registrada con anterioridad en el registro de la propiedad industrial que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, es también objeto de un registro internacional protegido en Colombia, como parte contratante designada, y ambos registros están inscritos a favor de la misma persona; a solicitud de esta la superintendencia considerará que el registro internacional sustituye al registro nacional, si todos los productos y/o servicios comprendidos en el registro nacional están enumerados en el registro internacional, respecto del país.

6.2.11. La cancelación del registro de una marca en la que se protege un registro de marca internacional en Colombia.

Serán aplicables en su totalidad las disposiciones establecidas en el capítulo V del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al trámite de registro de una marca con la que se protege una marca internacional en Colombia.

En consecuencia, solo podrá iniciarse la acción de cancelación por falta de uso una vez hayan transcurrido tres años, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro ante la SIC en la vía administrativa.

Igualmente, será procedente la acción de cancelación por notoriedad contra el registro antes mencionado, cuando se cumplan los supuestos contemplados en el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.2.12. Declaración de que un cambio de titularidad de un registro internacional no tiene efectos en Colombia.

Cuando la oficina internacional notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio, un cambio de titular de un registro internacional, esta entidad podrá declarar que el cambio de titularidad no surte efectos en Colombia, si el registro de la transferencia origina riesgo de confusión, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Decisión 486, o si el registro colombiano es objeto de una acción de cancelación presentada por una persona diferente del cesionario.

6.2.13. Declaración de que una limitación no surte efectos en Colombia.

Cuando la oficina internacional notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre una limitación de la lista de productos y/o servicios del registro de una marca internacional en la cual Colombia sea parte designada, la superintendencia podrá declarar que dicha limitación no surte efectos en su territorio.

ART. 2º—Adicionar a los formatos incluidos en el título XI de la Circular Única, los formatos a que hace referencia la presente resolución, aprobados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de agosto de 2012.