Secretos empresariales en Chile: medidas de protección

Revista Nº 37 Oct.-Dic. 2012

por Christian Schmitz Vaccaro 

1. Introducción

El aumento de la competitividad entre empresas en los mercados mundiales ha significado un énfasis cada vez más fuerte en el desarrollo de ventajas competitivas y en su conservación. En las economías antiguas, conocidas aun pocas generaciones atrás, las empresas competían a nivel local o provincial dentro del país en que ejercían sus actividades. Hoy, en cambio, la competencia es global, puesto que los mercados, los productos y los servicios e incluso los consumidores también lo son. Indudablemente el aumento de la intensidad competitiva se desencadena con la globalización económica, a la cual contribuyeron factores claves como menores costos de transacción —comunicación y transporte—, políticas de desregulación y privatización, así como la liberalización comercial de los mercados.

En este contexto de hipercompetencia(1), la sustentabilidad de la ventaja competitiva se basa en el conocimiento técnico, el cual para muchos era sinónimo de la expresión “know how”. Los conocimientos técnicos comprenden “los referidos a operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean”(2). Pero el conocimiento técnico no es la única fuente de ventaja sobre los competidores; también lo puede ser el conocimiento llamado genéricamente “comercial”, que incluye el financiero, el de marketing y ventas, y cualquier otro relacionado con el negocio respectivo. Por esencia, los conocimientos están constituidos “por elementos intangibles consistentes en ideas sobre distintos tipos de relaciones de causalidad o situaciones fácticas. Tales ideas pueden incorporarse a objetos materiales de muy distinta especie”(3), como, por ejemplo, a un documento físico o virtual, a una invención, etc., o bien pueden permanecer como meros intangibles, como será el caso de los procedimientos, que describen más bien una secuencia o modo de hacer las cosas.

Considerando el valor económico de dichos conocimientos, es necesario buscar medios de protección que permitan asegurar su uso, goce y disposición exclusiva. Estos medios están dados por los derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente patentes y derechos de autor. No obstante, estos conocimientos estratégicos también pueden ser simplemente mantenidos en reserva frente a terceros.

2. Concepto, elementos y naturaleza jurídica del secreto empresarial

En Chile, el llamado “secreto de empresa”(4) obtuvo reconocimiento legal como institución jurídica con la Ley 19.996 de fecha 11 de marzo del 2005. Este cuerpo legal vino a introducir normas particulares, en forma del título VIII “De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias” (arts. 86 y ss.) a nuestra Ley 19.039 de Propiedad Industrial. Como puede apreciarse, el título referido regula dos materias relacionadas entre sí. En el presente trabajo nos enfocaremos únicamente al tema de los secretos de empresa.

Con la promulgación de la Ley 19.996, Chile vino a adecuarse a los estándares de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) contempla específicamente la “protección de la información no divulgada” como parte integral de la propiedad intelectual (arts. 39 y ss.).

Nuestra actual Ley de Propiedad Industrial (art. 86) define el secreto empresarial como “todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”.

A partir de esta definición, podemos determinar tres elementos del secreto de empresa:

a) conocimiento sobre productos o procedimientos industriales,

b) se mantiene en reserva, y

c) otorga a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Pasaremos a analizar esos elementos con mayor detención. El tema de los secretos empresariales desde siempre se ha caracterizado por su diversidad terminológica. Aprovecharemos para profundizar en ello con ocasión del primero de los elementos mencionados.

Debe entenderse la palabra “industriales” en un sentido amplio, dado que resulta plenamente aplicable la acepción determinada por el artículo 36 de la misma ley al regular el requisito de la aplicación industrial de las invenciones patentables(5). Pese a esto, llama la atención que dicha definición limite el conocimiento a aquel relacionado con “productos o procedimientos industriales”, lo cual implica dar protección más bien a secretos industriales y no a los que tengan un carácter más amplio, como los secretos empresariales. Pareciera que dicha limitación obedece al hecho de que el tema se encuentra regulado por la ley de propiedad industrial, y que el secreto empresarial es considerado en realidad como una alternativa al régimen de patentes, en lo relativo a la protección del conocimiento técnico(6). Si bien la generalidad de los casos de secretos de empresa, se encuentra cubierta por la definición dada, estimamos que, excepcionalmente, el conocimiento técnico puede no recaer sobre productos o procedimientos industriales sin perder el carácter de tal. Pero sin ir más lejos, quedaría derechamente no cubierto por el concepto todo conocimiento o información comercial-económica, es decir los secretos comerciales, que muchas veces son de importancia estratégica para la empresa. En efecto, la limitación legal esbozada se comprende aun menos si nos remontamos a los orígenes de la definición legal chilena(7). La doctrina española entrega un concepto más amplio: “el secreto de empresa comprende toda información relativa a cualquier ámbito, parcela o esfera de la actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”(8).

Estas consideraciones confirman la validez de la clasificación de secretos propuesta por Gómez Segade, quien sostiene que la expresión genérica es “secretos empresariales”, y estos pueden ser “secretos atingentes al sector técnico-industrial de la empresa, [...] secretos relativos al sector puramente comercial de la empresa [...] o secretos concernientes a otros aspectos de la organización interna de la empresa y relaciones de la misma...”(9).

Ahondando en la cuestión terminológica del derecho comparado, cabe resaltar que en la esfera del derecho anglosajón se utilizan comúnmente las expresiones “trade secrets” y “Know how”. La primera significa “secretos comerciales”, si uno aplica una traducción literal; sin embargo, en la práctica se utiliza como sinónimo de “secreto empresarial”. Las transcripciones de las siguientes definiciones avalan lo anterior(10):

— Secreto comercial es “un elemento de información —comúnmente una lista de clientes, un plan de negocios o un procedimiento de fabricación— que tiene valor comercial y que la empresa, al utilizar la información, desea ocultar frente a sus competidores a fin de prevenir que ellos lo copien”(11).

— Secretos comerciales/información no divulgada: se trata de información protegida que no suele ser conocida por las personas que generalmente se ocupan del tipo de información en cuestión, o que no tienen fácil acceso a ella, y cuyo valor comercial reside en el hecho de ser secreta y de que ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta por la persona que controla legítimamente esa información”(12).

— Secreto comercial “es cualquier información que puede ser usada en la operación de un negocio o de otra empresa y que es lo suficientemente valioso y secreto para proporcionar una ventaja económica actual o potencial sobre otros”(13).

— Secreto comercial es “cualquier tipo de información que pueda tener importancia para su propietario, información que, por lo general, no es de conocimiento público y que el propietario se ha esforzado por mantener secreta”(14).

Por su parte, la segunda de las expresiones mencionadas —Know how— al igual que la anterior, ha llegado a forjarse un significado comprensivo de conocimientos técnicos y comerciales. Traducido significa “saber hacer”. En las palabras de Gómez Segade implica “un conocimiento de algo [...] un bien de naturaleza intangible”(15). Farina precisa aún más: “La expresión know-how —elipsis de know-how to do it— es de origen norteamericano, y circula desde hace varias décadas en el lenguaje corriente del comercio internacional. Significa, dentro de dicho ámbito, pericia técnica y habilidad práctica necesarias para ejecutar fácil y eficientemente una operación complicada destinada a producir bienes y servicios”(16). Sin perjuicio de esa aproximación, hay que tener presente que “la definición de know how es una cuestión muy controvertida [tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de los países]. En la ausencia de un concepto legal, los autores [...] han propuesto diferentes teorías de identificación”(17). En definitiva, podemos señalar que el know how aparece unido al avenimiento del conocimiento tecnológico y por lo mismo durante mucho tiempo se ha identificado con el conocimiento técnico o secreto industrial. Sin embargo, con el tiempo la doctrina se ha uniformado cada vez más en el sentido de privilegiar una interpretación amplia del concepto, incluyendo no solo el saber técnico, sino también los conocimientos comerciales y de otra índole que estén relacionados con la empresa. Al respecto, hay que precisar que durante décadas dominaba la tesis de autores como Gómez Segade(18) y Massaguer(19), que sostenían que el know how solo puede versar sobre conocimientos de índole técnico-industrial y secretos, a manera de equiparar y establecer una relación de identidad entre los conceptos de know-how y secreto industrial. Pero el mismo Gómez Segade ya en aquel tiempo reconoce que “la corriente favorable a incluir dentro del concepto de know-how los conocimientos de índole comercial ha experimentado un notable incremento”, con lo cual se quiebra la equivalencia(20). Hoy puede considerarse superada la discusión. En realidad, en el derecho alemán desde siempre prevalecía una concepción amplia del know how, incluyendo conocimientos industriales y comerciales(21). De esta forma, la acepción amplia del know how se considera propia de la doctrina moderna dado “que la distribución y la administración empresarial son un elemento fundamental en la competencia económica”(22).

En definitiva, se observa una clara convergencia entre los conceptos de “trade secrets” y “know how” hacia una interpretación amplia que incluye los secretos industriales y comerciales.

Al prestar atención al segundo elemento de los secretos empresariales, el hecho de que el secreto se mantenga en el tiempo es un elemento reiterativo que aparece presente en las distintas definiciones. Se ha entendido que este requisito se cumple si el conocimiento es conocido únicamente por un reducido número de personas, adoptando la persona que controla legítimamente dicho conocimiento medidas razonables para mantenerlo oculto. En otras palabras, es menester que la generalidad de las personas no tengan fácil acceso a la información en cuestión.

Por último, se exige que el secreto otorgue a su titular una mejora, avance o ventaja competitiva. Precisamente en esta circunstancia radica el valor comercial que puede poseer la información confidencial. El concepto de “ventaja competitiva” fue elaborado por el conocido economista estadounidense Michael Porter, quien sostiene que ésta “nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, y que exceda el costo de esa empresa por crearlo”. Continúa, definiendo “valor” como “lo que los compradores están dispuestos a pagar”(23). Para que una empresa se destace en el mercado requiere crear un “valor superior”, lo cual según Porter, puede lograrse de dos formas:

• “ofrecer precios más bajos que los competidores por beneficios equivalentes” —estrategia de liderazgo en costo—, o

• “proporcionar beneficios únicos que justifiquen un precio mayor”(24) —estrategia de diferenciación—.

De esta forma, el conocimiento técnico reservado permitiría a su dueño ofrecer sus productos o servicios a precios más convenientes que las demás empresas del mercado o dotarlos de cualidades superiores a los de los demás oferentes, con lo cual podría cobrar un mayor precio, basado en que la disposición de compra de los clientes haya aumentado.

El tema del secreto empresarial suscita discusiones doctrinarias a la hora de determinar su naturaleza jurídica. En efecto, generalmente se sostiene que el secreto de empresa forma parte de la propiedad intelectual. En ese sentido, algunos autores prefieren hablar de derechos intelectuales —aquellos que se ejercen sobre los llamados bienes inmateriales— y en tal caso, el secreto empresarial perfectamente puede ser considerado como una categoría de tales derechos. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que los secretos de empresa no pueden considerarse propiamente un derecho de propiedad intelectual. Particularmente, en los EE. UU. se promueve el trato de los llamados “trade secrets” como un derecho de propiedad. Por otra parte, muchos tratadistas rechazan estas opiniones basados en que los secretos empresariales no comparten las características propias de la propiedad sobre bienes corporales o tangibles. De esta forma, la doctrina ha llegado a la tesis de que los secretos de empresa serían bienes intangibles, solución que se ha promovido en general para todos los derechos de propiedad intelectual.

No obstante, los referidos secretos no pueden incluirse dentro de la categoría de los derechos de propiedad intelectual, pese a integrar el campo de la propiedad intelectual. En efecto, los secretos empresariales no poseen limitación temporal(25) y por lo mismo carecen de toda vinculación con el dominio público; su contenido no es de acceso público, su protección radica en la confidencialidad del titular y su existencia resulta difícil de comprobar, dado que no existe un registro ni un requisito objetivo de su existencia ni una instancia de validación por parte de una autoridad pública; por lo mismo queda en duda su carácter novedoso y utilitario. En la práctica, las legislaciones con frecuencia protegen la información no divulgada o los secretos haciendo aplicables al efecto las normas sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual. Un mecanismo alternativo de protección por el cual optan otras legislaciones prevé sancionar la infracción al deber de reserva implícito en el secreto empresarial como una conducta de competencia desleal.

En el plano normativo internacional, al revisar las definiciones de propiedad intelectual entregadas por dos de los tratados internacionales más importantes —el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo en 1967 (art. 2º) y el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994 (art. 1.2)(26)— podría llegar a concluirse que la información no divulgada es una categoría más de la propiedad intelectual. Sin embargo, hay que advertir que constituye una figura especial que no confiere un derecho de propiedad y la exclusividad propia de los demás derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, del artículo 39.1 del Acuerdo sobre los ADPIC(27) se desprende que la protección de la información no divulgada se cumple evitando eficazmente conductas de competencia desleal. Dicha norma debe complementarse con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, en el cual se consigna que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” (art. 10 bis). Por último, constatamos que este razonamiento adquiere carácter “circular”, puesto que la protección de la competencia desleal forma parte del concepto de propiedad intelectual (Tratado de Estocolmo de 1967, art. 2º)(28).

3. Aspectos para optar por la protección vía secreto empresarial

La información y, especialmente, el conocimiento son considerados como el objeto, la esencia y el elemento fundamental de todo secreto empresarial. En efecto, lo que se mantiene reservado o protegido de su divulgación es precisamente un conocimiento que tiene un valor e importancia para la empresa en cuestión. Son muchos los tipos de información o conocimientos que pueden estar relacionados con la empresa, pero no todos se protegen vía secreto empresarial. Al respecto, y siguiendo la clasificación de Gómez Segade antes expuesta, es posible distinguir tres clases de conocimiento relacionadas con el quehacer de la empresa: conocimientos técnico-industriales de la empresa, conocimientos comerciales de la empresa y conocimientos vinculados a otros aspectos de la organización interna de esta y relaciones de la misma.

A modo de ejemplo, podemos enumerar a continuación ciertos casos para cada una de las categorías de conocimientos indicadas. Los casos expuestos no representan necesariamente una división acotada entre sí y el lector podrá percatarse que en más de uno de estos casos se producen sobreposiciones o referencias no claramente delimitadas con respecto a otros.

1. Conocimientos técnico-industriales de la empresa: programas informáticos desarrollados por la empresa; algoritmos, códigos informáticos y códigos fuente de aplicaciones informáticos únicos; dibujos, modelos, planos y mapas relacionados con proyectos técnicos o industriales; proyectos de investigación y desarrollo; diagrama de flujos y descripciones de procesos de producción; planos de arquitectura o de diseño industrial; estrategias de división del trabajo e información sobre cadenas de producción; procesos y técnicas especializadas en materia de manufactura; procedimientos y técnicas de reparación o ajuste de maquinarías y productos; fórmulas de fabricación de productos (especificaciones de cantidades y calidad de materias primas, insumos o ingredientes); especificaciones técnicas de productos, maquinarías y tecnologías; invenciones no patentadas o impatentables relativas a la parte operativa de la empresa; cifras y estadísticas de producción; datos sobre testeos de productos y control de calidad; datos de ensayos de nuevos productos o prototipos; prototipos y datos relacionados con su fabricación.

2. Conocimientos comerciales de la empresa: listas o bases de datos de clientes y clientes potenciales; recopilaciones sobre canales de distribución; estrategias comerciales y conocimientos relativos a los clientes; técnicas de venta y métodos de comercialización; políticas de segmentación de mercados, planes de comercialización —expansión a nuevos segmentos de mercado—; manuales de atención de clientes, tanto pre como postventa; estudios de investigación y análisis de mercado; políticas y estrategias de posicionamiento de productos, de fijación de precios, de promociones, de lanzamiento de productos; estrategias y métodos de fidelización del cliente; cifras y estadísticas de venta de productos.

3. Conocimientos vinculados a otros aspectos de la organización interna de la empresa y relaciones de la misma: listas o base de datos de proveedores; lista de productos que se compran a los proveedores; planes de negocios y documentos sobre proyectos de expansión del negocio; adaptaciones y ajustes de software específicos, por ejemplo de programas de Enterprise ressources planning (ERP), al entorno particular de una empresa; planes estratégicos y métodos que mejoran la eficiencia y en general métodos de negocios; mecanismos o técnicas de procesamiento de información y datos propios del negocio; información contable-financiera, tales como datos contables y estados financieros; normas o códigos de conducta de los empleados; declaración de principios; cifras y estadísticas de compra de insumos, de inventarios, de venta o de producción; datos concernientes a la estructura de costos y gastos; estrategias de financiamiento y de inversiones; listas y bases de datos de empleados y de remuneraciones y sueldos.

Como puede apreciarse la empresa de hoy maneja una infinidad de información y conocimientos con valor estratégico. Como consecuencia de ello, la dinámica del mundo empresarial ha despertado cada vez más una mayor consciencia en cuanto a la necesidad de proteger los conocimientos estratégicos y técnicos, sea vía derecho de patentes, derecho de autor o por medio del secreto empresarial. Entonces surge la pregunta: ¿Cómo tomar la decisión correcta optando por una u otra alternativa?

Con frecuencia se observa en la práctica que determinado conocimiento no es susceptible de ser protegido por el derecho de patentes o de autor, sea por tratarse de materias que por su naturaleza escapan a dichos derechos de propiedad intelectual o no cumplen sus requisitos. Destacamos al respecto los siguientes casos:

— Creaciones intelectuales que no son susceptibles de protección: ideas no expresadas en forma concreta; procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos. La protección del derecho de autor cubre únicamente expresiones intelectuales(29).

— Materias impatentables(30), entre las cuales podemos mencionar los descubrimientos; las plantas y los animales, excepto los microorganismos; las teorías científicas, los modelos económicos y de negocios; los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos.

— Creaciones intelectuales que no cumplen los requisitos de patentabilidad —especialmente el de la novedad en un sentido objetivo— o el requisito de originalidad —novedad subjetiva— propio de las obras autorales.

A tales situaciones, que se caracterizan por la existencia de un impedimento jurídico, podemos agregar otras en que por la fuerza de los hechos no se puede o no se recomienda aspirar al amparo del derecho de patentes o de autor:

— Cuando los costos de patentabilidad resulten excesivamente elevados para proteger un conocimiento técnico cuya protección no se considera lo suficientemente valiosa en términos económicos;

— Cuando se busca mantener la reserva de la información estratégica por plazos extensos que superen los de vigencia de patentes;

— Cuando se desea evitar la divulgación del conocimiento técnico —inherente a su registro como patente o derecho de autor— por razones diversas, como por ejemplo para impedir una rápida obsolescencia del mismo;

— Cuando no sea dificultoso ni costoso mantener el conocimiento en secreto. Así por ejemplo resulta más sencillo asegurar la reserva de conocimientos técnicos referidos a procedimientos de fabricación que los de productos, dado que éstos pueden ser revelados por medio de ingeniería inversa;

— Eventualmente, cuando la invención va a ser explotada directa y exclusivamente por una sola persona, sea el inventor o su cesionario, de tal forma que el mantenimiento de la reserva del conocimiento técnico sea extremadamente fácil y de bajo costo.

En resumen, el secreto empresarial constituye una alternativa valida frente al patentamiento cada vez que se desea evitar la divulgación general de la información estratégica. En contraste a ello, la protección vía derecho de patentes se caracteriza por hacer público todo conocimiento técnico “de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes”(31). Es ese conocimiento el cual servirá a terceros como base para seguir desarrollando nuevas invenciones o mejorar las existentes, lo cual evidentemente conlleva a una pérdida de competitividad para el inventor original.

Con todo lo anterior, no hay que olvidar que el secreto del conocimiento técnico está presente en la etapa temprana del patentamiento. En efecto, toda invención que aspira a una patente debe guardarse en estricta reserva durante el proceso de su investigación y desarrollo, pero incluso después de ser solicitada la patente, hasta que la solicitud sea hecha pública por medio de la respectiva publicación. Constituye excepción a lo anterior la llamada “divulgación inocua” (Ley Chilena de Propiedad Industrial, art. 42).

4. Medidas de protección del secreto empresarial

Otra controversia doctrinal se ha planteado referente a la forma de proteger eficazmente los secretos empresariales. Existe consciencia generalizada de que “la naturaleza y características del objeto tutelado convierten a la información confidencial en un activo sumamente frágil y permanentemente expuesto al aprovechamiento por terceros”(32). La problemática de la violación de secretos gira en torno a la acreditación fehaciente de su existencia, dada la falta de un régimen de registro público —equivalente al existente en el caso de las patentes o derechos autorales— que cumpla tal función. En otros problemas, mientras no haya infracción del deber de reserva, el titular del secreto busca mantener oculto incluso la misma existencia del secreto; pero una vez que se produzca la violación del mismo el titular buscará acreditar que él fue su “dueño” y que el conocimiento develado no era de dominio público o perteneciente a otra persona.

De ahí que aparezcan una serie de recomendaciones prácticas de carácter preventivo que tienen por objeto resguardar la información confidencial y cuya ejecución recae exclusivamente en su titular. Con ello, podemos reafirmar una clara diferencia con respecto a los otros derechos de propiedad industrial, en donde la protección legal del derecho es organizada en forma relevante por la autoridad pública.

Podemos clasificar las medidas de protección del secreto empresarial en preventivas por un lado y sancionatorias y reparatorias, por el otro. Las primeras a su vez pueden tener carácter interno, es decir se implementan al interior de la empresa, o externo, lo cual implica que la empresa los utiliza en sus relaciones con terceros. Por su parte, las segundas pueden ser de índole contractual o legal, según su fuente.

El principal mecanismo de protección preventivo del secreto empresarial es la confidencialidad, entendiéndose por tal el mantenimiento de la reserva y la abstención de divulgar la información objeta del secreto. Así, cada vez que el titular del secreto empresarial se ve en la necesidad de compartir o dar a conocer la información a terceros, se recomienda mantener la difusión circunscrita a un número acotado y definido de personas y comprometerlos por medio de una declaración o un acuerdo de confidencialidad. Existe una serie de contratos, varios de los cuales son de transferencia tecnológica, en los cuales se hace imperativa la suscripción paralela de tales acuerdos o al menos la inclusión de cláusulas de confidencialidad.

A continuación expondremos algunos de estos contratos, que generan la entrega de información secreta y respecto de los cuales se hace necesario resguardar la confidencialidad a través de mecanismos contractuales. En general, en estos contratos la estipulación de confidencialidad cumple un rol preventivo externo, salvo en los contratos de trabajo que por sí tienen carácter interno.

Contratos de trabajo que contemplan funciones creativas o inventivas para el trabajador o en los cuales el trabajador por su cargo —gerencial, ejecutivo— toma conocimiento de información estratégica de la empresa. En estos casos el empleador generalmente le impone al trabajador la obligación de reserva de la información técnica o estratégica de la cual tome conocimiento y cuya divulgación implique un perjuicio para la empresa, sus dueños o ejecutivos. La violación de este secreto constituirá incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, por lo que podrá dar lugar a la terminación del contrato sin derecho a indemnización alguna para el trabajador. Sin perjuicio de lo anterior, pudiera llegar a imponérsele la obligación de confidencialidad mediante un acuerdo que se suscriba en forma paralela con el finiquito laboral, teniendo por lo tanto vigencia postcontractual.

La obligación de confidencialidad con carácter post-contractual afecta al trabajador —especialmente a ejecutivos— por un plazo determinado más allá de la vida del contrato y, en tales casos, se suele estipular conjuntamente con la llamada “obligación de no competencia postcontractual”(33).

En caso que el trabajador sea un profesional, esta obligación laboral se ve reforzada por su obligación legal y moral de guardar secreto profesional.

En Chile, el Código del Trabajo no contiene normas sobre el deber individual de confidencialidad(34), pero sí alude al tema en relación al derecho colectivo del trabajo. Así, sanciona expresamente como práctica desleal de los miembros del directorio de una organización sindical o de la comisión de negociación colectiva, la divulgación a terceros de los documentos o de la información que hayan recibido del empleador y que tenga el carácter de confidencial o reservados (arts. 290, letra e y 388, letra d)(35).

Contratos de prestación de servicios: también prevén con frecuencia cláusulas de confidencialidad que obligan al prestador del servicio a guardar secreto respecto de los antecedentes e informaciones que adquiere o desarrolle durante la ejecución del contrato o con ocasión del mismo. En su esencia, la confidencialidad contenida en este tipo de contratos es bastante similar a la de los contratos laborales.

En ese mismo contexto, observamos que los contratos de subcontratación de obra también incluyen a menudo obligaciones recíprocas de no divulgar información que llegue a conocimiento de las partes en virtud de la relación contractual.

Contrato de distribución: es el contrato mediante el cual un productor o comerciante —llamado el principal— conviene el suministro de un producto terminado a otro —el distribuidor—, quien asume el compromiso de proceder a su colocación masiva —en forma estable y exclusiva— en una determinada zona geográfica(36). En dichos contratos el principal pasa a revelar al distribuidor información acerca del producto, así como sobre las estrategias de mercado. Para protegerse frente a la imitación por parte de competidores se introducen cláusulas de confidencialidad, que impiden al distribuidor la divulgación de tales conocimientos. Por su parte, para el principal frecuentemente será necesario acceder a datos confidenciales del distribuidor para prestar algún servicio técnico o para realizar la facturación y cobro. En tales casos, resulta natural también imponerle a la otra parte la obligación de no revelar dichos datos.

Contrato de franchising es aquel por el cual el franquiciante, titular de un nombre o marca comercial, así como de métodos operativos para la fabricación y/o comercialización de productos o para la prestación de ciertos servicios, otorga al franquiciado un conjunto de derechos que le facultan para fabricar, vender, distribuir y/o explotar comercialmente, a su propio riesgo, en un lugar o territorio preestablecido, productos o servicios a cambio de pagar al franquiciante una suma inicial —derecho de entrada— y periódicamente un porcentaje sobre las ventas —regalía o royalty—.

La operación de franquicia prevé la entrega de conocimientos específicos sobre un negocio en particular, puesto que ambas partes están interesados en lograr la réplica exitosa de un modelo de negocio ya existente. Esta transferencia de conocimiento estratégico se materializa a través de la entrega de un manual de operaciones y procedimientos(37), que contiene detalladamente la forma de hacer las cosas o gestionar el negocio en ámbitos como finanzas, marketing, recursos humanos, control, producción y administración en general. Así, por ejemplo, se refiere a formulas e ingredientes necesarios para la fabricación de los productos —recetas—; descripción de los métodos operativos; diseño y decoración del establecimiento o local —lay out—; consideraciones a tener en cuenta en la instalación, puesta en marcha y funcionamiento del negocio; formas y modales de atención de clientes; servicio postventa.

Con el objeto de reforzar la correcta ejecución del modelo de negocio, el franquiciante le proveerá al franquiciado asistencia técnica, capacitación y entrenamiento sobre los diversos aspectos del negocio. Naturalmente todo ese know how —conocimiento técnico y comercial de carácter más o menos secreto que se transmite verbalmente o por escrito— está sujeto a estrictas reglas de confidencialidad por parte del franquiciado y de su personal, pudiendo las partes incluso llegar a acordarse obligaciones postcontractuales —incluido el compromiso de no competir— al respecto. De esta manera, el franquiciante podrá indicarle una serie de medidas de prevención de divulgación de la información, como por ejemplo formas de guardar la documentación secreta de su negocio o la obligación de que el franquiciado-empleador incluya en los contratos de trabajo cláusulas de confidencialidad.

Contrato de joint venture o alianza estratégica: es un contrato destinado a crear vínculos de colaboración —asociación— entre empresas independientes con el objeto de alcanzar un propósito económico específico común, por ejemplo, un acuerdo de comercialización conjunta. Ya en la etapa precontractual las partes intercambian información secreta referente a sus empresas y al proyecto común. En el contrato mismo se suele estipular que “toda información, dato y conocimiento, desarrollado u obtenido en el curso de las operaciones conjuntas o en el cumplimiento [del contrato], será tratado como confidencial por las partes y no será comunicado a terceros durante la vigencia de este y por un periodo prudente después de su terminación, sin el consentimiento de las demás partes”(38).

En este contexto, parece oportuno referirse al Contrato de asociación o cuentas en participación(39): siendo esta figura esencialmente privada, es decir, que no aparece frente a terceros, resulta lógico que en ella se incluya una cláusula de confidencialidad a fin de resguardar el carácter oculto del o de los partícipes, así como para asegurar la no divulgación de los términos del contrato y de la información que se genera durante su ejecución.

Contrato de licencia: es “aquel que tiene por objeto la autorización de la explotación por una de las partes —el licenciatario— de la invención patentada por la otra —el licenciante—”(40). Pese a que esta definición limita el objeto de la licencia a un conocimiento patentado, es discutido en doctrina si dichos contratos también pudieran recaer sobre una tecnología no patentada.

Siendo este un contrato que puede adoptar diversas formas de expresión —por ejemplo licencias de uso o de comercialización; licencias de productos, procedimientos, marcas, patentes, derechos de autor; licencias únicas, exclusivas o simples; licencia de invenciones patentadas o de tecnologías no patentadas; licencias amplias o restringidas en lo geográfico, temporal, o en cuanto a la forma de explotarla; etc.—, se hace difícil determinar en forma general el objeto sobre el cual recae la confidencialidad. Evidentemente, la formalidad de la no divulgación del conocimiento será de gran relevancia en caso de licenciarse conocimientos técnicos no patentados. Pero aún tratándose de licenciamiento de tecnologías patentadas, estas por lo general implican el traspaso al licenciatario de secretos empresariales propiamente dichos o de importantes componentes no revelados derivados de la experiencia en la fabricación de la invención, bajo condición de no divulgación. Así, por ejemplo si el objeto de la licencia es un producto, lo normal será que el licenciante se comprometa a suministrar al licenciantario información relativa al producto, asistencia técnica, su experiencia y los métodos que él mismo ha empleado o emplea, incluidos los secretos de fabricación —conocimiento técnico no patentado—, de manera tal que un técnico calificado en la materia pueda utilizarlos y luego de un periodo de adaptación llegar a resultados de producción similares a los que hubiese alcanzado el licenciante. De lo anterior, resulta entonces lógico que las partes se obliguen a adoptar todas las medidas necesarias para que las técnicas de fabricación y los demás datos secretos no sean divulgados, a menos que sea a través de otras licencias.

Contrato de cesión: es aquel por el cual una parte —cedente— transfiere a otra —cesionario— el dominio integral de un conocimiento técnico, patentado o no, contra pago de un precio único. Existiendo en este caso transferencia de dominio podemos señalar que celebrado el contrato el cedente se desvincula por completo del objeto transferido. Con ello, la parte interesada en la confidencialidad del conocimiento sería el cesionario, el que desea evitar una futura divulgación del know how por parte del cedente. En la cesión de patente, el problema de la reserva del conocimiento patentado no se presenta, por cuanto éste tiene carácter público.

Contratos de mandato o de agencia: en este tipo de contratos, en que el cometido muchas veces será la ejecución o administración de un negocio u de otra gestión empresarial, las partes usualmente incluyen cláusulas de confidencialidad que pesan sobre el mandatario o agente. En el mandato comercial la idea es evitar que la información sensible de orden comercial, técnica o financiera, susceptible de favorecer los intereses de una empresa competidora, se filtre a terceros. Pero, incluso en el mandato civil, pudiera estimarse aconsejable imponerle al mandatario el deber de reserva, fundado en que los asuntos personales del mandante requieren de la debida privacidad.

Contrato de management: es aquel por el cual una parte —sociedad especializada en servicios gerenciales— recibe de otra —parte gerenciada— las facultades para administrar sus negocios, desarrollando una actividad continua de conducción y gestión empresarial, por un periodo determinado, y utilizando las instalaciones o infraestructura de esta. Si bien en este tipo de contratos el intercambio de información confidencial entre las partes no alcanza niveles considerables, es muy común ver que el contenido del mismo contrato y sus anexos se sujetan a obligaciones de reserva.

Para concluir el tema de los acuerdos de confidencialidad, estimamos conveniente referirnos a algunos aspectos prácticos:

• Se aconseja otorgarlos por escrito y hacerlos firmar por las partes.

• Los contratos complejos u operaciones, es decir, aquellos contratos que involucran dos o más actos jurídicos al mismo tiempo, se caracterizan por negociaciones prolongadas —etapa precontractual—, en cuyo desarrollo resulta trascendental resguardar el intercambio de información estratégica y el mismo proceso negociador por medio de una temprana suscripción de un acuerdo de confidencialidad.

• Especificar en forma clara y precisa el objeto de la confidencialidad: será la información o el conocimiento que haya recibido la parte obligada a guardar reserva en cualquier etapa contractual, es decir, al negociar, al suscribir el contrato o durante su ejecución.

• Conviene precisar el contexto de la confidencialidad y los motivos por los cuales se considera relevante tal reserva, puesto que esta descripción resultará útil a la hora de calificar la violación de la confidencialidad de información y el grado de perjuicios que ello acarrea para el titular del secreto.

• Obligación de reserva, no sólo de la misma información estratégica, sino que frecuentemente conviene extenderla al contenido del mismo acuerdo u contrato. En caso que esta información esté contenida en documentos físicos recibidos por las partes, pudiera preverse su devolución, al término del contrato.

• Será necesario establecer claramente cuándo se entiende que exista utilización ilícita de información confidencial o violación de la obligación de confidencialidad. Para ello pudiera ser conveniente definir a contrario sensu cuál será el uso debido de la misma, para así llegar a prohibir la aplicación y utilización, directa o indirecta, de toda o parte de la información para fines no previstos en el contrato. Otra fórmula sería la estipulación de que los datos secretos no podrán revelarse ni divulgarse a ningún tercero sin el consentimiento previo y escrito de la otra parte contratante.

• Definir con precisión quiénes resultan obligados por el deber de confidencialidad y pudieran, de esta forma, llegar a tener calidad de sujeto activo en caso de infracción. Sería positivo que la parte obligada le reconozca al otro contratante la titularidad plena del conocimiento técnico objeto del contrato. Pero la violación de la obligación de reserva no necesariamente será obra de las partes contratantes, sino que pudiera ser provocada por un tercero no obligado por el contrato. Para remediar tal situación de potencial perjuicio para el titular de la información, pudiera perfectamente preverse que un tercero ajeno al contrato llegue a firmar una declaración de confidencialidad y que esta se anexare al acto firmado por las partes. Esto será especialmente válido para los empleados, subcontratistas o proveedores de la contraparte, quienes por su posición contractual con ésta están en condiciones de poder tomar conocimiento del know how sin mayores restricciones y por lo tanto deberían quedar sujetos a los mismos términos de confidencialidad. En tal sentido, habría que imponerle a la parte obligada a la confidencialidad la obligación adicional a hacer suscribir, a toda persona que tenga o llegue a tener acceso a la información, el formato de declaración de no divulgación que se anexa al contrato. Los terceros pudieran incluso asumir algún tipo de responsabilidad subsidiaria o solidaria en caso de infracción de la obligación de reserva.

• Precisar la duración de la obligación de confidencialidad: la regla general es que esta sea coincidente con la vigencia del contrato que la establece. Sin embargo, cada vez más se observa en la práctica el establecimiento de obligaciones postcontractuales de confidencialidad, que perduran por un plazo determinado después de terminado el contrato, excepto que la información confidencial se convierta con anterioridad en pública o notoria.

• Especificación de las sanciones y reparaciones que se derivan del incumplimiento de la obligación de reserva. La violación podrá acarrear la resolución inmediata del contrato, además de multas pecuniarias. Adicionalmente, surgirá la obligación de pagar la correspondiente indemnización de perjuicios. El monto de dicha indemnización puede ser el resultado de una avaluación anticipada que las partes hagan de los perjuicios que ocasione la infracción de la obligación de confidencialidad, o simplemente quedar sujeta a los perjuicios que efectivamente logran ser probados(41). En caso de que la infracción del deber de confidencialidad se produzca con posterioridad a la terminación del contrato respectivo, se preverá únicamente la indemnización de los daños y/o multas.

Una segunda medida preventiva de protección del secreto empresarial —de carácter interno— consiste en confeccionar un catálogo escrito de los conocimientos técnicos y estratégicos confidenciales que son de propiedad de la empresa y, al mismo tiempo, establecer políticas claras de protección de los mismos.

El catálogo o catastro escrito consiste en la enumeración y descripción detallada de los distintos secretos que posee una empresa, junto a la determinación de las personas o cargos de la empresa que tienen acceso a dicha información. Esto, desde ya servirá para determinar cuál es la información a proteger y categorizarla según su importancia, pero también para sensibilizar en cuanto a su existencia y relevancia competitiva. Definir los secretos empresariales de una organización implica delimitar claramente estos secretos de la información reservada que no tiene valor comercial —como por ejemplo, expedientes de los trabajadores, información bancaria— y también de los conocimientos propios de los empleados y ejecutivos fundados en su experiencia y capacidad. Una vez elaborado el catálogo que contiene la información objeto de protección, resulta fundamental darle a ese documento fecha cierta ante un notario público, pero manteniéndolo naturalmente como instrumento privado y guardarlo luego en forma segura fuera de alcance de terceros. De tiempo en tiempo este catálogo deberá ser actualizado.

Las políticas de seguridad y protección de secretos empresariales tienen por objeto normar las prácticas y procedimientos que rigen al interior de la empresa en lo que respecta a generación, manipulación y destrucción de información confidencial, protegiendo de esta forma dicha información contra apropiación, revelación y uso indebido, así como pérdidas, ya sea accidentales o intencionales. Regulan temas, tales como advertencia de posibles riesgos, recomendaciones de medidas de prevención —cifrados, contraseñas, etc.—, establecimiento de restricciones y prohibiciones —áreas físicas restringidas, documentos, etc.—, clasificación de la información y de los correspondientes documentos, medidas de control de la información, definición de uso debido e indebido de información confidencial, accesos físicos y virtuales, seguridad informática, sanciones. Los destinatarios de dichas políticas son principalmente los empleados y el personal subcontratado, de manera que estas deban complementarse con la cláusula de confidencialidad contenida en los contratos de trabajo y de prestación de servicios.

Ambas medidas, la escrituración de catastros y la formulación de políticas vinculantes constituirán una prueba preconfigurada que servirá en caso de requerirse la acreditación de existencia y protección de los secretos de la empresa. Pero al mismo tiempo, demuestran la preocupación de la empresa por sus activos intangibles y componen un indicio de haber obrado diligentemente en su protección.

Sin embargo, la manipulación reservada de la información y todas las demás medidas preventivas pueden resultar insuficientes a la hora de asegurar una protección eficaz, puesto que la confidencialidad puede infringirse, ya sea por un ente interno perteneciente a la propia empresa o por un tercero.

El artículo 87 de la Ley Chilena de Propiedad Intelectual alude expresamente a tal situación: “constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular”.

De la disposición transcrita podemos deducir dos requisitos copulativos para que se configure la violación del secreto empresarial. Cada uno de estos requisitos puede darse en formas distintas, lo que otorga amplitud a la figura descrita por la ley:

1. Elemento objetivo:

1.1. Adquisición ilegítima del secreto empresarial, su divulgación o explotación, en caso de no haber autorización de su titular; o

1.2. Divulgación o explotación de secretos empresariales, en caso de haber acceso legítimo con deber de reserva.

2. Elemento subjetivo: ánimo

2.1. De obtener provecho, propio o de un tercero, o

2.2. De perjudicar al titular del secreto.

Frecuentemente se utilizan expresiones como espionaje económico o industrial, filtraciones de información, uso indebido de conocimientos técnicos para referirse a estos casos de infracciones del secreto empresarial. A estos términos podemos agregar también el de sabotaje económico o industrial, que se da en caso de existir ánimo de perjudicar al dueño de la información confidencial y que se encuentra cubierto por el precepto en estudio.

Con motivo de la infracción del secreto empresarial se originan las ya anunciadas medidas sancionatorias o reparatorias de protección de la información confidencial. Estas medidas pueden tener su fuente en un contrato o en la propia ley.

Como ya hemos visto, con ocasión de las cláusulas de confidencialidad, las partes disponen de una amplia libertad contractual para crear formulas y definir los efectos que conllevará el incumplimiento contractual consistente en la violación de secretos empresariales. La responsabilidad civil resultante será de carácter contractual y generalmente conducirá a la reparación del daño causado al titular del secreto, vía pago de una suma indemnizatoria.

Pero en Chile la infracción del secreto empresarial igualmente puede dar lugar a una responsabilidad legal, que sería de dos clases, según enuncia el artículo 88 de la Ley 19.039: “Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial”.

De esta forma, podemos establecer las siguientes consecuencias legales: en primer lugar, la aplicación de las normas del título X de la propia Ley 19.039 sobre “Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial” (arts. 106 y ss.). Dicho título prevé:

• Acciones civiles: cesación de los actos que violen el derecho protegido, indemnización de los daños y perjuicios, adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, y publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante.

• Medidas precautorias y prejudiciales: cesación inmediata de los actos constitutivos de la presunta infracción; secuestro de materiales y medios que sirvieran para cometer la presunta infracción; nombramiento de uno o más interventores; prohibición de publicitar o promover los productos motivo de la presunta infracción y retención de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos.

Igualmente puede originarse responsabilidad penal dado que nuestro ordenamiento jurídico tipifica en varias de sus disposiciones figuras relacionadas con la divulgación indebida de secretos. Podemos mencionar los siguientes casos en el Código Penal chileno:

• Artículo 158 Nº 5º, referente a la divulgación de secretos del invento por funcionarios públicos.

• Artículos 246 a 247 bis, sancionan al empleado público que cometiere violación de secretos, en diversas circunstancias ahí descritas.

• Artículo 247, inciso 2°, se refiere a la revelación indebida de secretos por profesionales.

• Artículo 284, establece el delito de comunicación fraudulenta de secretos de fábrica.

Además, diversos cuerpos legales protegen en Chile el secreto por la vía penal:

• Código Tributario: su artículo 101 establece la obligación de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de guardar el secreto de las declaraciones de impuestos.

• Ley General de Bancos: el artículo 20 castiga a aquel que infringiere el secreto bancario.

• Ley 19.223 que contempla los delitos de espionaje y sabotaje informático.

Finalmente, podemos destacar una medida sancionatoria que es contemplada por la mayoría de las legislaciones. De acuerdo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (art. 10 bis) y al Acuerdo sobre los ADPIC (art. 39) —ambos tratados ratificados por nuestro país (Chile)— la divulgación de información secreta es considerada un acto de competencia desleal.

5. Conclusiones

El secreto empresarial vino a ser consagrado en la legislación chilena en el año 2005. Primordialmente, la ley modificatoria de la normativa de propiedad industrial obedece a la voluntad de adecuarse a un precedente internacional: el Acuerdo sobre los ADPIC. Este objetivo fue impulsado especialmente por la suscripción del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Sin embargo, más allá del cumplimiento de los compromisos internacionales, la preocupación por la protección legal del secreto empresarial demuestra los altos niveles de competitividad que actualmente rigen la economía chilena. Se está dando reconocimiento al creciente valor económico y estratégico que ocupan los activos intangibles o intelectuales en el mundo empresarial. La capitalización empresarial funciona actualmente en base a cómo se genera, se administra y se aplica el conocimiento estratégico. Es ahí donde la propiedad intelectual se transforma en el mecanismo protector de dichos activos.

Pero, precisamente los conocimientos empresariales no protegidos por algunos de los derechos tradicionales de propiedad intelectual requerían un resguardo legal con herramientas procesales eficientes. La Ley 19.996 modificatoria de la Ley de Propiedad Industrial vino a solucionar esta deficiencia en lo que se refiere a los secretos de carácter industrial, pero utilizando al respecto curiosamente el término genérico de secretos empresariales.

El secreto empresarial ocupa un rol residual dentro de las distintas categorías de la propiedad industrial; tutelando más o menos automáticamente todo conocimiento industrial secreto que no aspira a otra forma de protección industrial. En base a esta consideración, el secreto de empresa adquiere trascendencia como institución jurídica, y así nos atrevemos a sostener que en los hechos es la figura más utilizada dentro del sistema de propiedad industrial.

Bibliografía

BORETTO, Mauricio. (2003) “Tutela del consumidor en el contexto negocial de los contratos de distribución”, Revista Derecho Comercial y de las Obligaciones, n.° 202, Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis.

BRACHTEL, Rudolf. (2006) Die Gruppenfreistellung von Know-how-Vereinbarungen. Munich: Herbert Utz Verlag.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo (1984) Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Buenos Aires: Editorial Heliasta,

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo (1994) Contratos de licencia y de transferencia de tecnología. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

COREA, Carlos M. (1981) “Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions”, Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 11, Athens.

DÁVILA, Jhonny Antonio. “Transferencia de tecnología: licencia y cesión de patentes y know how” Revista Ventana Legal, http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/transferencia_tecnologia.htm

Farina, Juan M. (1991) “Transferencia de tecnología, Derechos Intelectuales, n.° 5, Buenos Aires: Editorial Astrea.

Fernández Sánchez, María Teresa. (2000) Protección penal del secreto de empresa. Madrid: Editorial Colex.

Fox, Tom. How to keep the genie in the bottle: Trade Secret Protection - A Primer.

http://www.stcl.edu/students/2.Fox.How%20to%20keep%20the%20genie.htm 

Friedman, David; Landes, William; Posner, Richard. (1991) “Some Economics of Trade Secrets Law”, Journal of Economics Perspectives, vol. 5, n.° 1.

Gomez Segade, José Antonio. (1974) El secreto industrial (know how), Concepto y protección. Madrid: Editorial Tecnos.

Lorenzini Barría, Jaime. (2000) El régimen de propiedad industrial en la OMC. Santiago: Editorial Jurídica Cono Sur.

Massaguer, José,. (1989) El contrato de licencia de know how. Barcelona: Librería Bosch.

Morón Lerma, Esther. (2002) El Secreto de Empresa: Protección Penal y Retos que plantea ante las Nuevas Tecnologías. Editorial Aranzadi, Navarra.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Propiedad intelectual - algunas definiciones básicas.

http://www.wipo.int/about-ip/es/studies/publications/ip_definitions.htm 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual.(2002) “Los secretos comerciales valen más que el oro: Protejámoslos”, Revista de la OMPI, Ginebra, abril.

Pfaff, Dieter. (1974) Der Know-How-Vertrag im bürgerlichen Recht. Betriebs-Berater.

Porter, Michael. (1987) Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior. México D. F.: Editorial CECSA, pp. 20-21.

Ríos García, Mirians. (2001) Joint Ventures. Santiago: Editorial Jurídica ConoSur.

Westermann, Ingo. (2007). Handbuch Know-how-Schutz. Munich: C.H.Beck Verlag

(1) Término acuñado por el economista Richard A. D´Aveni, Hypercompetition: managing the dynamics of strategic maneuvering. Free Press, New York: 1994.

(2) Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Editorial Heliasta, Buenos Aires: 1984, p. 32.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología. Editorial Heliasta, Buenos Aires: 1994, p. 48.

(3) Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. cit., p. 32.

(4) Frecuentemente, el secreto empresarial se encuentra tratado bajo otras denominaciones como “secreto comercial”, “secreto industrial”, “información no divulgada”, “información reservada”, “no divulgación del conocimiento técnico”, “know how”, etc.

(5) Ley de Propiedad Industrial (19.039), artículo 36. “Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca”.

(6) El artículo 31 de la Ley 19.039 señala: “Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley”.

(7) La historia de la Ley 19.996 consigna que en el mensaje del proyecto original de ley se utilizaba la expresión “protección de la información no divulgada”, terminología propia del Acuerdo sobre los ADPIC. Recién durante la tramitación del proyecto, se acordó sustituir dicha expresión por el término “secretos empresariales”. Sólo en el artículo 1º se mantuvo la mención a la expresión original.

(8) Morón Lerma, Esther. El secreto de empresa: protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías. Navarra, Editorial Aranzadi: 2002, p. 67.

(9) Gómez Segade, José Antonio El secreto industrial (know how), concepto y protección. Editorial Tecnos, Madrid: 1974, pp. 51-52.

(10) Además de las definiciones, se hace referencia a este punto en: Moron Lerma, Esther, ob. cit. p. 44.

(11) Friedman, David; Landes, William; Posner, Richard. “Some Economics of Trade Secrets Law. En: Journal of Economics Perspectives, Vol. 5, n.° 1, 1991, p. 61.

(12) Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Propiedad intelectual - algunas definiciones básicas. En: http://www.wipo.int/about-ip/es/studies/publications/ip_
definitions.htm

(13) Fox, Tom. How to keep the genie in the bottle: Trade secret protection - a primer. En: http://www.stcl.edu/students/2.Fox.How%20to%20keep%20the%20genie.htm

(14) Los secretos comerciales valen más que el oro: protejámoslos. En: Revista de la OMPI, Ginebra: abril 2002, p. 13.

(15) Gómez Segade, José Antonio. Ob. cit., p. 137.

(16) Farina, Juan M. Transferencia de tecnología. En: Derechos Intelectuales, n.° 5, Editorial Astrea, Buenos Aires: 1991, p. 252.

(17) Correa, Carlos M. Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions. En: Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 11, Athens, 1981, p. 457.

(18) Gomez Segade, José Antonio. Ob. cit., pp. 146 y 159.

(19) Massaguer, José El contrato de licencia de know how. Librería Bosch, Barcelona: 1989, p. 35.

(20) Gómez Segade, José Antonio. Ob. cit., p. 144.

(21) Westermann, Ingo. Handbuch Know-how-Schutz. C.H.Beck Verlag, Munich: 2007, p. 3; Brachtel, Rudolf. Die Gruppenfreistellung von Know-how-Vereinbarungen. Herbert Utz Verlag, Munich: 2006, p. 1; Pfaff, Dieter. Der Know-How-Vertrag im bürgerlichen Recht. Betriebs-Berater, 1974, p. 565.

(22) Dávila, Jhonny Antonio. Transferencia de tecnología: licencia y cesión de patentes y know how. En: Revista Ventana Legal, p. 7. Disponible en: http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/transferencia_tecnologia.htm; Fernández Sánchez, María Teresa. Protección penal del secreto de empresa. Editorial Colex, Madrid: 2000, p. 30.

(23) Porter, Michael E. Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior. Editorial CECSA, México D. F.: 1987, pp. 20-21.

(24) Porter, Michael E. Ob. cit., p. 21.

(25) La limitación temporal es propia de la mayoría de los derechos de propiedad intelectual. Como excepciones a esa regla pueden mencionarse las marcas comerciales que, si bien tienen un plazo de vigencia, son renovables indefinidas veces; y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Por último, tampoco poseen una vigencia limitada los derechos morales en materia de derechos de autor.

(26) Dichas disposiciones prescriben lo siguiente:

— Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, artículo 2º: “A los efectos del presente convenio se entenderá por: (...) ‘Propiedad intelectual’ los derechos relativos:

• A las obras literarias, artísticas y científicas;

• A las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión;

• A las invenciones en todos los campos de la actividad humana;

• A los descubrimientos científicos;

• A los dibujos y modelos industriales;

• A las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales;

• A la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.

— Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 1.2: “A los efectos del presente acuerdo, la expresión ‘propiedad intelectual’ abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la parte II”, es decir:

1.Derecho de autor y derechos conexos

2.Marcas de fábrica o de comercio

3.Indicaciones geográficas

4.Dibujos y modelos industriales

5.Patentes

6.Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

7.Protección de la información no divulgada.

(27) Dicha norma establece: “Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3”.

(28) Este razonamiento circular involucra, por ende, las siguientes normas: artículos 1.2 y 39.1 del Acuerdo sobre los ADPIC; artículo 2º del Convenio que establece la OMPI, y el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

(29) Así se encuentra consagrado expresamente en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996: “La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí” (apartado 2º del artículo 9º y artículo 2º, respectivamente).

(30) La Ley Chilena de Propiedad Industrial, 19.039, contempla las causales de impatentabilidad por no constituir invención en su artículo 37.

(31) Artículo 43 bis de la Ley 19.039.

(32) Lorenzini Barría, Jaime. El régimen de propiedad industrial en la OMC. Editorial Jurídica Cono Sur, Santiago: 2000, p. 267.

(33) Conocidas son las controversias y fallos sobre el tema, dado que las obligaciones postcontractuales pueden llegar a perturbar la garantía constitucional de la libertad de trabajo.

(34) Únicamente se consagra el deber de reserva a la inversa, esto es del empleador o de la usuaria en el contrato de trabajo de servicios transitorios, con respecto a la información y datos privados del trabajador (arts. 154 bis y 183-Y, respectivamente).

(35) Así mismo, en su inciso penúltimo, el artículo 315 del Código del Trabajo da derecho al empleador a no entregar al sindicato o al grupo negociador la información de la política de inversiones de la empresa, cuando ésta tenga carácter confidencial.

(36) Basada en la definición dada por: Boretto, Mauricio. Tutela del consumidor en el contexto negocial de los contratos de distribución. En: Revista Derecho Comercial y de las Obligaciones, n.° 202. Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires: 2003, p. 491.

(37) El manual operativo generalmente se entrega como anexo del contrato de franquicia y firmado por ambas partes, se entiende formar parte del mismo. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual relativos al manual operativo se entienden radicados en la persona del franquiciante, por ser éste su autor material e intelectual.

(38) Ríos García, Mirians. Joint Ventures. Editorial Jurídica Cono Sur, Santiago: 2001, pp. 114-115.

(39) El Código de Comercio, en su artículo 507, define el contrato de asociación o cuentas en participación como “un contrato por el cual dos o más comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas, que debe ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, a cargo de rendir cuenta y dividir con sus asociados las ganancias o pérdidas en la proporción convenida”.

(40) Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. cit., p. 31.

(41) El artículo 108 de la Ley 19.039 regula las alternativas en materia de determinación de indemnización de perjuicios.