Sentencia 1-6480 de mayo 20 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 1-6480

110010324000200064800 01

Consejera Ponente:

Dra. Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Basf Aktiengesellschaft.

Bogotá, D.C., mayo veinte del dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Se solicita la nulidad de las resoluciones 25949 de 30 de noviembre de 1999 por la cual se niega una patente de invención y 4987 del 14 de marzo de 2000 que resolvió un recurso, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En la Resolución 25949, el Superintendente de Industria y Comercio negó una patente de invención solicitada por la empresa demandante ya que al realizar el examen de fondo de la solicitud, se encontró que la anterioridad W093/15046 del 5 de agosto de 1993, afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud, en razón a que la anterioridad describe compuestos iguales y otros análogos a los descritos en la presente solicitud y los procesos de obtención presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de fórmula I.

Se afirmó en la citada resolución:

“Al respecto, cabe aclarar que no obstante que el antecedente no divulgue compuestos con una cadena lateral, que comprenda específicamente la cadena 3-pirazoliloximetilo, se trata de compuestos cuya estructura básica es igual a la de la solicitud en estudio, los cuales también presentan una cadena lateral igual 4-pirazoliloximetilo que como se puede observar, la mencionada cadena comprende exactamente el mismo sustituyente o cadena lateral que es el iloximetilo, donde el 3 y el 4 corresponden a la posición del iloximetilo en el anillo del pirazol, de manera que la mencionada cadena lateral es químicamente idéntica y la única diferencia es su ubicación en el anillo pirazol donde las posiciones 1, 2 del anillo comprenden heteroátomos de nitrógeno. De esa manera, se deriva de manera evidente que la cadena se ubique en una de las dos posiciones libres del anillo y diferentes de la del compuesto de la anterioridad dado que son las únicas posibilidades que existen de introducir la cadena en el anillo, posiciones por demás equivalentes.

Adicionalmente, al igual que los compuestos de la anterioridad, presentan propiedades como pesticidas, por lo tanto el hecho de presentar una mayor o menor actividad no hace que tenga nivel inventivo puesto que el efecto pesticida para este tipo de compuestos ya es conocido.

Las reivindicaciones 2 a 5 relacionadas con el proceso de obtención de los compuestos de fórmula I, también se derivan de manera evidente de los procesos divulgados en la citada anterioridad para la obtención de los compuestos en referencia, ya que presentan la misma estructura básica que los de la solicitud y en donde se muestran reacciones de síntesis del mismo tipo para llegar a compuestos iguales, donde, como ya se explicó, la única variación es la posición de la cadena iloximetil.

(...).

Esto significa que la circunstancia de un previo reconocimiento mediante patente de la invención objeto de esta solicitud en otro país no obliga, per se, en manera alguna a la superintendencia. Lo anterior, se debe a que la suerte que corra una solicitud de patente de invención en cualquier país carece de efecto automático sobre el destino de una patente solicitada o concedida en otro país de la unión. La razón en que se funda este principio es la de que las leyes nacionales y prácticas administrativas suelen ser muy diferentes de un país a otro”.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra las normas que determinan los requisitos para conceder una patente de invención. Tales son:

Decisión 344.

“ART. 1º—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Precisamente, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente de invención solicitada por la demandante por existir la anterioridad W 093/15046 del 5 de agosto de 1993 lo cual afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 5 de la presente patente de invención.

Como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial allegada con ocasión del presente proceso:

“La Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció por medio del artículo 16 de la Decisión 344, una condición insoslayable para el otorgamiento de patentes en la subregión que, de ser aplicable, complementa los requisitos fijados en los primeros artículos de la citada decisión, sin que, empero, deba ser entendida como un requisito adicional a los taxativamente establecidos por el artículo 1º de la Decisión 344.

Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, aun “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad. Al existir una patente previa del invento original, este ya se encuentra en el estado de la técnica.

En referencia a este concepto, el órgano jurisdiccional comunitario precisó en forma reiterada lo siguiente:

“... con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

(...).

Al tribunal le resulta claro, que solo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al derecho de propiedad industrial.

El segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia, regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida decisión” (proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. 722, oct. 12/2001, reiterado en el proceso O1-Al-2001, G.O.A.C. 818, jul. 23/2002 y proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. 839, sep. 25/2002)”.

En el presente caso se presentan dos situaciones a diferenciar:

a) La existencia de patentes previas para la misma invención otorgadas por Estados Unidos y Europa. En efecto, como se afirma en la misma demanda, la empresa demandante es actualmente titular de la patente 5.869.517 en los Estados Unidos de América para el invento denominado “2 {(Dihidro) Pirazolil-3’-oximetilen}-anilidas, un procedimiento para su obtención y el uso de las mismas” e igualmente es titular de la patente europea 804.421 para el invento denominado “2 {(Dihidro) Pirazolil-3’-oximetilen}-anilidas, un procedimiento para su obtención y el uso de las mismas”. Este invento es el mismo que se pretendía patentar y que fue negado mediante los actos acusados

b) La existencia de la anterioridad W093/15046, con base en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención que ocupa a la Sala.

En relación con este punto, existe un dictamen pericial producido con ocasión del presente proceso según el cual existen diferencias entre el compuesto químico solicitado en el proceso cuestionado y la anterioridad W093/15046 que esgrimió la Superintendencia de Industria y Comercio para negar la patente de invención.

En uno de los puntos de su dictamen dijeron los peritos:

“Decir que el compuesto químico reivindicado en la patente tramitada bajo el número 95062531 resulta obvio, teniendo en cuenta la preexistencia de la patente W093/15046, en nuestro sentir, no resulta evidente. No se puede negar que existen algunas similitudes, pero no podríamos afirmar que el compuesto a reivindicar (con sus elementos y características) haya surgido de manera obvia, de la existencia de la patente anterior”.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina la Sala debe adoptar la interpretación prejudicial dictada, lo cual lleva a denegar las pretensiones de la demanda al tenerse en cuenta que el mismo invento cuya patente fue negada mediante los actos acusados, ya había sido patentado tanto en Estados Unidos de América como en Europa, lo cual desvirtúa el aspecto de novedad. Como lo expresó en forma tajante el tribunal, “al existir una patente previa del invento original, este ya se encuentra en el estado de la técnica”.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha mayo veinte (20) de 2004».

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