Sentencia 1-6721 de agosto 29 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

COMPARACIÓN DE DOS SIGNOS QUE TIENEN IDENTIDAD CONCEPTUAL

EXTRACTOS: «El presente proceso se dirige a obtener la nulidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron el registro de la marca la CHISPA ROJA (mixta) para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza se refiere a “varios”.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra que solo pueden registrarse los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Y agrega que se entiende por marca “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En los artículos 82 y 83, ibídem, se establecen los casos de irregistrabilidad como marcas de signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los impedimentos que allí se señalan, como, por ejemplo, el de los literales a y d del artículo 83 que dicen:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que son las siguientes:

“1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. cit. pág. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman —denominativo o gráfico— es el característico. Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes.

3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea.

a) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor Breuer Moreno la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan.

b) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas.

c) La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios:

En cuanto al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, así mismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca.

Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión ... asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación” (Fernández-Novoa, ob. cit. pág. 206).

Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante —para determinar la confusión— la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga el resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro. (Interpretación prejudicial sentencia 56- IP-2000 del 6 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “effer”, publicada en la G.O.A.C. Nº 602 del 21 de septiembre de 2000).

No debe olvidarse que en el caso de las marcas mixtas, como en la que nos ocupa a la Sala, por regla general, predomina el elemento denominativo, en este caso la CHISPA ROJA, sobre el gráfico. Así lo ha determinado el Tribunal de la Comunidad Andina de Justicia cuando señaló: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”. (Sentencia del 9 de diciembre de 1988, proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. Nº 39 del 29 de enero de 1989, caso: daimler).

Y en la interpretación prejudicial rendida con ocasión del presente proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que “la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante”.

En el presente caso, las marcas en conflicto son:

 

 

El examen debe hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Desde el punto de vista fonético, es claro que la expresión ROJA es idéntica en ambas marcas, diferenciándose por los vocablos CHISPA y BRASA los cuales fonéticamente suenan distinto, expresiones que, por lo mismo, se constituyen en el elemento diferenciador.

Aunque gráficamente pueda existir similitud, ya que en ambas marcas aparece una gallina, aparecen las siguientes particularidades: En el caso de LABRASA ROJA, aparece un círculo en el cual se lee: “el sabor que antoja”, mientras que en el signo de LACHISPA ROJA la leyenda dice “el sabor que te da gusto”. En el primer caso las letras son de color rojo sobre fondo blanco y en el segundo de color amarillo sobre fondo magenta, lo que las hace diferentes. Estas leyendas constituyen lo que se denomina como “lemas comerciales”.

Los lemas comerciales son definidos así por el artículo 175 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“ART. 175.

(...) Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

El lema comercial debe ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia está sujeta a la del signo. Los lemas se han denominado “marcas asociadas” que siguen la suerte de la marca principal a la cual acompañan.

Y conceptualmente existe identidad entre ambas marcas puesto que ambas se refieren a idéntico servicio, modo de preparación de alimentos: el pollo asado o a la brasa. Pero resulta que de la evocación del modo de preparación de los alimentos nadie se puede apropiar.

Examinado el riesgo de confundibilidad existente entre ambas marcas de modo que pueda inducirse a error al público consumidor, la Sala considera que este no existe puesto que la marca la CHISPA ROJA es lo suficientemente distintiva tanto por el vocablo CHISPA que la caracteriza y diferencia tanto por los colores utilizados que son sustancialmente distintos, existiendo diferencia entre las marcas en forma tal que mal podría el consumidor creer que está entrando al mismo establecimiento.

Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio a quien están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración”.

Por las razones anotadas, la Sala accederá a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 10443 del 31 de mayo de 1999, 19469 del 20 de septiembre del mismo año y 11685 del 31 de mayo de 2000, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Superintendencia de Industria y Comercio proceder al registro de la marca LACHISPA ROJA, para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Inversiones Castro Pinzón Hermanos Ltda.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».

(Sentencia de 29 de agosto de 2003. Expediente 1-6721. Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero).

SALVAMENTO DE VOTO

El signo LA CHISPA ROJA + gráfica se solicitó como una marca de servicios, especie que, en la práctica, se usa como enseña, es decir, como denominación de un establecimiento de comercio. Así lo reconoce el siguiente aparte de la sentencia:

“Examinado el riesgo de confundibilidad existente entre ambas marcas de modo que pueda inducirse en error al público consumidor, la Sala considera que este no existe puesto que la marca LA CHISPA ROJA es lo suficientemente distintiva tanto por el vocablo CHISPA que la caracteriza y diferencia tanto (sic) por los colores utilizados que son sustancialmente distintos, existiendo diferencia en forma tal que mal podría el consumidor creer que está entrando al mismo establecimiento” (negrilla fuera del texto).

Siendo este el caso, quien hiciera la comparación de los signos debía situarse en el lugar del usuario que llega frente al establecimiento de comercio atraído por la imagen del “pollo a la brasa” que desea consumir. Por tanto, la comparación debió hacerse atendiendo al “impacto visual inmediato” (1) que le será causado por el signo, o sea, la imagen de un pollo en medio de unas letras inclinadas.

(1) El Tribunal Andino de Justicia sienta esta regla de comparación en su sentencia de 6 de septiembre de 2000, citada en el presente fallo.

Según el Tribunal Andino de Justicia (2) , que cita al tratadista Breuer Moreno, “la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan”. Entonces, debió atenderse a que los signos constaban de dos elementos semejantes: un pollo y un letrero. Y mas aun, a que la disposición de estos elementos comunes era la misma: los pollos en mitad de los letreros, y estos con una misma inclinación.

(2) Loc. cit.

A mi juicio, estos signos causan un mismo impacto visual en el usuario.

Con todo respeto,

Camilo Arciniegas Andrade

____________________________