Sentencia 1-7619 de agosto 4 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 1-7619

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Acción: nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Bogotá, D.C., cuatro de agosto de dos mil cinco

Extractos:« IV. Consideraciones de la Sala

Los actos acusados denegaron la solicitud presentada por la actora, relativa al registro del signo consistente en, el “diseño de una botella de cuerpo recto con una nervadura en la parte inferior bajo la cual aparecen una serie de puntos en linea horizontal; bajo la mencionada nervadura se ancha la botella en la base; en la parte superior también aparece otra nervadura sobre la cual también se ancha la botella para luego angostarse en el cuello; alrededor del cuello de la botella aparece una banda llena de puntos y rayas, para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza”.

La controversia se contrae a establecer si la marca “figura de botella”, debe registrarse por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir los productos de la clase 32 internacional.

En orden a resolver, la Sala observa:

Los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 literal f) de la Decisión 486, de la comisión de la Comunidad Andina, prevén:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean preceptibles, suficientes distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

(...)

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; ...”

La figura objeto de la solicitud de registro, conforme consta a los folios 66 y 85 del expediente, se representa así:

La administración adujo, en la Resolución 25198 del 29 de septiembre de 2000, acusada, como causal de irregistrabilidad, la contemplada en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344 de la comisión de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor:

“ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

A juicio de la entidad demandada, el signo cuyo registro de marca se solicita corresponde a una forma usual de un contenedor o recipiente para verter en él líquidos.

Agrega que aún cuando el solicitante expresamente no solicita el registro de la figura conocida de antaño como es la botella, sí enfatiza en las nervaduras y en una banda con puntos y rayas, y que, en este sentido dicho signo coincide con las distintas presentaciones que en el mercado está acostumbrado a ver el consumidor para este tipo de productos, los cuales de por sí son manejadas por los fabricantes por distintas razones donde los detalles de nervaduras, puntos y rayas que conforman el signo en cuestión son factores accesorios e insuficientes como para darle una fuerza distintiva considerable frente, o en relación, con los mismos productos o semejantes. (fls 25 a 27 expediente).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 88 IP-2004, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refrió al concepto de marca y a las diferentes clases (denominativa, gráfica y mixta). Al respecto, indicó:

“La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad. Si embargo, cabe aclarar que de obtenerse el registro, la exclusividad en el uso de la marca se extiende únicamente a los elementos que otorgan distintividad al signo y no a la forma básica en sí.

Es indudable que el consumidor identifica al producto, no solo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca.

... se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.

Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo convierten en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en el elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno.

Un envase de características originales o especiales, puede considerarse una marca, ya que está destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; puede ser registrado siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuenta con características especiales que lo hagan diferente.

La marca figurativa, toma forma material a través de un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca”. (fls 313 a 322 expediente).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad... Es indudable que el consumidor identifica al producto, no solo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca...”.

Igualmente hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro ( fl. 319).

Estima la Sala que en este caso los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, la marca figurativa cuyo registro se solicita, presenta la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado alrededor del cuello de la botella, elementos estos que no adicionan una creación que al parecer de esta Sala, se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, y que pueda aprecirase por los consumidores a través de los órganos visuales como inconfundibles de modo que hagan de ella una, marca característica, particular y original que permita diferenciar los productos que representa de otros similares dentro del mercado; es decir, que no reúne las condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional. Siendo ello así, no es del caso declarar la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifìquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2005.

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