Sentencia 102-01 de diciembre 9 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 7818

Rad.: 11001 0324 000 2001 00102 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Emilio Ferrero Williamson

Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil cuatro.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad instituida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo interpuso el ciudadano Emilio Ferrero Williamson, para que se declare la nulidad parcial de las circulares externas 10 y 3, así como la Resolución 210, todas de 2001 y expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. La demanda

El ciudadano Emilio Ferrero Williamson, en ejercicio de la acción de nulidad que consagra el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones.

Primera: Que declare la nulidad de las siguientes disposiciones:

1.1. Literal b) del numeral 5.2 del capítulo quinto del título I; numeral 1.2.1.8 del capítulo primero, y numeral 3.3 del capítulo tercero del título X de la Circular Externa 10 de 19 de julio de 2001, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se reúnen en un solo cuerpo normativo todas las reglamentaciones e instrucciones generales de la Superintendencia de Industria y Comercio que se encuentran vigentes.

1.2. Numeral 2º del artículo 8º de la Resolución 210 de 15 de enero de 2001, de la misma entidad.

1.3. La Circular 3 de 29 de enero de 2001, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Segunda: Que ordene a la demandada publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2. Los hechos.

En los hechos se alude a la expedición el 14 de septiembre de 2000 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el 2000 y de su Decreto Reglamentario 2591 de 2000, así como de los actos acusados, y se reseñan los antecedentes jurídicos de la materia de que tratan las disposiciones enjuiciadas, relativos a los trámites concernientes a los derechos de propiedad industrial.

3. Las normas violadas y el concepto de la violación.

Señala como normas violadas los artículos 6º, 56, 57, 105, 153, 161, 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 23, 29, 58, 61 y 209 de la Constitución Política; 3º, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo, cuyo concepto de violación desarrolla en los cargos que se resumen así:

3.1. Según el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina la renovación procede de manera automática, esto es, sin necesidad de presentar pruebas, y el único requisito que exige es que la solicitud sea presentada en los plazos que ella prevé y el pago de la tasa respectiva, amén de que la renovación debe hacerse en los términos del registro original, todo lo cual es contrariado por la Circular 3 de 2001 y el numeral 3.3 del capítulo tercero del título X de la Circular Externa 10 de 2001 al reducir la renovación del registro a una suposición, conjetura o, como se indica, un ‘entendido’, siendo que en realidad se incurre en una ‘omisión’ al no existir pronunciamiento declarativo alguno, sin que el artículo 16 del Decreto 2591 de 2000 faculte a la entidad demandada para dejar de expedir los actos de concesión de la renovación de un registro marcario.

3.2. Los artículos 56, 105 y 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establecen la procedibilidad de la transferencia de los derechos de propiedad industrial y la obligación de registrar tales transferencias, lo que debe hacer en ejercicio del derecho de petición en interés particular por la parte interesada, a lo cual se le debe dar el trámite respectivo y decidirse mediante resoluciones que deben ser notificadas, pero los actos acusados, a partir de la Resolución 210 de 2001, dejaron de resolver tales solicitudes de esa forma y en su lugar optaron por realizar anotaciones en los registros de propiedad industrial en la entidad demandada, lo cual no corresponde a los artículos 486 en cita sobre el registro de transferencias de derecho de propiedad industrial. Por ello se vulneran las disposiciones comunitarias anotadas.

3.3. Los artículos 57 y 162 de la Decisión 486 tratan de la solicitud de registro de licencias sobre derechos de propiedad industrial, cuyo trámite también se inicia con la solicitud pertinente por parte interesada y debe culminar con una resolución, pero al igual que en el caso anterior, a partir de la Resolución 210 de 2001 esas peticiones se dejaron de decidir de esa forma y se hace mediante anotación en el registro de la propiedad industrial. De allí que también se violen aquellos preceptos comunitarios.

3.4. El artículo 6º de la Decisión 486 facultó a las oficinas nacionales competentes para establecer un sistema de notificaciones ‘que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados’, es decir, empleando medios que le permitan conocer plena y oportunamente las decisiones que se expiden y que generen efectos jurídicos, pero en los actos acusados se dispuso que los actos de inscripción en el registro de la propiedad industrial se entenderán notificados en la fecha de la correspondiente anotación, contrariando así aquel precepto comunitario, pues esa no es una ‘notificación adecuada’, generando así una omisión en la expedición de la decisión al reducirla a una simple anotación, una ausencia de notificación y elimina las garantías existentes, desprotegiendo al administrado al quitarle la oportunidad de agotar la vía gubernativa y ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.5. El artículo 29 de la Constitución Política resulta violado porque según las circunstancias antes expuestas, que carecen de toda justificación legal, las normas acusadas violan el debido proceso y el derecho de defensa, así como el principio de publicidad que se debe dar mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.6. Los artículos 23, 58 y 61 ibídem lo son por las mismas razones, ya que las peticiones no se resuelven de manera expresa, con lo cual se afecta la legalidad de la actuación administrativa como quiera que da lugar a la afectación del derecho de propiedad en general y la propiedad intelectual, y fijan una tasa para las peticiones que resulta elevada al no obtenerse una resolución que dé la certeza de la concesión pedida.

II. La contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio advierte que cumple con las disposiciones supranacionales e internas relativas a las peticiones en materia de propiedad industrial y que es errada la apreciación de que para efectos de renovación e inscripciones en general en esa materia es necesario expedir dos actos administrativos diferentes y consecuenciales: uno contentivo del acto que renueva o modifica el registro y otro, contentivo de la inscripción del acto anterior.

Es legalmente válido el procedimiento seguido para la notificación de los actos administrativos, el cual encuentra respaldo en la Sentencia C-640 de 2002 de la Corte Constitucional, y con el fin de salvaguardar el derecho de defensa, el debido proceso y los principios de celeridad y eficacia de la administración aplica los artículos 11 y 13 del Código Contencioso Administrativo, requiriendo al peticionario para que complete o aclare sus solicitudes. El acto de inscripción se forma de manera directa en el registro, sin que requiera de un acto previo que lo ordene, pues la inscripción misma es el acto administrativo contentivo de la manifestación de voluntad de la administración, por lo que no es cierto que deba existir un doble pronunciamiento de la administración. Por lo tanto no se da la violación de las normas comunitarias e internas invocadas como violadas, pues se encuentran acordes con las mismas, de allí que solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

III. Alegatos de conclusión

El actor y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteran los argumentos expuestos en la demanda y en la defensa del acto acusado al contestar esta, respectivamente.

IV. Concepto del agente del Ministerio Público

El Ministerio Público solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y siguientes (fl. 318).

V. Interpretación prejudicial

Al plenario se trajo la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que el demandante señala como vulneradas, dada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, cuyos lineamientos y conclusiones acoge la Sala en el examen y decisión del presente asunto como seguidamente se expone.

VI. Consideraciones

1. El acto acusado: contenido y características.

1.1. Naturaleza jurídica de las dos circulares demandadas.

En sentencia de 21 de septiembre de 2001, expediente 6371, consejera ponente Olga Inés Navarrete, se dijo:

“La jurisprudencia de esta corporación ha reiterado que las circulares de servicios son susceptibles de ser demandadas cuando las mismas contengan una decisión de la autoridad pública, capaz de producir efectos jurídicos y puedan, en consecuencia, tener fuerza vinculante frente al administrado, pues de no ser así, si la circular se limita a reproducir lo decidido por otras normas, o por otras instancias, con el fin de instruir a los funcionarios encargados de ejercer determinadas competencias, entonces, la circular no será un acto susceptible de demanda.

Así se dejó consignado en fallo de esta corporación, del 3 de febrero de 2000:

‘El Código Contencioso Administrativo, artículo 84, modificado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, prevé la posibilidad de demandar las circulares de servicio, en cuanto revistan el carácter de acto administrativo, entendido este como manifestación de voluntad de la administración, destinada a producir efectos jurídicos, en cuanto crea, suprime o modifica una situación jurídica. Si la circular no tiene la virtud de producir esos efectos jurídicos externos, bien porque permanezca en el interior de los cuadros de la administración como una orientación para el desarrollo de la actividad administrativa, o bien porque se limite a reproducir la decisión de una autoridad diferente, no se considerará entonces un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, porque en dicha hipótesis no se presenta la posibilidad de que los derechos de los administrados sean vulnerados’ (cfr. C.E., Sec. Primera. Rad. 5236 de feb. 3/2000. C.P. Manuel Santiago Urueta).

En el caso presente, la circular demandada constituye un acto administrativo que crea, modifica o extingue una situación jurídica y que, por lo mismo, es susceptible del presente control jurisdiccional ya que imparte instrucciones sobre aspectos ligados al ejercicio del cargo de revisor fiscal, dirigida a los contadores públicos, revisores fiscales, representantes legales de personas jurídicas prestadoras de servicios contables, usuarios de servicios profesionales de contaduría pública y establece restricciones para el ejercicio de la revisoría fiscal por parte de las personas jurídicas. La Sala es competente para aprehender el estudio de la presente demanda de nulidad”.

En este caso, las circulares impugnadas contienen disposiciones de obligatorio cumplimiento por parte de sus administrados, es decir, que tienen efectos vinculantes para ellos, como quiera que su desatención les puede acarrear consecuencias, por consiguiente son actos administrativos de carácter general, susceptibles de control por esta jurisdicción mediante la acción que se ha incoado.

1.2. El objeto de la demanda.

La Circular 10 de 19 de julio de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio, fue expedida “con fundamento en las facultades legales” de esa entidad, con el fin de reunir “en un solo cuerpo normativo todas las reglamentaciones e instrucciones generales” de la misma, expedidas hasta 30 de junio de 2001, que se encuentran vigentes, con los propósitos, entre otros, de “Recopilar, revisar, modificar y actualizar todos los actos administrativos de carácter general expedidos por” ella, de modo que con esa resolución “se modifican” los temas comprendidos en sus diferentes títulos.

La Circular 3 de 29 de enero de 2001, de la misma entidad se ocupa de precisar los alcances de la Resolución 210 de 2001 en cuanto a la notificación de inscripciones de afectaciones, renovaciones y licencias.

En tanto que la Resolución 210 de 2001 reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los apartes de las mismas que se atacan en la demanda son:

De la Circular Externa 10 de 2001, el literal b) del numeral 5.2 del capítulo quinto del título I; numeral 1.2.1.8 del capítulo primero, y numeral 3.3 del capítulo tercero del título X; de la Circular Externa 10 de 19 de julio de 2001;

De la Resolución 210 de 15 de enero de 2001, 1.2 numeral 2º del artículo 8º, y

Toda la Circular 3 de 29 de enero de 2001.

2. Examen de los cargos.

Los cargos de la demanda tienen un fundamento común, consistente en que a juicio del actor las solicitudes de que tratan las normas acusadas deben decidirse mediante un acto administrativo expreso que en cuanto a la renovación de los registros le dé formalidad a ese derecho y respecto de los registros en sí, los ordene, de modo que deba proferirse de manera previa el respectivo acto administrativo, y que en todo caso se notifique conforme las normas del Código Contencioso Administrativo.

Sobre tales argumentos, la Sala observa sin necesidad de mayor análisis, que obedecen a una interpretación errónea del carácter “automático” que establece el artículo 153 de la Decisión 486 para la renovación de registros marcarios, y las posibles formas en que se puede dar el acto administrativo, en especial las propias de los actos de registro o inscripción.

2.1. En relación con lo primero el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece la renovación automática del registro marcario al señalar en su inciso segundo que “A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original”; expresión que el actor interpreta como renovación sin necesidad de presentar pruebas, y con sujeción a un único requisito, consistente en la exigencia de que la solicitud sea presentada en los plazos que la norma prevé y el pago de la tasa respectiva.

Es claro que no es esa la connotación de la palabra “automática”, pues en el ámbito jurídico es sabido que ella significa inmediata o de jure, esto es, de plano, o de pleno derecho por la sola ocurrencia de los supuestos o requisitos previstos en la norma, y que por lo mismo no se requiere trámite alguno ni pronunciamiento expreso de la autoridad encargada del asunto para que se dé la situación o el efecto jurídico respectivo. Además, la renovación no es un acto administrativo distinto al del registro, sino la prolongación de este en su vigencia después del término con que este fue concedido.

Lo que sí requiere de un pronunciamiento expreso y formal, mediante acto administrativo debidamente instrumentalizado es la decisión de negar la solicitud de renovación del registro, la cual sí estará sujeta a la necesidad de la notificación personal y a los recursos de ley.

Sobre el punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina advierte que “..., a tenor de la disposición citada, la concesión de la renovación dependerá únicamente de la legitimación del peticionante, de la formulación oportuna de la solicitud y de la presentación de los comprobantes de pago, a más que deberá otorgarse en los términos del registro original, (...). De ocurrir una denegación de la solicitud por incumplimiento de los requisitos señalados, cabe interpretar que la decisión correspondiente deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva”.

En ese orden, si no hay razones para negar la solicitud, lo procedente es dar como renovado el registro por ministerio de la ley, luego es suficiente con hacer la anotación o inscripción respectiva en el registro de propiedad industrial, como lo señalan las circulares 10 de 2001 y 3 de 2001, al decir: “para la renovación automática de los signos distintivos, en los términos señalados en el artículo 16 del Decreto Reglamentario 2591 de 13 de diciembre de 2000, se entenderá surtida la concesión mediante la inscripción en el registro de propiedad industrial, bajo el entendido de que esta es simplemente un pronunciamiento declarativo de la superintendencia sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. La negación de la solicitud será notificada conforme al número 1º del artículo 8º de la Resolución Reglamentaria 210 de 2001”.

De esta forma no se genera la omisión de que habla el actor en la sustentación del cargo, en cuanto la circular no prevea la expedición de un acto administrativo, por cuanto el carácter automático de la renovación del registro no lo requiere, amén de que la doctrina y la jurisprudencia, como atrás se advierte, tiene precisado que la renovación no es un acto administrativo distinto al del registro, sino la prolongación de este en su vigencia después del término con que este fue concedido, lo cual es reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“En el marco de la renovación del registro de un signo como marca, el tribunal ha establecido que: ‘Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca” o denegar la solicitud por causales de irregistrabilidad (fl. 383).

Por consiguiente, al no preverse “pronunciamiento declarativo alguno” en la Circular 3 de 2001 y el numeral 3.3 del capítulo tercero del título X de la Circular Externa 10 de 2001 para que se pueda dar como surtida la renovación automática del registro, como lo censura el accionante, no se incurre en violación del precepto comunitario en comento, pues lo que disponen se encuentra acorde en un todo con el mismo. No está demás agregar que el uso del vocablo “entendido” no tiene en el contexto de los actos acusados el alcance que aduce el demandante. Con él se explica y precisa el contenido de la norma superior pertinente.

2.2. En cuanto a la anotación como forma de notificación de los actos que conceden el registro de una marca, de la transferencia de derechos de propiedad industrial y de las licencias que otorguen a terceros los titulares de patentes de marcas registradas, vale decir que esa es la forma de notificación prevista en el artículo 44, inciso 4º, del Código Contencioso Administrativo para los actos de inscripción, en cuanto establece que “No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargada de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación”.

A lo anterior se agrega, en primer lugar, que la normativa comunitaria no señala una forma específica de notificación de dichos actos, y menos que ella deba ser personal, sino que en el artículo 6º de la Decisión 486 de 2000 deja a la oficina nacional competente la facultad para “establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados” y, en segundo lugar y en desarrollo de esa atribución, la Resolución 210 de 2001 aquí enjuiciada prevé varias formas de notificación y comunicación de los actos y decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial, de suerte que la anotación se circunscribe a los actos de inscripción en el registro, mientras que se establece la notificación personal para aquellos actos que ponen fin a una actuación administrativa, lo cual no es más que la reproducción del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo en lo atinente a esas formas de notificación, y en todo caso no es cierto que la preceptiva enjuiciada omita o impida que las actuaciones administrativas iniciadas no culminen con decisión expresa notificable a los interesados.

En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias en mención traída al proceso, se dice que “El artículo 6º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 600, del 19 de septiembre de 2000, en vigencia desde ‘el 1º de diciembre de 2000’, atribuye a la oficina nacional la competencia de establecer un sistema de notificación de las decisiones que pronuncie en materia de propiedad industrial. Por tanto, la disciplina normativa del sistema será la que establezca la legislación interna del respectivo Estado miembro. Sin embargo, el sistema que se implante deberá satisfacer la exigencia que la disposición comunitaria citada consagra en forma expresa, cual es que tales notificaciones hagan posible que las decisiones de la oficina nacional sean comunicadas apropiadamente a los interesados”.

Aclara que de conformidad con el artículo 273 de la misma decisión la ‘oficina nacional competente’ a que se refiere el artículo 6º ejusdem es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial (fl. 381).

En consecuencia, no se evidencia que las disposiciones acusadas violen las normas superiores invocadas, comunitarias e internas, ni el debido proceso y el derecho de defensa de los interesados, por cuanto en dichas normas no se prohíbe que la notificación de los actos de inscripción se pueda hacer por anotación, siendo que, por el contrario, entre las normas del derecho interno superiores a los actos acusados, sí existe una que la establece de manera expresa para tales actos. Tampoco se demuestra que la anotación no sea apropiada para la notificación de los actos de inscripción en el registro mercantil. Por consiguiente, los cargos no tienen vocación de prosperar, de donde se han de negar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Si existen remanentes de la suma depositada para gastos del proceso, por la secretaría, devuélvanse a la parte actora.

3. En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 9 de noviembre de 2004.

Magistrados: Camilo Arciniegas Andrade—Olga Inés Navarrete Barrero—Gabriel E. Mendoza Martelo—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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