Sentencia 11001-032-4000-2001-00011 de marzo 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Ref.: Expediente 11001-032-4000- 200100011-01

Autoridades nacionales

Actora: Novartis AG.

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil siete.

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Novartis AG. contra el acto administrativo por el cual el Superintendente de Industria y Comercio le negó su solicitud de privilegio de patente para la invención denominada “composición fungicida que comprende (metalaxilo) éster metílico de n- (2,6 -dimetilfenil) -n (metoxiacetil) -dl-alanina y (benalaxilo) éster metílico de n- (2,6 -dimetilfenil) -n- (fenilacetil) -dl- alanina que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de Oomicetos”.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir si la invención presentada por Novartis AG. era patentable, es decir, si a 11 de julio de 1994 —fecha de la prioridad reivindicada y reconocida a su solicitud suiza de patente (3) —, reunía los requisitos de novedad, nivel inventivo y posibilidad de aplicación industrial, establecidos en el artículo 1º de la Decisión 344 (4) .

5.1. Los requisitos de patentabilidad

Según el artículo 2º de la Decisión (5) , la novedad de la invención consiste en que no esté comprendida en el “estado de la técnica”, o sea, en “el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público”, como define este concepto el Tribunal Andino de Justicia en los siguientes apartes de la interpretación prejudicial dictada en esta causa (Proceso 63-IP-2003):

“La novedad y el estado de la técnica

Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2º de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica» (Otero Lastres, José Manuel. Los requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú 31, febrero 2002).

Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”, cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención, deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente. Al respecto el tribunal dice, “la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la materia prima para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” Proceso 21-IP2000, ya citado)” (6) .

El artículo 4º de la Decisión 344 (7) define la altura inventiva como la ausencia de obviedad en la invención para una persona del oficio normalmente versada en la materia y el hecho de no derivarse de manera evidente del estado de la técnica. El tribunal interpretó así la norma comunitaria:

“El nivel inventivo y el estado de la técnica

Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4º de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, caso “Formulaciones de péptidos hidrosolubles de liberación retardada”, publicado en G.O.A.C. 870, dic. 9/2002).

Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ése momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El nivel inventivo es la actividad creadora plasmada eficazmente en la invención.

De conformidad con el artículo 13 letra d), la solicitud debe contener “una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente”. La protección se concederá para las reivindicaciones que sean aceptadas (art. 29 ibídem), y tendrá al alcance determinado por el tenor de estas (art.34).

Las reivindicaciones precisan y delimitan la novedad y altura inventiva del objeto de la invención.

5.2. La solicitud de patente.

5.2.1. La solicitud inicial.

El 5 de junio de 1995, CIBA GEIGY AG. presentó solicitud de patente para la siguiente invención de un producto y un procedimiento:

“Una composición fungicida que tiene degradación mejorada en el suelo en base a un fungicida que controla Oomicetos que está seleccionado entre metalaxilo, furalaxilo y benalaxilo donde el contenido de enantiómero R en el ingrediente activo es superior a 70% en peso, conjuntamente con un material portador apropiado para el mismo.

Un procedimiento para controlar o evitar el ataque de Oomicetos mediante la aplicación a las plantas, o a un lugar propenso a ser infectado por Oomicetos, de un fungicida seleccionado entre metalaxilo, furalaxilo y benalaxilo, que comprende una mejora para obtener una biodegradación superior en el suelo del fungicida que consiste en más del 70% en peso de enantiómero R”.

La solicitante reivindicó las prioridades derivadas de sus solicitudes de patente radicadas en Suiza con los números 2207/94-1 de 11 de julio de 1994 y 3895/94-9 de 22 de diciembre de 1994.

Planteó 9 reivindicaciones del producto y 7 del procedimiento (10 a 16).

5.2.1.1. Reivindicaciones del producto.

La reivindicación fundamental de la composición fungicida era la # 1, que reclama un compuesto de mayor biodegradabilidad a base de un principio activo (metalaxilo, furalaxilo o benalaxilo) con contenido de enantiómero R superior al 70% en peso. Enseguida se reivindican composiciones con el mismo principio activo, en las cuales va aumentando progresivamente la presencia del enantiómero R a más del 85%, 92% y 97% (reivindicaciones 2, 3 y 4), hasta llegar a una composición “donde el ingrediente activo está esencialmente libre del enantiómero S” (reivindicación # 5).

5.2.1.2. Reivindicaciones del procedimiento.

La # 10, la fundamental, reclama la novedad de un procedimiento para controlar o evitar el ataque de Oomicetos, consistente en aplicar el compuesto descrito en la reivindicación # 1, o sea, el principio activo con un contenido superior al 70 % de enantiómero R. Enseguida se plantean procedimientos para aplicar los compuestos en que la presencia del enantiómero R se va aumentando progresivamente del 85 al 100%, o sea, hasta aplicarse “esencialmente puro”.

Resumió así la solicitud:

“Si se usa el enantiómero R de metalaxilo, furalaxilo o benalaxilo, este dará como resultado un notable aumento de la biodegradabilidad de estos fungicidas para plantas en el suelo, y una mayor actividad en las plantas, en comparación con los ingredientes activos racémicos. Las composiciones fungicidas que exhiben dichas propiedades mejoradas comprenden cualquiera de estos fungicidas con un contenido de enantiómero R de más de 70% en peso en base a la cantidad total de ingrediente activo”.

Los términos técnicos utilizados en estas reivindicaciones tienen los siguientes significados según los peritos (8) :

a) Biodegradable

“Sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez por organismos vivientes, los más importantes de los cuales son bacterias aerobias.

Sustancia que se descompone o desintegra con relativa rapidez en compuestos simples por alguna forma de vida como: bacterias, hongos, gusanos e insectos. Lo contrario corresponde a sustancias no degradables, como plásticos, latas, vidrios que no se descomponen o desintegran, o lo hacen muy lentamente. Los órganos clorados, los metales pesados, algunas sales, los detergentes de cadenas ramificadas y ciertas estructuras plásticas no son biodegradables”.

b) Isómeros

“Denominación que se da a los compuestos químicos diferentes que tienen la misma fórmula molecular. Ellos contienen el mismo número y clase de átomos, pero relacionados entre ellos de una forma individual característica y diversa. Son compuestos diferentes precisamente a causa de que tienen estructuras moleculares de este tipo. La isomería puede ser geométrica u óptica. Un ejemplo de compuestos isómeros, es el presentado entre el alcohol etílico y el éter dimetílico, de igual forma molecular (C 2 H 6 0), pero de diferente orden de unión entre sus átomos”.

c) Enantiómero

“(Enantiomorfo, antípoda óptico, isómero óptico) Es uno de un par isómero de formas cristalinas o de compuestos cuyas fórmulas no son superponibles, como un objeto y su imagen en el espejo. Se presenta cuando dos moléculas están relacionadas por la equivalencia de un isómero con la imagen en el espejo de un segundo isómero. (Dictamen).

d) Mezcla racémica

“Se conoce así a una mezcla de compuestos enantiómeros, siendo sus moléculas individuales ópticamente activas”.

Estos términos tuvieron para la solicitante (9) y el Superintendente (10) las mismas acepciones.

5.3. Requerimientos

5.3.1. Efectuado el examen de forma, y emitido por el examinador de patentes el Concepto Técnico 886 del 8 de septiembre de 1995, la solicitante aportó los nombres químicos de los compuestos fungicidas:

“Metalaxilo: éster metílico de N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DI_alanina; Benalaxilo: éster metílico de N-(2,6-dimetilfenil)-N-(fenilacetil)-DL-alanina; Furalaxilo: éster metílico de N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2-furanilcarbonil)-DL-alanina;”

5.3.2. Se realizó entonces el examen de fondo, que dio como resultado el Concepto Técnico 761 (11) , que puso de presentes 3 anterioridades, de las cuales las dos primeras afectaban la novedad de la invención y la tercera el nivel inventivo, así:

a) Anterioridad 1. Documento US 4,046,911 (sept. 6/77):

“Consiste en compuestos de ésteres metílicos de N—(fenil sustituidos)—N—furanoil alanina, su uso como fungicidas [...], entre los cuales se presenta el furalaxilo, y también se indica que dada la estructura de estos compuestos presentan isomería siendo el enantiómero D el de mayor acción microbicida, también se encuentran composiciones que comprenden este isómero y el método para combatir hongos”.

b) Anterioridad 2. Documento US 4,151,299 (abr. 24/79):

“...comprende compuestos fungicidas derivados de las anilinas (sic) [...] entre los cuales se encuentra el metalaxilo, también se indica que el isómero D presenta una mejor actividad fungicida ...”

c) Anterioridad 3. Pesticide index, Royal Society of Chemistry -ONDRI, 1988.

“... el índice de pesticidas reporta los compuestos de metalaxilo, benalaxilo y furalaxilo con sus isómeros D y L.

...

Por lo tanto solo se ha determinado que el isómero R de estos compuestos presenta una mayor biodegradabilidad con respecto al isómero S o a su mezcla pero los compuestos como tal con sus isómeros correspondientes y su configuración espacial son conocidos en el estado de la técnica”.

La Superintendencia concluyó que el objeto solicitado ya estaba en el estado de la técnica, porque: (i) es conocido este tipo de compuestos, así como sus propiedades fungicidas; (ii) es conocido que presentan isomería (enantiómeros R y S) y que a su vez estos presentan actividad óptica (D y L).

5.4. Reforma de la solicitud.

Puesto en su conocimiento el examen de fondo (12) , novartis AG. reformó la solicitud para excluir el furalaxilo, mencionado en la anterioridad 1 (documento US 4,046,911).

La solicitud de patente, tal como fue reformada (13) , planteó 14 reivindicaciones: 8 concernientes al producto (1-8) y 6 a un procedimiento (9-14). La primera reivindicación del producto (1) y la primera del procedimiento (9) continuaron siendo las fundamentales; las restantes son derivaciones de una y otra.

5.4.1. Reivindicaciones del producto.

La # 1 quedó así:

“Una composición fungicida que tiene degradación mejorada en el suelo con base a un fungicida que controla Oomicetos que está seleccionado entre metalaxilo y benalaxilo donde el contenido de enantiómeros R en el ingrediente activo es superior a 70% en peso, conjuntamente con un material portador apropiado para el mismo”.

5.4.2. Reivindicaciones del procedimiento.

La # 9, la fundamental, reclama la novedad de un procedimiento para controlar o evitar el ataque de Oomicetos, consistente en aplicar el compuesto descrito en la reivindicación # 1, o sea, el principio activo con un contenido superior al 70% de enantiómero R:

“Una composición fungicida que tiene degradación mejorada en el suelo con base a un fungicida que controla Oomicetos que está seleccionado entre metalaxilo y benalaxilo donde el contenido de enantiómeros R en el ingrediente activo es superior a 70% en peso, conjuntamente con un material portador apropiado para el mismo”.

En las reivindicaciones 9 a 14 se plantean procedimientos para aplicar los compuestos en que la presencia del enantiómero R se va aumentando progresivamente del 85 al 100%.

5.3. El acto acusado.

El Superintendente negó la solicitud por considerar que los compuestos presentados, lo mismo que sus isómeros y sus propiedades fungicidas ya eran conocidos y, por tanto, el objeto propuesto carecía de nivel inventivo. Dice así el acto definitivo:

“...según lo reportado en el estado de la técnica, se conocen los compuestos de metalaxilo y benalaxilo junto con sus isómeros y su actividad fungicida, de manera que la composición fungicida de la solicitud en estudio carece de nivel inventivo en razón a que consiste básicamente en el principio activo con un contenido de enantiómero R superior al 70%, por lo tanto el compuesto como tal ya es conocido y lo que se ha encontrado (o descubierto) es que dicho isómero presenta una mayor actividad como fungicida respecto a la mezcla racémica y una mejor biodegradabilidad en el suelo, propiedades intrínsecas del compuesto específicamente de su enantiómero R.

Por su parte, el procedimiento para controlar o evitar el ataque de coomicetos(sic) no presenta ninguna característica o condición en la forma de realizarse, diferente a la universalmente conocida que comprende aplicar el compuesto en el lugar apropiado para que ejerza su acción y aunque en la reivindicación 9 se exprese que comprende una mejora para obtener una biodegradación superior en el suelo, aparte de indicar que se utiliza un fungicida de metalaxilo y benalaxilo que consiste en más del 70% del isómero R, realmente no se muestra como se llega a dicha mejora, de esa manera es obvio que la mejor biodegradabilidad corresponde a una propiedad inherente al isómero R de los compuestos en referencia”.

En el recurso de reposición se atribuyeron al superintendente estos dos errores:

a) No distinguir entre novedad y altura inventiva, cuando afirma que los compuestos ya son conocidos (“lo que afectaría la novedad y no la altura inventiva del invento”); y

b) No distinguir entre compuesto (individualmente considerado) y mezcla novedosa, “pues indica que la mezcla de un compuesto no novedoso con otro ingrediente (composición) no es patentable”.

Para la recurrente, el artículo 2º de la Decisión 344 permite negar el privilegio cuando la invención, o sea “toda ella” y no apenas alguno de sus componentes, “esté comprendida en el estado de la técnica”. En este caso —afirma— la composición fungicida reivindicada “como mezcla específicos (sic), en unas cantidades específicas, en unas dosis específicas NO es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica”. Añadió que tanto las reivindicaciones de la composición (1 a 8) como las referentes al procedimiento (9 a 14) tienen altura inventiva por las siguientes razones:

“... la biodegradación de metalaxilo y benalaxilo que contienen altas cantidades de enantiómero R se acelera de manera acelerada y sorprendente. Esta biodegradación mejorada y aumentada se debe a la ausencia o, por lo menos, a la reducción del enantiómero S en las composiciones reivindicadas. No se aportan en la resolución recurrida pruebas que demuestren de manera fehaciente, seria y contundente que esta biodegradación mejorada y/o aumentada sea una propiedad inherente a este tipo de composiciones (simplemente se hace esta afirmación sin ningún respaldo probatorio). Mi mandante realizó estudios serios y complicados que lo llevaron a estudiar la separación de los enantiómeros R y S y el comportamiento de biodegradación en composiciones con altas cantidades de enantiómero R y con base en estos estudios llegó a la conclusión NO OBVIA, de que aunque la biodegradación es inherente a una composición, únicamente bajo condiciones específicas (todas planteadas por mi mandante y no planteadas en ninguna de las anterioidades citadas por el examinador) dicha propiedad será detectada, aumentada y mejorada”. (Resaltado fuera del texto).

El superintendente mantuvo su decisión por considerar que se estaban reivindicando unos compuestos (metalaxilo y benalaxilo) que ya eran conocidos, como también lo eran sus isómeros (S y R) (14) ; puntualizó que “es conocido en el estado de la técnica que se ha formulado con un portador para proporcionar una composición fungicida”. Estimó que no se está reivindicando una mezcla de principios activos sino que se utiliza la forma isomérica R en combinación con un portador que nunca fue definido. Así se expresa en las reivindicaciones 6 y 7, donde se indica que el fungicida (principio activo) es seleccionado entre metalaxilo y benalaxilo, respectivamente. Razonó así:

“...la composición reivindicada comprende un principio activo, no una mezcla de principios activos y dicho principio activo corresponde al enantiómero R del mismo compuesto, se trata de una forma donde la configuración espacial de la molécula respecto a los carbonos quirales de uno de los enantiómeros es imagen especular con la del otro enantiómero, pero se trata del mismo principio activo el cual se formula con un portador. Así las cosas, el principio activo es conocido, sólo que se está utilizando la forma R y no la mezcla de los dos y el portador ni siquiera se ha definido, por tanto no puede hablarse de una mezcla novedosa ...”

Reiteró que la mejor biodegradabilidad que se reivindica es una propiedad inherente al isómero utilizado.

5.4. Conclusiones de la Sala.

Como queda dicho, las reivindicaciones precisan la novedad y altura inventiva del producto o procedimiento que se busca proteger con la patente.

La solicitud reivindica en el fungicida su mayor biodegradabilidad, que alcanza el 100% cuando consiste únicamente en el enantiómero R en estado puro (reivindicación # 5) Esta es, en orden lógico, la reivindicación fundamental, y partiendo de ella se reclaman mezclas en que la presencia de enantiómero R se va reduciendo de 97% a 90%, 85% y 70%; o, lo que es igual, mezclas en que la presencia del enantiómero S —el de menor biodegradabilidad— va aumentando hasta llegar al 30%.

Ciertamente la solicitud no reivindica un procedimiento para separar los enantiómeros (R y S) mezclados, sino la mayor biodegradabilidad del fungicida cuando el principio activo solo contiene enantiómero R o cuando la presencia de este es alta (70% o más) en la mezcla racémica.

El hecho de que la anterioridad 2 (documento US 4,151,299, abr. 24/79) solamente se refiera a que “el isómero D presenta una mejor actividad fungicida...” pero no mencione su mejor biodegradabilidad, condujo a los peritos a concluir que el compuesto reivindicado constituye un salto cualitativo en el estado de la técnica. La pregunta de la solicitante y la respuesta de los peritos dicen así:

“10. ¿Es cierto, si o no, que el hecho de que la mejor biodegradabilidad de los compuestos de la invención de mi mandante se deba a la ausencia o reducción del enantiómero S en las composiciones reivindicadas implica que mi mandante ha realizado un invento novedoso y no obvio a la luz, de lo comprendido en el estado de la técnica de la agroquímica antes del 11 de julio de 1994 fecha de la presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad en este caso?

Sí. De conformidad con lo encontrado en el contenido de la patente a reivindicar y de los diferentes documentos que obran en el expediente cuya investigación nos ocupa, se extrae que la mejor biodegradabilidad de los compuestos de la invención, se fundamenta en el hecho de existir en el compuesto a reivindicar una mayor proporción o riqueza del enantiómero R, se habla que la biodegradación del metalaxilo y benalaxilo es fuertemente acelerada cuando presenta altas cantidades de enantiómero R respecto del enantiómero S. Luego la ausencia o disminución del enantiómero S debe estar compelida o supeditada al enriquecimiento del que llaman principio activo, que no es otro que el enantiómero R del compuesto. Se verifica en los apartes técnicos del expediente que la biodegradación mejorada del metalaxilo y benalaxilo se hace patente solamente cuando presenta altas cantidades de enantiómero R, siendo necesario la ausencia o disminución del enantiómero S en las composiciones reivindicadas.

Sin embargo, la Sala considera que reivindicar una composición de solo enantiómero R equivale a reivindicar esta sustancia en sí misma considerada, que ya es conocida y forma parte del estado de la técnica. En cuanto a la mayor biodegradabilidad reivindicada, se trata de un comportamiento exhibido por la sustancia en su medio de aplicación, o sea, una propiedad del producto a la vista de cualquier experto atento a la preservación de dicho medio.

En conclusión, el producto y el procedimiento no eran nuevos ni tenían altura inventiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Deniéganse las peticiones de la demanda.

Cópiese y notifíquese.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 22 de marzo de 2007».

(3) “Decisión 344. ART. 12.—La primera solicitud de una patente de invención válidamente causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud”.

(4) “ART. 1º—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

(5) “ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El Estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estiviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(6) Folios 156 a 209 C.1.

(7) “ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

(8) Folios 142 a 152, C. 1.

(9) La solicitante señala la existencia de dos clases de enantiómeros o isómeros ópticos: D y L. Dice así la solicitud de patente:

“La investigación hecha sobre la patente US 4, 151,299, y como lo dice el examinador, encontró que “tiene una acción fungicida más pronunciada” para el enantiómero-D (metalaxilo-R, por ejemplo) cuando se compara con el enantiómero-L (metalaxilo-S, por ejemplo).

Con base en lo anterior, uno se puede preguntar ¿Cuál es el significado de estos resultados para los expertos que desarrollan un fungicida? ¿Será obvio separar enantiómeros?

(10) Para el superintendente: “... los compuestos son conocidos, acá se está haciendo referencia a los principios activos denominados metalaxilo y benalaxilo, cada uno de los cuales presenta sus isómeros S y R también conocidos, cuando ambos están presentes se da lo que en el arte se llama mezcla racémica...”

En el mismo sentido, la solicitante: “En vista de las diferencias en la actividad fungicida, se puede asumir (sic) que la actividad del racemato-D,L es en la práctica determinado (sic) por la actividad del enantiómero D”.

(11) Folios 91 a 117, C.2.

(12) Decisión 344. ART. 27.—Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.

(13) El escrito se reforma fue radicado el 5 de octubre de 1999, folios 119 a 121 anexo 1.

(14) “Cuando ambos están presentes se da lo que en el arte se denomina ‘mezcla racémica’ (Res. 15986, fl. 10)”.

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