Sentencia 11001032400020010000601 de marzo 3 de 2005 

CONCEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2001 00006-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Ebel S.A.

Bogotá, D.C., tres de marzo de 2005.

EXTRACTOS: «La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad Ebel S.A. contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales concedió el registro de una marca.

(...).

VI. Consideraciones

1. El acto acusado.

Se persigue la nulidad de la Resolución 08300 de 30 de abril de 1999, por la cual se declaró infundada la observación formulada por la demandante y se concedió el registro de la marca “Ebel Internacional” (mixta) a favor de la sociedad Ebel Internacional Limited para distinguir “institutos de educación y entrenamiento”, servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y sus confirmatorias, 27731 de 20 de diciembre de 1999 y 15177 de 30 de junio de 2000, mediante las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera.

2. Examen de los cargos.

2.1. El problema principal.

La cuestión que se plantea consiste en establecer si el signo “Ebel Internacional” (mixta) para distinguir productos de la clase 41, específicamente servicios de institutos de educación y entretenimiento, puede o no coexistir pacíficamente en el mercado con la marca Ebel para distinguir relojes, productos de la clase 14, de propiedad de la actora y, dependiendo de ello, si dicho signo puede o no ser registrado como marca para distinguir tales servicios.

2.2. Criterios para resolver el asunto.

Sobre el particular, la Sala observa que la semejanza de los signos no se discute, sino que, por el contrario se acepta en el plenario, dada la identidad existente entre la palabra Ebel y por ende la reproducción de la marca Ebel en la marca acusada, en la medida en que es igual a esta en la palabra que constituye su núcleo, como quiera que en la expresión completa Ebel International opera como el sujeto o sustantivo de la misma y la palabra International no le agrega una diferencia significativa, pues aparece como un adjetivo de Ebel. Por ende es evidente la similitud gráfica, ortográfica y fonética entre ambas.

El meollo del problema radica en establecer si pese a distinguir productos diferentes, la marca Ebel en cabeza de la actora merece la especial protección como marca notoria que esta invoca, por encima del principio de especialidad de las marcas, según el cual la sola semejanza en tales aspectos anotados no es suficiente para generar irregistrabilidad de un signo como marca, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que busca distinguir con cada uno de ellos, tal como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación de las normas comunitarias allegada al proceso.

Es decir, que el problema se contrae a establecer si es notoria o no la marca Ebel para distinguir relojes, productos de la clase 14, registrada a favor de la actora con anterioridad a la marca Ebel International para servicios de la clase 41, dado que frente a las marcas que tienen esa condición resulta irrelevante considerar la clase de productos o servicios que distinguen las marcas confrontadas, siguiendo lo preceptuado en el artículo 83, literal e), de la Decisión 344 de la comisión del acuerdo de Cartagena, que a la letra dice:

“ART. 8º—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…).

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”.

2.3. Conceptos básicos.

Jorge Otamandi, citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso expone que “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca - producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.

En tanto que el mismo tribunal advierte que la especial protección de las marcas notorias que ha establecido la normativa comunitaria va más allá de los principios de territorialidad y especialidad; que una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, sino que esa condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores; que esa notoriedad se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por lo cual requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.

De la doctrina dice que ha considerado que “la marca notoria es la que goza de difusión —o lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (1) ; que es la “conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada...” (2) ; y que “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad” (3) .

De lo anterior se deduce que la notoriedad no es un asunto necesariamente de consumo masivo o de conocimiento popular, sino que ante todo implica una posición destacada que tiene una determinada marca en el mercado de la clase de sus respectivos productos, y por ende un especial reconocimiento en el sector de los consumidores de dichos productos, primordialmente por la calidad del que se ofrece con esa marca acompañada de la amplia y sostenida difusión publicitaria de la misma, cuyos medios y alcances dependen de la condición de las personas a las que está dirigido el producto, quienes pueden corresponder al gran público consumidor o a un segmento especializado o cualificado de los consumidores, lo que puede obedecer a su nivel económico, a sus actitudes sociales, a su actividad personal, tendencias, gustos, edades, etc.

Por consiguiente, una marca puede ser notoria respecto de productos de consumo masivo, v. gr. la marca mixta Pielroja, para distinguir cigarrillos y así reconocida por la Sala en sentencia de 1º de junio de 2000, expediente 3285, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, al igual que de productos demandados por consumidores selectos, cual es el caso de la marca Old Park, también reconocida por la Sala mediante sentencia de 3 de febrero de 2000, expediente 3973, consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

2.4. El caso concreto.

En este caso, se ha dicho en autos, y así lo reconoce la titular de la marca acusada, que la marca Ebel de la actora distingue relojes de alta gama, y por ende de precios altos, lo que quiere decir que su notoriedad depende del especial reconocimiento, difusión y mercadeo que tiene la marca entre los consumidores de relojes costosos, de alta gama, cuyo uso obedece primordialmente a necesidades de lujo, de estatus social.

En cuanto a si es o no una marca notoria, se tiene que esa cuestión ciertamente fue dilucidada por la Sala en el proceso promovido por sociedad Ebel International Limited para que se declarara la nulidad de las resoluciones 35971 de 31 de diciembre de 1993 y 507 de 31 de marzo e 1995 de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual le fue negada la solicitud de registro de la marca Ebel SPA, para distinguir productos de la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, y a la que la ahora demandante se opuso con fundamento en la marca Ebel de su propiedad, en comento; expediente 3449, consejero ponente doctor Ernesto Rafael Ariza.

En la sentencia que puso fin a ese proceso, de 22 de abril de 1999, precisó que “el aspecto central de la controversia gira en torno de establecer si la marca Ebel, cuyo titular es la sociedad Fabrique Ebel S.A., era o no notoriamente conocida entre el público consumidor”, y al respecto halló que:

“la marca Ebel fue registrada a favor de la sociedad Fabrique Ebel S.A. en otros países, a saber: Brasil, Chile, Perú, EE.UU., Canadá, Japón, Tailandia, Suecia, Reino Unido y Hong Kong, Alemania Occidental, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Egipto, España, Francia, Italia, Portugal, Lichtenstein y Mónaco, con anterioridad a la solicitud de registro controvertida (fls. 27 y 28 del cdno. de anexos 4).

(...)

En este caso, conforme se deduce de los documentos que obran en el cuaderno de anexos 4, la marca Ebel S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 14, desde antes de la solicitud de registro de la marca Ebel SPA por parte de la actora, era ampliamente publicitada en revistas que tienen circulación a nivel mundial, como es el caso de Diners Club, Ambiente, International Business Week, Vogue, Tennis Magazin, Golf Magazine, Scanorama, Avantgarde, Fairuz, Exclusief, Champions & Exploits, Al Majalla, Revue, Members, Le Figaro Magazine, Harpers Bazzar, y European Masters; y conforme a la certificación, expedida por el contador juramentado de dicha sociedad, las ventas de los relojes (productos comprendidos en la clase 14, respecto de la cual se le concedió el registro en los países antes señalados), sobrepasa las 50.000 piezas por año”.

De lo anterior concluyó que “el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad Fabrique Ebel S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados que lo tuvieron en cuenta se ajustaron a derecho”.

Por lo anterior cabe deducir que se está ante una situación que se declaró probada y con fuerza de verdad, no obstante que la notoriedad de una marca es un problema fáctico y de permanencia, y que por lo mismo debe ser probado, ya que no por ello puede sustraerse de los efectos de la cosa juzgada en el tiempo, pues dado que esa condición comporta un alto grado de penetración en la mente del público consumidor y, por ello, de conocimiento, recordación y aceptación por parte este, no es una circunstancia que pueda desaparecer a corto plazo, sino que así como ello se logra con una acción persistente, amplia y prolongada en el tiempo, igualmente se requiere un tiempo prolongado para que la marca pierda el reconocimiento alcanzado en caso de que dicha acción se deje de realizar o la marca se deje de usar.

Por lo tanto vale tener como cosa juzgada la notoriedad de la marca Ebel para productos de la clase 14, registrada en cabeza de la actora, en virtud de lo decidido por la Sala en la sentencia referenciada, por el asunto allí resuelto, amén de que en el presente litigio se aportaron pruebas y elementos de juicio similares a los examinados en dicha sentencia, indicativos de esa notoriedad, tales como publicidad en revistas y publicaciones de circulación internacional.

Sin embargo, como bien lo advierte la entidad demandada, y según lo indica la amplia actividad comercial y difusión publicitaria que se ha dado alrededor de la marca Ebel International, ambas marcas, la opositora y la demandada han convivido pacíficamente en el mercado colombiano, a lo cual se agrega que la marca Ebel International (mixta) aquí acusada está referida a servicios, como son los de la clase 41 (educación y esparcimiento), mientras que la opositora distingue relojes de alta gama, cuyo uso está limitado a un sector social muy reducido, y que por lo mismo tienen suficiente información para poder distinguir el origen de los servicios y productos respectivos, más cuando entre unos y otros no hay relación alguna (conexidad, complementariedad, competitividad, canales de publicidad y distribución, etc.), y los sectores del mercado en que se ofrecen son enteramente distintos.

De esa forma, en primer lugar, es mínimo el riesgo de confusión entre los consumidores del producto distinguido por la marca opositora frente a la marca Ebel International por lo disímil de lo que se ofrece con una y otra en todas sus características y condiciones o circunstancias comerciales pertinentes y, en segundo lugar, no se puede predicar que la titular de la marca Ebel International para servicios de la clase 41 se aproveche de las ventajas comerciales y del prestigio que ha ganado la marca notoria, que es justamente lo que se pretende evitar con la especial protección de esta, ya que la misma se dirige a sectores del mercado diferentes, en los cuales, no es conocida la marca notoria Ebel para relojes, debido a lo reducido y selectivo del grupo de los consumidores de los relojes distinguidos con esa marca.

De allí que se posibilite la coexistencia de ambas marcas en el mercado colombiano, como en efecto se ha venido dando según lo advierte la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que se observe razón para que no pueda seguir esa coexistencia.

Por consiguiente, la Sala encuentra que en esas circunstancias no se afecta la especial protección que la normativa comunitaria le da a las marcas notorias, por el otorgamiento del registro de la marca Ebel International para distinguir servicios de la clase 41 a la sociedad Ebel International Limited; luego no se violó el artículo 83, literal d, de la Decisión 344 de la comisión del acuerdo de Cartagena, de donde es menester negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda contra las resoluciones 08300 de 30 de abril y 27731 de 20 de diciembre, ambas de 1999 y expedidas por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 15177 de 30 de junio de 2000 del superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la observación formulada por la demandante y se concedió el registro de la marca “Ebel Internacional” (mixta) a favor de la sociedad Ebel Internacional Limited para distinguir “institutos de educación y entrenamiento”, servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 3 de marzo de 2005».

(1) Fernández Novoa, Carlos, “Fundamentos del derecho de marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, página 32.

(2) Arean Lalin, Manuel, “La protección de la marca por los tribunales de justicia”, Consejo General del Poder Judicial, Andema, Madrid 1993, página 268.

(3) Zuccherino Daniel, “Marcas y patentes en el GATT”, editado por Abeledo Perrot, 1997, páginas 130 y 131.

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