Sentencia 11001032400020030026501 de mayo 5 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 11001032400020030026501

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso.

Actor: Eternit Colombiana S.A.

Bogotá, D.C., cinco de mayo del año dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, presentada por la sociedad Eternit Colombiana S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de los siguientes actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: Resoluciones 30628 del 23 de septiembre del año 2002, 38309 de 28 de noviembre de 2002 y 70 del 14 de enero de 2003 por las cuales se declaró la caducidad de la marca Fibrolit, para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la clasificación internacional.

(...).

Consideraciones de la Sala

El contenido de las normas que la parte actora considera violadas, es el siguiente:

“Artículo 38 del Código Contencioso Administrativo

Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

Atendiendo la jurisprudencia y la doctrina, procede la Sala a determinar si se encuentra ajustada a derecho la declaración de caducidad del certificado de registro 118.422, para la marca Fibrolit, clase 19 de la clasificación internacional, de la sociedad Eternit Colombiana S.A.

Para mayor claridad se hace a continuación un resumen de los hechos:

Se concedió la marca Fibrolit a la sociedad actora por medio de la Resolución 5609 de agosto 25 de 1987; posteriormente se solicitó la renovación del registro marcario la cual se dispuso por Resolución 5417 de 30 de diciembre de 1992, renovación cuya vigencia se extendía hasta el 27 de agosto de 2002; dentro de dicha resolución se estableció en el artículo sin número:

“República de Colombia

“Superintendencia de Industria y Comercio

“División de propiedad industrial

“Expediente 365039

“Apoderado: Casas Santamaría Andrés

“Resolución 5417 de 30 dic. 992

“Por la cual se renueva el registro de una marca

“El jefe de la división de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: en ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 24 del Decreto-Ley 149 de 1976, y

“CONSIDERANDO

“Que la solicitud de renovación de marca contenida en las presentes diligencias reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (D. 1190/78) en concordancia con la Decisión 313 del Decreto 575 de 1992.

(...).

“ART. 2º—Concédese la renovación del registro correspondiente a:

“Marca Fibrolit

“Clase 19ª del Decreto 755 de 1972

“Certificado: 118422

“Vigencia: del 25/agosto/1992 hasta el 25/agosto/2002

“Titular: Eternit Colombiana S.A.

“Domicilio: Santafe de Bogotá D.C., Colombia

“ART.—Previa la cancelación de los derechos que esta actuación causa entréguese al titular copia de la presente resolución, publíquese en la Gaceta de Propiedad Industrial e inscríbase en los libros de Registro de Propiedad Industrial.

Contra esta Providencia proceden los recursos de ley.

Archívese el expediente”.

El artículo 24 del Decreto-Ley 149 de 1976, dispone:

“ART. 24.—Funciones de la División de Propiedad Industrial. Son funciones de la División de Propiedad Industrial:

“a) Decidir, conforme a la ley, las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas de productos y de servicios, y de depósito de nombres comerciales;

“b) Decidir las renovaciones, traspasos y cambios de nombre de los registros a que se refiere el literal anterior.

“c) Decidir las caducidades y abandonos de marcas y similares”.

(...)”.

Por su parte la Decisión 313 de 1992, que era la norma vigente en la época en que se expidió la Resolución 5417 del mismo año, consagra:

Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: establece en la parte pertinente:

“Decisión 313

“La Comisión del Acuerdo de Cartagena,

“(…).

“Capítulo IV: De las marcas

“Sección VI: De la caducidad del registro

“ART. 103.—El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión.

“Así mismo, será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro”.

El Decreto 117 de 1994, por medio del cual se reglamentó la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por su parte señaló en su artículo 25:

“ART. 25.—Caducidad. La Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. Para las patentes de invención el plazo será de seis meses”.

“Así mismo, se declarará la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente decreto cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto” (negrilla fuera de texto).

El pago de los derechos citados no fue llevado a cabo por parte de la sociedad actora; el 23 de mayo de 2002, estando dentro del término establecido en la ley para solicitar nuevamente la renovación, la sociedad actora presentó memorial en ese sentido; acto seguido, las resoluciones acusadas declararon la caducidad del registro marcario porque la actora no acreditó el pago de la tasa vigente al momento de la solicitud de entrega del título que otorgó la renovación contenida en la Resolución 5417 de 1992, sin pronunciarse sobre la última solicitud de renovación.

El argumento central de la sociedad actora para sustentar la nulidad solicitada se basa en que se violó el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo ya que la facultad sancionatoria de la administración no es intemporal, y considera que la declaración de caducidad del registro marcario es una verdadera sanción.

Desde la expedición de la Resolución 5417 de 1992 hasta la Resolución 30628 de 2002 transcurrieron prácticamente diez años, por lo que la actora considera que había caducado la facultad sancionatoria de la administración.

Es pertinente precisar que la declaración de caducidad del registro marcario corresponde a la administración en forma unilateral de pleno derecho, como producto de la configuración de una condición resolutoria a la que esta sujeto el registro.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 180-IP-2004) define y señala los efectos de la caducidad de un registro marcario, así:

“un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que este se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al período de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona”.

En la interpretación prejudicial hecha por el tribunal administrativo dentro del proceso 109 IP-2000 se concluyó:

“Tercero: La caducidad extingue la vigencia del registro marcario, la cual se debe al incumplimiento doloso o culposo de una obligación por parte del titular del registro marcario. Este acto puede ser declarado de forma unilateral por parte de la administración.

“Cuarto: Será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro”.

Del artículo 103 de la Decisión 313 de la Comunidad Andina se extrae que la caducidad por la falta de pago de las tasas impuestas en el trámite de renovación de una marca, como es el caso que aquí ocupa a la Sala, se produce de pleno derecho, como consecuencia del incumplimiento de una obligación sometida a condición resolutoria que es aquella de la cual depende la extinción o resolución de un derecho. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la caducidad cuando no se acredite el pago de las tasas según lo establecido en el Decreto 117 de 1994.

En efecto, la Resolución 5417 de 1992 condicionó el registro a la “previa cancelación de los derechos que esta actuación causa” de modo que el no pago de las mismas dentro del término previsto propiciaba el cumplimiento de dicha condición extintiva lo que a su vez daba lugar a que, en forma unilateral, la administración, en cualquier tiempo dispusiera válidamente la cancelación del registro, como efectivamente ocurrió.

Ahora bien, la Resolución 5417 de 30 de diciembre de 1992 quedó ejecutoriada el 27 de abril de 1993. Por su parte, el Decreto 117 de 1994 fue publicado el 14 de enero de 1994, y a partir de su expedición se disponía de tres meses para el pago de las tasas, término que tampoco fue observado por la demandante, configurándose la caducidad del certificado de registro marcario 118.422 correspondiente a la marca Fibrolit.

Así, la inactividad de la propia actora la puso en una circunstancia frente a la cual la administración solo intervino para declarar una situación objetiva que devino de la aplicación de una norma que informa la implicación o consecuencia jurídica que en los actos acusados se reconoce, ya que la subsistencia del derecho como titular de la marca Fibrolit, como ya se dijo, está sometida a una condición resolutoria. Además los actos administrativos aquí acusados se basan en normas especiales que rigen el tema marcario las cuales no señalan límite temporal para la declaratoria de caducidad y no pueden ser reemplazadas por las normas generales. La caducidad por falta de pago de las tasas se produce de pleno derecho.

También, sobre el particular, en un caso similar esta Sala dijo:

“A este respecto, resulta oportuno tener en cuenta la interpretación prejudicial que pronunció el Tribunal Andino al examinar los cargos en el caso presente que en lo pertinente, señala: “(...)

‘4.5. Nulidad y caducidad del registro

... La norma comunitaria (1) se remite a la legislación nacional para que sean los propios países miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que se refiere la Decisión 313. Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país.

(...).

Esto implica que en la caducidad el acto administrativo es válido, y que su extinción se debe a incumplimientos de su titular, ante lo cual la administración de una forma unilateral decide dar por terminado al acto administrativo.

(…).

La caducidad extingue la vigencia del registro marcario, la cual se debe al incumplimiento doloso o culposo de una obligación por parte del titular del registro marcario. Este acto puede ser declarado de forma unilateral por parte de la administración.

“Síguese de lo expuesto que los actos acusados se ajustaron a las normas legales vigentes al tiempo de su expedición, razón por la cual la Sala no halla fundamento en las acusaciones de la demanda, habida cuenta de que el término concedido por el artículo 33 del Decreto 575 de 1992 venció el 3 de octubre de 1992, sin que el titular del registro hubiese pagado oportunamente las tasas respectivas para el retiro del título. Por consiguiente, mal puede elector alegar en su favor su propia falta, cuando es él a quien imputable el incumplimiento de la carga procesal que dio lugar a la caducidad del registro controvertida en este proceso.

“Consta en el expediente que las tasas se pagaron el 2 de junio de 1993, o sea ocho meses después de expirado el término concedido por la norma en cuestión. Se imponía, pues, declarar la caducidad, en aplicación del artículo 33 del Decreto 575 de 1992 y del artículo 103 de la Decisión 313.

“(...)” (sent. de dic. 13/2001, Exp. 1998-5239, actor: Alberto Robledo Vélez, M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

Finalmente, aclara la Sala que la solicitud de renovación de la marca que propuso la accionante ante la Superintendencia de Industria y Comercio no es materia de la presente demanda de nulidad de manera que la sociedad actora deberá recurrir a otras acciones para obtener contestación a dicha petición por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

De esta manera encuentra la Sala que los actos administrativos acusados se ajustan a la normatividad vigente por lo que, se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 5 de mayo de 2005.

(1) Artículo 103 de la Decisión 313.

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