Sentencia 140-01 de febrero 24 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PROTECCIÓN EN COLOMBIA DE MARCAS REGISTRADAS EN FRANCIA

EN APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLOMBO-FRANCESA DE 1904

EXTRACTOS: «La Sala decide, en única instancia, el proceso referenciado, promovido por la sociedad Salomón S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber concedido el registro de la marca SALOMÓN para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional, a favor de María Isabel Mejía Ossa.

I. Demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y mediante el trámite del proceso ordinario, la sociedad actora, en demanda que en virtud de su reforma presentó nuevamente en memorial de integración visible a folios 643 a 725, solicita al Consejo de Estado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

1.1. Que declare la nulidad de las resoluciones que seguidamente se indican:

— Resolución 1170 de 29 de enero de 1999 proferida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto declaró infundada la observación que formuló la demandada a la solicitud de registro de la marca nominativa SALOMÓN presentada por la señora María Isabel Mejía Ossa para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, y concedió dicho registro;

— Resolución 14558 del 28 de julio de 1999, expedida por la misma funcionaria, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante contra la anterior, en el sentido de revocarla, declarar fundada la oposición de esta y negar dicha solicitud;

— Resolución 33006 del 1º de octubre de 2001 del Superintendente de Industria y Comercio (e) mediante la cual decidió el recurso de apelación interpuesto contra la segunda, en el sentido de revocarla y confirmar la primera, que concedió el registro de la marca solicitada;

1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, declare fundada la oposición por ella presentada contra la solicitud de registro de la marca SALOMÓN y, en consecuencia, se ordene a la superintendencia negar definitivamente el registro de la misma;

1.3. Que ordene a la división de signos distintivos la cancelación del certificado de registro número 244.474 asignado a la citada marca, así como la inscripción del mismo en el registro de la propiedad industrial y la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso.

2. Hechos y omisiones de la demanda.

Se relata en la demanda, en resumen, lo siguiente:

2.1. El 13 de julio de 1984 la señora María Isabel Mejía Ossa presentó solicitud de registro de la marca SALOMÓN (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 330 de 27 de octubre de 1986.

2.2. El 11 de diciembre de 1986 la sociedad Salomón S.A., con domicilio en La Ravoire, Metz-Tessy. 74370 Oringy, Francia, mediante apoderado debidamente constituido en Colombia, presentó oposición a esa solicitud según el artículo 66 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, vigente en Colombia cuando se inició el procedimiento respectivo, y con fundamento en el artículo 58, literal g, ibídem y en la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia de 1901 promulgada mediante el Decreto 597 de 1904.

2.3. Al efecto, en el trámite de la oposición presentó, entre otras pruebas, copias auténticas de los certificados de registro que le fueron otorgados en Francia para distinguir artículos y servicios de las clases 6, 8, 9, 12, 16, 22, 25, 26, 28, 35, 41 y 42 internacionales; listas de marcas SALOMÓN en el mundo junto con copia simple de sus registros; catálogos y material publicitario de circulación internacional; certificados de constitución y cambio de nombre de la sociedad; certificado de registro de la misma marca en Estados Unidos para identificar productos de la clase 25 internacional; declaración juramentada del encargado del servicio de marcas de la actora y certificados de registro de la misma marca en Bolivia para distinguir productos de las clases 9, 18, 25 y 28 internacionales.

2.4. Mediante la Resolución 1170 del 29 de enero de 1999, la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición, al considerar que las pruebas aportadas por la actora para acreditar la notoriedad de la marca SALOMÓN no eran suficientes en los términos de la Decisión 344 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca SALOMÓN en favor de la solicitante.

2.5. El 9 de marzo del mismo año interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior resolución para que fuera revocada y, en su lugar, se negara el registro de la marca aduciendo que la administración no analizó en su conjunto las pruebas aportadas por Salomón S.A., toda vez que las mismas sí demostraban la notoriedad de la marca.

2.6. Mediante Resolución 14558 del 28 de julio de 1999 la citada funcionaria desató el recurso de reposición revocando la Resolución 1170, declarando fundada la oposición y negando la solicitud de la marca con fundamento en que las pruebas aportadas por la actora sí acreditaban la notoriedad de la marca SALOMÓN opuesta, atendiendo el artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

2.7. Contra dicha resolución tanto la sociedad actora como la señora Mejía Ossa formularon recursos de apelación, la primera por considerar que la Superintendencia omitió declarar en la parte resolutiva del acto la notoriedad de la marca SALOMÓN a nombre de Salomón S.A. y, la segunda, solicitando la revocación de la misma y el otorgamiento de la marca en su favor, para lo cual acompañó una serie de pruebas encaminadas a demostrar el uso y ventas de la marca SALOMÓN y presentando posteriormente copia de los registros obtenidos por Inversiones Salomón Ltda. sobre la marca en Costa Rica y El Salvador, frente a lo cual se advierte que dicha sociedad jamás hizo parte del trámite de registro de la marca presentada por la señora Mejía Ossa.

2.8. Mediante Resolución 33006 del 1º de octubre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio decidió los recursos de apelación en el sentido de revocar la segunda y confirmar la primera, concediendo así el registro de la marca SALOMÓN en favor de la señora Mejía Ossa, con el argumento de que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se estableció como criterio para demostrar la notoriedad que esta estuviese probada en uno de los países de la misma comunidad, lo que no cumplía la sociedad Salomón S.A., pues los documentos que aportó solo probaban el conocimiento de la marca por el público consumidor en un ámbito territorial diferente, en especial, en Francia y Estados Unidos.

2.9. La señora Mejía Ossa, en su condición de representante legal de la sociedad Srour Mejía y Cía. Ltda., presentó otras solicitudes de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a saber, el 25 de junio de 1987 de la marca GUESS y el 26 de junio de 1987 de la marca BENETTON, ambas para distinguir productos de la clase 25 internacional y que le fueron negadas por estar incursas en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f del artículo 58 de la Decisión 85.

2.10. Entre el 2 de enero de 1989 y el 29 de junio de 1990 la actora y la sociedad Inversiones Salomón Ltda., de la cual es socia la señora Mejía Ossa, intentaron unos acuerdos respecto del uso de la marca SALOMÓN con algunas modificaciones, pero que no fueron posibles debido a que la última estaba dispuesta a limitar el uso de la marca mediante el pago previo de una indemnización de U$ 2.500 o su equivalente en moneda legal.

VI. Consideraciones

1. Naturaleza de la acción.

Conviene aclarar que no obstante que se invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la presente acción se interpreta como la especial de nulidad prevista en la legislación marcaria, específicamente en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que se trata de un acto que concede el registro de una marca y como tal se circunscribe a examinar la legalidad del mismo, de modo que no da lugar a que se estudien pretensiones de carácter subjetivo, amén de que se puede interponer en cualquier tiempo.

2. Examen de los cargos.

Las cuestiones planteadas en el sub lite comportan precisar ante todo la normativa que le es aplicable, considerando al efecto la Convención colombo-francesa de 1901 y, en caso de ser aplicable, si ella es suficiente o no para decidirlo y por ende su alcance o efectos sobre el registro de la marca acusada. De lo que al respecto se concluya depende que deba precisarse qué otra normativa es la pertinente a este caso, así como verificar eventualmente si la marca SALOMÓN de propiedad de la actora, para distinguir productos de la clase 25, entre otras, tiene o no la condición de marca notoria.

2.1. La Convención colombo-francesa de 1901.

Se trata de una convención sobre propiedad industrial celebrada entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901 a fin de facilitar las relaciones comerciales entre ambos países, ratificada el 5 de julio de 1904, promulgada como ley de la República mediante Decreto 597 de 7 de julio de 1904 y vigente según certificación dada por el jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores visible a folios 1064 y 1065, fechada 7 de octubre de 2003. Sus artículos I a Ill que son los invocados por la actora, tomados textualmente, señalan:

“Artículo l. Los ciudadanos de cada una de las altas partes contratantes tendrán, en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que mira tanto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio y de fábrica, razones sociales, dibujos y modelos de fábrica, cuanto a las indicaciones y nombres de los lugares de origen.

Artículo Il. Para asegurarse la protección garantida (sic) en el artículo anterior, los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan de establecer su domicilio, su residencia, o su representación mercantil en el país cuya protección reclamen; pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país.

Artículo Ill. La presente convención es aplicable para proteger en Francia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Colombia por los industriales y negociantes que usan de ellas, y viceversa.

Queda entendido sin embargo que uno de los dos Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público, o a la moral y las buenas costumbres (fls. 1069 a 1071)”.

2.2. Alcance de la misma sobre el fondo del asunto - Violación de la ley por errónea interpretación de la convención.

— Aplicabilidad al caso del sub lite. 

Visto el contenido de las disposiciones y la certificación de vigencia de la convención, así como la circunstancia cierta de que la marca aducida por la actora se encontraba registrada en Francia para la época de los hechos, se tiene que aquella es pertinente al asunto por cuanto guarda relación material o sustancial con el mismo, de allí que es procedente su invocación en la demanda para dirimirlo.

— El problema central de su aplicación en este caso. 

Al punto se tiene que la cuestión consiste en verificar si el registro en Colombia es condición necesaria para la efectividad de la protección de una marca registrada en Francia o viceversa, como lo aduce la entidad demandada, o no lo es, como lo reclama la actora, en orden a lo cual es menester determinar su alcance.

— Alcance de la protección. 

De la lectura sistemática de sus estipulaciones, se deduce que la convención toca con ambos tópicos, esto es, el de la protección, que es el tema central, y el del registro, allí denominado “depósito” de las marcas de nacionales de uno y otro país, pero ello no significa que el segundo sea condición o requisito necesario para la efectividad del primero, esto es, de la protección recíproca pactada, como tampoco que esta excluya el registro en el otro país de una marca registrada en uno de los dos Estados firmantes de la convención.

Lo que ocurre es que la protección pactada en la convención siempre va a requerir que sea reclamada o pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del país donde pretenda hacerla valer, verbigracia mediante la oposición o demanda de observaciones a solicitudes de registro, solicitud a la oficina nacional competente de cancelación de registros posteriores al registro del su marca, o mediante acción judicial, según el caso.

Ello es lo que significa la convención cuando dice que “Para asegurarse la protección garantida (sic), ... los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan de establecer su domicilio, su residencia, o su representación mercantil en el país cuya protección reclamen; pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país”. De modo que tales condiciones y formalidades son justamente las que se requieran para hacer uso de los mecanismos pertinentes, por ejemplo, los requisitos o formalidades que señalan las normas comunitarias y del derecho interno colombiano para presentar observaciones u oposición a una solicitud de registro de una marca o pedir su cancelación.

De otra parte, si el propietario de la marca registrada en su país de origen también la tiene registrada en el otro país, por este último goza de los demás privilegios que le otorga el registro, en especial, el de la obligación que tiene la oficina nacional competente de considerarla oficiosamente —esto es, sin necesidad de oposición a una solicitud de registro de una marca o de petición de cancelación de una ya registrada— para efectos de establecer si ella puede impedir el registro de una marca solicitada o la vigencia de una ya concedida.

La convención ciertamente no exonera las marcas del “depósito”, entendido como registro, como sí lo están los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos por disposición expresa del artículo IV de la convención, atendiendo la interpretación armónica de las disposiciones transcritas y del precitado artículo IV. En efecto, el inciso segundo del artículo III señala que “Queda entendido sin embargo que uno de los dos Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público, o a la moral y las buenas costumbres”. De otra parte, en el comentado artículo IV no se incluyen las marcas dentro de los elementos que se exceptúan del depósito, pues como atrás se anotó, solo lo están los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos.

Pero ello no significa que la protección convenida se encuentre supeditada al mismo, pues, como atrás se precisó, una cosa son los privilegios que otorga el registro en el mismo país y otra, muy distinta, son los privilegios de la protección recíproca establecida en la convención cuando se trata de una marca que solo está registrada en su país de origen, de suerte que se trata de dos situaciones jurídicas que igualmente sirven para proteger al propietario de la marca, pero con las diferencias comentadas en los mecanismos para hacerla efectiva, las cuales se pueden resumir en que los del registro pueden ser incluso oficiosos, en tanto que los emanados solamente de la convención siempre requieren petición del propietario de la marca.

Así las cosas, la interpretación que la entidad demandada hizo de las disposiciones en comento y que la actora censura, en el sentido de que el cumplimiento de “las condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos del país miembro” para hacer efectiva la protección acordada, implica el registro en el país donde esta se pide, en este caso, Colombia, no es acertada, ya que es opuesta a la convención, comoquiera que incluso la dejaría sin efecto alguno.

De esta forma le asiste razón a la actora en el sentido de que se debe otorgar la protección solicitada para su marca SALOMÓN registrada en Francia para distinguir productos de la clase 25, entre otras, por el hecho de ser titular de dicho registro en ese país miembro, por efecto de la convención mencionada, frente a la solicitud de registro de la marca SALOMÓN para distinguir productos de la clase 25 objeto del sub lite.

Por lo tanto, el cargo de violación de la ley por errónea interpretación de los citados artículos de la convención tiene vocación de prosperar, toda vez que esa interpretación condujo a la administración a no considerar las implicaciones del registro en Francia de la marca SALOMÓN de propiedad de la actora, frente o respecto de la solicitud de la marca aquí impugnada. Dicho de otra forma, hubo una clara violación del artículo II de la citada convención.

2.3. Violación de la ley por aplicación indebida de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Ahora bien, comoquiera que la protección reclamada se debe dar según el derecho del respectivo país sobre la materia, y que este en nuestro caso se concreta en la normativa comunitaria, es viable examinar la juridicidad del acto acusado también bajo la óptica de la misma.

Al punto se tiene que la actora reclama que la Resolución 33006 de 1º de octubre de 2001 debe ser declarada nula por cuanto fue expedida con fundamento en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que no resultaba aplicable al caso.

Sobre el particular se tiene que, como consta en autos, durante el trámite de la solicitud de registro de la marca SALOMÓN se sucedieron diferentes legislaciones de propiedad industrial (Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486).

De allí que era necesario determinar cuál era la norma sustancial aplicable al asunto, y en ese orden se observa que la administración optó por atender la Decisión 344 en las resoluciones 1170 de 29 de enero de 1999 y 14558 de 28 de julio de 1999, en especial en lo atinente a la notoriedad de la marca opositora.

Sin embargo, en la Resolución 33006 de 1º de octubre de 2001, que desató el recurso de apelación contra la primera, optó por dirimir el asunto a la luz de la Decisión 486, específicamente de su artículo 224, cuya vigencia empezó el 1º de diciembre del 2000.

La remisión a esa normativa es justificada en la mencionada resolución así:

“Para juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de esta hayan pasado a formar parte del derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia.

Así mismo, la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente, establece que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a los previstos en esta decisión...”.

“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”, lo que claramente indica que a la etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable la actual decisión.

En este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 ó la 486, atendiendo la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad del artículo 83, literal a, de la primera norma, que se encuentra en ambas disposiciones, mas no en lo referente a las consagradas en el artículo 83, literales d y e, ya que a diferencia de la Decisión 344, la Decisión 486 actualmente vigente, indica que el signo debe ser notoriamente conocido en alguno de los países miembros, no contemplando la posibilidad de que se pruebe la notoriedad por fuera de tal territorio, contrario a lo establecido en la legislación anterior que impedía el registro de marcas similares que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida en cualquier país, o con un signo notoriamente conocido en un país que diera un trato recíproco al país donde se pretende hacer valer la notoriedad.

Así las cosas, la causal de irregistrabilidad que establecía la posibilidad de demostrar la notoriedad internacional desapareció con la actual decisión. (...)

De conformidad con lo anterior, el único escenario contemplado en la Decisión 486 actualmente vigente, es el de demostrar la notoriedad del signo en el país donde se solicita la marca o en el comercio subregional.

En este orden de ideas, para resolver el recurso de apelación pendiente en lo referente a la notoriedad, se hace necesario aplicar la decisión actualmente vigente, teniendo en cuenta que han variado los supuestos consagrados en la legislación inmediatamente anterior” (fls. 525 a 527).

Sin embargo, según atrás se reseñó, esa cuestión de la norma comunitaria aplicable al presente caso se encuentra despejada en la interpretación prejudicial de manera diferente a la expuesta en las consideraciones transcritas, en cuanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina advierte que la legalidad de los actos de registro debe examinarse a la luz de las normas comunitarias vigentes al momento de ser presentadas la solicitud de registro y la demanda de oposición a esta; que habiéndose establecido que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la que regulaba en ese entonces la propiedad industrial y dentro de ella el registro de marcas, su normativa sustantiva es la aplicable para decidir el fondo de dicha solicitud, señalando al efecto los artículos 56, 58, literal g y 66 de la misma.

En las consideraciones de esa interpretación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expone sobre el particular lo siguiente:

“El tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha manifestado reiteradamente que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva; el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, esta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, porque no afectará derechos considerados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior” (fl. 1421). (...)

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante se desprende que la solicitud de registro de la marca SALOMÓN, se produjo el 13 de julio de 1984. Se deduce igualmente que la fecha de presentación, por parte de Salomón S.A., de su oposición al registro solicitado fue la de 11 de diciembre de 1986. En los dos momentos señalados se encontraba en vigencia plena la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban el régimen concerniente al registro de las marcas. A dicho régimen debían someterse tanto en lo procedimental como en lo sustantivo, no solo quienes solicitaban el registro de un signo, sino quienes tenían interés en oponerse a su concesión, al decidir sobre el otorgamiento o la denegación del registro o sobre la legalidad de los actos administrativos contentivos de tales definiciones, con independencia de que posteriormente hubieren sido modificadas las normas contentivas de tales requisitos.

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. Igual consideración cabe respecto de la formulación de observaciones u oposición al registro, las cuales se rigen, en lo sustantivo, por la norma que las regule al momento de su formulación o presentación. No resulta admisible, a juicio del tribunal, que presentada una oposición en debida forma, de acuerdo con la regulación contenida en una norma determinada que se encontraba plenamente vigente, se resuelva por la oficina nacional competente con aplicación de criterios establecidos posteriormente en otra disposición subrogatoria o modificatoria, que, obviamente, no le eran exigibles al observante u opositor al momento de hacer uso de su derecho de oponerse al registro” (fl. 1423).

En esas circunstancias se evidencia violación de la normativa comunitaria en relación con el punto objeto de controversia, el examen de la notoriedad de la marca aducida como uno de los fundamentos de la oposición que formuló la actora a la solicitud de registro de la marca SALOMÓN aquí enjuiciada, de una parte por falta de aplicación de la Decisión 85, o por lo menos de la Decisión 344 teniendo en cuenta que era la que venía aplicando con la expresa aceptación de los interesados, y de otra parte, por aplicación indebida de la Decisión 486, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual, como lo expone la misma superintendencia, es más restrictiva o gravosa que la regulación anterior para la opositora respecto del citado punto, toda vez que establece condiciones o supuestos más limitantes para determinar la notoriedad de una marca, los cuales obviamente no conocía la actora al momento o para la fecha en que interpuso su demanda de observación a la aludida solicitud.

De esa manera se le está dando efecto retroactivo a una norma sustantiva por cuanto se le está aplicando a hechos o situaciones ocurridas antes de su vigencia, con el ingrediente de que lo es en perjuicio de quien aduce a su favor unos u otras. Es claro que el problema de la notoriedad de la marca opositora debió ser dilucidado a la luz de las disposiciones vigentes en el momento en que esa condición o característica se invocó como fuente del mejor derecho reclamado por la opositora, pues lo contrario deja sin efecto los principios de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de una de las partes interesadas y, consecuencialmente, en beneficio de la otra.

La misma argumentación de la superintendencia pone de presente el cambio restrictivo de condiciones o supuestos sobre el tema, lo que debió conducirla a desestimar la Decisión 486 para dirimir el punto, pero en lugar de ello pasó por alto justamente los principios y reglas de hermenéutica advertidas por el tribunal y optó por aplicarla en perjuicio de la opositora, tratamiento que merece el reproche que de forma general se consigna en las transcritas consideraciones de la citada interpretación prejudicial al decirse que

“No resulta admisible, a juicio del tribunal, que presentada una oposición en debida forma, de acuerdo con la regulación contenida en una norma determinada que se encontraba plenamente vigente, se resuelva por la oficina nacional competente con aplicación de criterios establecidos posteriormente en otra disposición subrogatoria o modificatoria, que, obviamente, no le eran exigibles al observante u opositor al momento de hacer uso de su derecho de oponerse al registro”.

Así las cosas, en la Resolución 33006 de 1º de octubre de 2001, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación en comento, debió atender la notoriedad de la marca SALOMÓN que se dio como demostrada en la resolución apelada, esto es, la número 14558 de 28 de julio de 1999, por cuanto se trataba de una registrada sin que al efecto interesara que lo fuera o no en territorio de los países miembros del Pacto Andino, según el artículo 58, literal g, de la Decisión 85, tal como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus conclusiones, en cuanto dice que “la Decisión 486 actualmente vigente, indica que el signo debe ser notoriamente conocido en alguno de los países miembros, no contemplando la posibilidad de que se pruebe la notoriedad por fuera de tal territorio, contrario a lo establecido en la legislación anterior (refiriéndose a las decisiones 85 y 344 inclusive) que impedía el registro de marcas similares que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida en cualquier país, o con un signo notoriamente conocido en un país que diera un trato recíproco al país donde se pretende hacer valer la notoriedad” (resaltado de la Sala).

En efecto, el artículo 58, literal g, de la Decisión 85 señala que

“No podrán ser objeto de registro como marcas: (...) g) las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”.

A su vez, el artículo 83, literal d, de la Decisión 344 se refiere a un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

Sobre el punto de la notoriedad de la marca opositora —cuya identidad con la marca acusada es incontrovertible— justamente se dio como “probada suficientemente” “incluso antes de la solicitud que se estudia” con base en un detenido análisis del material probatorio aportado por la observante en la actuación administrativa, en la Resolución 14558 de 28 de julio de 1999, mediante la cual la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición contra la Resolución 1170 de 29 de enero de 1999, en el sentido también de revocarla en cuanto esta había declarado infundada la observación que la actora había formulado contra la solicitud de registro de la marca SALOMÓN, aquí enjuiciada, y concedido dicho registro, para en su lugar y en virtud de la notoriedad de la marca opositora declarar fundada tal observación y negar el registro solicitado, lo cual no fue desvirtuado en sede administrativa ni en sede jurisdiccional, por cuanto la revocación de esta decisión en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la misma se debió a las razones normativas atrás reproducidas y comentadas, es decir, que como concluye sobre el tema el Superintendente de Industria y Comercio “Si bien las pruebas aportadas pueden referirse al plano internacional, estas deben dirigirse a demostrar el conocimiento que de la marca tiene el consumidor del sector interesado en cualquiera de los países miembros y no únicamente en el extranjero”, o sea que a juicio suyo la notoriedad debía darse en uno de los países miembros, siendo que bajo la disposición aplicable al caso bien puede darse en cualquier país, como en este caso se dio como demostrada en Francia.

En consecuencia, los cargos respectivos también tienen vocación de prosperar, lo cual es suficiente para que sin necesidad de otras consideraciones deba declararse la nulidad de las resoluciones 1170 de 29 de enero de 1999 de la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la observación formulada por la actora contra la solicitud de registro como marca del signo SALOMÓN para distinguir productos de clase 25 y concedió dicho registro, y 33006 de 1º de octubre de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio.

Lo anterior significa que queda en firme la Resolución 14558 de 28 de julio de 1999, por la cual la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud del recurso de reposición interpuesto por la actora revocó la Resolución 1170 de 29 de enero de 1999 que había declarado infundada la observación de esta a la solicitud de registro de la marca impugnada y concedido dicho registro, para en su lugar declarar lo contrario en ambos puntos, según se expone atrás en consideración a la notoriedad de la marca opositora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 1170 de 29 de enero de 1999 que había concedido el registro de la marca SALOMÓN para productos de la clase 25 solicitado por la señora María Isabel Mejía Ossa, proferida por la jefe de la división de signos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y su confirmatoria, la Resolución 33006 del 1º de octubre de 2001 del Superintendente de Industria y Comercio (e).

2. En consecuencia, DECLÁRASE la nulidad del certificado de registro 244.474 asignado a la citada marca.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Publíquese el presente fallo en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de 24 de febrero de 2005. Radicación 11001-03-24-000-2002-00140-01. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).

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