Sentencia 2000-06061 de junio 5 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2000 06061 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Casa Editorial El Tiempo S.A.

Bogotá, D.C., cinco de junio del dos mil ocho.

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el presente proceso, promovido contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. Los actos acusados.

Se persigue la nulidad de las resoluciones 20902 de 28 de diciembre de 1998, que declara fundada una demanda de observaciones a la solicitud del registro de la marca Eskpe (nominativa), para servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza; y 25849 de 30 de noviembre de 1999 que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera resolución, en el sentido de confirmarla, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 97 044389.

Así mismo, de las resoluciones 12553 de 30 de junio de 1999, mediante la cual es revocada la Resolución 3172 de 25 de febrero de 1999, que concedía el registro de la marca Eskpe para distinguir servicios de la clase 38; y 17145 de 27 de agosto de 1999, por la cual fue confirmada la primera al desatar el recurso de apelación interpuesto contra esta, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 97 044388.

Esa decisión obedeció a que la citada entidad al examinar las demandas de observación u oposición a las solicitudes de registro de la marca Eskpe para distinguir servicios de las clases 35 y 38 de la clasificación internacional de Niza, encontró que la marca solicitada es confundible con la marca registrada Escape, para productos de la clase 16, concluyéndose así que la expresión cuyo registro se pidió estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Examen de los cargos.

2.1. Sobre la supuesta violación de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala observa que no se configura, por cuanto es evidente que el signo Eskpe es semejantemente confundible con el signo de la marca registrada Escape, no obstante que con aquel se quieren distinguir servicios de las clases 35 y 38, y el segundo distingue productos de la clase 16, toda vez que gráfica y ortográficamente tienen gran similitud, y fonéticamente son iguales, por cuanto al grafema K le corresponde el fonema Ka o Ca, de suerte que ambos vienen a ser leídos como Escape, por lo cual son fonéticamente idénticos.

El riesgo de confusión advertido por la administración se acentúa debido a la conexidad de los productos que distinguen ambas marcas, comoquiera que los de la clase 16 son los medios o insumos idóneos o naturales para la elaboración o desarrollo de los servicios de las clases 35 (publicidad) y 38 ( comunicaciones), lo cual puede crear en el consumidor la convicción de que los productos y servicios ofrecidos con una y otra tienen el mismo productor u origen empresarial, situación que a su vez le quitaría a una de las marcas su capacidad de distintividad o diferenciación del producto del dueño de esa marca.

En efecto, la clase 16 corresponde a “papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes, caracteres de impresión; clisés” (subrayas de la Sala).

A lo anterior cabe agregar que el signo Escape no es una expresión genérica respecto del producto ofrecido, ni sirve para describirlo, luego es susceptible de registro y al registrarse crea derecho a favor del titular del registro, en especial en cuanto al producto que distingue.

Así las cosas, el signo Eskpe que pretende registrar la actora está afectado por la causal de irregistrabilidad que aduce la administración, esto es, la prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, cuyo tenor establece:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...).

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registrar o registrada por intercero(sic) para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”

Es claro entonces que el signo Eskpe es semejante a la marca nominativa Escape, registrada con anterioridad a favor a de un tercero, en grado suficiente que genera riesgo de confusión en el consumidor, más cuando se trata de productos y servicios que están llamados a ser de consumo y uso masivo, de modo que atendiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que no es necesario que efectivamente la semejanza induzca a error o a confusión, sino que basta que exista el riesgo de la misma, no pueden coexistir en el mercado.

2.2. En cuanto al argumento de que la marca Eskpe que se pretende registrar es notoria, y la violación del artículo 84 ibídem, por haberse tenido en cuenta tal condición de la misma, cabe decir que esa situación opera o es invocable cuando se trate de proteger la marca frente a una solicitud de registro o a un registro posterior al surgimiento de esa notoriedad, de una marca semejante a la marca notoria, según se deduce del artículo 83, literal d), de la Decisión 344, y no para sustentar su registro inicial o por primera vez.

De allí que cuando los artículos 83, literal d), y 84 de la Decisión 344 se refieren a marca notoria, debe entenderse que se están refiriendo a signos registrados con el carácter de marca, es decir, a la marca registrada. Ello va aparejado con el supuesto normativo de que el derecho a una marca solo se adquiere por el registro y no por el uso, tal como lo señala el artículo 102 de la Decisión 344.

Ello implica que la notoriedad no opera per se, respecto de signos no registrados como marca, sino que está referida a un signo ya registrado en alguno de los países miembros o en cualquiera con los cuales se tenga reciprocidad, tal como se puede apreciar en el citado artículo, que a la letra dice:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero.

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

Es más que sabido que el legítimo titular de una marca es quien obtuvo el registro a nombre suyo en cualquier país, sea de la Comunidad Andina o cualquier otro con el cual haya reciprocidad, y en este caso la actora no ha acreditado y ni siquiera alegado ser la legítima titular de la marca Eskpe para servicios de las clases 35 y 38, en virtud de registro de ese signo como marca en alguno de los referidos países.

2.3. Lo anterior significa que las medidas tomadas en el caso del sub lite por la entidad demandada son las que corresponden a la situación en que se encuentran las marcas enfrentadas y comportan una adecuada aplicación de las normas pertinentes, luego no desatendió o violó los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, sino que, por el contrario, les dio cabal cumplimiento.

2.4. En conclusión, los cargos no tienen vocación de prosperar, luego se han de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda que Casa Editorial El Tiempo S.A. presentó para que se declarara la nulidad de las resoluciones 20902 de 28 de diciembre de 1998 y 25849 de 30 de noviembre de 1999 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 97 044389; y 12553 de 30 de junio de 1999, y 17145 de 27 de agosto de 1999, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 97 044388; mediante las cuales en su orden le fueron negadas dos solicitudes de registro de la marca Eskpe, para distinguir servicios de las clases 35 y 38 respectivamente.

2. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 5 de junio del 2008».

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