Sentencia 2000-06252 de agosto 5 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2000 06252 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Sociedad Leonor Carreño de Lozano

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como se mencionó en páginas precedentes, los actos administrativos demandados denegaron el registro del signo DOMINÓ (etiqueta) solicitado por Luis Alberto Fontecilla Moreno, para distinguir servicios propios de establecimientos o personas que ofrecen alimentos o bebidas listos para el consumo humano, excepto las pizzas; servicios prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, tabernas, etc, comprendidos en la clase 42ª de la clasificación internacional de Niza (hoy clase 43).

En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si el signo DOMINÓ + GRÁFICA es confundible o no con la marca DOMINÓ´S PIZZA + GRÁFICA para distinguir productos de la clase 42 de la clasificación internacional de Niza (“Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal”) y si, por consiguiente, el signo solicitado se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud del cual no pueden ser objeto de registro como marcas “Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

En ese orden de ideas, la Sala dará aplicación a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, motivo por el cual, tendrá en cuenta las disposiciones andinas aplicables al caso y se pronunciará sobre los alcances y efectos de la conciliación prejudicial referida a la coexistencia de las marcas y realizará el estudio de registrabilidad de la marca solicitada, dando aplicación a los lineamientos señalados por el precitado organismo comunitario.

2. Normatividad aplicable.

De acuerdo con lo manifestado por el el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, las siguientes son las disposiciones aplicables al caso bajo examen:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Disposiciones transitorias

Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(...)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

ART. 107.—Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

ART. 56.—Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(...).

ART. 58.—No podrán ser objeto de registro como marcas:

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

3. Alcances y efectos de la conciliación judicial con respecto a la coexistencia de las marcas.

Tal (sic) se mencionó ut supra, el actor considera que las disposiciones acusadas ignoran y contradicen los términos de la conciliación judicial celebrada por el actor y el tercero interesado el día 27 de marzo de 1992 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de protección de marca que promovieron los señores Leonor Carreño de Lozano y Luis Alberto Fontecilla Moreno, contra Juan Pablo Ordóñez Villaveces y la firma Desarrollo Roma Ltda. (en su condición de licenciatarios de la sociedad DOMINÓ´S PIZZA Inc.),mediante la cual las partes convinieron en aceptar la coexistencia de las marcas, renunciando a la posibilidad de intentar todo tipo de acciones y de pretender cualquier tipo de reparaciones e indemnizaciones.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que los acuerdos de coexistencia marcaria tengan relevancia jurídica deben cumplir los siguientes requisitos: la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; la existencia de un acuerdo entre las partes; la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, por último, la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

Los acuerdos de coexistencia marcaria, tal como lo han señalado la jurisprudencia y la doctrina, son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí pueden ser usadas sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos de coexistencia marcaria, si bien resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben someterse en todo caso a la aprobación de las oficinas nacionales competentes, de la cual depende su eficacia frente a terceros. Por virtud de lo anterior, los acuerdos celebrados entre los titulares de las marcas, deben ser analizados bajo el prisma de la normatividad comunitaria, teniendo siempre presente la protección de los consumidores. Expresado de otra manera, para que opere la coexistencia marcaria, debe mediar la intervención favorable de la administración, para garantizar el predominio del bien común frente al interés particular.

Pues bien, revisando con detenimiento el expediente, la Sala observa que si bien la conciliación invocada por la demandante es en razón de su contenido un acuerdo de coexistencia marcaria, lo cierto es que el mismo no fue inscrito ante la división de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, motivo por el cual resulta válido afirmar que dicho acuerdo no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No significa lo anterior que el acuerdo conciliatorio no tenga fuerza ni validez jurídica, debiendo entenderse que los términos del mismo, solamente producen efectos para las partes que lo suscriben, lo cual no releva obviamente a esta corporación del deber de abordar el análisis de registrabilidad de la marca solicitada. Es precisamente por lo mismo que dicho acuerdo debía someterse a la aprobación de las autoridades competentes en materia de propiedad industrial, dada la necesidad de evitar posibles riesgos de confusión o asociación entre los consumidores finales. En ese orden de ideas, no es válido afirmar que los actos acusados sean contrarios al artículo 332 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso de autos, las partes dejaron de adelantar el trámite de inscripción del acuerdo celebrado. Por lo mismo, no puede predicarse que la denegación del registro de la marca solicitada sea contraria al principio de la cosa juzgada, pues al fin y al cabo la entidad demandada tenía la obligación de realizar el estudio de registrabilidad, el cual permitió establecer, por demás, que la marca solicitada era confundible con la marca DOMINÓ´S PIZZA, previamente registrada a nombre de la firma DOMINÓ´S PIZZA Inc., tal como lo acredita el certificado 126094.

4. Análisis de registrabilidad de la marca solicitada.

Según se expresa en las resoluciones demandadas, la Superintendencia considera que entre la marcas DOMINÓ (ETIQUETA) y DOMINÓ´S PIZZA, existe una innegable identidad ortográfica y fonética y una gran similitud desde el punto de vista gráfico y conceptual, circunstancia que determina la generación de riesgos de confusión y asociación en el público consumidor, haciendo irregistrable el signo solicitado, de conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 de la de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Antes de entrar a analizar si la marca DOMINÓ (ETIQUETA), cumple o no con los requisitos de registrabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario, es preciso incorporar a continuación los signos mixtos enfrentados a efectos de facilitar su cotejo:

 

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Como bien se puede apreciar, en este caso se presenta una marcada predominancia del elemento denominativo DOMINÓ frente al elemento gráfico, pues es este el componente que produce un mayor impacto o incidencia en la mente de los consumidores. Por lo mismo y en aplicación de las orientaciones consignadas en la interpretación emitida por el Tribunal Andino de Justicia, es menester abordar el examen de dicho elemento, a fin de determinar si se presenta o no algún riesgo de confusión o asociación en el ámbito comercial, de tal suerte que se torne posible o imposible la coexistencia pacífica de las marcas ya mencionadas.

A juicio de la Sala, las marcas denominativas contrapuestas presentan efectivamente un alto riesgo de ser confundidas por los consumidores, al no existir entre ellas unos rasgos diferenciadores que sean lo suficientemente notorios como para distinguir una marca de la otra, a lo cual se suma el indiscutible parecido que entre ellas existe en el plano auditivo, visual e ideológico. En efecto, la marca cuyo registro se denegó por la autoridad competente en materia de propiedad industrial, no cumple cabalmente los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por la normatividad comunitaria. Para corroborarlo, basta simplemente con observar el enorme parecido que presentan tales signos:

DOMINÓ (Marca solicitada)

DOMINÓ’S PIZZA(Marca registrada)

Como bien se puede advertir, las únicas diferencias existentes entre ellos se reducen a que en la marca registrada, se le agrega una “S” a continuación de la palabra DOMINÓ, así como también la palabra PIZZA, lo cual no es de suyo suficiente para predicar que con el empleo de tales aditamentos se estén aportando criterios claros de diferenciación y distintividad entre los signos en mención, pues lo cierto es que dichos elementos no eliminan el riesgo potencial de confusión y asociación, pues al fin y al cabo ambas marcas corresponden a bienes y servicios de la clase 42 de la clasificación internacional, de la cual forman parte las pizzas, tornando factible que los consumidores entiendan que los productos y servicios tienen un mismo origen empresarial.

Por otra parte y con respecto al riesgo de conexión competitiva que se presenta entre las marcas solicitada y registrada, no puede perderse de vista que ambas pretenden identificar productos o servicios del mismo género (alimentos), destinados al consumo humano, clasificados en el nomenclátor 42 de la clasificación internacional de Niza, en cuya comercialización se suelen emplear canales de comercialización y medios de publicidad idénticos, todo lo cual puede llevar a pensar, incluso al consumidor más avisado, que se trata de productos y servicios que comparten un mismo origen empresarial.

Aparte de lo expuesto, resulta palmaria y evidente la similitud conceptual o ideológica que presentan los signos renombrados, pues ambos evocan una idea idéntica, al referirse al juego denominado “DOMINÓ”, que según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “(...) se hace con 28 fichas rectangulares divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de uno a seis puntos, o no lleva ninguno. Cada jugador pone por turno una ficha que tenga número igual en uno de sus cuadrados al de cualquiera de los dos que están en los extremos de la línea de las ya jugadas, y gana quien primero coloca todas las suyas o quien se queda con menos puntos, si se cierra el juego”.

Ahora bien, en cuanto concierne a la presunta violación de los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo; y 29 de la Constitución Política de Colombia, la Sala debe precisar que si bien en la vía gubernativa los administrados tienen derecho a pedir la práctica de pruebas, el hecho de no decretarlas en razón de su inconducencia en forma justificada, no constituye ninguna irregularidad capaz de infirmar la legalidad del acto cuestionado.

Por consiguiente la Sala concluye que las resoluciones acusadas se ajustan al ordenamiento jurídico andino y, como consecuencia de ello, no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. En firme la presente providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.»