Sentencia 2000-06631 de junio 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 2000-06631-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Glaxo Group Limited.

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención presentada por la actora el 27 de septiembre de 1994, bajo el número 94-43932, denominada “Procesos e intermediarios útiles para la preparación de un derivado de Indol”; se indica que los compuestos son útiles para el tratamiento de migraña, cefalea en racimos, hemicrania paroximal crónica y dolor de cabeza asociado con enfermedades vasculares.

Las disposiciones de la Decisión 344 de 1993, interpretadas por el tribunal de justicia, tal como las transcribió en su interpretación prejudicial, rezan:

“ART. 1º—Los Países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(...)”.

“ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“ART. 5º—Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios (...)” (resalta la Sala fuera de texto).

La entidad demandada, mediante la Resolución acusada 1509 de 28 de enero de 2000, negó el privilegio de patente de invención, porque se encontraron dos anterioridades relacionadas con la misma materia; en respuesta al recurso de reposición señaló únicamente la siguiente anterioridad:

DocumentoReivindicaciones
afectadas
Requisito que afecta
1EP 03035061 a 16Novedad
Nivel inventivo

La entidad demandada consideró que la anterioridad EP 0303506, publicada el 15 de febrero de 1989, referente a “Derivados Indol”, afecta de forma relevante la novedad de la patente solicitada y esta carece de altura inventiva.

A folios 506 a 521 del cuaderno principal, obra el dictamen pericial y la respuesta al cuestionario por parte de la señora Pamela Ocampo Castrillón, profesional en química, solicitados por la parte actora.

Antes de responder el cuestionario, la perito define y/o explica algunos términos o bases conceptuales relacionadas con el tema del experticio, tales como: dienos, insaturación, compuestos heterocíclicos, compuestos Indol, reacciones de reducción-hidrogenación y preparación de heterocíclicos.

Señala la perito, que la patente EP 0303506, de la Sociedad Glaxo Group Limited, relaciona a “Derivados Indol”; el proceso de preparación, las composiciones farmacéuticas que ellos contienen y su uso, en particular los compuestos y composiciones para el uso y tratamiento de migraña; que esta invención provee compuestos Indol de fórmula (I) y sus sales y solvatos pueden ser preparados por métodos generales; que en esta patente se indica un intermediario de fórmula (IX) y el procedimiento para la preparación y el proceso de reducción de compuestos de fórmula (IX) para obtener compuestos de fórmula (I), mediante el proceso general; que esta reducción puede ser efectuada en presencia de hidrógeno, usando un catalizador como Paladio sobre carbón.

En lo que respecta a la novedad y el nivel inventivo, requisitos previos para que la entidad demandada otorgue una patente de invención, en la respuesta al cuestionario solicitado, la perito expresa:

“(...).

4. Digan los peritos, SÍ o NO, si la Superintendencia de Industria y Comercio ha desvirtuado la novedad y el nivel inventivo del proceso de las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932, con base en el proceso general (D) de la página 7 del documento EP 0303506, el cual comprende reducir un compuesto de fórmula (IX) (gráfica), para obtener un compuesto de fórmula (I) (gráfica), en donde n representa 2 a 5.

SÍ, la Superintendencia de Industria y Comercio ha desvirtuado la novedad y el nivel inventivo del proceso de las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932, con base en el proceso general (D) de la página 7 del documento EP 0303506, el cual comprende un compuesto de fórmula (IX), para obtener un compuesto de fórmula (I) en donde n representa 2 a 5 y —Q = CH— representa a C2-5 cadena alkenil.

(...).

9. Digan los peritos, SÍ o NO, si la Superintendencia de Industria y Comercio ha desvirtuado la novedad y el nivel inventivo del compuesto intermediario N-metil-2-[3-[1, 2, 3, 6-tetrahidro-1-metil-piridinil)-H-indol-5-il]etensulfonamida de fórmula (II) de la reivindicación 15 de la solicitud contenida en el expediente 94-043.932, con base en el compuesto intermediario de fórmula (IX) (gráfica). Descrito en la página 7 del documento EP 0303506.

SÍ, la Superintendencia de Industria y Comercio ha desvirtuado la novedad y el nivel inventivo del compuesto intermediario N-metil-2-[3-[1,2, 3, 6-tetrahidro-1-metil-piridinil)-H-indol-5-il]etensulfonamida de fórmula (II) de la reivindicación 15 de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932, con base a la información contenida en la anterioridad EP 0303506, teniendo en cuenta que dentro de los sustituyentes del compuesto intermediario (IX), indicado en la página 7, está comprendido el compuesto (II) de la presente solicitud (explica sobre la gráfica).

(...).

15. Digan los peritos SÍ o NO, si la selección del compuesto particular de la fórmula (II) de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932 que se encuentra comprendido dentro de la familia de compuestos de fórmula estructural general (IX) del documento EP 0303506, encuadra dentro del criterio del Consejo de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes establecido en el numeral 4.2.2 del caso T 0133/92, según el cual “si la materia reivindicada se refiere a un compuesto en particular, mientras que el arte anterior revela una familia de compuestos definida por una fórmula estructural general cubriendo este compuesto particular sin describirlo explícitamente la materia reivindicada tiene que ser considerada como novedosa” (resalta y subraya el documento).

Para el caso del compuesto particular de fórmula (II) de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932 que se encuentra comprendido dentro de la familia de los compuestos de fórmula estructural general (IX) del documento EP 0303506, el análisis de la novedad le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que no podría compararse la presente solicitud, con la legislación europea, ya que para el caso de la legislación colombiana, la oficina competente es la Superintendencia de Industria y Comercio.

De acuerdo con lo anterior, la selección del compuesto particular de fórmula (II) de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932 se encuentra comprendido dentro de la familia de compuestos de fórmula estructural general (IX) del documento EP 03033506, ya que al realizar las correspondientes sustituciones se obtiene este compuesto, lo cual está afectando la novedad, dado que ha sido divulgado en la mencionada publicación.

(...).

16. Digan los peritos SÍ o NO, si el compuesto intermediario N-metil-2-[3-[1,2,3,6,-tetrahidro-1-metil-piridinil)-Hindol-5-il] etensulfonamida de fórmula (II) de la reivindicación 15 de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932 no es obvio ni evidente a partir de lo establecido en el documento EP 0303506, si se considera que la probabilidad de que una persona versada en la materia obtenga este compuesto es de una (1) entre más de seis millones (6.000.000) de compuestos posibles cubiertos por la fórmula general (IX) del documento EP 0303506.

SÍ. Considerando que el compuesto intermediario N-metil-2-[3-[1,2,3,6,-tetrahidro-1-metil-piridinil)-Hindol-5-il] etensulfonamida de fórmula (II) de la reivindicación 15 de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932, se puede obtener a partir de lo establecido en el documento EP 0303506, para el intermediario de fórmula general (IX), cuando se realizan las correspondientes sustituciones, donde se puede obtener entre los muchos compuestos, el compuesto intermediario de fórmula (II) de la reivindicación 15; por lo tanto es obvio y evidente para una persona versada en la materia, que puede seleccionarse una de esas tantas posibilidades y que en la anterioridad se encuentre el compuesto de fórmula (II) de la reivindicación 15, dentro de las posibilidades existentes de combinación de sustituyentes específicos, cubiertos por la fórmula general (IX) de la anterioridad EP 0303506 (negrilla y subraya de la Sala).

17. Digan ,los peritos SÍ o NO, si el compuesto intermediario de fórmula (II) empleado en el procedimiento de preparación del compuesto de fórmula (I) de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932 representa un aporte importante en el campo de la síntesis orgánica, toda vez que permite incrementar el rendimiento y grado de pureza en la obtención del compuesto de fórmula (I), tal como se establece en la descripción de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932, particularmente en la página 4 de dicha descripción.

NO, si se tiene en cuenta que el compuesto intermediario de fórmula (II) empleado en el procedimiento de preparación del compuesto de fórmula (I) de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932, ya había sido divulgado a través de la fórmula general de compuestos de fórmula (IX) de la patente EP-0303506, por lo que no es un procedimiento nuevo, para la síntesis orgánica, teniendo en cuenta que los procesos químicos implican una secuencia que es conocida, ya que se trabaja con los mismos compuestos y en las mismas condiciones, así se obtenga un incremento en el rendimiento y grado de pureza en la obtención del compuesto en la obtención del compuesto de fórmula (I), como se indica en la descripción de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932 (negrilla y subraya de la Sala).

18. Digan los peritos SÍ o NO, si la reivindicación 16 de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932 que protege los procedimientos de preparación del compuesto intermediario de fórmula (II) también constituye un aporte importante al estado de la técnica, toda vez que dichos procedimientos permiten obtener el compuesto intermediario de fórmula (II), el cual es esencial para la preparación del compuesto de fórmula (I), en un rendimiento y grado de pureza elevados tal como se establece en la descripción de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932.

NO, considerando que los procedimientos de preparación del compuesto intermediario de fórmula (II) de la reivindicación 16 de la solicitud contenida en el Expediente 94-043.932, no son nuevos ya que se encuentran contenidos en el estado de la técnica, a través de la fórmula general de compuestos de fórmula (IX) de la patente EP-0303506, además al aplicarse el mismo procedimiento de preparación es lógico que se obtenga un compuesto con mayor o menor grado de pureza y rendimiento, por lo que no sería un aporte importante, para el estado de la técnica (negrilla y subraya de la Sala).

19. Digan los peritos SÍ o NO, si teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas anteriores es claro que el proceso de las reivindicaciones 1 a 14, el compuesto intermediario de fórmula (II) de la reivindicación 15 y los procesos de preparación de dicho intermediario de reivindicación 16 del objeto de la solicitud contenida en el Expediente 94-043932 son nuevos y no podría haber sido derivados de manera obvia o evidente con base en lo establecido en el documento EP 0303506.

NO, considerando que el proceso de las reivindicaciones 1 a 14, el compuesto intermediario de fórmula (II) de la reivindicación 15 y los procesos de preparación de dicho intermediario de reivindicación 16 del objeto de la solicitud contenida en el Expediente 94-043932 no son nuevos, ya que se derivan de manera obvia o evidente del estado de la técnica, con base en las enseñanzas indicadas en la anterioridad EP 03033506, con respecto al compuesto intermediario de fórmula (IX) y el compuesto obtenido por reducción de este, de fórmula (I)” (negrilla y subraya de la Sala).

El anterior peritaje no fue objetado.

De la motivación de los actos acusados y del acervo probatorio que obra en el expediente, se tiene que tanto el informe técnico emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio como el peritaje de la experta que se acaba de transcribir, son coincidentes en cuanto afirman que el objeto reivindicado no cumple con los requisitos que exige la Comunidad Andina para que fuera concedido el privilegio de patente, pues es obvio y se deriva de manera evidente del estado de la técnica; los principios aplicados en la solicitud son de común conocimiento para una persona versada en la materia y de normal aplicación en el desarrollo de productos farmacéuticos; no se propone ningún avance inesperado a la ciencia pues los principios expuestos eran de público conocimiento.

Según el concepto técnico, lo previsto en el estado de la técnica le da la posibilidad a un experto medio en la materia, para que realice los ajustes en forma igual o semejante a la pregonada en el objeto de la invención. En otras palabras, tanto el concepto técnico emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio como lo expresado por el experto, coinciden en afirmar que el proceso de preparación utilizado es rutinario.

Atendiendo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se tiene que, la actora no probó el nivel inventivo del objeto reivindicado ni de las reivindicaciones que de este dependen, por lo que no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las resoluciones acusadas; por el contrario, los argumentos del concepto técnico de la demandada y del dictamen pericial, ofrecen credibilidad, por cuanto provienen de expertos en la materia y contienen una debida fundamentación, por lo cual debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

De otra parte, como lo manifestó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente; precisamente, dicha autonomía se relaciona con las decisiones tomadas por otros países y por la misma oficina, luego las patentes concedidas a la actora con anterioridad, no obligan a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien encontró que no existe nivel inventivo en su solicitud.

Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de junio de 2013».