Sentencia 2001-260 de marzo 31 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil cinco.

Exp.: 11001-03-24-000-2001-00260-01

Autoridades nacionales

Actora: Santander Investment Bank Limited

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Sea lo primero advertir que esta Sala en ocasión anterior se había pronunciado sobre un asunto de similares características (2) .

1. El examen de los cargos.

Mediante los actos acusados, la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó a la actora el registro del signo BSCH (mixto), como marca para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 internacional, por considerarlo confundiblemente semejante con la marca BOSCH (mixta) registrada en la misma clase 35 internacional a favor de Robert Bosch GMBH, y que, de coexistir, sus semejanzas gráficas y fonéticas podrían inducir al público a error, circunstancia que lo hace incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta similitud se deriva de la utilización por ambos signos de las mismas letras ubicadas en el mismo lugar, que al ser pronunciadas no logran distinguirse entre sí, aspecto que generaría confusión. Además, el factor que las diferencia es la letra O que no las hace suficientemente distintivas.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 establece:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de las cuales el uso de la marca pueda inducir a error.

(...)”.

2. El alcance de los acuerdos de coexistencia.

La actora considera que en virtud del acuerdo de coexistencia pacífica suscrito entre las partes, el signo BSCH es registrable como marca en la clase 35 internacional circunstancia que no fue tomada en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Vistos los cargos formulados, corresponde a la Sala valorar los efectos del acuerdo de coexistencia suscrito el 26 de diciembre de 2000 entre el Banco Santander S.A. y su subsidiaria Santander Investment Bank Ltd. y Robert Bosch GMBH para determinar si haría registrable el signo BSCH en cuanto hace improbable que entre las marcas exista riesgo de confusión.

Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, la suscripción del acuerdo de coexistencia con Robert Bosch GMBH no hace que el signo BSCH per se sea registrable en la clase 35 internacional, ni prueba que las semejanzas entre los signos no sean capaces de inducir al público en error.

El acuerdo de coexistencia connota la percepción sobre el riesgo de confusión de quienes lo suscriben. En modo alguno conlleva las consecuencias que le atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hace que la marca BSCH sea registrable.

No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaría es asegurar la protección del público consumidor y que en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas.

Con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general pueda impedirse su coexistencia. De ahí que enfrente a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados.

No en vano en la Interpretación Prejudicial 104-IP-2002 del Tribunal Andino se dijo a este respecto (3) :

“... Los llamados acuerdos de coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre sí confundibles.

Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes.

(...)”.

3. El examen de confundibilidad.

Los signos en conflicto son mixtos. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, se presentan así:

(Consistente en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va en color rojo (pantone 032) y el derecho en color azul (pantone 295) y al centro del rectángulo la marca “BSCH” en color blanco).

A propósito de las reglas que deben tenerse en cuenta para apreciar si existe confundibilidad en el caso presente, el tribunal señaló:

“... el tribunal ha sostenido “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común” (Proceso 109-IP-2002, marca: Chillis y diseño publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de abr. 1º/2003).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En efecto, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos (Proceso 82-IP-2002, marca: Chip’s, publicado en la G.O.A.C. 891 de ene. 29/2003).

El tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Así mismo, el tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

(...)”.

La Sala retoma la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que en caso de que deban compararse dos signos mixtos, ha de tenerse en cuenta el elemento predominante en el conjunto marcario, de modo que si lo es el denominativo, como ocurre en la mayoría de los casos por su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, las marcas se deben considerar como nominativas.

En caso sub exámine, el elemento gráfico en ambos signos está dado por el diseño especial y los colores de las letras que conforman la parte nominativa; por tanto, no tiene una relevancia o significación especial que desplace a la parte denominativa en la fuerza distintiva, lo cual hace que ambas marcas se deban considerar nominativas.

Se observa que las denominaciones enfrentadas tienen en común las letras BSCH, que no pueden considerarse como una expresión genérica en relación con los productos que se busca distinguir, y no se encuentra que guarden relación con tales servicios, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de la clase 35, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, y de allí que deban confrontarse ambos signos en su integridad.

En esas circunstancias, han de aplicarse las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, por cuanto estas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que esta se hace en función de aquella, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo y no de manera aislada, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en este, y así establecer si existe semejanza o no y las consecuentes confundibilidad o distintividad.

La globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diversos aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es el caso, el ideológico o conceptual.

Concretamente, las aludidas reglas son las siguientes:

— La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran cada uno de ellos, sin descomponer y menos aún alterar su unidad fonética y gráfica.

— El examen de registrabilidad debe, así mismo, realizarse en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

— Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos deriva de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que contengan.

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En el campo fonético se deben observar de manera especial estas reglas:

— Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor.

— Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

— Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

Observa la Sala, con fundamento en las anteriores reglas, que entre BSCH y BOSCH, se presentan semejanzas gráficas o visuales, pero diferencias desde el punto de vista fonético e incluso conceptual o ideológico, por las razones siguientes.

La marca solicitada contiene cuatro (4) letras de las cinco (5) que forman la marca registrada, pues reproduce las cuatro (4) consonantes; de suerte que solo difieren en una letra, que justamente es la vocal O.

La falta de esta vocal en la marca solicitada determina una diferencia radical o un cambio cualitativo en los aspectos fonéticos y semánticos o conceptuales con la registrada, dado que la marca solicitada es un conjunto de consonantes que, por lo mismo, no se ven como vocablo alguno, mientras que la registrada, en virtud de la vocal que posee aparece como una palabra completa.

Lo anterior, además de introducir una diferencia visual dentro de las semejanzas en ese campo, hace que gramatical, fonética y conceptualmente los signos resulten sustancialmente diferentes, de tal manera que no existe posibilidad de que se cumpla alguna de las reglas de comparación fonética y gramatical, pues el signo solicitado no tiene vocal ni sílabas propiamente dichas, carece de sonido vocálico, mientras que la registrada posee una sola vocal y una sílaba, luego no admite comparación de sus vocales y sílabas (según el número de sílabas, identidad y posición de vocales y de la sílaba tónica) con la solicitada, por sustracción de materia.

Por consiguiente, al pronunciarse ambos signos su sonido será diferente, como quiera que la solicitada tendrá la sucesión de los nombres de las consonantes que lo conforman: B S C H, en tanto que la registrada sonará como la conjunción o fusión de los fonemas que la componen en cuanto constituyen una palabra: BOSCH.

Pasando al plano conceptual, dicha situación conduce a que el signo de la marca solicitada tienda a entenderse o tomarse como una sigla o como iniciales de un nombre propio, mientras que el de la marca registrada se asocia a un apellido en idioma extranjero que cabe considerarse con cierto grado de reconocimiento en la opinión pública.

En efecto, BSCH es la sigla que corresponde a la razón social Banco Santander Central Hispano lo que la hace susceptible de representación gráfica y fonéticamente distinta de BOSCH, pues mientras la primera se pronuncia como Be, eSe, Ce Hache, la segunda corresponde a un apellido extranjero, cuya pronunciación corresponde a una sola palabra.

De modo que gramatical, fonética y conceptualmente no hay riesgo de confusión entre ambas marcas, y sus diferencias en esos aspectos le restan fuerza a la similitud gráfica que tienen entre sí.

De esa forma, la Sala encuentra que no existe riesgo de confusión entre los signos BSCH y BOSCH que haga irregistrable el primero, pues no se encuentra incurso en la causal del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma aplicable al sub lite según lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino que, vistos en su conjunto visual, fonético y conceptual, son mayores las diferencias que las semejanzas, de suerte que ambos signos pueden coexistir como marca en el mercado sin riesgo de confusión que pueda inducir a error al público consumidor.

De ello se desprende que los actos acusados resultan contrarios a las normas comunitarias anotadas y, por tanto, debe accederse a las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 20470 de 25 de agosto y 31166 de 30 de noviembre, ambas de 2000 y proferidas por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 08757 de 27 de marzo de 2001 del superintendente delegado para la propiedad industrial, mediante las cuales, en su orden, se negó el registro de la marca “BSCH” (mixta y en combinación de colores) solicitada por la actora para distinguir “servicios de asesoramiento en la dirección de negocios; ayuda y consulting; preparación de estadísticas sobre negocios; mantenimiento de libros, contabilidad y auditorías; análisis de costos; investigaciones de mercado y estudios; cotización de valores; publicidad; servicios de una agencia de importación y exportación”, comprendidos en la clase 35, y se confirmó la primera en virtud de los recursos de reposición y apelación.

2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la actora el registro de la marca BSCH (mixta), para distinguir productos de la clase 35 de la clasificación internacional y expedir el certificado respectivo, previo pago de las tasas correspondientes.

3. PUBLÍQUESE esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 31 de marzo de 2005».

(2) Expediente 2001-00263-01, actor Santander Investment Bank Limited. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(3) En este mismo sentido consultar la sentencia de 31 de octubre de 2001, dictada por el tribunal dentro del Proceso 50ip01. En G.O.A.C. Nº 739 de 4 de diciembre de 2001. Marca Allegra.

___________________________________________