Sentencia 2001-00312 de marzo 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Bogotá, tres de marzo de dos mil cinco.

Ref.: Exp. 2001-00312(496)

Autoridades Nacionales

Actora: EBEL S.A.

EXTRACTOS: «VI. CONSIDERACIONES

• Precisiones preliminares

La Sala se abstendrá de pronunciarse en relación con los cargos de ilegalidad de los registros marcarios previamente concedidos a EBEL International Limited como quiera que el cuestionamiento ataca los actos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio los concedió, que no son la materia sobre la cual recae la acusación en el caso presente.

El objeto de la presente acción de nulidad no es juzgar el proceder de la superintendencia respecto de los actos previos de concesión del registro de la marca EBEL a favor de EBEL International Limited en clases y signos ajenos a los que se discuten en este proceso, pues escapa a su competencia juzgar la legalidad de actos cuyo contenido normativo no corresponde al que es materia de acusación.

• El caso concreto

La marca mixta cuya registrabilidad se discute en el sub iudice corresponde al siguiente diseño:

No se remite a duda la identidad del elemento nominativo EBEL de las marcas en conflicto. Así, pues, esta cuestión no está en discusión.

Tampoco se discute que al decidir en sentencia de 22 de abril de 1999 (5) la acción de nulidad instaurada por EBEL International Limited contra las Resoluciones 35971 de 31 de diciembre de 1993 y 507 de 31 de marzo de 1995 mediante las cuales la Súperintendencia de Industria y Comercio le negó el registro de la marca EBEL SPA, para distinguir productos de la clase 3a de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala reconoció la notoriedad de la marca EBEL de propiedad de EBEL S.A. para distinguir relojes de alta gama, comprendidos en la clase 14 internacional.

Empero, de ello no se sigue que la marca EBEL International (mixta) en la clase 5a Internacional sea per se irregistrable, pues aunque es cierto que ese pronunciamiento conserva validez, también lo es que en el caso presente se demostraron plenamente supuestos fácticos que no fueron considerados en la sentencia de 22 de abril de 1999, como quiera que en esa ocasión no fueron argumentados ni demostrados. A diferencia del caso precedente, y como enseguida se examinará, en el sub iudice se aducen y prueban supuestos fácticos relacionados con la notoriedad de la marca EBEL International para distinguir cosméticos de mujer, y diferencias resultantes de la naturaleza de los productos, su costo, consumidor de destino y medios de comercialización que deben ser tenidas en cuenta al evaluar el riesgo de confusión. Tales aspectos no fueron materia de valoración ni examen en el fallo anterior, toda vez que durante la actuación no fueron alegados ni demostrados.

En esas condiciones, corresponde a la Sala determinar si al conceder el registro del signo EBEL International Limited (Mixto) en clase 51 internacional la superintendencia violó o no el artículo 81 de la Decisión 344 o el literal a) del artículo 83 ídem, ante la existencia de la marca EBEL de propiedad de EBEL S.A., registrada y notoriamente conocida para distinguir relojes de alta gama, productos comprendidos en la clase 14 internacional.

A los efectos de la decisión por adoptarse en este fallo, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

• Está plenamente demostrado que las marcas ahora confrontadas han coexistido y coexisten en registro en Colombia, así:

Las marcas de la actora, EBEL S.A. son las siguientes:

MarcaClaseCertificado
EBEL134431
EBEL16134433
EBEL34134434
EBEL141502
EBEL18141545
EBEL25169301

EBEL International Limited es titular de las siguientes marcas en Colombia:

MarcaClaseCertificadoVigencia
EBEL312309124-03-94 - 24-03-04
EBEL2114657430-08-93 - 30-08-03
EBEL2814291802-10-93 - 02-10-03
Andre de EBEL311917924-08-92-24-08-02
B plus de EBEL312810016-05-95 - 16-05-05
Cosmopolitan de EBEL312132228-06-93 - 28-06-03
Expresión de EBEL313364507-11-95 - 07-11-05
Fresh and free317239530-11-94 - 30-11-04
Non gras de EBEL317039416-09-94 - 16-09-04
Strong musk de EBEL317445130-12-94 - 30-12-04
Ultra girl de EBEL312527209-12-93 - 09-12-03

En esta instancia además e demostró que las marcas coexisten en registro en el exterior.

Además, BEL Star S.A., licenciataria en Colombia de las marcas EBEL de EBEL Intenational Limited probó que han coexistido en uso, para lo cual allegó las pruebas que se relacionaron en el acápite (6) de ese título.

Se probó plenamente que desde 1985 EBEL Intenational Limited y STAR S.A. han hecho cuantiosas inversiones económicas en el montaje de la planta en Colombia para la fabricación de cosméticos (fragancias, tratamiento facial, tratamiento corporal, maquillaje e higiene femeninas), en investigación de nuevos ingredientes activos dermatológicos para lanzar nuevos productos cosméticos especializados en tratamiento facial para la mujer, en publicidad, propaganda y estrategias de mercadeo y venta, y que actualmente tienen operaciones en México, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Puerto Rico.

Así lo ilustra el Cuadro en que constan los gastos de inversión que efectuó en la planta de Tocancipá, a saber:

Inversión en planta (miles de millones de pesos)

ConceptoValor
Terreno1.720
Edificio5.390
Planta26.900
Muebles1.530
Tecnología6.340
Maquinaria13.090
Equipo530
Total$ 55.500

De las pruebas aportadas, merecen destacarse los siguientes datos:

Según lo demuestran las pruebas documentales allegadas (7) y se pudo constatar en la inspección judicial practicada a las instalaciones de la planta de fabricación de los productos cosméticos distinguidos con la marca EBEL Intenational de su licenciante en Colombia desde 1987, BEL Star S.A., por razón de su uso, amplia difusión y publicidad la marca EBEL Intenational para distinguir cosméticos de EBEL Intenational Limited tiene también carácter notorio en el segmento de la clase media consumidora de los productos cosméticos faciales para mujer.

Todo ello desvirtúa que el posicionamiento de la marca de la tercera interesada sea resultado del aprovechamiento indebido de la reputación de la marca EBEL de EBEL S.A. o de la apropiación ilícita del signo de la actora, máxime cuando también se probó que la marca de la tercera interesada es la resultante de la conjugación de la letra inicial y del apellido del propietario de EBEL Intenational Limited, señor Eduardo Belmont Anderson.

Acerca de la evolución corporativa de EBEL Intenational Limited, la Representante Legal de BEL Star S.A. en su declaración hizo constar lo siguiente:

“La organización EBEL Intenational Limited (Belcorp), se inició en el Perú en 1967, como pionera en venta directa, con una variedad de aproximadamente 50 productos de artículos de tocador. Posteriormente se iniciaron las siguientes operaciones: en 1985 Colombia, en 1988 Chile, en 1995 México, en 1997 Venezuela, en 2000 Bolivia, Puerto Rico, y en 2002 Guatemala.

(...) Ebel ha logrado un importante liderazgo en Perú y Colombia, a través de la venta directa de varias líneas de comercialización que actualmente incluyen más de 2.000 productos.

La corporación tiene su casa matriz en Perú, está conformada por un staff (sic) de aproximadamente 200 profesionales que tiene la responsabilidad del planeamiento y ejecución de las estrategias de comercialización, desarrollo, finanzas y tecnología para ser utilizadas en los diferentes países.

La manufactura de nuestros productos se realiza en Francia, Perú, Colombia y Chile, siendo responsables del abastecimiento y exportación a los diferentes países de la corporación.

(...)”.

La actora no desvirtuó la coexistencia en registro que las pruebas allegadas acreditaron plenamente. Tampoco refutó la coexistencia en uso, ni que EBEL para cosméticos sea también notoriamente conocida en Colombia, gracias al volumen de ventas de sus productos, su amplia difusión y el posicionamiento de la marca entre aquellas que distinguen productos cosméticos de mujer (8) .

Aunque ciertamente demostró que no ha tolerado la coexistencia, ello no la hace ilegal. Apenas significa que la ha disputado, intentando acciones de cancelación contra los registros marcarios de EBEL Intenational Limited que, dicho sea de paso, no han prosperado.

Por consiguiente, al caso presente es aplicable el criterio expuesto por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida en el proceso, en cuanto al efecto que la coexistencia en uso y registro de marcas por un tiempo prolongado tiene al reforzad la capacidad diferenciadora de los signos y debilitar el riesgo de confusión. En dicho pronunciamiento sostuvo:

“En relación con este punto, y puesto que el derecho al uso exclusivo de la marca nace con su registro, el tribunal tiene establecido que “...el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (9) .

Se probó (10) además que los consumidores de los productos que las marcas distinguen pertenecen a segmentos socio-económicos claramente diferenciados por su capacidad adquisitiva, factor que a su turno los diferencia por sus preferencias, hábitos de consumo, tiendas que frecuentan, revistas y medios de publicidad a que tienen acceso. Las diferencias en status socio-económico impiden que entre los productos pueda darse conexión competitiva, o que confluyan en canales de comercialización o en medios de publicidad.

El señor Yamal Rachid Jaimes ilustró la diferencia de precios de los productos en su testimonio (11) , así:

“Nuestros relojes superaban los US $ 2.000 dólares precio público y los cosméticos aunque no conozco el precio final porque no estoy en el mercadeo, eran productos mucho más económicos”.

Es improbable que un consumidor especializado adquiera un reloj de alta gama de EBEL S.A. creyendo que se trata del mismo fabricante de los cosméticos EBEL. Un adquirente de un reloj EBEL no es comprador potencial de destino de la línea de cosméticos EBEL de EBEL International Limited, cuyo público está conformado por mujeres de estrato socio-económico medio.

Atendida su condición social y económica, lo razonable es suponer que el usuario del reloj de alta gama EBEL use productos cosméticos de marcas que por precio se corresponden en status y exclusividad, como Sisley o Chanel, para citar apenas algunos ejemplos.

Por lo mismo, es altamente improbable que una usuaria de los cosméticos EBEL tenga capacidad económica para adquirir un reloj de alta gama marca EBEL. Lo razonable es suponer que usará un reloj cuyo nivel de precio esté a su alcance.

De ahí que la Sala no considere que el resultado desalentador en ventas que arrojó la estrategia de comercialización de los relojes EBEL en Colombia adelantada por la firma Eurotime S.A. entre 1991 y 1995 se debiera a la existencia en el mercadeo de la línea de cosméticos EBEL, como lo afirmó el declarante señor Yamal Rachid Jaimes, cuanto más bien al hecho de que por su precio —que según su dicho ascendía a US $ 2.000 en el año 1995— los relojes de marca EBEL tienen como destinatario un grupo de consumidores muy selecto, lo que explica que su demanda en el mercadeo Colombiano sea reducida, pues son muy pocos los potenciales adquirentes, y estos pertenecen al más alto estrato socio-económico 6, que en Colombia es el de menor cobertura poblacional. Tal proyección era perfectamente previsible como quiera que es el fabricante quien decide el consumidor potencial de destino de su producto y es a este al que distribuidores y comercializadores dirigen su estrategia de mercadeo.

Le (sic) encuestas de mercadeo también prueban que por contraste, los productos cosméticos de marca EBEL de la tercera interesada tienen como consumidor de destino principalmente a un público de estrato socio-económico correspondiente a los niveles 2 y 3.

Las encuestas también demostraron que la tercera interesada utiliza como principal canal de comercialización la denominada estrategia de “venta directa”, es decir, a través de visitadores de la compañía a los hogares y sitios de trabajo de los potenciales consumidores.

Puesto que EBEL International no emplea canales de comercialización tradicionales, es todavía más improbable que entre los productos pueda existir convergencia o conexión competitiva, pues este factor de suyo los diferencia suficientemente.

Si los productos de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable, el consumidor no requiere que los distinga una marca.

A este respecto la interpretación prejudicial señaló:

“Este Tribunal considera de gran importancia el grado de atención del consumidor, así deberá tenerse en cuenta “a quien” se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quien” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentando o, del consumidor medio”.

En suma: Las diferencias en costo de los productos los ubican en segmentos del mercado que no son convergentes ni en canales de comercialización, ni en medios de publicidad, ni en consumidor potencial de destino. Las diferencias en status socio-económico impiden que entre los productos pueda darse conexión competitiva, o que confluyan en canales de comercialización o en medios de publicidad.

Tampoco es cierto que entre los relojes de la clase 14 y los productos higiénicos, farmacéuticos y similares de la clase 5ª exista similitud o conexión competitiva, dada la semejanza que estos últimos guardan con los productos de la clase 3ª. El solo hecho de tratarse de productos de uso personal no los hace semejantes.

Por lo expuesto, estima la Sala que acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al tener en cuanta las variables examinadas, pues estas en el caso presente desvirtúan la existencia de riesgo de confusión y hacen que el signo EBEL International sea registrable en la clase 5ª internacional.

Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que no está afectado por la prohibición prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que satisface la exigencia de distintividad establecida por el artículo 81 ídem.

Según lo anotado, habrán de negarse las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de marzo de 2005.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta — Camilo Arciniegas Andrade — Gabriel E. Mendoza Martelo — María Claudia Rojas Lasso —

(5) Expediente 3449. C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza.

(6) Cfr. Cuadernos 1a 15 de pruebas

(7) Cfr. Cuadernos 1 a 15 de Pruebas.

(8) Ver, principalmente el anexo 8 de los 15 cuadernos de pruebas.

(9) Sentencia dictada en el expediente Nº 18 -IP - 98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 340, del 13 de mayo de 1998, caso “us top”, ratificado en sentencia dictada en el expediente Nº 12 - IP - 97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 588, del 2 de agosto de 2000, caso “buscap”)

(10) Véase en particular la encuestas de mercadeo y el testimonio del señor Yamal Rachid Jaimes.

(11) Folios 278 a 285.

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