Sentencia 2001-00367 de octubre 21 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2001 00367 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Productos Familia S.A.

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre del dos mil diez.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El acto acusado.

Se persigue la nulidad del artículo 3º de la Resolución 07562 de 12 de abril de 2000, de la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al resolver el recurso de reposición contra el acto que concedió el registro de la marca mixta “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” a favor de la sociedad Productos Familia S.A. para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, dispuso que la expresión “2 EN 1 DOBLE ROLLO” es explicativa.

2. El problema principal.

La cuestión que se plantea consiste, entonces, en verificar si por haberse hecho la precisión de que “las expresiones 2 en 1 doble rollo, irán como explicativas“ en la marca registrada a solicitud de la actora Familia 2 EN 1 DOBLE ROLLO (mixta), para la clase 16, hubo violación o no de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable al asunto del sub lite, según lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Examen de la cuestión planteada.

3.1. Al efecto, se tiene que las referidas disposiciones comunitarias, que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se han de considerar en concordancia con el artículo 82 ibidem, dicen:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(...).

ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(...).

ART. 89.—El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente decisión.

En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.

3.2. Vista en el anexo que contiene el expediente administrativo la copia de la solicitud de registro, se observa que la marca objeto de esa solicitud y, por consiguiente de los actos acusados, antes que por la expresión FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO, está conformada por una etiqueta que tiene las expresiones 2 EN 1 = Doble rollo, debajo de las cuales está la figura de una casa con la palabra familia, en cima de la cual hay 4 rostros humanos, y debajo de la misma, la figura pequeña de tres rollos, seguidos de la expresión 4 ROLLOS HOJA DOBLE.

3.3. La clase 16 en la que se registró esa marca comprende “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”.

3.4. De la confrontación de la precisión enjuiciada con las normas comunitarias transcritas, no emerge contradicción alguna, puesto que con dicha precisión no se está negando el registro de la marca solicitada, toda vez que la resolución acusada es inequívoca en que accedió a la petición de la actora, de suerte que sin lugar a dudas le concedió el derecho sobre el conjunto de la misma, lo que significa que es de su uso exclusivo.

Distinto es que haga la advertencia de que una parte de sus elementos nominativos, vista de manera separada no tienen ese carácter de uso exclusivo suyo, en la medida que esa parte nominativa (2 EN 1 DOBLE ROLLO) es explicativa.

Atendiendo el significado de esa parte, la Sala encuentra que tal aclaración se aviene con las disposiciones comunitarias atrás reproducidas, toda vez que en sí mismas no tienen distintividad en relación con la clase de productos que persigue distinguir la marca, en especial, los relativos a rollos de papel, por estar referida claramente a aspectos del producto que distingue, como son los de la cantidad ofrecida, y características o informaciones del mismo, lo cual hace irregistrable la expresión individualmente considerada según el artículo 82 y, por consiguiente, inapropiable por cualquier persona para su uso exclusivo en el mercado, como marca comercial.

Es incuestionable que la marca, apreciada en conjunto, es FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO, pero contiene el comentado elemento alusivo a los anotados conceptos del producto, que bien puede ser utilizado para referirse a las características con que este se ofrece.

La presente situación es similar a la examinada por la Sala en sentencia de 26 de noviembre de 2004; Radicación 1999 05824 01 y 2000 6489 01, actor: Papeles Nacionales S.A. y otro, consejero ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, pese a que la marca de entonces estaba conformada por la expresión FAMILIA 2 EN 1, de suerte que no tenía las palabras DOBLE ROLLO, pues en ese caso se encontró que la expresión 2 EN 1 “tendría la virtud de denotar la cantidad de su contenido, como justamente se utiliza en el caso de la marca acusada según las explicaciones dadas por las partes, y en ese sentido resulta una expresión que puede ser usada libremente, de donde sería registrable solo como complemento de una marca distintiva de esos productos”.

Allí se puntualizó que “En lo concerniente al uso de la expresión 2 EN 1 como parte de dicha marca, la Sala no halla que se oponga a las normas marcarias invocadas como violadas por haberse concedido el registro de la misma, pues en ellas no se prohíbe que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas como parte de un conjunto marcario, sino que incluso son de uso libre en esas condiciones, como se advierte en la interpretación prejudicial al señalar que “El titular de una marca que esté formada por un vocablo de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no podrá impedir, alegando exclusividad, que otros hagan uso de este y soliciten su registro, incorporándolo dentro de un conjunto marcario, para el mismo o para otro producto o servicio”.

Que “Lo que prohíben dichas normas, específicamente el artículo 82, literal d, en cita, es que los signos que se pretendan registrar como marca “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” (resaltado de la Sala), es decir, que la marca esté conformada únicamente por una expresión que en el comercio sirva para denotar cualquiera de los referidos aspectos de los productos o servicios que con ella se quiera ofrecer en el mercado, como sería el caso de una marca de papel higiénico compuesta solo por la expresión 2 EN 1 si ella es alusiva a esa condición cuantitativa del producto, como es la intención con la marca acusada”.

Por tanto se concluyó que “... con esa connotación solo puede ser utilizada como elemento adicional o complementario de un signo marcario, pero sin carácter exclusivo ni excluyente, por cuanto entra a ser parte de la caracterización cuantitativa del producto y cualquier productor de los referidos bienes puede ofrecerlo en la misma condición, pues las características de los productos no son apropiables con la marca. Lo único apropiable es la marca” (negrillas no son del texto).

En esas circunstancias, la aclaración o precisión acusada por la actora no hace más que poner de presente el alcance real o sustancial de las expresiones 2 EN 1 DOBLE ROLLO, y resulta enteramente conforme con la situación jurídica de las mismas, en la medida en que al señalar que “las expresiones 2 en 1 doble rollo, irán como explicativas“ está ni más ni menos enfatizando su carácter informativo e inapropiables para uso exclusivo en el comercio, y la consecuente posibilidad de ser usadas por cualquier persona en la formación de marcas, pero dentro de conjuntos diferentes a los que ya las utilicen, tal como la Sala lo anotó en la sentencia precitada, al decir que “Por ende, dicha expresión 2 EN 1 puede ser utilizada en la conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que acompañe a un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia, en las cuales se use tal expresión, de allí la existencia de varias marcas que la contienen, según consta en el expediente, con diferentes propietarios o titulares”.

Así las cosas, cabe decir inclusive que dicha aclaración o precisión podría o no haberse consignado en la resolución acusada, y de todos modos las referidas expresiones 2 EN 1 DOBLE ROLLO van a tener ese carácter explicativo o, lo que es igual, informativo sobre el producto ofrecido, y la actora, en tanto propietaria de la marca mixta o etiqueta FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO, para productos de la clase 16, no podrá oponerse a que un tercero utilice las expresiones 2 EN 1 DOBLE ROLLO, para conformar una marca relacionada con la misma clase de productos, dentro de un conjunto que tenga adicionados otros elementos y expresiones que le den distintividad suficiente frente a cualquiera otra marca que también utilice esas mismas expresiones 2 EN 1 DOBLE ROLLO.

Conviene reiterar que según lo expuesto, quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones de uso libre como parte de una marca se expone a tener una marca débil, por cuanto con esta no puede impedir que tales signos o expresiones sean usadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien.

De suerte que la cuestionada precisión o advertencia es jurídicamente irrelevante dentro de la decisión que contiene el acto administrativo parcialmente enjuiciado, y antes que ser violatoria de las normas comunitarias invocadas como violadas, o perjudicial a los derechos de la actora, por el contrario resulta armónica con aquellas en tanto contribuye a hacer claridad sobre el alcance jurídico que en virtud de las mismas tiene el cuestionado elemento de la marca en mención.

Por lo tanto, los cargos no tienen vocación de prosperar, de donde no hay lugar a la anulación pedida del acto acusado, de allí que se han de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por Productos Familia S.A. para que se declarara nula parcialmente la Resolución 07562 de 12 de abril de 2000, de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y su confirmatoria, la Resolución 15629, de 17 de julio de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de mencionada superintendencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 21 de octubre el 2010».