Sentencia 2007-00374 de junio 11 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 1100103240002001037401

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Productos Familia S.A.

Bogotá, D.C., once de junio dos mil nueve.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1. Sobre la excepción de caducidad.

El apoderado de Papeles Nacionales S.A. propone excepción de caducidad de la acción de nulidad promovida por Productos Familia S.A., pues considera que tratándose de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el demandante debía promover la acción antes del 4 de agosto del año 2000, presentándola el 22 de noviembre de 2001.

Al respecto, esta Sala anota que la demanda de nulidad iniciada por Productos Familia S.A. encuentra sustento en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que dispone que las partes interesadas podrán solicitar la nulidad del registro de una marca en cualquier tiempo, siempre que la solicitud se base en alguna de las causales mencionadas en el artículo, dentro de las que se menciona que la marca haya sido registrada contraviniendo alguna de las disposiciones de la decisión.

Así las cosas, la excepción de caducidad no prospera.

5.2. Síntesis de los hechos y consideraciones de las partes.

Debe la Sala determinar si a la luz de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la marca mixta super suplex 2 en 1 registrada a favor de Papeles Nacionales S.A. para identificar productos de la categoría 16ª internacional, es confundiblemente semejante a la marca mixta familia 2 en 1 registrada previamente por la sociedad Productos Familia S.A. y si, por ende, el registro de la primera devenía improcedente.

La Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta super suplex 2 en 1 a favor de Papeles Nacionales S.A. argumentando que esta es distintiva, perceptible y representable gráficamente y que Productos Familia S.A. no tiene derecho de exclusividad sobre la expresión 2 en 1, toda vez que se trata de un término descriptivo que conforme a la normatividad vigente no es susceptible de apropiación.

Por su parte, Papeles Nacionales S.A. recalca que el signo mixto super suplex 2 en 1 no es fonética, ideológica ni gráficamente similar a la marca mixta familia 2 en 1, por cuanto ambos cuentan con elementos que permiten al consumidor diferenciarlos, de manera pues que las marcas pueden coexistir en el mercado.

Coincide con la Superintendencia de Industria y Comercio en que Productos Familia S.A. no puede apropiarse el término “2 en 1” que es descriptivo de algunos productos comprendidos en la categoría 16ª de la clasificación internacional de Niza y que hace referencia al tamaño o la cantidad del papel higiénico.

Sobre este punto, afirma, categóricamente, que es incorrecto que la sociedad demandante argumente el carácter esencialmente distintivo de esa expresión dentro del conjunto de la marca por ellos registrada, comoquiera que al tratarse de un elemento descriptivo no le permite al consumidor distinguir una marca de la otra, tal y como se desprende de la cantidad de productos de esa categoría que incluyen la expresión en comento, sobre cuya existencia aporta variedad de pruebas.

Productos Familia S.A. asegura que tiene derechos exclusivos sobre la marca mixta familia 2 en 1 vista en conjunto y en cado uno de sus elementos, puesto que la expresión descriptiva no corresponde a “2 en 1” sino a “dos rollos en uno”, luego no podía excluirse del cotejo marcario.

5.3. Marco normativo y jurisprudencia.

Se entiende por marca mixta aquella que combina componentes gráficos y denominativos y para cuyo cotejo es indispensable identificar cuál es el predominante o característico y cuál el secundario, con el propósito de darle énfasis al primero y evitar cualquier riesgo de confusión en torno a él. Ahora bien, generalmente predomina el elemento denominativo en tanto es éste al que usualmente acude el consumidor para requerir o solicitar el producto, pero ello no impide que la autoridad competente, luego de un análisis juicioso, concluya que prevalece el elemento gráfico.

Esta Sala, en sentencia de 26 de noviembre de 2004 (1) , se pronunció acerca de los derechos de exclusividad de la sociedad Productos Familia S.A. sobre la marca familia 2 en 1 (para identificar productos comprendidos en la categoría 16 internacional) al resolver una acción de nulidad promovida por Papeles Nacionales S.A y Colombiana Kimberly Colpapel S.A contra la Superintendencia de Industria y Comercio que perseguía la revocatoria del registro del signo mixto familia 2 en 1 por contener una expresión descriptiva.

En esa oportunidad, la Sala denegó las pretensiones de la demanda, puntualizando que las normas que regulan la materia prohíben el registro de signos que consistan exclusivamente en una expresión o vocablo descriptivo del producto que se pretende identificar, más no el registro de marcas que contengan elementos de ese tipo, ya que bajo tales condiciones, el vocablo descriptivo es de uso libre. Al efecto, sobre la expresión 2 en 1 indicó:

“Con esa connotación (se refiere a la condición cuantitativa del producto a que alude la expresión 2 en 1) solo puede ser utilizada como elemento adicional o complementario de un signo marcario, pero sin carácter exclusivo ni excluyente, por cuanto entra a ser parte de la caracterización cuantitativa del producto y cualquier productor de los referidos bienes puede ofrecerlo en la misma condición, pues las características de los productos no son apropiables con la marca (...) Por ende, dicha expresión 2 en 1 puede ser utilizada en la conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que acompañe a un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia”.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia Andino sostiene:

“Si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.

El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni podrá fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre signos similares” (2) .

5.4. Asunto concreto.

Las marcas en conflicto son del tipo mixto y fueron registradas así:

 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfático al indicar que tratándose de cotejo de marcas el riesgo de confusión debe evaluarse así: (i) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; (ii) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; (iii) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto y (iv) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

La Sala encuentra que en las marcas cotejadas el elemento predominante o característico es el denominativo, luego la comparación parte de las similitudes que existan entre los nombres super suplex 2 en 1 y familia 2 en 1; inmediatamente se advierte que la única semejanza existente entre los signos es la expresión 2 en 1, comoquiera que familia y super suplex son plenamente diferentes y no inducen a confusión auditiva, visual o ideológica.

Empero, anteriormente se expuso que el vocablo 2 en 1 corresponde a una descripción cuantitativa de los productos de la categoría 16ª internacional, de manera que sobre él no recae derecho de exclusividad y cualquier empresa puede usarlo libremente dentro de un conjunto marcario que comprenda elementos de carácter distintivo.

Así las cosas, la Sala no accederá a las pretensiones de la demanda, puesto que Productos Familia S.A. las sustenta en que Papeles Nacionales S.A. se apropió de un elemento esencialmente distintivo de su marca familia 2 en 1, cual es la expresión 2 en 1, argumento plenamente desvirtuado por esta Sala en las consideraciones precedentes en las que también se evidencia que además de “2 en 1”, las marcas en conflicto no comparten semejanzas que susciten confusión e impidan su registro y coexistencia en el mercado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del once (11) de mayo de 2009».

(1) Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(2) Interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Expediente 7275 contentivo de la acción de nulidad promovida por la sociedad Muebles & Accesorios Limitada contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

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