Sentencia 2002-00032 de septiembre 20 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-0324000-2002-00032-01

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Autoridades nacionales

Actora: Savoy Brands Colombia S.A.

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil siete.

Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por Savoy Brands Colombia S.A., contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) concedió a Juan Carlos Díez Bolaños el registro de la marca “Juan Gudi” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional de Niza (1) .

I. La demanda

Savoy Brands Colombia S.A., domiciliada en Bogotá, presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declare nula la Resolución 24477 de 2001 (jul. 30) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la (sic) concedió a Juan Carlos Díez Bolaños el registro de la marca mixta “Juan Gudi” para distinguir “toda clase de pasabocas, papas, maduritos, platanitos, chicharrón, tocinetas, picadita, rosquillas, maicitos, chitos, chocolates, café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparados hechos de cereales, pan, pastelería, confitería helados comestibles, miel, jarabe de levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, masmelos”, productos comprendidos en la clase 30 internacional de Niza.

1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de esta marca.

(...).

V. Consideraciones de la Sala

Según se lee en la Resolución 24477 de 2001 (jul. 30), la (sic) declaró infundada la observación presentada por Savoy Brands Colombia S.A. y concedió a Juan Carlos Díez Bolaños el registro de la marca “Juan Gudi” (mixta) para distinguir los nombrados productos de la clase 30 internacional, por considerar que entre la marca solicitada y la registrada “Gudiz” no existían semejanzas capaces de inducir al público en error y, por tanto, podían coexistir en el mercado sin causar confusión al consumidor.

Los productos de la clase 30 distinguidos por Savoy Brands Colombia S.A. con su marca “Gudiz” son:

“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

Los productos de la clase 30 para los cuales se solicitó el registro de la marca mixta “Juan Gudi” son:

“Toda clase de pasabocas, papas, maduritos, platanitos, chicharrón, tocinetas, picadita, rosquillas, maicitos, chitos, chocolates, café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparados hechos de cereales, pan, pastelería, confitería helados comestibles, miel, jarabe de levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, masmelos”.

La actora argumenta que al conceder el registro del signo “Juan Gudi + gráfica” la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136, literales a), e) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser registrable para productos de la clase 30 internacional y porque en el análisis comparativo no tuvo en cuenta las similitudes que presenta con su marca nominativa “Gudiz”.

La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo “Juan Gudi + gráfica” para distinguir productos de la clase 30 internacional es suficientemente distintivo, pese a estar registrada la marca “Gudiz” para productos de la misma clase, según certificado de registro 58769 vigente hasta el 30 de marzo de 2005. En otras palabras, si el signo mixto “Juan Gudi + gráfica” está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literales a), e) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor es el siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el tribunal reiteró en la interpretación prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos:

“A objeto de facilitar a la autoridad nacional competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este tribunal y que son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, ob. cit. p. 215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss.)”.

Los actos acusados concedieron el registro de la marca cuya descripción “se caracteriza por encontrarse la expresión “Juan Gudi” escrita en letra característica mayúscula, en el lado izquierdo de la expresión se ve la figura caprichosa de una especie de ardilla que sostiene algo entre sus manos”. Todo de conformidad con el modelo adjunto:

 

La marca nominativa opositora es la siguiente:

GUDIZ

Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala (2) , las marcas se tratarán como denominativas (3) para su comparación, pues el elemento figurativo de la solicitada no es el predominante, sobre todo al momento de pedir el producto.

Las marcas opositoras son, pues, las siguientes:

Marca concedida Marca opositora
JUAN GUDIGUDIZ

Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la interpretación prejudicial dictada dentro de este proceso para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) y pronunciadas de manera adecuada las expresiones Juan Gudi / Gudiz / Juan Gudi / Gudiz / Juan Gudi / Gudiz, producen una impresión de semejanza.

Las expresiones Gudi y Gudiz son de fantasía, pues no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (4) y no tienen ninguna relación con los productos comprendidos en la clase 30 internacional. No pueden considerarse genéricas o descriptivas de estos productos pues no sirven para designarlos, ni describen su naturaleza, composición, propiedades o características.

También es oportuno precisar que el signo concedido contiene una expresión que en lengua castellana es un nombre propio (Juan), no susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo (5) .

Como lo advirtió el tribunal en la interpretación prejudicial dictada en este proceso, en la comparación entre los signos enfrentados debe evitarse su fraccionamiento.

Al apreciarlos en su conjunto, se advierte que presentan semejanzas desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, puesto que la marca “Juan Gudi” se forma mediante la reproducción del elemento de fantasía de la marca previamente registrada “Gudiz”, del cual suprime la letra Z y apenas agrega una palabra (Juan) que es subordinada a aquella y no tiene suficiente fuerza distintiva. Desde el punto de vista fonético la semejanza resulta aún más evidente, entre el elemento de fantasía de la marca concedida Gudi y la marca registrada “Gudiz”.

El consumidor concentrará su atención en la expresión Gudi, que apareja riesgo de confusión con la marca “Gudiz”, tanto más tratándose de productos alimenticios que presentan conexión competitiva, por lo que podría creer que el producto Juan Gudi es una variedad de Gudiz de Savoy Brands Colombia S.A.

Dada esa circunstancia, el consumidor terminará por asociar la expresión Gudi con los productos de Savoy Brands Colombia S.A.

La Sala pone de presente que en este caso el riesgo de confusión que pueden causar en el consumidor las semejanzas entre las marcas en conflicto se suscita en relación con la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados y, por ende, sobre su calidad y características.

Debe la Sala precisar que la actora no demostró la notoriedad de la marca “Gudiz”, luego no se violó el literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por esta razón, el cargo por violación del literal h) no prospera.

Respecto de la necesidad de probarla notoriedad de una marca, dijo el tribunal en la interpretación prejudicial:

“La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia; “En la concepción proteccionista de la marca notoria, esta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese estatus” (proceso 08-IP-95, caso “lister”, publicado en la GOAC 231 oct. 17/96).

Igualmente el tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose estas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental” (proceso 40-IP-2003, publicado en la GOAC 961 del 4 de agosto de 2003, marca: Fino (mixta) mencionando al proceso 8-IP.95, ya citado)”.

También ha dicho el tribunal:

“La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios... afecta también al consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente del bien o al usuario del servicio, afectando su consentimiento” (6) .

Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que el signo “Juan Gudi” (mixto) está afectado por la prohibición prevista en los literales a), e) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 del acuerdo de la Comunidad Andina luego no satisface la exigencia de distintividad establecida por el artículo 134 ídem.

Se impone, pues, declarar la nulidad de la resolución demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad de la Resolución 24477 de 2001 (jul. 30), por la cual la división de signos distintivos de la (sic) concedió el registro del signo “Juan Gudi + gráfica” como marca para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca “Juan Gudi” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional de Niza, a favor de Juan Carlos Díez Bolaños.

3. Publíquese este fallo en la Gaceta de la propiedad industrial.

4. Devuélvase a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso.

5. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 20 de septiembre de 2007.

(1) Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

(2) Expediente 11001-03-24-000-2000-06302-01, actora: Aseguradora de Vida Colseguros S.A., consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade.

(3) El tribunal sostuvo: “La marca mixta se conforma por un elemento denominativo, es decir una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, la que puede ser directa o indirecta. Se debe realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, destacando que, para la comparación, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes. Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas mixta y denominativa, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el tribunal ha señalado: “La doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.

(4) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, edición 21, página 710.

(5) Expediente 11001-03-20-000-1999-6009-01, actora: Johann María Farina Genenuber Dem Neumarkt, consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade.

(6) Interpretación prejudicial 55-IP-2003.

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