Sentencia 2002-00045 de octubre 23 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

Criterios de comparación en marcas farmacéuticas.

EXTRACTOS: «Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por Merck & Co., Inc., contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que declaró infundada la oposición presentada por Merck & Co., Inc. y concedió el registro marcario del signo Losamax a favor de Laboratorios Heimdall Ltda. para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 5ª internacional. [...].

Según se lee en la Resolución 24449 de 2001 (jul. 30) el superintendente delegado para la propiedad industrial decidió el recurso de apelación interpuesto por Laboratorios Heimdall Ltda. contra la Resolución 6767 de 2000 (mar. 31) revocándola en todas sus partes, declarando infundada la oposición presentada por Merck & Co., Inc. y concediendo el registro marcario del signo Losamax a favor de Laboratorios Heimdall Ltda. por estimar que no era confundiblemente semejante con la marca Fosamax previamente registrada por Merck & Co., Inc.

Los productos comprendidos en la clase 5ª son:

“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

La actora argumenta que la SIC, al conceder el registro marcario de Losamax, violó los artículos 81 y 83, literales a y d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque a la luz de los criterios trazados por la jurisprudencia y el alto tribunal, el signo es irregistrable en relación con la marca previamente registrada Fosamax.

La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo Losamax es suficientemente distintivo, pese a estar registrada la marca Fosamax para productos de la misma clase, según certificado Nº 152.180, vigente hasta el 24 de enero de 2004. En otras palabras, si el signo Losamax está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 81 y 83, literales a y d de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona (...).

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

En la interpretación prejudicial pronunciada en el proceso 122-IP-2004, el Tribunal de la Comunidad Andina reiteró que para ser registrable como marca, un signo debe cumplir los siguientes requisitos:

“La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; solo si es tangible para el consumidor, podrá este compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los servicios o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades” (Otamendi, Jorge. Derecho de marcas. 4ª ed. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. pág. 27).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de servicios.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Servicios y Servicios. Top Management: Bogotá. pág. 77)”.

Se procederá a efectuar el análisis de las marcas en conflicto, así:

Marca solicitada
Losamax
Marca registrada
Fosamax

Para determinar si las semejanzas entre las marcas en conflicto pueden inducir al público consumidor a error, la Sala acudirá a las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en la interpretación prejudicial 71-IP-2004 emitida en otro proceso:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “(...) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes” (proceso 68-IP-2002). “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de estos, pues esta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este tribunal han establecido para el efecto” (sent. dictada en el exp. 18-IP-98, de mar. 30/98, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (sent. dictada en el exp. 13-IP-97, de feb. 6/98, caso Dermalex).

En este contexto, el tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante”.

Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes, ya que el signo solicitado Losamax reproduce seis (6) de las siete (7) letras de la marca prioritaria Fosamax, ubicadas en un mismo orden de disposición (Losamax / Fosamax).

Desde el punto de vista fonético son muy semejantes, dada la identidad de todos los sonidos vocálicos (Losamax / Fosamax); así como la identidad de tres (3) de las cuatro (4) consonantes que componen cada uno (Losamax / Fosamax).

La letra L inicial no despeja el riesgo de confusión, pues la similitud entre las marcas no depende de sus elementos distintos, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias.

Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la interpretación prejudicial dictada en este proceso para la comparación global o unitaria de marcas, se advierte que las palabras Losamax / Fosamax / Losamax / Fosamax / Losamax / Fosamax apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor puede asociarlas desprevenidamente con un origen común, pues va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias.

Como bien lo puso de presente la actora, en tratándose de marcas farmacéuticas el Tribunal Andino (1) ha sentado unos criterios de comparación más rigurosos, atendida la necesidad de proteger al consumidor frente al riesgo de confusión, que, de ocurrir entre productos farmacéuticos podría afectar la salud.

Al respecto, ha advertido el tribunal (2) :

“En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de este puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso”.

El tribunal ha puesto de presente:

“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no solo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación.

... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (3) .

El análisis anterior lleva a la Sala a concluir que no acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro del signo Losamax, pues según lo evidencia el análisis precedente, el signo reproduce casi idénticamente la marca Fosamax previamente registrada a favor de Merck & Co., Inc. para distinguir los mismos productos comprendidos en la misma clase 5ª Internacional, y es susceptible de inducir al público en error, tanto en relación con los productos como respecto de su origen empresarial, de modo que está afectado de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que el signo Losamax (nominativo) está afectado por la prohibición prevista en los literales a y d del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no satisface la exigencia de distintividad establecida por el artículo 81 ídem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución 24449 de 2001 (jul. 30) por la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial decidió el recurso de apelación interpuesto por Laboratorios Heimdall Ltda. contra la Resolución 6767 de 2000 (mar. 31) y otorgó a Laboratorios Heimdall Ltda. el registro de la marca Losamax para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

2. Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca Losamax para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª internacional, a favor de Laboratorios Heimdall Ltda. y publicar la presente sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de 23 de octubre de 2008. Expediente 11001-0324-000-2002-00045-01. Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso).

(1) Proceso 13-IP-97.

(2) Proceso 48-IP-2000.

(3) Proceso 12-IP-2004.

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