Sentencia 2002-00059 de marzo 31 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2002-00059-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como se mencionó en páginas precedentes, la Resolución 25329 del 31 de julio de 2001, proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial, dentro del Expediente 95-033.706, declaró infundada la oposición presentada por la demandante y otorgó el registro de la marca BIN BUN a la sociedad Super de Alimentos S.A., Super S.A., para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si el signo registrado, para distinguir productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, es confundible o no con las marcas BON BON BUM, Minibum y Bombabum, que distinguen productos de la misma clase y si, por consiguiente, el acto administrativo que concedió el registro debe ser anulado, en atención a que no pueden ser objeto de registro las marcas que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. En ese orden de ideas, la Sala dará aplicación a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial.

2. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación judicial y en aras de poder determinar si la resolución acusada es o no violatoria de la normatividad que le era aplicable en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 81, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación, por tratarse precisamente de las normas que según el Tribunal Andino deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen:

Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina

ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

3. Productos amparados por la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Comoquiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se originó en el registro de la marca nominativa BIN BUN en la clase 30, resulta conveniente precisar cuáles son los productos comprendidos en esa clase. Pues bien, los productos en mención son los siguientes: “Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada), especias, hielo, chicles, goma de mascar”.

4. Análisis de registrabilidad.

Dando aplicación a las disposiciones anteriormente transcritas y de conformidad con los criterios aportados por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial 004-IP-2010 de fecha 4 de marzo de 2010, obrante a folios 358 y siguientes del cuaderno principal, la Sala considera que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad, por las razones que se señalan a continuación:

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o presenta grandes semejanzas con una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con los mismos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a comparar los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual y a examinar la notoriedad de las marcas opositoras, con el objeto de establecer los riesgos de confusión, asociación o dilución que pudieren derivarse del hecho de que coexistan en el mercado.

En ese sentido, las marcas a analizar, son las siguientes:

Marcas opositoras

B
O
N

B
O
N

B
U
M
1
2
3

4
5
6

7
8
9

M
I
N
I
B
U
M
1
2
3
4
5
6
7

B
O
M
B
A
B
U
M
1
2
3
4
5
6
7
8

Marca cuestionada

B
I
N

B
U
N
1
2
3

4
5
6

Es del caso señalar, en primer término, que las marcas a cotejar tienen el carácter de marcas denominativas y, además de ello, se catalogan como signos caprichosos o de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano.

En segundo término, se observa que la estructura de los signos es de suyo diferente. En efecto, mientras la primera de las marcas opositoras se encuentra conformada por tres palabras (BON-BON-BUM), que contienen en total 3 vocales y 6 consonantes, la segunda está integrada por una sola palabra (Minibum), que contiene 3 vocales y 4 consonantes, y la tercera, por una palabra (Bombabum), que contiene 3 vocales y 5 consonantes. La marca cuestionada, por su parte, está formada por dos palabras (BIN-BUN), que contiene 2 vocales y 4 consonantes.

No obstante lo anterior, a pesar de las diferencias estructurales y ortográficas que se acaban de precisar, la Sala considera que luego de cotejar dichas marcas en su conjunto, desde el punto de vista fonético, pronunciándolas de manera sucesiva, se presentan riesgos de confusión, que se explican por el hecho de que los sufijos BUM y BUN, que en ellas aparece, constituye la sílaba tónica, la “mot vedette” de que hablan los tratadistas franceses, y que en realidad es la que viene a marcar, por su acento prosódico, la sonoridad de cada una de las expresiones en conflicto, generando un mayor impacto en los consumidores potenciales, al concentrar el poder atractivo de las marcas. Veamos:

— BON BON BUM - BIN BUN - BON BON BUM - BIN BUN -

— BON BON BUM - BIN BUN - BON BON BUM - BIN BUN -

— Minibum - BIN BUN - Minibum - BIN BUN -

— Minibum - BIN BUN - Minibum - BIN BUN -

— Bombabum - BIN BUN - Bombabum - BIN BUN -

— Bombabum - BIN BUN - Bombabum - BIN BUN -

En suma, desde el punto de vista fonético la similitud entre las terminaciones BUM y BUN es indiscutible y por lo mismo, de admitirse la coexistencia de las marcas en el mercado se estaría generando un riesgo muy alto de confusión o asociación en el público consumidor, lo cual es de suyo contrario a la normatividad comunitaria, sin perjuicio de que la comparación integral también genera confusión.

Ahora bien, como se puede observar, a nivel nacional e internacional, la empresa Colombina S.A. cuenta con varios registros de las marcas BON BON BUM, Minibum y Bombabum, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales. El consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace. Si una empresa compone sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia. En ese sentido, la Sala considera que en el caso bajo examen, el público desprevenido puede llegar a considerar que los productos identificados con la marca BIN BUN, pertenecen a la misma familia marcaria de las productos BON BON BUM, Minbum y Bombabum, lo cual, en términos de la normatividad comunitaria constituye un riesgo de confusión indirecta, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 constituye un impedimento a la registrabilidad de tal marca, a cuyas voces no son susceptibles de registro aquellos signos marcarios que, como en este caso, “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Sobre el particular, no sobra poner de relieve que tanto la marca cuestionada como las opositoras, además de pertenecer a la misma clase y de distinguir prácticamente los mismos productos, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización.

Deviene fundamental tener presente la percepción que frente a tales productos puede llegar a tener un consumidor medio, reputado como un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de percepción normal, ni excesivamente desatento ni exageradamente meticuloso, al momento de adquirir alguno de los productos distinguidos con alguna de las marcas anteriormente aludidas, se concluye que por razón de lo expuesto, el adquirente de los productos identificados con la marca BIM BUN, puede llegar a asumir que ellos son productos producidos por la empresa Colombina S.A., riesgo que se torna mayor en los mercados internacionales, en donde el consumidor medio puede caer en el error de que esos productos de origen colombiano, tienen un mismo origen empresarial y que la diferencia en su denominación se explica simple y llanamente por tratarse de una nueva línea de productos.

Por otra parte, no huelga señalar que cuando en el acto demandado el superintendente delegado afirma que la expresión BON BON es descriptiva en castellano de productos de la clase 30, está incurriendo en una imprecisión, pues lo cierto es que esa expresión no forma parte de nuestro idioma. La voz que sí se emplea ordinariamente en castellano es Bombón, descriptiva, esa sí de uno de los productos de la clase 30, consistente en una pequeña porción de chocolate que puede llevar en su interior una cierta cantidad de licor o incluso cualquier otro dulce, cuya comercialización y distribución se realiza ordinariamente en una bombonería, vocablo que según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, corresponde a un “Establecimiento donde se hacen y venden dulces, especialmente de chocolate”.

4. Acerca de la notoriedad de las marcas opositoras.

Tal como se expresa con acierto en la interpretación judicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino al presente proceso, “La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepción proteccionista de la marca notoria, esta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”(2).

De conformidad con tales criterios, la Sala considera que la parte actora no logró probar en el proceso la notoriedad de las marcas que pretende reivindicar, a pesar de haber allegado innumerables documentos que en realidad no contribuyen a demostrar el uso intensivo, el prestigio, ni el nivel de difusión alcanzado por los signos opositores en los diferentes mercados.

Revisando el acervo probatorio allegado por la parte actora, encuentra la Sala que la declaración jurada rendida por el representante legal de la empresa Colombiana S.A., si bien hace referencia expresa al volumen de ventas de la marca BON BON BUM en Colombia y en otros países y a los gastos de publicidad de los productos alimenticios que dicha marca identifica, dicha declaración no tiene ningún valor probatorio, no solamente por referirse al período 1999-2000, es decir, posterior al registro de la marca cuestionada, sino fundamentalmente porque dicha información debió haber sido certificada por un contador público.

Por otra parte, aparece debidamente acreditado en el proceso, que las marcas BON BON BUM, BON BON BUM INK, BON BON BUM RED, BON BON BUM BLUE, BON BON Bumblack, BON BON BUM BLUE, BON BON BUM sabor a piña, BON BON BUM sabor a naranja, BON BON BUM sabor a sandía, BON BON BUM sabor a uva, BON BON BUM sabor a fresa, BON BON BUM sabor a limón, Minibum y Bombabum, se encuentran registradas en Colombia para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se encuentra igualmente acreditado, que la sociedad demandante cuenta con 72 registros marcarios en el exterior, de acuerdo con la siguiente relación:

1. La marca BON BON BUM se encuentra registrada en Antillas Holandesas, Australia, Benelux, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Japón, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Checa, República Dominicana, Unión Europea, Uruguay y Venezuela.

2. La marca BON BON BUM BLUE se encuentra registrada en Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela.

3. La marca Colombina BON BON BUM se encuentra registrada en El Salvador

4. La marca BON BON BUM LULO se encuentra registrada en: Chile

5. La marca BON BON BUM MIX (mixta) se encuentra registrada en los Estados Unidos.

6. La marca Minibum se encuentra registrada en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, y Venezuela.

7. La marca Colombina Minibum se encuentra registrada en México.

8. La marca Bombabum se encuentra registrada en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

9. La marca BON BON BUM Colombina (mixta) se encuentra registrada en Austria, Benelux, Canadá, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Haití, Hungría, Italia, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido y Suecia.

10. La marca BON BON BUM (mixta) se encuentra registrada en Arabia Saudita, Canadá, China, España, Perú, Singapur, Sudáfrica, Taiwán y Uruguay.

A pesar de ello, el hecho de contar con todos los registros marcarios anteriormente relacionados, no demuestra de manera plena y fehaciente la notoriedad de tales marcas, tal como lo ha venido señalando esta corporación en reiteradas ocasiones.

Adicionalmente, a folios 239 a 346, aparecen 107 facturas cambiarias de compraventa, por varios miles de dólares, fechadas entre los años 1999 y 2001, en donde se demuestra que los productos identificados con las marcas opositoras tienen una amplia comercialización a nivel internacional. No obstante lo anterior y comoquiera que la solicitud de registro de la marca BIN BUN, se radicó el 28 de julio de 1995, esto es, con una anterioridad de cuatro años a la fecha de tales facturas, la Sala considera que las mismas no pueden ser tenidas en cuenta como prueba de la notoriedad de la marca, pues de acuerdo con el criterio acogido por la doctrina y la jurisprudencia, tales facturas deben ser anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de la marca cuestionada.

Aparte de lo dicho hasta aquí, a folios 348 a 368 obran las muestras de los empaques utilizados por la sociedad Colombina S.A. en la comercialización de los productos identificados con la marca BON BON BUM. No obstante, la Sala considera que tales documentos son irrelevantes desde el punto de vista probatorio y no contribuyen a demostrar la notoriedad de la marca, pues además de no tener una fecha cierta y en razón de su contenido, no permiten establecer la calidad de los productos, el grado de conocimiento de la marca por parte de los consumidores, ni la intensidad de su uso, y no aportan ninguna noticia con respecto a los medios de publicidad empleados en su comercialización y difusión.

Es del caso mencionar cuáles son los criterios a considerar para determinar la aludida notoriedad, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, en donde ad pedem literae se dispone:

ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

El apoderado de la sociedad actora, a pesar de haber allegado al proceso los documentos anteriormente señalados, en realidad no cumplió de manera satisfactoria con la carga de demostrar que las marcas registradas a nombre de su representada reunían la calidad de ser notoriamente conocidas por los consumidores de los productos alimenticios a los que dichos signos les son aplicables.

En ese orden de ideas, la Sala considera que en este caso concurren las dos causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a saber: la existencia de un riesgo de confundibilidad y la presencia de un riesgo de asociación empresarial, razón por la cual se decreta la nulidad invocada.

Adicionalmente, la Sala a lo expuesto, con la decisión que se adopta busca con ello prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas previamente registradas a nombre de la actora, e impedir el perjuicio que el registro del signo BIN BUN puede llegar a causar a sus derechos de propiedad industrial.

Por todo lo anterior, las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 25329 del 31 de julio de 2001, proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial, dentro del Expediente 95-033.706, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se otorgó el registro de la marca BIN BUN a la sociedad Super de Alimentos S.A., Super S.A., para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

2. Como consecuencia de lo anterior se ORDENA a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca BIN BUN, para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad Super de Alimentos S.A., Super S.A.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada».

(2) Proceso 08-IP-95, publicado en la GOAC 231, de 17 de octubre 1996, marca: Lister. Aplicable a nombre comercial.