Sentencia 2002-0117 de marzo 22 de 2013

 

Sentencia 2002-0117 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2002-0117-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Sanofi Synthelabo

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La normativa comunitaria aplicable a este asunto.

Si bien en la demanda se invocaron como violadas normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como la solicitud de registro del signo ticlogrel (nominativo) fue presentada el 7 de abril de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esta normativa es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen, en aplicación del principio de irretroactividad de la norma sustancial, según lo expresado en las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En ese orden, las normas aplicables a este caso y que son objeto de la interpretación prejudicial son los artículos 81 y 82 literales d) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(...).

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)” (destacado fuera del texto original).

Decisión 486 de la Comunidad Andina

“Disposiciones transitorias

Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

2. El examen de fondo.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca Ticlogrel para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad Sanofi Synthelabo se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 82 literales d) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las citadas disposiciones comunitarias, para lo cual resultan pertinentes las siguientes consideraciones:

2.1 En la demanda se aduce que el signo Ticlogrel es la contracción de los nombres de dos principios activos: Ticlo, derivado de Ticlopidine (A), y Grel, derivado de Clopidogrel, ambos antiagregantes plaquetarios destinados a evitar la formación de coágulos en la sangre, y que si se autoriza el registro de la marca Ticlogrel, compuesta por dos partículas que pertenecen a dos diferentes principios activos, destinados para la misma función terapéutica, se estaría induciendo al profesional de la salud —quien prescribe medicamentos al consumidor— a creer que se trata de un medicamento en cuya composición se encuentra uno o ambos principios activos.

En ese orden, aduce la demandante, si el medicamento efectivamente contiene estos principios activos, la marca resulta ser descriptiva(2) y, por ende, sería irregistrable.

De otro lado, estima la parte actora que si el signo no es descriptivo de las características del producto que se pretende identificar con el mismo, al no estar compuesto por ticlopidine (a) y clopidogrel y no tratarse de un antiagregante plaquetario, el mismo sería un signo engañoso, el cual tampoco podría ser objeto de registro.

2.2. Pues bien, de acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 062-IP-2011 emitida en este proceso, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

Se agrega en dicha providencia que la irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

Recuerda el tribunal en su interpretación prejudicial que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio— es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”(3).

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” (destacado y subrayado de la Sala).

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

2.3 Por otra parte, el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado.

En diversas ocasiones, el tribunal ha sostenido que: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir”(4).

Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto.

Por ello, en el caso de una marca en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y no podrá ser registrada.

2.4 En la demanda se sostiene que el signo ticlogrel es la contracción de los nombres de dos principios activos: ticlo, derivado de ticlopidine (A), y grel, derivado de clopidogrel, ambos antiagregantes plaquetarios destinados a evitar la formación de coágulos en la sangre.

Ciertamente, la ticlodipina, “es un antiagregante plaquetario químicamente emparentado con el clopidogrel. La ticlopidina puede ser más eficaz que la aspirina, aunque algunos raros casos de toxicidad sobre la médula ósea hacen que su uso se limite a aquellos pacientes que sean intolerantes o que no respondan a la aspirina. La ticlopidina está indicada como alternativa de la aspirina en la prevención del ictus tromboembólico inicial o recurrente. También se puede utilizar en la prevención del infarto de miocardio”(5).

Por su parte, el clopidogrel es un principio activo que actúa como “un agente antiagregante plaquetario oral con una estructura y un mecanismo de acción parecidos a los de la ticlopidina. El clopidogrel se caracteriza por una menor incidencia de reacciones secundarias que la ticlopidina, en particular a nivel cutáneo, gastrointestinal o dermatológico (...). El clopidogrel se utiliza para prevenir episodios arterioscleróticos (infarto de miocardio, ictus, y muerte vascular) en pacientes con historia reciente de accidente cerebrovascular, cardio o perivascular. El estudio Caprie, mostró que el clopidogrel era más afectivo que la aspirina reduciendo el número de eventos arterioscleróticos en sujetos de alto riesgo. En general, la tolerancia asociada al empleo del clopidogrel es parecida a la de la aspirina. Sin embargo, las hemorragias gastrointestinales son menos frecuentes con el primero. Por el contrario, el clopidogrel parece ocasionara una incidencia algo mayor de neutropenias que la aspirina”(6).

Pues bien, independientemente que el signo ticlogrel sea el resultado necesariamente de la combinación de las partículas presentes en las dos expresiones que corresponden a dos principios activos de medicamentos, lo cierto es que, de un lado, ni la expresión ticlo ni la expresión grel son descriptivas de los mencionados productos farmacéuticos, pues, por sí solas no describen las calidades o características de aquellos y, de otro, aunque sí lo fueran, no existe prohibición alguna para que un signo sea conformado por vocablos o expresiones descriptivas, siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este asunto.

En este caso, en criterio de la Sala, la expresión ticlogrel constituye un conjunto marcario suficientemente distintivo, que además no es descriptivo de los productos que pretende designar, esto es, de “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, comprendidos en la clase 5 internacional.

Además, se precisa que las expresiones ticlo y grel no son los principios activos sino una parte de ellos, lo que pone de presente aun más que no existe obstáculo para que un tipo de marca como la analizada sea registrable.

De lo anterior, se deriva igualmente que al no corresponder tales expresiones a los principios activos no se puede considerar que la marca ticlogrel constituya un signo engañoso para el público consumidor.

3. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia, pues no se ha logrado desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Sanofi Synthelabo para que se declare la nulidad de las resoluciones 20180 de 31 de octubre de 2000, 13218 de 26 de abril de 2001 y 28109 de 30 de agosto de 2001, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió a la sociedad Healthco Limited el registro de la marca Ticlogrel (nominativa) para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 22 de marzo de 2013».

(2) Se aduce en la demanda que, por esa misma razón, el signo sería genérico y, en tal condición, también irregistrable. La Sala, no obstante, no examinará esta cuestión, en primer lugar, porque no resulta lógico que un signo pueda ser descriptivo (en cuanto que identifica cómo es el producto y/o servicio designado con el signo) y a la vez genérico (en tanto que señala qué es el respectivo producto y/o servicio) y, en segundo término, porque en la interpretación prejudicial emitida en este proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó como normativa aplicable en este caso solo la referida a la causal de irregistrabilidad de signos exclusivamente descriptivos (art. 82 lit. d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), excluyendo la referida a los signos genéricos.

(3) Proceso 27-IP-2001, marca: Migalletita, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “Concentrados y jugos de frutas Tutti Frutti S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

(4) Sentencias dictadas en los expedientes 35-IP-98, publicada en la GOAC Nº 422 del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y Nº 38-IP-99, publicada en la GOAC Nº 419 del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”.

(5) Ibídem.

(6) Tomado el 17 de abril de 2012, de Vadecum Medciclopedia. Diccionario ilustrado de términos médicos. Ciencias Básicas. Farmacología. www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/indicea.htm.