Sentencia 2002-00130 de mayo 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 11001-03-24-000-2002-00130-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: F. Hoffmann - La Roche AG.

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención presentada por la actora el 6 de junio de 1996 bajo el núm. 96029448, denominada “Composiciones Farmacéuticas”, que después se denominó “Composiciones Farmacéuticas con Biodisponibilidad para Inhibidores de Proteinasa Incrementada” Clase A-61, cuyo objeto es dar a conocer composiciones que incrementan la disponibilidad de inhibidores de proteinasa; la composición incluye un portador farmacéuticamente aceptable que comprende monoglicéridos de ácidos grasos de cadena media.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera que las normas aplicables son los artículos 1º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 ídem.

Las disposiciones de la Decisión 344 interpretadas por el Tribunal de Justicia, rezan:

“ART. 1º—Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

“ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” (resalta la Sala fuera de texto).

Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que la actora consideró violadas y que la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo como fundamento para expedir los actos acusados, preceptúan:

“ART. 14.—Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

“ART. 18.—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” (resalta la Sala fuera de texto).

Observa la Sala que las disposiciones que aplicó la entidad demandada en las Resoluciones acusadas, los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, conservan la misma esencia de los artículos 1º y 4º de la Decisión 344, cuya interpretación hizo el Tribunal Andino. Bajo esta premisa la Sala analizará el asunto sometido a su consideración.

En la solicitud se explica que se ha encontrado, sorprendentemente, que ciertas clases de glicéridos utilizados como componentes portadores de formulación ayudan a aliviar las insuficiencias de estabilidad o duración de conservación que existían con anterioridad.

De los documentos que obran en el expediente se tienen los siguientes hechos:

1. De conformidad con el Concepto Técnico 1500, sin fecha(1), notificado a la actora el 26 de octubre de 2000(2), las reivindicaciones 1 a 7 están afectadas por el documento WO 95/07696 y, por tanto, la invención solicitada no tenía novedad ni nivel inventivo.

Afirma dicho concepto que no existe novedad teniendo en cuenta que desea proteger composiciones farmacéuticas que se refieren a un inhibidor de proteasa, específicamente N-tert-butil-decahidro-2-2[2(R)-hidroxi-4-fenil-3(S)-[[N-(2-quinolilcarbonil)-L-asparaginil]amino]butil]-(4aS,8aS)-isoquinolina-3(S)-carboxamida, acompañado de un vehículo que contiene un monoglicérido de cadena media y mezclas de este y/o alternativamente di- y tri- glicéridos de ácidos grasos de cadena media que pueden estar parcialmente etoxilados, junto con excipientes necesarios como polivinil pirrolidona y alfa-tocoferol y, la anterioridad, define composiciones farmacéuticas correspondientes a las que se pretenden proteger en la solicitud, que se refiere a un principio activo inhibidor de proteasa.

Que el nivel inventivo está afectado porque la composición reivindicada se deriva de manera evidente de la técnica, ya que además de tratarse de una formulación conocida, en la solicitud se define la utilización de diferentes excipientes según la fórmula farmacéutica final y específicamente las reivindicaciones 5 y 7 que se refieren concretamente a la utilización de polivinil pirrolidona y alfa-tocoferol, excipientes que son de obvia utilización dentro del campo de la invención, además de que en la anterioridad se encuentran excipientes equivalentes para las composiciones descritas.

2. En respuesta, la sociedad solicitante presenta una nueva reivindicación 1 y establece que el principio activo de la formulación corresponde al N-ter- 2(R)- butil-decahidro-2[hidroxi-4-fenil-3(S)-[[N-(2-quinolilcarbonil)-L-asparaginil]amino]butil]-(4aS,8aS)-isoquinolina-3(S)-carboxamida, sus sales o esteres farmacéuticamente aceptables, que no es revelada en la anterioridad citada; que además modifica la reivindicación 7 y corrige el error tipográfico en que incurrió en la solicitud.

Explica que el carácter novedoso y el nivel inventivo está dado teniendo en cuenta que es conocido en la técnica que una amplia gama de enfermedades son causadas por retrovirus, algunos causa del SIDA y los inhibidores de proteinasa son útiles en la profilaxis o tratamiento de infecciones víricas causadas por retrovirus, tal como el VIH, pero pueden no absorberse de forma satisfactoria, por factores tales como, el procedimiento de fabricación o de composición de la mezcla, el tamaño de partícula y la forma de cristales o carácter polimorfo de la sustancia del medicamento y los diluyentes o excipientes utilizados en la formulación.

Que un requisito para la efectividad terapéutica en la consecución de una buena biodisponibilidad con el fin de obtener concentraciones suficientemente altas en las células infectadas y/o buena distribución en el interior de una persona con necesidad de tratamiento y otro, es que las unidades de dosificación tengan buena estabilidad o duración de conservación, de forma que se pueda almacenar durante un largo período de tiempo; que existen muchas propuestas que se han encontrado inadecuadas.

Que para superar los inconvenientes la invención solicitada (denominada A-63) proporciona composiciones farmacéuticas que incrementan la biodisponibilidad de inhibidores de proteinasa y estabilidad en comparación con una formulación convencional (denominada A-14).

Considera que el documento WO 95/07696 revela una composición farmacéutica que contiene como principio activo los compuestos de fórmula II y comprende una solución de un compuesto inhibidor de proteinasa VIH en un solvente orgánico farmacéuticamente aceptable que comprende un alcohol farmacéuticamente aceptable, de cuya lectura resulta evidente que las composiciones farmacéuticas reveladas son diferentes de las de su invención, porque los inhibidores de proteinasa son completamente diferentes al igual que las formulaciones farmacéuticas.

Lo anterior, porque el inhibidor de proteinasa empleado en la anterioridad corresponde a un compuesto que contiene tiazolil, que no se encuentra en su invento y, además, ninguna de sus formulaciones contiene el principio activo específico señalado en la nueva reivindicación 1 que presentó, ni su combinación específica con el monoglicérido de un ácido graso de cadena media C8-C10, que hace que su invención presente una composición farmacéutica que exhibe excelente biodisponibilidad y estabilidad.

Que entonces una persona versada en la materia enfrentada con el problema de obtener formulaciones para inhibir la proteinasa del VIH con alta biodisponibilidad y estabilidad como la de su invento, no estaría motivada a emplear las enseñanzas de la anterioridad y, si lo hiciere, solamente encontraría principios activos que contienen el grupo tiazolil diferentes al principio activo que utilizó; y si bien la anterioridad revela composiciones de inhibidores de proteinasa de tipo tiazolil con una amplia variedad de solventes orgánicos farmacéuticamente aceptables, menos los glicéridos, no existe sugerencia o motivación alguna para que la persona versada en la materia pudiera llegar a la composición de la presente invención.

Insiste en que el examinador no puede confundir el objeto de la anterioridad por el simple hecho de que menciona el principio activo empleado en la formulación farmacéutica de la presente invención, ni tampoco puede desvirtuar el nivel inventivo por el empleo de materiales similares y convencionales conocidos en el estado de la técnica y que su aplicación sea la misma, en este caso, inhibidores de la proteinasa del VIH; que, de ser así, por ejemplo, todas las composiciones farmacéuticas que emplean agua o alcoholes como excipientes carecerían de nivel inventivo.

Que el examinador debió dirigir su atención al problema técnico planteado, que era proveer nuevas formulaciones farmacéuticas inhibidoras de la proteinasa del VIH con una biodisponibilidad mejorada y una alta estabilidad; que además el examinador no enfoca su análisis en el momento en que planteó el problema sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto, por lo cual le puede resultar obvio, lo que se denomina análisis hindsight.

3. Efectuado el estudio definitivo de la solicitud de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Nuevas Creaciones, emitió el Concepto Técnico núm. 0321 que recomendó negar el privilegio solicitado porque la anterioridad WO 95/07696 afectaba las reivindicaciones 1 a 6 y por ello, el requisito de nivel inventivo(3).

El Concepto Técnico señala que la novedad no es absoluta pues en la anterioridad se evidencia la existencia de formulaciones farmacéuticas que contienen inhibidores de proteasa vírica de VIH acompañados de excipientes que mejoran la biodisponibilidad y establilidad de estos agentes y que, aunque tal anterioridad es específica en sus reivindicaciones para composiciones que contienen inhibidores de proteasa diferentes al “Saquinavir”, que es el principio activo del objeto de esta solicitud, nunca limita la posibilidad de aplicar este en la invención allí revelada, por el contrario, en el capítulo descriptivo lo cita como uno de los inhibidores de proteasa que presenta los mismos problemas, que por lo tanto la anterioridad es análoga a la presente solicitud, por tratarse de la misma materia y además, por fundamentarse en principios idénticos y solucionar de la misma manera los problemas que se pretenden superar con la invención solicitada.

En cuanto al nivel inventivo, el examen técnico consideró que para cualquier persona conocedora del arte, es obvio que una formulación farmacéutica contiene componentes adicionales que son esenciales en la adecuación de la forma medicamentosa y además, para garantizar la estabilidad del producto, de manera que, conociendo las características del principio activo y sus propiedades de estabilidad, se pueden establecer los excipientes necesarios para la preparación final; insiste en que los conocimientos pasados han establecido las propiedades generales de los compuestos inhibidores de la proteasa de VIH – incluido el Saquinavir, objeto de la solicitud, tanto su baja biodisponibilidad, como su baja estabilidad, problemas ya solucionados anteriormente de manera general para todos los compuestos de este tipo; que por ejemplo, la anterioridad definió claramente que en estas composiciones es necesario el uso de oxidantes, preferiblemente tocoferol y de diferentes tipos de pirrolidonas – igual que en la patente que se solicita.

Señala que es de público conocimiento y habitual para un experto en la materia, el aplicar auxiliares de formulación como los propuestos en la solicitud pues, por ejemplo, está completamente documentada la utilidad de la povidona como agente suspensor y estabilizante y su atributo de mejorar la solubilidad de muchos principios activos y el alfa-tocoferol, históricamente ha sido conocido como agente antioxidante, por lo cual sería evidente aplicarlos a una composición farmacéutica que contenga Saquinavir.

Concluyó que, la invención cuya patente se solicita carece de nivel inventivo, porque tal como lo enseña la anterioridad y los conocimientos normales de las ciencias farmacéuticas, cualquier persona versada en la materia, con el propósito de desarrollar una composición farmacéutica compuesta por Saquinavir, que presentara una biodisponibilidad y estabilidad aceptables, se encontraría influenciado y motivado a utilizar un vehículo compuesto por glicoles, antioxidantes y estabilizantes, como por ejemplo, glicéridos de cadena media, tocoferol y pirrolidonas, de la misma forma que la solicitud, en la cual no se propone ningún avance inesperado a la ciencia, ni se soluciona un problema persistente en la técnica actual y, por el contrario, todos los principios expuestos son de público conocimiento y resultan obvios para las personas medianamente conocedoras del arte; señala que los hechos reivindicados no suponen habilidades especiales o esfuerzos considerables, sino simplemente un trabajo de laboratorio consistente en aplicar principios y conocimientos establecidos.

4. Mediante la Resolución acusada 12911 de 25 de abril de 2001, la entidad acogiendo el Concepto Técnico, negó la patente de invención solicitada por la actora correspondiente a “Composiciones Farmacéuticas con Biodisponibilidad Incrementada para Inhibidores de Proteinasa”; agregó que la Guía para los Países en Desarrollo sobre las solicitudes de patentes, en lo relativo al estudio del nivel inventivo, ha señalado que “no está de más recordar que la búsqueda se realiza a posteriori, tomando como punto de partida la invención, es decir, la solución; es algo así como cuando se copia un mosaico, tarea evidentemente muy distinta a la del artista que creó el original. El examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el inventor, es decir, en un momento en que la solicitud no era conocida”.

5. En respuesta al recurso de reposición, la entidad mediante la Resolución acusada 30526 de 21 de septiembre de 2001 confirmó la decisión, teniendo en cuenta el Concepto Técnico 1167 de 27 de agosto de 2001, en el cual reiteró lo ya expuesto y anotó, que el acto recurrido centra la discusión controvirtiendo el nivel inventivo de la materia reivindicada, mas no su novedad, y que lo que quiso fue hacer notorio el hecho de que el principio aplicado en la realización de la solicitud no es desconocido en el estado de la técnica, porque aunque la anterioridad es específica en sus reivindicaciones para composiciones que contienen inhibidores de proteasa “diferentes al Saquinavir”, que es principio activo del objeto de la solicitud, nunca limita la posibilidad de aplicar este a la invención allí revelada, por el contrario, en el capítulo reivindicatorio lo cita como uno de los inhibidores de proteasa que presenta los mismos problemas y como ejemplo de lo que podría contener la composición propuesta; entonces si la solución no fue completamente dilucidada para el Saquinavir, pues de ser así la solicitud faltaría también al requisito de novedad, indudablemente estableció motivaciones para aplicar la misma propuesta al mismo problema en un caso tan particular como el del Saquinavir.

Que resulta completamente errónea la afirmación de la actora en el sentido de que nada en la anterioridad menciona como vehículos adecuados los monoglicéridos de ácidos grasos de cadena media C8-C10 empleados en su invención, porque en la anterioridad se describe, dentro de todas las opciones, cómo el solvente orgánico apropiado, con el que se logró un aumento significativo de la biodisponibilidad del principio activo, puede corresponder y/o contener monoglicéridos de ácidos grasos saturados y mezclas de estos, de lo cual puede deducirse que con el conocimiento previo, una persona enfrentada con el problema de formular una composición de Saquinavir, del que se sabe posee una deficiente biodisponibilidad debido a su pobre solubilidad, motivada por las enseñanzas de la anterioridad, utilizaría como vehículo las diferentes proposiciones de ese documento, esperando mejorar la biodisponibilidad de este principio activo, como de hecho se ve evidenciado en los resultados.

Que a lo anterior se suma el hecho de que de manera general puede afirmarse que es bien sabido cómo solventes correspondientes a glicéridos de cadena media son usualmente utilizados de manera exitosa en preparaciones de fármacos que son insolubles en medios acuosos que adicionalmente poseen un aumento de la absorción, consiguientemente con superior biodisponibilidad que si es suministrado en otro tipo de solvente.

Que todo lo anterior demuestra que una persona versada en la materia, según los conocimientos usuales de química y farmacia, además enterada de las enseñanzas de la anterioridad citada, se vería motivada a proponer una formulación de Saquinovir, principio activo inhibidor de proteasa de VIH con baja solubilidad y por ende pobre biodisponibilidad, utilizando como vehículo glicéridos de cadena media –entre otros componentes—, del que perfectamente era posible esperar que adecuaría la solubilidad del compuesto, en consecuencia mejorando su biodisponibilidad.

Finalmente, observa que en el estudio de la solicitud no se objetan los resultados favorables obtenidos por la formulación propuesta pues la discusión se centra en el nivel inventivo.

Ahora bien, la señora Pamela Ocampo Castrillón, con tarjeta profesional de Química Nº PQ 0567 expedida por el Consejo Profesional de Química, designada como perito dentro de este proceso, rindió el informe pericial(4) planteado y solicitado por la parte actora, del cual la Sala toma lo pertinente al nivel inventivo o no de la solicitud denegada, así:

Generalidades

1.1. Inhibidores de proteasa vírica.

Los inhibidores de proteasa son un grupo de medicamentos que actúan inhibiendo el funcionamiento de una proteína funcional del VIH con actividad enzimática de proteasa, sobre otras moléculas estructurales del propio virus. La proteasa es una enzima que el VIH necesita para completar su proceso de replicación dando lugar a nuevos virus capaces de infectar otras células.

(…) .

Los Primeros inhibidores de proteasa disponibles: Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir y Saquinavir, fueron diseñados basándose en la secuencia de aminoácidos que la proteasa reconoce y rompe en la proteína Gag y Gag-Pol (…).

Los compuestos inhibidores de proteasa vírica de VIH se caracterizan típicamente por presentar una pobre biodisponibilidad, la cual puede ser mejorada, utilizando excipientes adecuados.

1.2. Lípidos.

(…) .

2. Anterioridad.

Patente WO 95/07696 “Pharmaceutical composition of HIV-proteasa inhibitor”, del 23 de marzo de 1995.

Esta anterioridad de refiere a formulaciones farmacéuticas que comprenden una solución de un compuesto inhibidor de HIV proteasa (preferiblemente un compuesto de fórmula II), en un farmacéuticamente aceptable solvente orgánico o una mezcla de farmacéuticamente aceptables solventes orgánicos, el solvente comprende un farmacéuticamente aceptable alcohol.

Las composiciones de la invención proveen mejorar la biodisponibilidad oral de los compuestos de fórmula II. Utilizando en las formulaciones farmacéuticas un solvente orgánico adecuado, especialmente los glicoles y glicoles esterificados.

3. Patente solicitada.

La solicitud de Patente de la Sociedad Hoffman –La Roche A.G., se refiere a las composiciones inhibidoras de proteinasa de VIH, que incrementan la biodisponibilidad y comprenden monoglicéridos de ácidos grasos de cadena media, C8-C10.

De acuerdo con las nuevas reivindicaciones 1 a 6, la presente solicitud pretende proteger una composición farmacéutica en dosis unitaria, que comprende: (a) una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuestol N-ter- 2(R)- butil-decahidro-2[hidroxi-4-fenil-3(S)-[[N-(2-quinolilcarbonil)-L-asparaginil]amino]butil]-(4aS,8aS)-isoquinolina-3(S)-carboxamida, conocido como Saquinavir; (b) Un portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico que contiene un monoglicérido de ácidos grasos de cadena media en C8-C10, que disuelve el inhibidor de proteinasa; (c) La composición adicionalmente contiene polivinilpirrolidona; (d) la composición adicionalmente contiene de 0.01 a 0.5% en peso de dl-alfa-tocoferol.

4. Prueba pericial.

Una vez expuestas las anteriores bases conceptuales, se procede al planteamiento y posterior respuesta al cuestionario solicitado.

1. Digan los peritos, como si es cierto SI o NO, si la Resolución 12911, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 25 de abril de 2001 dentro del expediente 96-029.448 por medio del cual se niega la solicitud de patente tramitada en dicho expediente, así como la Resolución 30526 que confirma dicha Resolución 12911, han basado sus argumentos para desvirtuar el nivel inventivo del objeto de la solicitud contenida en el expediente 96-029.448, en los contenidos de la solicitud de patente WO 95/07696 publicada el 23 de marzo de 1995.

Respuesta 1. Si, (…).

2. Digan los peritos, como si es cierto SI o NO, si el objeto de la solicitud contenida en el expediente 96-029.448 se refiere básicamente a la composición farmacéutica en dosis unitaria indicada en la reivindicación 1 de dicha solicitud, que comprende:

(a) Una cantidad terapéuticamente efectiva de N-ter-butil-decahidro-2-2[2(R)-hidroxi-4-fenil-3(S)-[[N-(2-quinolilcarbonil)-L-asparaginil] amino]butil]-(4aS,8aS)-isoquinolina-3(S)-carboxamida(5), sus sales o esteres (incluyendo sus sales) aceptables desde el punto de vista farmacéutico; y

(b) un portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico que contiene un monoglicérido de ácidos grasos de cadena media C8-C10 en donde el monoglicérido se encuentra presente en una cantidad que es suficiente para disolver el inhibidor de proteinasa.

Respuesta 2. Si, (…).

3. Digan los peritos, como es cierto SÍ o NO, si la solicitud de patente WO 95/07696 citada por la Superintendencia de Industria y Comercio para desvirtuar el nivel inventivo de las formulaciones de las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en el folio 187 del expediente 96-029.448 está dirigida a proteger una composición farmacéutica que comprende una solución de un compuesto que inhibe la proteasa del VIH, preferiblemente un compuesto de la fórmula II, en un solvente orgánico farmacéuticamente aceptable o una mezcla de solventes orgánicos farmacéuticamente aceptables, comprendiendo el solvente un alcohol farmacéuticamente aceptable, como así se señala en el cuarto párrafo de la página 5 de la descripción de dicha solicitud de patente WO 95/07696. Y si dicho compuesto preferido de fórmula II cuya fórmula estructural se muestra en la página 4 de la solicitud de patente a saber (sigue la fórmula), es diferente del compuesto empleado en las composiciones de la solicitud contenida en el expediente 96-029.448, (…) conocido como Saquinavir cuya fórmula estructural es (sigue la fórmula), toda vez que entre uno y otro compuesto hay varias diferencias estructurales como por ejemplo, la presencia de grupos Tiazolil (encerrados en un grupo discontínuo) en el compuesto de fórmula II de la solicitud de patente WO 95/07696, que no se observan en el compuesto de la solicitud contenida en el expediente 96-029.448.

Respuesta 3. Si, la patente WO 95/ 07696 (…) está dirigida a proteger una composición farmacéutica que comprende una solución de un compuesto que inhibe la proteasa del VIH, preferiblemente un compuesto de la fórmula II, en un solvente orgánico farmacéuticamente aceptable o una mezcla de solventes orgánicos farmacéuticamente aceptables comprendiendo el solvente un alcohol farmacéuticamente aceptable, como se señala en el cuarto párrafo de la página 5 de la descripción de dicha solicitud de patente WO 95/07696.

El compuesto preferido de fórmula II (…) es diferente del compuesto empleado en las composiciones de la presente solicitud, (…) conocido como Saquinavir, de fórmula estructural como se muestra arriba, teniendo en cuenta que entre ambos compuestos hay diferencias estructurales, como es que el compuesto de fórmula II de la patente WO 95/ 07696, presenta dos grupos Tiazolil (encerrados en un óvalo discontinuo), mientras que el Saquinavir presenta en sus extremos, un grupo quinolínico (arriba) y un grupo amino bicóclico alifático (…).

No obstante lo anterior, existen similitudes en la estructura química, ya que el compuesto de fórmula II de la patente WO 95/07696, un inhibidor de proteasa del VIH, es un péptido con tres enlaces peptídicos; de igual forma, el Saquinavir, también presenta en su estructura cuatro enlaces peptídicos, tal como se indica en los círculos de las estructuras (…) (subraya la Sala).

4. Digan los peritos, como si cierto SÍ o NO, si la solicitud de patente WO 95/07696 menciona en su página 2, líneas 21, 22 y 23 el compuesto (…) (conocido como Saquinavir), como un ejemplo de los compuestos inhibidores de la proteasa del VIH que hacen parte de los antecedentes de la invención (background de la invención) allí descritos, pero nunca menciona dicho compuesto Saquinavir como uno de los compuestos inhibidores de proteasa del VIH de fórmula II que hacen parte de las composiciones de la invención tal como se establece en la página 5, líneas 23 a 27, de dicho documento WO 95/07696.

Respuesta 4. Si, la patente WO 95/07696 menciona en su página 2, (…) como parte de los Antecedentes de la Invención el compuesto (…) (conocido como Saquinavir) como uno de los ejemplos de compuestos inhibidores de la proteasa del VIH y que típicamente son caracterizados por tener una pobre biodisponibilidad oral; sin embargo, este compuesto Saquinavir no es mencionado en la anterioridad, como uno de los compuestos inhibidores de proteasa de VIH de fórmula II que hacen parte de las composiciones de la invención indicadas en la página 5, líneas 23 a 27, de la patente WO 95/07696. (Subraya la Sala).

5. Digan los peritos, cómo es cierto SÍ o NO si la solicitud de patente WO 95/07696 en sus páginas 6 y 7 establece que el solvente orgánico farmacéuticamente aceptable que hace parte de sus composiciones se selecciona de (i) propilenglicol, (ii) polietilenglicol (se mencionan 7 ejemplos), (iii) alcoholes farmacéticamente aceptables que son líquidos a temperatura ambiente (se mencionan 8 ejemplos, (iv) derivados de aceite de ricino polioxietileno (se mencionan 3 ejemplos , (v) glicéridos poliglicolizados saturados (se mencionan 5 ejemplos), (vi) éteres de polioxietilen alquilo (se da un ejemplo), (vii) estearatos de polioxietileno (se mencionan 10 ejemplos), (viii) oleato de etilo, (ix) palmitato de isopropilo, (x) miristato de isopropilo y similares, (xi) N-metilpirrolidinona, (xii) parafina, (xiii) colesterol, xiv lecitina, (xv) bases de supositorios, (xvi) ceras farmacéuticamente aceptables (se mencionan 5 ejemplos), (xvii) fluidos de silicona farmacéuticamante aceptables, (xviii) esteres de ácidos grasos de sorbitano (se mencionan cuatro ejemplos, (xix) grasas saturadas farmacéuticamente aceptables, (xx) aceites saturados farmacéuticamente aceptables (se menciona un ejemplo), (xxi) cera de esteres de cetilo ( una mezcla de principalmente esteres saturados C14-C18 de ácidos grasos saturados C14-C18, monoestearato de glicerilo y similares), y (xxii) similares.

Y si además, en la página 7 de esta referencia, se indica que los solventes farmacéuticamente aceptables también incluyen aceites farmacéuticamente aceptables tales como (xxiii) aceite mineral o (xxiv) un aceite vegetal (por ejemplo aceite de cártamo, aceite de maní, aceite de oliva, aceite de coco fraccionado (por ejemplo, triglicéridos con ácido caprílico u ácido cáprico mezclados, y similares)), (xxv) monolaurato de propilengicol y (xxvi) similares. Y si así mismo, señala esta referencia WO 95/07696 en dicha página 7 que glicéridos poliglicolizados son mezclas de mono-, di- y tri- glicéridos y mono- y di-esteres de polietilenglicol.

Y digan, como es cierto SÍ o NO, si dentro de estas veintiséis (26) clases de solventes orgánicos farmacéuticamente aceptables citados anteriormente, la única referencia que existe con relación a los glicéridos corresponde a los triglicéridos con ácido caprílico y ácido cáprico mezclados mencionados con relación al aceite de coco fraccionado, y las mezclas de mono-, di- y tri-glicéridos mencionados con relación a los glicéridos poliglicolizados.

Respuesta 5. Si, (…) .

Además en la página 7 del documento WO 95/07696, se indica que los solventes farmacéuticamente aceptables también incluyen aceites farmacéuticamente aceptables tales como (xxiii) aceite mineral o (xxiv) un aceite vegetal (por ejemplo, aceite de cártamo, aceite de cacahuete, aceite de oliva, aceite de coco fraccionado (por ejemplo, triglicéridos con ácido caprílico y ácido cáprico mezclados y similares), (xxv) monolaurato de propilenglycol y (xxvi) similares. Así mismo, señala esta referencia, en la misma página 7, líneas 26 y 27, que los glicéridos poliglicolizados son mezclas de mono-di y tri-glicéridos y mono- y di-esteres de polietilenglicol.

No, dentro de los veintiséis (26) clases se solventes orgánicos farmacéuticamente aceptables citados anteriormente y que están contenidos en la anterioridad, las únicas referencias que existen con respecto a los glicéridos no solamente corresponde a los triglicéridos con ácido caprílico y ácido cáprico mezclados mencionados con relación al aceite de coco fraccionado, y las mezclas mono-, di- y tri-glicéridos mencionados con relación a los glicéridos poliglicolizados, ya que también se relaciona en el numeral indicado como (xxi): cera de esteres de cetilo (…) el monoestearato de glicerilo es un glicérido.

6. Digan los peritos, como es cierto SI o NO, si dentro de los glicéridos referidos en la solicitud de patente WO 95/07696, citados en la pregunta anterior, se menciona algún monoglicérido solo como solvente en las composiciones allí reveladas, y si se menciona específicamente un monoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media en C8-C10, como el que se emplea en las composiciones de la solicitud de patente contenida en el expediente Nº. 96-029.448.

Respuesta 6. No, ya que dentro de los glicéridos referidos en la patente WO 95/07969 citados en la pregunta anterior, se menciona como solvente, en las composiciones allí reveladas, el monoglicérido monoestearato de glicerilo el cual es una mezcla de monoestearato de glicerilo y monopalmitato de glicerilo (pág 7 y línea 19 de la anterioridad)

No se menciona en la patente WO 95/07696 específicamente un monoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media en C8-C10, y tampoco se indican en las composiciones de la solicitud de patente contenida en el expediente Nº 96-029.448, ya que exceptuando las reivindicaciones 1 a 6, en esta solicitud, también se emplean como vehículos farmacéuticamente aceptables los mono-, di- y tri-glicéridos de cadena media C8-C10, y mezcla de estos, tal como se indica en la descripción de la solicitud, (folios 8 y 42) y que se muestra en el ejemplo indicado en el folio 48, y las composiciones más preferidas y que se muestra en el ejemplo indicado en el folio 48, y las composiciones más preferidas indicadas en la tabla A (folio 49); así, en el folio 48 de la presente solicitud, se indica que:

(…) .

7. Digan los peritos, como es cierto SÍ o NO, si teniendo en cuenta que los compuestos preferidos de fórmula II de la solicitud de patente WO 95/07696, no incluyen ni sugieren de manera específica al compuesto Saquinavir que se menciona únicamente en los antecedentes de la invención descrita en dicha solicitud de patente, y que además dicha solicitud de patente tampoco menciona ni sugiere el empleo de un monoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media en C8-C10 como portador de las composiciones allí descritas, podría concluirse que una persona versada en la materia no habría derivado de manera obvia o evidente una composición farmacéutica en dosis unitaria como la de la solicitud contenida en el expediente Nº. 96-029.448, descrita en la pregunta 2 del presente cuestionario, con base en lo establecido en la solicitud de patente WO 95/07696.

Respuesta 7. Si, aunque los compuestos preferidos de fórmula II de la solicitud de patente WO 95/07696, no incluyen ni sugieren de manera explícita al compuesto Saquinavir que se menciona únicamente en los antecedentes de la invención descrita en dicha solicitud de patente , y que además dicha solicitud de patente tampoco menciona ni sugiere el empleo de un monoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media C8-C10 como portador de las composiciones allí descritas, podría concluirse que una persona versada en la materia habría derivado de manera obvia o evidente una composición farmacéuticamente en dosis unitaria como la solicitud contenida en el expediente Nº 96-029.448, descrita en la pregunta 2 del presente cuestionario, con base en lo establecido en la solicitud WO 95/07696, teniendo en cuenta que:

El Saquinavir, el principio activo de la composición objeto de la presente solicitud , así no esté incluido en las composiciones reveladas en la anterioridad, es nombrado dentro de los antecedentes de la invención, como uno de los inhibidores de la proteasa de VIH, con deficiencias de biodisponibilidad, semejante al compuesto de fórmula II del documento WO 95/07696, por lo que esta anterioridad estableció motivaciones para aplicar la misma propuesta de solución al problema de biodisponibilidad del Saquinavir, el cual aunque es diferente estructuralmente al compuesto de fórmula II , como casi todos los compuestos referenciados en la anterioridad, existen similitudes como la actividad terapéutica y su deficiente biodisponibilidad, cuya solución está relacionada con la aplicación de principios generales ya conocidos, como es el uso de excipientes adecuados, en este caso, solventes orgánicos, para mejorar la solubilidad, de la cual depende la biodisponibilidad de un fármaco (subraya la Sala).

8. Digan los peritos, como es cierto SI o NO, si existe en el documento WO 95/07696 alguna indicación, sugerencia o motivación que lleve a una persona versada en la materia que buscara obtener una mejor absorción del Saquinavir, para intensificar la biodisponibilidad y una buena estabilidad o duración de conservación durante un largo período de tiempo de dicho compuesto, a preparar una composición farmacéutica que comprenda dicho compuesto junto con un momoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media en C8-C10 como portador.

Respuesta 8. Si, existe en el documento W0 95/07696, una sugerencia, o motivación que lleva a una persona versada en la materia que buscara obtener una mejor absorción del Saquinavir, para intensificar la biodisponibilidad y una buena estabilidad o duración de conservación durante un largo periodo de tiempo de dicho compuesto, a preparar una composición farmacéutica que comprenda dicho compuesto junto con un monoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media en C8-C10 como portador, teniendo en cuenta que en la presente solicitud fueron aplicados los mismos principios básicos que debe considerar una persona que formule una composición farmacéutica, como es la apropiada biodisponibilidad para que ejerza la acción terapéutica y que sea lo suficientemente estable, lo cual garantiza que pueda ser difundido y comercializado; el problema de proveer un vehículo para preparaciones farmacéuticas que contienen inhibidores ya había sido resuelto antes. En este sentido la presente solicitud reproduce portadores semejantes o equivalentes (PEG400, PEG8000, aceite de castor, mezclas de mono- y di-glicéridos de ácidos grasos C8-C10), ya que se usan los mismos componentes, obteniendo resultados específicos para el Saquinavir, pero que son previsibles a la luz de lo revelado en la anterioridad (subraya la Sala).

Es de anotar, que en los ejemplos citados de las formulaciones farmacéuticas de la presente solicitud, la composición de monoglicéridos de ácidos grasos de cadena media en C8-C10 corresponde a los productos comerciales CAPMUL MCM, mezcla de mono y di-glicérido de ácido graso C8-C10, como caprílico y cáprico y el IMWITOR 988, mezcla de mono, di- y triglicéridos, por lo que no es correcto decir que las composiciones farmacéuticas contengan monoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media en C8-C10 como portador.

9. Digan los peritos, como es cierto SÍ o NO, si el hecho de que una composición farmacéutica como la descrita en la solicitud 96-029.448 proporcione una mejor absorción del Saquinavir y, de esta forma, intensifique su biodisponibilidad y su estabilidad o duración de conservación durante un largo período de tiempo con respecto a las composiciones de saquinavir conocidas en el arte anterior, implicaría un avance tecnológico, un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

Respuesta 9. No, el hecho de que una composición farmacéutica, como la descrita en la solicitud 96-029-448 proporcione una mejor absorción del Saquinavir y, de esta forma, intensifique su biodisponibilidad y su estabilidad o duración de conservación durante un largo período de tiempo con respecto a las composiciones de Saquinavir conocidas en el arte anterior, no implican un avance tecnológico , un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, ya que el arte anterior, ha establecido que las propiedades generales de los inhibidores de proteasa de VIH, entre ellos el Saquinavir (uno de los cuatro primeros inhibidores de proteasa diseñados), es la deficiente biodisponibilidad y baja estabilidad, factores que han sido resueltos por la anterioridad para el compuesto de fórmula II, utilizando en la formulación excipientes apropiados como antioxidantes, estabilizantes y un vehículo apropiado como solventes orgánicos solo o en mezclas, para mejorar su solubilidad, la cual está relacionada con la biodisponibilidad de un fármaco. Así la solubilidad de un compuesto de fórmula II de la anterioridad (6 ug/mL) es ligeramente más baja que la del Saquinavir (30 ug/mL), por lo que se esperarían mejores resultados con respecto a la biodisponibilidad para este último y consecuentemente una mejor absorción del mismo”.

La parte actora solicitó complementación y aclaración al anterior dictamen pericial, respecto de las respuestas a las preguntas 7, 8 y 9, para que, respectivamente, la perito explique por qué las marcadas diferencias estructurales entre el Saquinavir y el compuesto de fórmula II del documento WO 95/07696 deben considerarse irrelevantes o de ninguna importancia al momento de suponer que la solución propuesta en el documento WO 95/07696 a la deficiente biodisponibilidad del compuesto de fórmula II debe solucionar los problemas del Saquinavir; complemente y aclare la respuesta, en el sentido de que si bien en el estado de la técnica era conocida la necesidad de mejorar la biodisponibilidad del Saquinavir, para la persona versada en la materia sería previsible a la luz de lo revelado en el documento WO 96/07696 que no simplemente cualquier portador farmacéuticamente aceptable mencionado en dicha anterioridad (o en cualquier otro documento técnico ya conocido), sino que “específicamente” un portador farmacéuticamente aceptable que comprenda un monoglicérido de ácidos grasos de cadena media de C8-C10 en cantidad suficiente para disolver el Saquinavir permitiría mejorar marcadamente la biodisponibilidad de dicho agente activo y cuáles son los fundamentos técnicos sobre los cuales se podría basar una persona medianamente versada en la materia para afirmar que existe un procedimiento general o universal que permite aumentar la biodisponibilidad de los compuestos químicos que presenten actividad terapéutica; y aclarar por qué las marcadas diferencias estructurales existentes entre Saquinavir y los compuestos de fórmula II del documento WO 95/07696 deben considerarse irrelevantes al suponer que la deficiente biodisponibilidad de estos debe solucionar los problemas de biodisponibilidad del Saquinavir y cuáles son los fundamentos técnicos para suponer que los resultados de biodisponibilidad obtenidos con el compuesto de formula II luego de mezclarse con cualquiera de los portadores mencionados en dicha anterioridad, pueden ser extrapolados para el Saquinavir, pese a las marcadas diferencias estructurales.

La señora perito aclara el dictamen en los siguientes términos:

Aclaración pregunta 7.

Aunque el saquinavir de la presente solicitud y el compuesto de fórmula II del documento WO 95/07696, son estructuralmente diferentes, también presentan similitudes en su estructura química teniendo en cuenta que ambos compuestos son inhibidores de proteasa, que tienen en común la estructura peptídicos; así, el compuesto de fórmula II de la anterioridad WO 95/07696, es un péptido con tres enlaces peptídicos (…). Adicionalmente presentan otras semejanzas, como el tamaño molecular, grupos voluminosos y la posición de los grupos péptidicos en la molécula, lo cual va a incidir en la pobre solubilidad acuosa de los compuestos.

De tal manera, que la solución propuesta en la anterioridad, estableció motivaciones para aplicar la misma solución al problema de biodisponibilidad del saquinavir, teniendo en cuenta que es nombrado dentro de los antecedentes de la invención, como uno de los inhibidores de la proteasa del VIH, así no esté incluido dentro de las composiciones reveladas en la anterioridad (resalta la Sala).

Aclaración pregunta 8.

Para una persona medianamente versada en la materia sería previsible a la luz de lo revelado en el documento WO 95/07696, que específicamente un portador farmacéuticamente aceptable que comprenda un monoglicérido de ácidos grasos de cadena media de C8-C10 en cantidad suficiente para disolver el saquinavir permitiría mejorar marcadamente la biodisponibilidad del dicho agente activo, teniendo en cuenta que este glicérido de cadena media no es totalmente un monoglicérido como se pretende indicar en las reivindicaciones, ya que en la descripción (folio 42, pág. 39) de la solicitud de patente, se indica que el portador farmacéuticamente aceptable comprende por lo menos un monoglicérido de ácidos grasos y mezclas de este; también se menciona que un glicérido preferido es una mezcla de mono y diglicéridos de ácidos grasos de cadena media C8-C10 (por ejemplo cáprico y caprílico) asequibles bajo el nombre de (…). Además, en los ejemplos citados de las formulaciones farmacéuticas de la presente solicitud (…) se describe la utilización de los productos ya mencionados, que corresponden a diversas mezclas de glicéridos que contienen proporciones diferentes de los esteres que se utilizan en la invención y que incluyen no solamente los monoglicéridos, como se afirma.

(…) .

Además en los ejemplos de la presente solicitud, como se indica arriba, se evidencia una correspondencia total del vehículo propuesto, con la anterioridad, por ejemplo diversos PEG, mezclas de mono, di y triglicéridos de ácidos grasos; polioxil (40) aceite de castor, glicéridos poliglicolizados, etc.

Acerca de los fundamentos técnicos sobre los cuales se podría basar una persona medianamente versada en la materia para afirmar que existe un procedimiento general o universal que permite aumentar la biodisponibilidad de los compuestos químicos (…) es de anotar que cuando un ingrediente activo presenta una pobre disponibilidad, la cual está asociada a su pobre solubilidad acuosa, el evaluador debe realizar un trabajo sistemático de laboratorio, a través de ensayos con diferentes solventes, para lo cual debe considerar las propiedades químicas de la sustancia, como tipo de enlaces químicos, la polaridad y posición de los mismos, el tamaño molecular y la existencia de grupos voluminosos; esta información se confronta con los solventes de mayor aplicación en preparaciones farmacéuticas de acuerdo con el estado del arte (…).

De acuerdo con lo anterior, con el conocimiento previo, una persona enfrentada con el problema de formular una composición de Saquinavir, del que se sabe posee una deficiente biodisponibilidad debido a su pobre solubilidad, motivada por las enseñanzas de la anterioridad, utilizaría como vehículo las diferentes proposiciones de ese documento, esperando mejorar la biodisponibilidad de ese principio activo como de hecho se ve evidenciado en los resultados. (Subraya la Sala).

Aclaración pregunta 9.

(…) .

(…) en la anterioridad se plantea la solución a la pobre biodisponibilidad del compuesto de fórmula II y a otros principios activos relacionados, utilizando una variedad de vehículos como solventes orgánicos, entre los cuales se indican los glicéridos mono, di y triglicéridos mezclados para mejorar solubilidad, de la cual depende la biodisponibilidad de un fármaco. (…) . De tal manera, que como vehículo se está utilizando en las composiciones mezclas de mono, di y triglicéridos de ácidos grasos y no específicamente un portador farmacéuticamente aceptable que comprenda un monoglicérido de ácidos grasos de cadena media de C8-C10 como se indica en las reivindicaciones.

Además, como en la anterioridad, en las formulaciones propuestas de la presente solicitud, se indican variados productos que corresponden a diversas mezclas de mono, di y triglicéridos, aceites y esteres de etileno.

Por lo que con el conocimiento previo del documento WO 95/07696, una persona versada en la materia farmacéutica, enfrentada con el problema de formular una composición de saquinavir, del que se conoce tienen una pobre biodisponibilidad, utilizaría como vehículo las diferentes proposiciones de la anterioridad, además, sabiendo que la solubilidad de los fármacos puede usarse como un índice predictivo de cualquier problema futuro de la biodisponibilidad y que por el estado del arte se conoce que los glicéridos de cadena media son usualmente utilizados de manera exitosa en preparaciones de fármacos que son insolubles en medios acuosos, para aumentar la absorción y consecuentemente mejorar la biodisponibilidad” (subraya la Sala).

La parte actora objetó el dictamen pericial junto con su aclaración, por error grave, porque, en su criterio, desconoció sus argumentos técnicos que demuestran la patentabilidad de la invención, teniendo en cuenta que la perito: i) afirmó que los compuestos preferidos de fórmula II de la solicitud de patente WO 95/07696 no incluyen ni sugieren de manera explícita al compuesto Saquinavir, que se menciona únicamente en los antecedentes; ii) desconoció que dicho compuesto difiere marcadamente a nivel estructural de los compuestos de fórmula II enseñados en el documento WO 95/07696; reconoció que en los antecedentes de la anterioridad se menciona el Saquinavir como un inhibidor de proteasa de baja biodisponibilidad, pese a que los autores no enseñaron o sugirieron algún mecanismo para solucionar tal inconveniente técnico persistente sin sugerir una solución; no ofreció argumentos que expliquen cuáles son los fundamentos técnicos sobre los cuales podría basarse la persona medianamente versada en la materia para afirmar que existe un procedimiento general o universal que permite aumentar la biodisponibilidad de cualquier compuesto químico que presente actividad terapéutica, pues no siempre se usan los mismos principios básicos, ya que cada compuesto es diferente, reacciona de manera diferente, y su desarrollo no se puede considerar obvio pues, de lo contrario, no sería necesaria tanta investigación a nivel mundial.

Por lo anterior la parte actora solicitó que se decretara un nuevo dictamen pericial que fuera practicado por un químico farmacéutico, a lo cual la Sala Unitaria accedió mediante Auto de 12 de septiembre de 2011.

A folios 550 a 568 del cuaderno principal, obra el informe pericial del señor Luis Guillermo Restrepo Vélez, Químico Farmacéutico, adscrito al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, que al mismo cuestionario respondió:

1. “No.

De acuerdo con la Resolución 12911, en el examen de fondo se estableció que el nivel inventivo de la presente solicitud está notablemente afectado por la anterioridad WO 95/05696 y por los conocimientos comunes de la ciencia farmacéutica, que evidenciaron el hecho de que la materia aquí contenida, se deriva de manera evidente del estado de la técnica. (subrayado por la Sala y resaltado por el perito).

Las enseñanzas de la anterioridad WO 95/07696 refuerzan conocimientos a disposición de cualquier persona versada en la materia en cuanto al diseño y formulación de productos farmacéuticos mencionados explícitamente en las resoluciones 12911 de 2001 y 30526 de 2001, eliminando por completo cualquier asomo de nivel inventivo que pudiera reconocerse en la solicitud de patente contenido en el expediente 96-029.448”.

2. “Si.

La solicitud de patente se refiere básicamente a la composición farmacéutica en dosis unitaria indicada en la reivindicación 1 de dicha solicitud tal y como ha sido transcrita en el texto de la pregunta”.

3. “(…) la invención se refiere claramente a una composición farmacéutica que comprende una solución de un compuesto inhibidor de proteasa en un solvente orgánico farmacéuticamente aceptable o una mezcla de solventes orgánicos farmacéuticamente aceptables, comprendiendo el solvente un alcohol farmacéuticamente aceptable.

Uno de los inhibidores de la proteasa es el Ritonavir, al que hace referencia la fórmula II mencionada en el párrafo.

El grupo de inhibidores de la proteasa comprende los siguientes compuestos: (vienen acompañados de la fórmula estructural)

Indinavir

Lopinavir

Nelfinavir

Ritinavir

Saquinavir (Resalta y Subraya la Sala)

Tripanavir

Todas estas moléculas se caracterizan por su capacidad para inhibir la proteasa HIV1, que participa en la transformación de una proteína en dos más pequeñas requeridas por el virus de la inmunodeficiencia humana para reproducirse. Debido a sus estructuras, estos compuestos se pegan a la proteasa y le impiden seguir realizando su función. Todos ellos tienen importantes similitudes en cuanto a su estructura espacial y el punto de unión a la proteasa, de los que provienen sus cualidades terapéuticas, pero también los problemas para su utilización, como la baja disponibilidad que es característica de todo el grupo.

Por ello, si bien es cierto que el Ritonavir (fórmula II de la solicitud de patente WO 95/07696) y el Saquinavir (compuesto de la solicitud de patente 96-029.448 son estructuralmente distintos, el problema que se intenta resolver es común, no solo a estos dos compuestos, sino a los inhibidores de proteasa en general” (resalta la Sala)

4. “No.

Como se dijo anteriormente, aunque la divulgación de la invención se refiere a título de ejemplo al inhibidor de proteasa de la fórmula II, el parágrafo hace referencia a los inhibidores de proteasa, que incluyen no solo al SAQUINAVIR, sino al INDINAVIR, LOPINAVIR, NELFINAVIR, RITONAVIR y TRIPANAVIR” (resalta la Sala).

5. “En relación con la primera parte de la pregunta, NO es cierto que exista una lista cerrada de solventes orgánicos farmacéuticamente aceptables en las páginas 6 y 7 de la solicitud de patente WO 95/07696. Si bien se mencionan los que en la pregunta se han enumerado exhaustivamente, se utilizan expresiones “como” y “similares” que indudablemente incluyen los monoglicéridos, sobre los cuales se conoce ampliamente su utilización como emulsificantes y solubilizantes en la industria farmacéutica.

El tema se aclara aún más en relación con la segunda parte de la pregunta, en donde efectivamente se hace una alusión directa a los triglicéridos con ácido caprílico y ácido cáprico, pero en la que vale la pena recoger el párrafo completo:

Solventes farmacéuticamente aceptables también incluyen aceites farmacéuticamente aceptables, tales como aceite mineral o un aceite vegetal (por ejemplo, aceite de cártamo, aceite de cacahuete, aceite de oliva, aceite de coco fraccionado (por ejemplo, triglicéridos mixtos con ácido caprílico y ácido caprílico (Miglyol ® 812, disponible de Huls AG, Witten, Alemania) y similares), propileneglycol monolaurato y similares. (Resalta el perito).Pharmaceutically aceptable solvents also include pharmaceutically acceptable oils such as mineral oil or a vegetable oil as (for example, safflower oil, peanut oil. olive oil, fractionated coconut oil (for example, mixed triglycerides with caprylic acid and caprylic acid (Miglyol ® 812, available from Huls AG, Witten, Germany) and the like), propileneglycol monolaurate and the like.

6. “Si bien no se menciona específicamente un monoglicérido solo como solvente en las composiciones reveladas, esta categoría entra dentro de los solventes farmacéuticamente aceptables por su similaridad con la lista taxativa que no excluye a los no mencionados, sino que incluye todos los compuestos que comparten la cualidad de farmacéuticamente aceptables, que ya es conocida para los monoglicéridos obtenidos a partir de ácidos grasos de cadena media en C8-C10 como el que se emplea en las composiciones de la solicitud de patente contenida en el expediente Nº. 96-029.448” (resalta la Sala).

7. “No puede concluirse que una persona versada en la materia no habría derivado de manera obvia o evidente una composición farmacéutica como la contenida en el expediente Nº 96-029.448, porque el Saquinavir es un inhibidor de proteasa, y el monoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media es un solvente farmacéuticamente aceptable cuya combinación es claramente enseñada por la solicitud WO 95/ 07696”.

8. “Si. El Saquinavir claramente es mencionado como un inhibidor de proteasa que podría mejorar su disponibilidad al mezclarlo con un solvente farmacéuticamente adecuado cuyas características son las que entre muchos otros tiene el monoglicérido aislado de ácidos grasos de cadena media en C8-C10 como portador.”

9. “Si. Sin duda se trata de un avance tecnológico que resulta de manera obvia o evidente no solo de la anterioridad mencionada por la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones 12911 y 30596 de 2001, sino de la aplicación de conceptos básicos en el área de química farmacéutica”.

Frente al anterior Dictamen Pericial(6) la actora consideró, que el perito no tenía clara noción de lo que es obvio o evidente, pues no es experto en patentes, sino en lo es en el Área de Química Farmacéutica; que no respondió adecuadamente las preguntas; sus respuestas son ambiguas y poco claras y más confusas que la de la anterior perito cuyo dictamen objetó y, en consecuencia, solicita que en virtud de la sana crítica y los principios de la valoración de las pruebas, la Corporación revise las observaciones que hace, las cuales la Sala resume, así:

Afirma que se elimina por completo cualquier asomo de nivel inventivo que pudiera reconocerse a la solicitud de patente que presentó, lo cual no tiene relación con lo que se le preguntaba, que era si las resoluciones hacían referencia a un documento específico del arte previo en cuestión.

En la respuesta a la pregunta 3, afirma el perito que todos los compuestos de proteasa son similares en su estructura espacial y más adelante señala que el Ritonavir y el Saquinavir son estructuralmente distintos; adicionalmente agrega que el problema que se intenta resolver es común, no solo a estos dos compuestos sino a los inhibidores de proteasa en general, lo cual no se le está preguntando.

En la respuesta a la pregunta 4 el perito se contradice, porque primero responde que el documento citado no menciona el compuesto y luego dice que sí lo hace y además no contesta la pregunta porque de ninguna manera se refiere a si el Saquinavir corresponde o no a un compuesto de la fórmula II como los que son incluidos dentro de las composiciones reveladas en el documento WO 95/07696, que fue lo que se le preguntó.

En respuesta a la pregunta 8 el perito afirma enfáticamente que el Saquinavir claramente está mencionado como inhibidor de proteasa que podría mejorar su disponibilidad al mezclarlo con el solvente mencionado, pero no menciona en qué aparte del documento WO 95/07696 lo dice, lo que le quita fuerza a la respuesta y, si ello fuera cierto, la sociedad no habría gastado tanto dinero y tiempo en su invento; que además no responde de manera certera si existe en el documento WO 95/07696 alguna indicación, sugerencia o motivación que hubiera podido llevar a una persona medianamente versada en la materia al objeto protegido por la solicitud de patente.

El perito, en respuesta a la pregunta 9, afirma que la composición de la invención denegada SI se trata de un avance tecnológico sobre lo existente en el estado de la técnica y luego desvirtúa su respuesta aludiendo que “resulta de manera obvia o evidente” de lo que ya se conocía, lo cual no es claro.

Sobre el particular, la Sala observa lo siguiente:

De la motivación de los actos acusados y de la lectura de las respuestas que los expertos dan al cuestionario, es evidente que coinciden en los siguientes hechos:

El principio activo que se usa en la invención cuya patente fue negada mediante los actos acusados, es el Saquinivir y el principio activo que se usa en el documento W0 95/07696 es un compuesto que utiliza tiazolil; sin embargo, en los antecedentes, de la anterioridad W0 95/07696 sí se menciona el Saquinavir, como ejemplo de ser uno de los inhibidores de proteinasa del VIH que presenta los mismos problemas que la composición propuesta, por lo cual una persona versada en la materia se vería motivada a proponer una formulación de Saquinavir.

Además, ambos peritajes y el de la Superintendencia de Industria y Comercio indican que la solución para mejorar la solubilidad del compuesto, mejorando la biodisponibilidad, comprende monoglicéridos de ácidos grasos, que son de obvia utilización dentro del campo de la invención, de manera que los conocimientos anteriores establecieron las propiedades generales.

En palabras de la profesional de Química, señora Ocampo Castrillón. con el conocimiento previo del documento WO 95/07696, una persona versada en la materia farmacéutica, enfrentada con el problema de formular una composición de Saquinavir, del que se conoce tienen una pobre biodisponibilidad, utilizaría como vehículo las diferentes proposiciones de la anterioridad, además, por el estado del arte se conoce que los glicéridos de cadena media son usualmente utilizados de manera exitosa en preparaciones de fármacos que son insolubles en medios acuosos, para aumentar la absorción y consecuentemente mejorar la biodisponibilidad.

El Químico Farmacéutico señor Restrepo Vélez, coincide con lo anterior, cuando afirma que la lista de solventes orgánicos farmacéuticamente aceptada, presentada por la actora en la pregunta 5, no es cerrada, pues de su texto se infiere que incluyen “otros”, “similares” y se citan “ejemplos”, por lo cual se incluyen los monoglicéridos que, como ya se dijo, para los expertos, son de obvia utilización dentro del campo de la invención; que sobre los monoglicéridos se conoce ampliamente su utilización como emulsificantes y solubilizantes en la industria farmacéutica y no está excluido de la lista taxativa que presenta la actora en su pregunta.

Y, en palabras de la entidad demandada, cualquier persona versada en la materia, a efectos de desarrollar una composición farmacéutica compuesta por “Saquinavir” con mayor biodisponibilidad y estabilidad, utilizaría el vehículo o auxiliar de formulación que utilizó la sociedad actora, porque es evidente aplicarlos a dicha composición y, además, la anterioridad lo describe como solvente orgánico.

Todos los conceptos de los técnicos aceptan, como lo considera la actora, que la invención cuya patente se solicita contiene resultados favorables, pero lo que se discute en este caso es el nivel inventivo, requisito sin el cual no se otorga una patente de invención y, en este caso, según los mismos, no se cumple, porque resulta obvia para un experto medio, apoyado en la anterioridad y en los conocimientos normales de las ciencias farmacéuticas.

Por lo tanto, la patente solicitada, según el concepto técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio y el dictamen pericial de los expertos en la materia, no cumple con los requisitos que exige la Comunidad Andina para que fuera concedido el privilegio de patente, pues, se deriva de manera evidente del estado de la técnica y los principios aplicados en la solicitud son de común conocimiento para una persona versada en la materia, luego no tiene nivel inventivo.

Habida consideración de que la actora no probó el nivel inventivo de su solicitud y, por el contrario, los argumentos de la entidad basados en un concepto técnico y los dictámenes periciales a que se ha hecho mención ofrecen credibilidad, por cuanto provienen de expertos en la materia y contienen una debida fundamentación, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Ahora bien, por lo anterior, en cuanto a la objeción que por error grave presentó la actora al dictamen pericial rendido por la señora Ocampo Castrillón, a juicio de la Sala, los planteamientos expuestos en contra de este, no son suficientes para declarar la existencia del error grave en el mismo, pues además fueron reiterados por el experto en Química Farmacéutica, quien dio mayor claridad al asunto y por ello la Sala lo acoge, cuyas respuestas sí fueron coincidentes con lo sostenido por el examinador de la entidad demandada. De manera, que no es procedente declarar la objeción por error grave en la experticia técnica, dado que los argumentos expuestos por la actora, no demuestran tal error.

En consecuencia, la Sala denegará la objeción por error grave del primer dictamen pericial rendido en este proceso, así como las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Es de aclarar, que para la Sala no es de recibo el argumento de la actora, en cuanto alega que su solicitud fue aceptada en otros países, pues como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial, el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro, lo cual se manifiesta tanto en relación con las decisiones tomadas en otros países, como con sus propias decisiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGASE la objeción por error grave en el dictamen pericial, solicitada por la parte actora.

2. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2016».

1 Folio 155 del cuaderno de antecedentes.

2 Folio 156 ídem.

3 Folios 214 a 218 del Anexo 1 – expediente administrativo.

4 Folios 63 a 68 del cuaderno principal.

5 (conocido como Saquinavir, según la demanda).

6 El artículo 238, numeral 5 del C.de P.C., vigente para la época en que se corrió el traslado del dictamen pericial, disponía:
“5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquel se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán estas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare” (resalta la Sala en esta oportunidad).
“6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el Juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare”.