Sentencia 2002-00209 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200200209 01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Luz Nancy Mantilla Calderón

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

Primero: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo Carbonero (mixto) fue presentada el 12 de octubre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Segundo: El juez consultante debe analizar si el signo Carbonero (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma decisión.

Tercero: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

Cuarto: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con este, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Quinto: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

Sexto: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Séptimo: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

Octavo: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Este criterio también deberá ser tomado en cuenta en el caso de que los signos opositores se hayan convertido en débiles.

Noveno: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00209, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del estatuto del tribunal.

El alto tribunal en la interpretación prejudicial número 08-IP-2011, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán los artículos solicitados por el consultante por considerarlos como no aplicables al caso concreto, al haberse presentado la solicitud del registro de la marca mixta Carbonero, en vigencia de la Decisión 344(1).

“Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

(...).

Disposiciones transitorias

Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(...)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“(...).

ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(...).

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...)”.

2.—Para la Sala, el debate jurídico se centra en establecer si el signo Carbonero, en efecto, observaba los requisitos para que fuere registrable como marca, al resultar suficientemente distintivo frente a la marca previamente registrada Carbón, ambas destinadas a identificar productos de la clase 25 de la clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, es de evaluar si el registro de dicha marca afecta los derechos del titular de la marca Carbón, por su riesgo de inducir a confusión a los consumidores.

Pues bien, considerando que de las marcas confrontadas, la correspondiente a la previamente registrada es nominativa “Carbón”, y la solicitada es mixta, Carbonero, es preciso comenzar por identificar si en esta última el elemento gráfico, por sí solo, tiene la suficiente fuerza distintiva frente a la marca nominativa Carbón, como para aducir que el registro de la marca mixta debió ser concedido, en los términos expuestos por la demandante.

Así, las dos marcas en pugna se expresan de la siguiente manera:

Marca previamente registrada: carbón (nominativa)

Marca denegada: (mixta)

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Conviene traer a colación lo que el Tribunal Andino de Justicia indicó sobre el análisis a efectuar en el caso que las marcas en conflicto contengan ambas dimensiones:

“En el caso de realizarse el cotejo entre un signo mixto solicitado y un signo denominativo y otro mixto ya registrados, que incluyan en su parte denominativa elementos compuestos, como ocurre en el presente caso, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de derecho de marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, págs. 237-239).

En ese sentido, el tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (proceso 26-IP-98, publicado en la GOAC Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta) (destacado fuera de texto).

Como se aprecia, de los elementos que conforman la marca mixta Carbonero, es indudable que la dimensión que prima es la denominativa al identificarse en ella una mayor influencia en la mente del consumidor, aunado a que las letras escritas con el diseño o imagen específica que allí se expresa, no son evocadoras de concepto alguno como para admitir que el signo, en su dimensión gráfica, identifique el producto.

De las apreciaciones del tribunal, se colige la necesaria aplicación de las reglas generales para el cotejo marcario, cuyos parámetros han sido puntualizados por aquel y por esta corporación así:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

De este modo, el análisis se efectuará siguiendo las reglas de las marcas denominativas habida cuenta de que en la marca Carbonero (mixta) el elemento gráfico no cuenta con vocación distintiva, y al contrario, el elemento denominativo es el que prima en la mente del consumidor, según se anotó.

Se procederá, entonces, a la comparación entre los signos Carbonero y Carbón, observando los siguientes criterios expuestos en la interpretación prejudicial allegada al proceso:

“Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativos el tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el juez consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos”.

Así las cosas, el examen para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión considerará los tipos de similitud ortográfica, fonética e ideológica.

En cuanto a la similitud ortográfica, el Tribunal Andino precisa que esta se presenta cuando coinciden las letras en los segmentos a compararse. En el presente caso, se aprecia que ambos signos, Carbonero y Carbón, cuentan con un número de letras y de sílabas disímiles, constando el primero de nueve letras y cuatro sílabas: car - bo - ne - ro y, el segundo, de seis letras y de dos sílabas: car - bón, lo cual hace que ambas difieran en cuanto a su longitud.

Por su parte, las dos marcas comparten idéntica expresión inicial cual es Carbón, lo que hace que ortográficamente exista una semejanza entre estas al presentarse una coincidencia exacta en la sucesión de las primeras vocales y letras que conforman dicha expresión en ambas marcas.

En este orden, la única diferencia ortográfica entre los signos estriba en la adición de las letras ero, como terminación de la marca solicitada, resultando esta partícula insuficiente como para aducir que el examen ortográfico sea superado, dada se reitera, la identidad en el vocablo Carbón existente al inicio de las dos expresiones en pugna.

En lo que respecta a la similitud fonética, el Tribunal Andino ha sostenido “que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción de los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas variará según su estructura gráfica y fonética”(2).

En el presente caso, es perceptible que al pronunciar seguidamente las dos expresiones, existe una diferencia en razón de la adición de la partícula ero en la terminación de la marca solicitada así:

Carbón - Carbonero - Carbón - Carbonero - Carbón - Carbonero - Carbón - Carbonero - Carbón - Carbonero...

Asimismo, la sílaba tónica de la marca solicitada se halla en la vocal NE, mientras que en la previamente registrada se encuentra en su última sílaba bón.

Sin embargo, la distinción fonética que imprime a la marca solicitada la expresión ero, y el que el acento de ambas se halle en sílabas diferentes, no otorga a la marca solicitada una diferenciación clara en este aspecto pues las letras que integran la expresión Carbón, al comienzo de ambos signos, hace que se perciban similares fonéticamente, al ser pronunciadas de manera sucesiva.

El tercer punto de análisis se refiere a la similitud ideológica que en términos de la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra(3).

Así, las expresiones Carbón y Carbonero, sin lugar a dudas evocan una idea semejante, pues como bien lo indica la entidad demandada, ambos términos refieren conceptualmente al carbón, el primero en alusión al producto como tal, a manera de sustantivo y el segundo como adjetivo en relación con la persona que vende, distribuye o manipula el carbón. Así, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término carbón se define como “materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos”; y, el mismo diccionario señala que la expresión carbonero hace alusión a: “1. adj. Perteneciente o relativo al carbón.2. m. y f. Persona que fabrica o vende carbón(4) (destacado fuera de texto).

Nótese que la expresión “ Carbonero” incorpora conceptualmetne el producto denominado “Carbón”, lo que indudablemente hace concluir que la marca solicitada reproduce la anteriormente registrada, tal como se indicó en el dictamen pericial que obra a folios 209 a 211 del expediente, lo que corrobora el riesgo de confusión en razón de la similitud ideológica encontrada.

Ahora, cabe agregar que existe un evidente riesgo de inducir en error al consumidor en lo que respecta al origen empresarial de los productos, pues la coincidencia exacta en las seis primeras letras, hace evocar en la mente del consumidor que los productos de la marca Carbonero, solicitada para la clase 25 Internacional de Niza, proceden del titular de la marca Carbón, previamente registrada para los productos de la misma clase. De este modo, el que ambos signos propendan por la identificación de productos de la misma clase incrementa el riesgo de confusión indirecta.

Finalmente, el argumento de la actora relativo a la coexistencia de hecho en el mercado de manera pacífica de las dos marcas por más de diez años, en modo alguno cuenta con vocación para prosperar, pues en concordancia con lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia, dicha circunstancia “... ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”; y como se observó, el estudio realizado por la Sala a fin de establecer si la marca Carbonero era susceptible de ser registrada a la luz de los requisitos de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, señaladas en la interpretación prejudicial allegada al proceso, no fue superado. Ello, aunado a que el titular de la marca Carbón, fue opositor del registro de la marca cuestionada, lo que demuestra que la coexistencia pacífica pregonada por la sociedad actora, no existía.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) La respectiva solicitud ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se presentó el 12 de octubre de 2000.

(2) Folio 255 del expediente.

(3) Folio 255 del expediente.

(4) www.rae.es.