Sentencia 11001-03-24-000-2002-00220-01 de mayo 10 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2002-00220-01

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil siete.

Autoridades nacionales

Actora: Conavi

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. Conavi (en adelante Conavi), contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el registro del lema comercial “sistema inteligente Conavi prepago” para amparar los servicios comprendidos en la clase 35 internacional, esto es “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Según se lee en la Resolución 9808 de 1996 (27 de marzo), la división de propiedad industrial de la SIC declaró fundada la observación presentada por Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena y negó el registro del lema comercial “sistema inteligente Conavi prepago” para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 internacional, por considerarlo afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, por ser capaz de engañar a los medios comerciales o al público en cuanto a sus características o cualidades o su aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Los servicios comprendidos en la clase 35 internacional son:

“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

Los lemas comerciales son definidos por el artículo 118 de la Decisión 344 como

“la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

Adicionalmente, los artículos 119 a 122 prohíben registrar lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicarlos y les hacen aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del capítulo de marcas de la Decisión 344.

A propósito de los lemas comerciales, en la interpretación prejudicial dictada en este proceso, el tribunal andino sostuvo:

“El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

Este tribunal ha acogido también sobre el concepto de lema comercial, lo expresado por Víctor Bentata en los siguientes términos:

“los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización...” (2) .

La Decisión 344 establece, adicionalmente, en el mismo artículo 118, que “los países miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.

Con esta norma se consagra la posibilidad de registrar los lemas comerciales que refuercen la distintividad de una marca, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales.

Al respecto ha señalado el tratadista Manuel Pachón:

“Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria.

“Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales”.

La actora sostiene que la denegación del registro de la expresión “sistema inteligente Conavi prepago” viola los artículos 81, 82, literal h) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el lema reúne los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad fijados por la normativa andina para que proceda su registro.

La cuestión de fondo consiste en determinar si el lema comercial “sistema inteligente Conavi prepago” es registrable para servicios de la clase 35 internacional a la luz de los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...].

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

[...].

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

[...]”.

Sobre los signos engañosos, el tribunal precisó:

“El literal h) del artículo 82 de la decisión en estudio, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc., del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de indentificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es este titular.

El tribunal al respecto ha expresado:

“Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la oficina nacional competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.

En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este organismo ha manifestado, adicionalmente:

“De esta manera, a entender del tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor”.

Corresponde entonces a la Sala determinar si el signo “sistema inteligente Conavi prepago” es descriptivo de los servicios comprendidos en la clase 35 internacional; o si, como alega la actora, es evocativo.

En relación con las denominaciones descriptivas o genéricas, ha dicho el Tribunal Andino de Justicia (3) :

“Un signo es registrable cuando cumple con los tres requisitos señalados en el artículo 81 y además cuando no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que señalan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El literal a) del artículo 82 claramente señala que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81; es decir, los signos que no reúnan las condiciones de ser distintivos perceptibles y susceptibles de ser representados gráficamente; si un signo carece de alguna de estas condiciones no tiene posibilidad de obtener su registro.

El artículo 82 de la Decisión 344, en su literal d) trata acerca de la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos. La prohibición de registro se da, de acuerdo a la norma, para los signos que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan.

La distintividad, es un requisito fundamental para el registro del lema comercial y la falta de tal calidad puede darse por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, esto es, cuando se desprende de circunstancias referentes al lema comercial en sí mismo o de la relación que exista entre este y los bienes o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.

La doctrina ha definido la denominación genérica expresando que es:

“... la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.

... una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

... si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos.

... se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.

Se entiende por denominación genérica a una o más expresiones que hacen referencia de manera directa al producto o servicio y son usadas por el público para designarlo; corresponde al vocabulario general o uso común, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esas palabras, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios”.

De otra parte, precisó acerca de las denominaciones descriptivas:

“... La genericidad de los signos debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate, ya que una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Al igual que en el caso de las marcas el lema comercial será de tal naturaleza si al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando las denominaciones genéricas que forman el lema comercial, de igual manera, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva”.

Y más adelante, agregó:

“Es importante mencionar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

La normativa comunitaria andina señala que no son registrables los signos genéricos o descriptivos. Esta disposición impide que un titular pueda apropiarse en exclusiva de palabras de libre uso, empero es indudable que el lema comercial o la marca, formados por uno o más vocablos genéricos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo”.

Así mismo, a propósito de las reglas que sirven para determinar si un signo es genérico o descriptivo, el tribunal andino ha señalado:

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor —sujeto final de la protección del registro marcario— es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos.

...

La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo, por un consumidor medio— es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

Estas reglas son enteramente aplicables al caso presente, a saber: ¿En qué consiste el servicio?

Consiste en un sistema inteligente prepago.

¿Cómo es el sistema inteligente prepago?

Es inteligente por utilizar un mecanismo que, al ser recargado con anterioridad a su uso, proporciona control de consumo y evita el uso de dinero en efectivo.

La expresión “sistema inteligente Conavi prepago”, designa exactamente las características esenciales del producto o servicio que se presta con la plataforma tecnológica así denominada.

El sistema prepago consiste en el pago anticipado del consumo que se va a realizar, con el fin de controlar este, de forma tal que, una vez agotado el monto abonado, es necesario recargar el sistema para volver a utilizarlo.

En efecto, un sistema inteligente (S.I.) consiste en un programa de computación que reúne características y comportamientos asimilables al de la inteligencia humana o animal.

Un sistema inteligente completo incluye “sentidos” que le permiten recibir información de su entorno. Puede actuar, y tiene una memoria para archivar el resultado de sus acciones. Tiene un objetivo e, inspeccionando su memoria, puede aprender de su experiencia .

Los sistemas inteligentes son utilizados hoy en día para diversos tipos de productos y servicios, verbigracia el servicio de transporte, donde los abonos de dinero son deducidos a medida que se va utilizando la tarjeta, en telefonía móvil y en surtidores de gasolina.

Por tanto, no asiste razón a la actora en afirmar que se trata de un lema comercial evocativo conformado por una palabra nueva con ciertas características de fantasía, pues el carácter genérico del término sistema y el descriptivo de las palabras inteligente y prepago no desaparecen con solo unirlas entre sí o con la marca “Conavi”.

Es manifiesto que de la combinación de los términos sistema, inteligente y prepago no resulta un conjunto novedoso y original o con distintividad propia, pues su significado es el mismo de los términos descriptivos que lo componen.

Tampoco es cierto que sugiera en la mente del consumidor una idea sobre el producto que distingue. Designa directa e inequívocamente el servicio que se conoce con la expresión sistema y describe que sus características esenciales son ser inteligente y prepago.

Como lema comercial, es manifiesto que carece de la distintividad exigida por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que se halla incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales a) y d) del artículo 82 ibídem.

Así, pues, la SIC al sostener que el signo “sistema inteligente Conavi prepago” no es registrable como lema comercial para distinguir los servicios de la clase 35 internacional, se ajustó a los requisitos fijados en el artículo 81 la Decisión 344 para que un signo sea registrable y aplicó acertadamente la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

A la luz de las reglas sentadas por el tribunal y la jurisprudencia de la Sala para diferenciar entre denominaciones descriptivas y evocativas, se concluye que el signo nominativo compuesto “sistema inteligente Conavi prepago” carece de la distintividad exigida por el artículo 81 de la Decisión 344 para que proceda su registro como lema para acompañar marcas de servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional, pues como se vio, está afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

Fuerza es, entonces, concluir que los actos acusados se ajustaron a la legalidad.

Se impone, pues, denegar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 10 de mayo de 2007».

(2) Bentata, Víctor. “Reconstrucción del derecho marcario”. Editorial Jurídica Venezolana, pág. 230. Año 1994.

(3) 110-IP-2004.

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