Sentencia 2002-00275 de enero 24 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

Un signo descriptivo de uso común es registrable si va acompañado de una gráfica que le agregue distintividad.

EXTRACTOS: «Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por Benjamín Villegas Bayer, contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le negó el registro del signo mixto WOK + GRÁFICA, para distinguir “servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal” comprendidos en la clase 43 internacional de Niza (1) [...].

V. Consideraciones de la Sala

5.1. La actuación administrativa.

El 7 de febrero de 1992, Benjamín Villegas Bayer presentó a la SIC solicitud de registro del signo mixto WOK + GRÁFICA para distinguir “servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal”, comprendidos en la antigua Clase 42 Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 502 de 2001 (27 de marzo), Inversiones Havi Ltda. presentó oposición con fundamento en su enseña comercial H. Sasson Wok & Satay Bar Restaurante en que usa la expresión WOK, de suerte que el consumidor no podría diferenciar el origen empresarial de uno y otro servicio. Agregó que la expresión WOK es, por sí sola, descriptiva de los servicios de restaurante que el solicitante pretende distinguir en la Clase 43 Internacional.

Por Resolución 28806 de 2001 (31 de agosto) la división de signos distintivos de la SIC declaró infundada la oposición de Inversiones Havi Ltda. y otorgó a Benjamín Villegas Bayer el registro por estimar que así la palabra WOK designe una sartén, es evocativa de los servicios comprendidos en la Clase 43 Internacional. Sostuvo que entre el signo solicitado y el servicio no surge una relación directa, necesaria y obvia para el consumidor, luego aquel es suficientemente distintivo.

5.2. La vía gubernativa.

Por Resolución 38528 de 2001 (27 de noviembre), la jefe de la división decidió el recurso de reposición interpuesto por Inversiones Havi Ltda. confirmando el acto impugnado.

Por Resolución 3386 de 2002 (31 de enero), el superintendente delegado para la propiedad industrial desató el recurso de apelación revocando la Resolución 28806 de 2001. En su lugar, declaró fundada la oposición de Inversiones Havi Ltda. y negó el registro.

El superintendente delegado discurrió así:

“Para que un signo sea considerado descriptivo y por ende no susceptible de ser registrado, se requiere que el término tenga una relación directa, esencial e inherente con los productos o servicios que se pretende identificar con él, pues de lo contrario no existirá impedimento para acceder a su registro.

1.2. Estudio de registrabilidad.

En este orden de ideas, el signo WOK para distinguir servicios de bar, restaurante y venta de productos alimenticios al por mayor y al detal no cuenta con la distintividad intrínseca para constituirse en marca.

En efecto, la expresión WOK es ampliamente conocida por los consumidores como un instrumento que permite cocinar los alimentos a altas temperaturas, sin que Estos pierdan su textura, color y nivel nutricional. Por lo dicho, los consumidores al entrar en contacto con el signo captan fácilmente su definición que, aplicada a restaurantes, indicaría clara, inmediata y directamente que se trata de comida preparada en el WOK.

Es sabido que, especialmente en la comida oriental, se cocina en el WOK o al WOK. Por lo tanto, ningún empresario dedicado a prestar el servicio de restaurante puede apropiarse de un término que indica cómo o en qué es preparada la comida que se ofrece cuando, como en el presente caso, el instrumento utilizado para ello le imprime una característica especial a aquella.

De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no puede ser registrado como marca, al constituir una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores”.

5.3. El caso concreto.

Según se lee en la Resolución 03386 de 2002 (31 de enero), el superintendente delegado de la SIC negó a Benjamín Villegas Bayer el registro del signo mixto WOK + GRÁFICA, para distinguir “servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal” comprendidos en la Clase 43 Internacional de Niza por considerarlo carente de distintividad y descriptivo de las comidas orientales preparadas al WOK.

El actor argumenta que la denegación del registro viola los artículos 134 y 135, literal e de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo presentado es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los servicios de la Clase 43 Internacional.

La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el tribunal de justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo mixto WOK + GRÁFICA es registrable como marca para distinguir “servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal”. En otras palabras, si está o no afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 y 135, literal e de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, que preceptúan:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

El signo mixto cuyo registro se solicita está compuesto por un elemento denominativo, la expresión WOK escrita en letras mayúsculas fijas y la representación gráfica de una estrella. Ambos, en color blanco.

Su representación gráfica es como sigue:

 

Corresponde a la siguiente descripción:

“La expresión wok se caracteriza porque va en letra mayúscula y acompañada de una estrella”.

El elemento denominativo del signo mixto solicitado tiene significado conceptual en gastronomía. La Internet (2) cuyo valor probatorio esta Sección ha admitido (3) , documenta que esa expresión designa un utensilio tipo sartén, típico de la cocina asiática en que se saltean los alimentos a altas temperaturas. Los empresarios y consumidores de cocina oriental comúnmente lo emplean para designar las comidas asiáticas cuya preparación se hace al WOK.

La circunstancia de que la expresión WOK sea de uso común y descriptiva de un tipo de preparación de la comida asiática, significa que por sí sola no es registrable como marca para distinguir los servicios de restaurantes. Empero, de ello no se sigue que no pueda emplearse como elemento en la formación de signos marcarios débiles.

Esta Sección y el tribunal de la Comunidad Andina han admitido a registro las marcas débiles y precisado que las expresiones descriptivas, genéricas o de uso común son susceptibles de formar signos marcarios en los que se combinen con otros elementos de fantasía de modo que los conjuntos resultantes sean suficientemente novedosos, distintivos y tengan eficacia singularizadora.

En sentencia de 15 de junio de 2006 esta Sección examinó las marcas débiles. Las consideraciones allí consignadas son pertinentes para el caso presente:

“[…] La debilidad de la marca se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso.

Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión.

El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

El tribunal de justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha expresado lo siguiente:

“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, págs. 78-79). Así mismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el registro...”.

Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro...” (Otamendi, Jorge; ob. cit., pág. 191 y 192).

Con relación al uso de expresiones de uso común en la configuración de las marcas, Otamendi señala que “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. [...] Los elementos de uso común son marcariamente débiles...”” (4) .

Según quedó expuesto, el titular de un signo marcario débil no puede impedir la inclusión de los elementos descriptivos o de uso común en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. Como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo. Síguese de ello que la oposición presentada por Inversiones Havi Ltda. con fundamento en el depósito de la enseña comercial H. SASSON & SATAY BAR RESTAURANTE es infundada pues las expresiones wok, satay, bar y restaurante son de uso común y, por ende, inapropiables.

De otra parte, se reitera que el carácter descriptivo o de uso común de una expresión es insuficiente para impedir el registro de un signo mixto que la combina con elementos que confieren al conjunto novedad y distintividad, como ocurre en el caso presente. Repárese en que la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e del artículo 135 de la Decisión 486 se predica de los signos que “consistan exclusivamente en un signo (...) que pueda servir en el comercio para describir (...) características (...) de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo”.

Desde esta perspectiva, el signo presentado WOK + GRÁFICA es registrable para distinguir “servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal” pues el conjunto formado por el elemento denominativo WOK y la representación gráfica de la estrella deviene distintivo por la forma, el diseño en escritura y color de sus elementos y por su disposición.

Fuerza es, entonces declarar la nulidad de la Resolución 03386 de 2002 (31 de enero) pues el superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC aplicó indebidamente los artículos 134 y 135 literal e de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase lanulidad de la Resolución 03386 de 2002 (31 de enero) por la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC negó a Benjamín Villegas Bayer el registro del signo WOK + GRÁFICA para distinguir “servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal” comprendidos en la Clase 43 Internacional de Niza.

2. A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca WOK + GRÁFICA a favor de Benjamín Villegas Bayer para distinguir “servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal” comprendidos en la Clase 43 Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente, previo pago de las tasas respectivas.

3. Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de 24 de enero de 2008. Expediente 11001-0324-000-2002-00275-01. Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

(1) Si bien el registro se solicitó para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 42 de la 7ª edición, a la fecha en que fue proferido el acto demandado, la Clasificación de Niza vigente era la 8ª edición, vigente a partir del 1º de enero de 2002. En esta edición, los servicios comprendidos en la Clase 43 son «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal».

(2) Cfr., entre otras, las siguientes páginas: http://bbc.com.uk/dna/h2g2/alabaster/A208883, http://es.wikipedia.org/wiki/Wok,http://www.afuegolento.com/noticias/32/reportajes/1223 http://www.vanguardia.com.mx/circulo/archsociales/junio2001/11/vocabulario.

(3) En sentencia de 9 de noviembre de 2006 esta Sección precisó:

«[…] Desde principios de la década de los noventa, el acceso a internet se ha generalizado… Con la ley de comercio electrónico (L. 527/99), en derecho colombiano se reconoció el impacto de la internet como medio masivo de comunicación por su amplia cobertura y divulgación del conocimiento y se confirió valor probatorio a la información contenida en la internet, en sus artículos 10 y 11».

Expediente 11001-03-24-000-2000-06427-01. Actora: Tenneco Packaging Specialty and Consumer Products INC. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(4) Expediente 11001-03-24-000-2002-0307-01. Actora: Corporación para el Desarrollo de los Parques y la Recreación en Santafé de Bogotá - Corparques. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

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