Sentencia 2002-00299 de septiembre 22 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2002-00299-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Global Payment Technologies, Inc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintidós de septiembre dos mil once.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Debe la Sala determinar si a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud de patente de invención “Sistema flexible de rastreo de cuentas para una máquina de juegos anfitriona operada con dinero” presentada por la sociedad Global Payment Technologies Inc., puede considerarse invención conforme a la normativa andina y si cuenta con la altura inventiva necesaria para ser patentada.

Es del caso advertir que aunque las normas comunitarias invocadas por la sociedad Global Payment Technologies Inc., fueron los artículos 14, 15 (literales d y e) y 18 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que la normatividad aplicable al asunto de la referencia es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, específicamente los artículos 1º y 6º literal e) vigentes al momento de solicitarse el privilegio de patente de invención.

En consecuencia, la demanda de la referencia y el estudio de los cargos respectivos se adelantará conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, circunstancia que no afecta sustancialmente el desarrollo del proceso, ya que las normas de la Decisión 486 invocadas, tienen plena correspondencia con aquellas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El texto de las normas invocadas de la Decisión 344, es el siguiente:

ART. 1º—Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

ART. 6º—No se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

e) Las formas de presentar información; y,

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

Según consta en los capítulos descriptivos y reivindicatorios de la solicitud de patente presentada por la demandante, el problema técnico que pretende solucionar con la invención “Sistema flexible de rastreo de cuentas para una máquina de juegos anfitriona operada con dinero” es la falta de una forma simple, sistemática y confiable para recuperar la información que una máquina hubiese compilado en su validador, ya que, anteriormente, se enviaba un empleado a cada máquina para ponerla fuera de servicio y recuperar los datos, práctica que resultaba costosa y propensa a errores. Bajo tal perspectiva, el objetivo de la invención fue descrito en la solicitud de patente, así:

“(...).

Proveer un medio automatizado para extraer y cargar los datos acumulados de una máquina.

Es un propósito adicional de la presente invención, proveer un sistema de gestión de memoria que incluya un amplio rango de funciones de almacenamiento.

Es otro propósito de la presente invención el proporcionar en medio para leer datos almacenados en una máquina y luego comunicar dichos datos a un computador remoto o a un computador portátil, por medio del cual los datos puedan ser visualizados y manipulados.

Es otro propósito de la presente invención el suministrar el soporte físico y lógico para un sistema de contabilidad en el manejo de moneda corriente que sea aplicable a los validadores de dinero y a los mecanismos de apilamiento de dinero.

Es un propósito adicional de la presente invención el ofrecer un sistema de rastreo de cuentas flexible con diseño de bucle cerrado”(1).

De conformidad con lo anterior, Global Payment Technologies Inc., reclamó las siguientes reivindicaciones:

1. Un sistema flexible de rastreo de cuentas para una máquina de juegos anfitriona operada con dinero comprende: un adaptador de identificación, un validador de billetes, un mecanismo de almacenamiento que tiene una memoria de almacenamiento no volátil para recibir y almacenar información y un supervisor de cuentas flexible desconectable que incluye un computador y un soporte lógico para interrogar y extraer la información de la memoria de almacenamiento no volátil para suministrar la manipulación de los datos de la información extraída en hojas de cálculo.

2. El sistema flexible de rastreo de cuentas de la reivindicación 1, en donde el adaptador de identificación comprende un componente electrónico activo que tiene un número de serie único.

3. El sistema de rastreo de cuentas de la reivindicación 2, en donde el validador está configurado para interrogar al adaptador de identificación por dicho número de serie.

4. El sistema flexible de rastreo de cuentas de la reivindicación 2, en donde el validador está configurado para interrogar al adaptador de identificación por dicho número de serie, y en donde el mecanismo de almacenamiento está configurado para recibir dicho número de serie desde el validador y almacenar dicho número de serie en la memoria de almacenamiento.

5. El sistema flexible de rastreo de la reivindicación 2, en donde el validador está configurado para interrogar al adaptador de identificación por dicho número de serie, en donde el mecanismo de almacenamiento está configurada para recibir dicho número de serie desde el validador y almacenar dicho número de serie en la memoria de almacenamiento, y en donde el supervisor de cuentas flexible está configurado para interrogar y extraer dicho número de serie desde la memoria de almacenamiento.

6. El sistema flexible de rastreo de cuentas de la reivindicación 1, en donde el adaptador reidentificación comprende un cableado que contiene el componente electrónico activo para conectar la máquina anfitriona al validador.

7. El sistema flexible de rastreo de cuentas de la reivindicación 1, en donde el mecanismo de almacenamiento es portátil y está configurado para ampliar y transportar de manera segura los billetes y cupones.

8. El sistema flexible de rastreo de cuentas de la reivindicación 2, en donde la comunicación de datos entre el adaptador de identificación, el validador, el mecanismo de almacenamiento supervisor de cuentas flexible se lleva cabo por medio de cableados.

9. El sistema flexible de rastreo de cuentas de la reivindicación 5, en donde la comunicación de datos entre el mecanismo de almacenamiento y el validador se lleva a cabo por medio de cableados.

En su debida oportunidad, la Superintendencia de Industria y Comercio cuestionó el carácter de invención del “Sistema flexible de rastreo”, pues conforme a los literales d) y e) del artículo 15 de la Decisión 486 (Decis. 344, art. 6º lit. e)), no constituyen invenciones los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades económico comerciales ni los soportes lógicos y, en el asunto bajo estudio, lo pretendido es patentar la aplicación de un programa a un computador principal, con el fin de controlar un grupo de máquinas accionadas por monedas y permitir la manipulación de los datos obtenidos en estas, es decir, patentar un software que permitiera realizar el seguimiento de la contabilidad a un grupo de máquinas tragamonedas, por medio de un portátil (remoto).

Adicionalmente, la superintendencia estimó que la solicitud carecía de nivel inventivo, habida cuenta de que una persona del oficio normalmente versada en la materia (un ingeniero electrónico con experiencia en máquinas de juego accionadas por monedas, computadores y programación), sabría que la máquina revelada en la anterioridad DE2822122, coincide con la reivindicación 1 de la solicitud de patente bajo estudio, dado que incluye un validador, un adaptador y una memoria (dispositivo de almacenamiento de datos), siendo la única diferencia el supervisor desconectable correspondiente a un computador y un soporte lógico para extraer información del almacenamiento.

Empero, la superintendencia precisó que el supervisor desconectable es un componente conocido y utilizado en el arte, como puede apreciarse en el documento EP 0307375, el cual divulga un sistema de transferencia rápido y confiable a una institución monetaria ubicada del valor de documentos de valor; y por ende, mediante la combinación de las citadas anterioridades, un técnico en la materia habría llegado directamente y sin esfuerzo intelectual a la reivindicación 1 de la solicitud de patente, mientras que las demás reivindicaciones son dependientes de la primera y, de cualquier forma, se relacionan con elementos conocidos en el estado de la técnica: componente electrónico activo con un único número de serie, adaptador con carcasa para instalar elemento activo, entre otros.

Ahora bien, dentro de su demanda Global Payment Technologies Inc., solicitó como prueba la práctica de un dictamen pericial para precisar aspectos relacionados con la patentabilidad y el nivel inventivo del “Sistema flexible de rastreo”, el cual fue rendido por el ingeniero electrónico Walter Enrique Celis Vargas quien advirtió que dicho sistema contaba con la novedad y nivel inventivo suficientes para ser patentado y que no correspondía a un plan, regla o manejo para el ejercicio de actividades económico comerciales ni a un programa de computador o soporte lógico.

Igualmente, puntualizó que los documentos DE 282212, DE 3601157 y GB 2105892 no contienen elementos que permitan a una persona versada en la materia llegar a la solución propuesta en la solicitud de patente “Sistema flexible de rastreo”, mientras que las anterioridades EP 0387972, US 5310035 y EP 0307375 no describen los documentos esenciales de las reivindicaciones 1 a 9 de la invención estudiada.

Particularmente, el perito destacó que “El producto a patentar es nuevo, porque su funcionamiento se centra en manejo de microcontroladores, lo cual para la fecha en que se presentó se constituye en un dispositivo nuevo, de última tecnología y debido a que los demás productos patentados centraban su funcionamiento en lógica o en microprocesadores. (...) El nivel inventivo es evidente, porque la elaboración de ese producto con nuevos componentes requiere de mucho estudio, trabajo, diseño y análisis, desde el punto de vista del control y de los objetivos trazados inicialmente que satisfagan nuevas necesidades. La aplicación industrial es evidente”(2).

De otro lado, el ingeniero Celis Vargas destacó que el “Sistema flexible de rastreo” no puede apreciarse como un plan, regla o método para el ejercicio de actividades económico-comerciales (contabilidad), por cuanto su función es manejar información binaria para conocer el estado de una máquina o parámetros que interesen a dicha máquina y, pese a que permite el conteo de monedas “(...) se considera que esto es manejo de información binaria de la máquina y no una actividad económico-comercial”(3). También precisó que dicho sistema no corresponde a un soporte lógico o programa de computador, pues el diagrama de flujo contenido en la solicitud de patente, constituye una forma dinámica de realizar proceso y no un software que pueda venderse e implementarse a una máquina para que realice determinados procesos.

En suma, el perito fue enfático al indicar que la invención cuya patente solicita la demandante, presenta mejorías frente a las anterioridades referidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales no sugerían la solución al problema técnico planteado en la solicitud de patente siendo, entonces, un salto o adelanto tecnológico susceptible de ser patentado, tanto más porque en el campo de la ingeniería electrónica lo que se busca es optimizar, hacer más pequeños, más veloces, más versátiles, más económicos y más asequibles los procesos y dispositivos que ya se encuentran en el mercado.

Textualmente, el perito sostuvo lo siguiente:

“La patente indicada presenta muchas mejorías con respecto a las anterioridades como son: eliminar los adaptadores y cambiarlos por validadotes e identificadores, leer datos y comunicarlos a un computador, leer la información de las máquinas sin sacarlas fuera del trabajo. Estos aspectos mejoran la eficiencia del producto, lo hacen más versátil y estas características no la solucionan efectivamente las otras anterioridades.

(...).

No se encuentra sugerencia alguna [en las anterioridades] para que una persona versada en el oficio concluya de manera evidente que se debe hacer la programación que permite el comportamiento de las funciones que cumple el sistema de la presente solicitud, sin la necesidad de diseñar elementos o componentes adicionales. La presente solicitud es una solución de ingeniería a unas necesidades; esta solución no se logra de la noche a la mañana de una manera evidente, pues requiere del método de prueba y error, de diseñar, calcular, modificar, probar y volver a probar, de ejecutar un montaje y después rediseñarlo para optimizarlo. Por supuesto que es necesario diseñar elementos o componentes adicionales, se hace necesario colocar transistores, resistencias, amplificadores dispositivos mecánicos, todo esto se va desarrollando con el diseño mismo.

(...).

Sí existe un salto o adelanto tecnológico que se manifiesta en un resultado novedoso. Los dispositivos usados en la invención para la fecha en que se presentó corresponden a tecnología de punta, y comparando esta solicitud con las anterioridades, esta solicitud presenta avances como de 7 años en sus componentes con relación a los utilizados en las otras anterioridades, esto hace que se manifieste en un resultado novedoso”(4).

Ahora bien, en su interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue explícito al manifestar que a objeto de establecer si una invención cumplía con el requisito de nivel inventivo, era menester determinar si “(...) a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate”. Así mismo, en la interpretación prejudicial realizada dentro del proceso 032-IP-2010, el tribunal trajo a colación lo dicho por el tratadista Daniel R. Zuccherino en su obra “Patentes de invención”, en cuanto a que “(...) en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque este puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”.

032-IP-2010

Sobre las anterioridades referidas por la Superintendencia de Industria y Comercio como “estado de la técnica”, el perito precisó que el documento DE 2822122 constituía el documento más incipiente en cuanto a desarrollo electrónico, mientras que la anterioridad GB 2105892 que describe un dispositivo para el almacenamiento y recuperación de información en una máquina operada por monedas, resultaba el más original comparado con los documentos DE3601157 y EP0387972 que presentaban mejorías respecto del dispositivo de almacenamiento. No obstante, fue enfático al señalar que la solicitud de invención presentada por la demandante era totalmente diferente a las contenidas en los documentos referidos por la superintendencia.

Lo anterior permite a la Sala colegir que, a juicio de un experto medio en la materia, las anterioridades que hacían parte del estado de la técnica vigente al momento de presentarse la solicitud de patente del “Sistema flexible de rastreo”, no permitían derivar dicha invención en forma obvia o evidente, pues aunque el principio de funcionamiento pudiese coincidir en una o en otra, lo cierto es que el estado de la técnica no comprendía la solución desarrollada por Global Payment Technologies al problema consistente en la carencia de una forma simple, sistemática y confiable para recuperar la información de una máquina de monedas, sin tener que sacar de servicio tales máquinas.

En este punto, resulta pertinente advertir que tratándose de asuntos que versan sobre temas técnicos y científicos, la prueba pericial es la idónea para verificar y establecer el alcance de los hechos y fundamentos expuestos por las partes dentro del proceso, de donde se sigue que el dictamen rendido por el ingeniero electrónico Walter Enrique Celis Vargas, tiene plena validez, tanto más porque la Superintendencia de Industria y Comercio no lo objetó dentro del término previsto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y, pese a que solicitó su aclaración y complementación no precisó qué aspectos debían ser objeto de la misma, motivo por el cual mediante auto de 16 de julio de 2004 (fl. 247), fue denegada su petición en tal sentido.

Así las cosas y comoquiera que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de que la solicitud de patente denominada “Sistema flexible de rastreo de cuentas para una máquina de juegos anfitriona operada con dinero”, sí cumple con el requisito de nivel inventivo en los términos del artículo 1º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que no está comprendida en los desarrollos intelectuales referidos en el artículo 6º ídem, los cuales no se consideran invenciones, resulta procedente acceder a las pretensiones de la demandante y, en consecuencia, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio su registro como patente de invención.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE LA NULIDAD de las las resoluciones 36801 de 2001 (oct. 31) y 4314 de 2002 (feb. 15), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente de invención denominada “Sistema flexible de rastreo de cuentas para una máquina de juegos anfitriona operada con dinero”.

2. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder la patente de invención para la solicitud de patente de invención “Sistema flexible de rastreo de cuentas para una máquina de juegos anfitriona operada con dinero”, a favor de Global Payment Technologies Inc.

CONDÉNASE en costas a la parte demandada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Cuaderno de anexos, folios 131 y 132.

(2) Cuaderno principal, folio 191.

(3) Ídem.

(4) Ibíd., folios 194 y 195.