Sentencia 2002-00316 de agosto 30 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 11001 0324 000 2002 00316 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actora: Aceites del Sur S.A.

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil siete.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, interpuso Aceites del Sur S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

EXTRACTOS: «2. Los hechos.

Aceite del Sur S.A., el 24 de julio de 1997, solicitó el registro de la marca mixta La Española (Etiqueta) para distinguir aceites, grasas comestibles y conservas, productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza; solicitud contra la cual Carbonell y Compañía de Córdoba Sociedad Anónima, con domicilio en Córdoba, España, presentó demanda de observaciones con base en el registro en Colombia de la marca Carbonell (Mixta), para distinguir productos de la misma clase 29, registrada con anterioridad a su nombre y vigencia hasta el 13 de julio de 2000.

Mediante la Resolución 34461 de 25 de octubre de 2001, el jefe de división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por la mencionada sociedad y concedió el registro de la marca solicitada.

La opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión, los cuales fueron resueltos mediante la Resolución 1123 de 25 de enero de 2002, que confirmó la impugnada y concedió el recurso de apelación, y 8908 de 8 de 20 de marzo de 2002(sic), la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la primera resolución, declarar fundadas las observaciones presentadas y negar el registro de la marca La Española (Etiqueta) para distinguir los indicados productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza.

Para el efecto, el superintendente delegado para la protección de la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que las marcas en confrontación presentan similitudes en el elemento gráfico-figurativo, que es predominante en ambas y como tal genera una impresión o idea semejante entre ellas, ya que su disposición haría que el consumidor recordase la marca o llegase a solicitarla por la idea que ella evoca, esto es, por La Española; de modo que además de ser similares visualmente también lo son desde el punto de vista del aspecto conceptual. Por lo tanto de coexistir en el mercado generarían riesgo de confusión en el consumidor.

3. Normas violadas y concepto de su violación.

3.1. La actora aduce que la entidad demandada violó los artículos que a continuación se señalan:

— 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca La Española (Mixta) cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley marcaria y con los parámetros establecidos en ese artículo ya que es una invención fantástica, dotada de distintividad tal como esta se determina en la jurisprudencia y en la doctrina, pues es novedosa, puede distinguir un producto o servicio de los demás del mismo ramo y se puede diferenciar perfectamente de las demás marcas para esos mismos productos, cuyo elemento predominante es el denominativo y el consumidor no pide el producto por la gráfica sino por el nombre.

Además, presentan diferencias en el aspecto gráfico, pues en la marca solicitada se aprecia una mujer campesina que está sentada y tiene en sus manos un jarrón; mientras que en la marca opositora se aprecia una mujer con aspecto gitano que se encuentra sentada con la pierna cruzada y está levantando los brazos cogiendo una rama de un árbol de olivo, y los colores, el marco de la gráfica así como el tipo de letra son diferentes entre sí. También son disímiles fonéticamente, todo lo cual indica que tales marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir asociación en el consumidor.

— 136, literal a) de la misma decisión, por aplicación indebida en razón a que en el acto acusado se consideró que la marca solicitada estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en dicha norma, lo cual como atrás se expuso no es cierto, tanto que la actora tiene registrada la marca La Española (Mixta), clase 29, en España, Canadá, Rusia, Japón y Brasil.

— El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto siempre que la demandada ha decidido casos similares se ha guiado por la jurisprudencia y la doctrina en cuanto a que considera predominante el elemento nominativo al comparar marcas mixtas, ya que los consumidores llaman al producto por su nombre pues por el gráfico es completamente imposible, y como se demostró las marcas son diferentes tanto en su elemento nominativo como gráfico.

— 3, inciso 6º, del Código Contencioso Administrativo porque atendiendo lo atrás expuesto la entidad demandada no fue imparcial al resolver este caso.

(...).

Consideraciones

1. Las marcas enfrentadas en este proceso son La Española + Gráfica o Etiqueta, cuyo registro viene negado en el acto acusado a la sociedad actora, para distinguir productos de la clase 29, aceites, grasas comestibles, y Carbonell + Gráfica o Etiqueta de cuyo registro en Colombia solo consta en el expediente lo expuesto en el tercer considerando, numeral 1.2.1 de la Resolución 34461 de 25 de octubre de 2001 de esa entidad, por la cual se resolvió en primera instancia la oposición y la solicitud de registro de la marca primeramente anotada, en donde se dice que “Revisados los registros de la propiedad industrial en busca del antecedente que se alega en la oposición, aparece el certificado de registro número 155821 a nombre de la sociedad Carbonell y Compañía de Córdoba Sociedad Anónima que corresponde a la marca Carbonell (Mixta) vigente hasta el 23 de febrero de 2004 para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza”.

2. La regulación bajo la cual se hará el examen sustancial del asunto es la dada en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en razón a que era la normatividad vigente cuando fue presentada la solicitud de registro de la marca La Española + Gráfica, y así lo señala ad initio la interpretación prejudicial traída a este proceso y se lee en el numeral 1º de las conclusiones de esta, en donde puntualiza que “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo”.

De igual forma solo se tendrán en cuenta los modelos de dichas marcas tal como aparecen reproducidas en el acto acusado, y no las reproducidas por la actora y por el tercero interviniente en el proceso, pues aquellas son las que sirven de fundamento a dicho acto administrativo, así como las razones expuestas en este para negar el registro solicitado.

3. Aclarado lo anterior y según lo concluido en el acto acusado respecto de la registrabilidad de la marca solicitada, se tiene que el problema se concreta en establecer si atendiendo el registro previo de la marca Carbonell+Gráfica o Etiqueta, la marca La Española + Gráfica o Etiqueta está o no incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del acuerdo de Cartagena; norma que a la letra dice:

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

4. La entidad demandada sustenta la irregistrabilidad de esa marca en las circunstancias siguientes:

“En las marcas enfrentadas La Española (mixta) y Carbonell (mixta), el elemento que predomina es el gráfico-figurativo, ya que además de ocupar un gran espacio dentro del conjunto, y que el elemento nominativo es muy pequeño, evoca un concepto claro y concreto.

De acuerdo con lo anterior, tenemos que, en gracia de discusión acerca de la descriptividad del término La Española, la coexistencia en el mercado de las marcas mixtas enfrentadas La Española y Carbonell generaría un riesgo de confusión en el público consumidor, pues el elemento gráfico - figurativo genera una impresión o idea semejante a la de la marca registrada, ya que su disposición haría que el consumidor recordase la marca o llegase a solicitarla por la idea que ella evoca, esto es, por La Española. De manera que además de ser similares visualmente, también lo son desde el punto de vista del aspecto conceptual”.

5. Al respecto, vistas las etiquetas de las correspondientes marcas, se observa que ciertamente la parte gráfica tiene una mayor proporción dentro del tamaño o conjunto de las mismas frente al elemento nominativo, el cual en cada marca se halla situado en la parte inferior del componente figurativo; y que ese elemento figurativo evoca un concepto claro y concreto, pero ese concepto no es el que se señala en esas consideraciones, esto es, el de La Española, lo cual no pasa de ser una interpretación muy particular de quien expidió el acto acusado, toda vez que no la sustenta en elementos que determinen un estereotipo de mujer que deba tomarse objetivamente como una española.

Si algún concepto objetivo cabría deducir de la gráfica de ambos signos sería a lo sumo el de una mujer recolectora de aceitunas por la relación o el contexto en que la imagen de mujer está situada, que hay en cada gráfica.

Es así como en la marca registrada la mujer aparece sentada en una especie de barda debajo de un olivo y de espalda al mismo, con su posición hacia la derecha, con los brazos levantados como si estuviera agarrando una de sus ramas; su indumentaria o vestimenta es una falda estrecha y pañolón que le cubre el dorso, y en su peinado se destaca un moño. En la parte superior del recuadro está la expresión aceite de oliva en letra de molde sobre fondo blanco.

En la solicitada la mujer aparece igualmente sentada, rodeada por olivos pero con posición hacia la izquierda, con una vasija o jarra sobre su regazo que sus manos tienen asida contra su cuerpo. Está vestida con una blusa clara de manga corta con cuello abierto y una falda ancha o amplia de color oscuro. Su cabello es corto y peinado liso y hacia los lados, con una abertura en el centro. En la parte superior del recuadro está la expresión aceite de oliva en letra negra sobre fondo blanco.

Debajo del recuadro o de la gráfica de cada etiqueta se halla, respectivamente, la palabra Carbonell en letra de molde sobre fondo blanco y la expresión La Española sobre fondo negro.

En esas condiciones no hay elementos comunes que permitan afirmar que ambas imágenes de mujer sean iguales y que representan un determinado modelo o tipo que comúnmente o de manera universal deba tomarse como el de las españolas.

Si ello se pretendiera deducir de la sola relación que con el aceite de oliva se sugiere en cada gráfica, se estaría incurriendo en inexactitud, toda vez que la mujer española no es la única que tiene la posibilidad de tener relación con actividades concernientes a ese producto, pues ellas no se dan únicamente en España, sino que es sabido que son varios los países europeos que están reconocidos como productores de aceite de oliva, como es el caso de los situados en la zona del Mediterráneo, especialmente Italia y Grecia. De modo que no habría lugar a considerar que las actividades relacionadas con la elaboración del aceite de oliva sean las que caractericen la mujer típicamente española.

De modo que siendo claro que el único concepto que suscitan las gráficas enfrentadas es el de una mujer que tiene alguna relación con la aceituna y la elaboración del aceite que de ella se extracta, se tiene que ese concepto no corresponde a un elemento imaginativo o caprichoso, sino que, por el contrario, evoca el producto que se quiere distinguir con la marca de que hacen parte, toda vez que representan figurativamente elementos y actividades alusivas al producto, como son los olivares y la recolección de su fruto, luego se está ante un concepto que resulta ser descriptivo del producto, de donde no es apropiable, esto es, para uso exclusivo y excluyente en una marca o en un nombre comercial, por cuanto cualquier persona puede utilizar ese concepto dentro de su marca y, en consecuencia, no tiene por sí solo capacidad alguna de distinguir un productor de otro de la misma clase; de allí que no pueda ser invocado para impedir el registro de otra marca que haga uso del mismo como parte de esta.

En esa situación, la capacidad de distintividad tiene que estar dada por elementos que se le adicionen a ese concepto y que tengan per se capacidad para ello, en los que usualmente está el elemento nominativo.

Por lo tanto, la gráfica de la marca registrada no puede ser asumida como causa de irregistrabilidad de la marca La Española (mixta), como lo ha asumido la entidad demandada en el acto acusado.

Así las cosas, la diferenciación entre las marcas enfrentadas corre por cuenta de su parte nominativa, que en la registrada es la palabra que aparece sobre fondo blanco así:

Carbonell

Mientras que la solicitada, en fondo oscuro, es

La Española

Pudiéndose decir que ninguna de las dos expresiones reproducen o tienen relación directa con el contenido de la parte gráfica, toda vez que según se concluyó no es cierto que esta represente de manera inequívoca, o clara como se dice en el acto acusado, una figura de mujer que se deba tener como prototipo de una española.

Por consiguiente, no hay lugar a atribuirle a la expresión La Española relación o asociación alguna con la gráfica de la marca registrada, y sí se observa que es claramente distinta de la palabra Carbonell de la marca registrada.

Esa comparación es posible, por cuanto pese a la mayor proporción de la parte gráfica en el tamaño de cada etiqueta, esa sola circunstancia no la hace predominante en la capacidad de distinción de cada marca, por lo atrás expuesto, amén de que nada hay en ellas, excepto la situación de cada imagen femenina (mujer sentada cogiendo rama de olivo y mujer sentada con jarra en las manos, respectivamente), que por su univocidad expresiva permita solicitar el producto con base en las mismas, y porque esa capacidad queda radicada en la parte denominativa, lo que hace que esas marcas deriven en marcas nominativas, y así deben compararse.

Además, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consignada en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en este proceso advierte que “En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo”.

Citando su propia jurisprudencia anota:

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (fl. 322).

De otra parte, vistas en conjunto y de manera unitaria y sucesiva, se observa que entre ambos signos hay más diferencias que semejanzas, pues la impresión visual que se tiene de cada uno es distinta, además de que su elemento gráfico no genera una idea clara, y menos que guarde relación directa con el elemento denominativo.

Vistos en conjunto y de manera sucesiva, se observa que la semejanza entre ambos signos es muy débil, toda vez que estaría dada por la idea muy ligera o no clara de una mujer recolectora de aceitunas y que la opositora reclama como el de una española para su figura; idea que es una de las posibles interpretaciones de dicha figura, de modo que esa leve semejanza es relegada por el mayor peso o proporción de las diferencias en todos los elementos del signo cuyo registro le fue negado a la actora con el de la marca comercial registrada en cabeza de la opositora.

A lo anterior sirve agregar que por la falta de claridad del elemento figurativo de esta última marca, tiene poca capacidad expresiva, de donde resulta con mayor relevancia o preponderancia la parte denominativa, lo cual implica que se(sic) dable considerar ese nombre comercial más como nominativo que como mixto, lo cual acentúa la diferencia entre una y otra en virtud de que las expresiones que las conforman son ortográfica, fonética, gramatical y visualmente distintas, de manera tan notoria que ello no requiere comentario adicional.

En esas circunstancias, no es acertado el acto acusado en la comparación de los signos en comento, pues no hay confundibilidad entre los mismos y por ello no hay riesgo de inducir a error al consumidor en la escogencia de una u otra empresa, de suerte que el signo La Española + figura no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del acuerdo de Cartagena, en cuanto hace a su comparación con la marca registrada Carbonell + gráfica.

Así las cosas, interpretando el cargo como de violación de dicho artículo, atendiendo la interpretación prejudicial aquí reseñada, la Sala encuentra que tiene vocación de prosperar, pues es evidente la vulneración de esa disposición, lo cual es suficiente para declarar la nulidad de la resolución enjuiciada y, en su ligar, disponer que queda vigente y en firme la resolución de primera instancia que fue revocada y la que la confirmó en virtud del recurso de reposición, así como la publicación de esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 8908 de 20 de marzo de 2002 proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la Resolución 34461 de 25 de octubre de 2001, por medio de la cual la división de signos distintivos de la mencionada superintendencia había declarado infundada la oposición y concedido a la actora el registro de la marca La Española (etiqueta) para distinguir productos de la clase 29.

2. Como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE en firme en todas sus partes la mencionada Resolución 34461 de 25 de octubre de 2001 y la Resolución 1123 de 25 de enero de 2002, ambas de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que había confirmado la antes citada en virtud del recurso de reposición presentado por la sociedad opositora a la solicitud de registro de esa marca.

3. COMUNÍCASE la presente sentencia a la entidad demandada para que dé aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y EXPÍDASE copia de la misma para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2007.

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