Sentencia 2002-00364 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200200364 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Zaimella del Ecuador Cía. Ltda.

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Piccolin, cuyo registro se solicitó para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A este respecto, se advierte que el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente:

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución acusada, negó a la actora el registro de la marca Piccolin, para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existía confundibilidad entre esta y el signo Pequeñín, registrado previamente a favor de Productos Familia S.A. para distinguir productos dentro de la misma clase internacional.

6.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. pág. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, págs. 351 y s.s.)”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestiona
Piccolin
(Nominativa clase 16)

Piccolin

 

peque.JPG
peque.JPG
 

 

picante.JPG
picante.JPG
 

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(2), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de otra previamente registrada, que es nominativa y mixta, el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“Como regla general, cuando el juez consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Al respecto, y sobre la base de la doctrina, el tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98, publicado en la GOAC Nº 410, de feb. 24/99, marca: C.A.S.A. mixta).

Con base a estos criterios el juez consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión y/o de asociación”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Piccolin y Pequeñín.

6.1.1. Comparación ortográfica(3).

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

Piccolin, Pequeñín, Piccolin, Pequeñín, Piccolin, Pequeñín,

Piccolin, Pequeñín, Piccolin, Pequeñín, Piccolin, Pequeñín,

Piccolin, Pequeñín, Piccolin, Pequeñín, Piccolin, Pequeñín,

Piccolin, Pequeñín, Piccolin, Pequeñín, Piccolin, Pequeñín,

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica entre ellas, pues pese a que ambas están compuestas por ocho (8) letras y tres (3) sílabas, lo cierto es que en una y otra marca las letras no son coincidentes y al observarlas en su conjunto se percibe de forma distinta.

6.1.2. Comparación Fonética(4).

Asimismo, se advierte que no existe semejanza fonética entre los signos cotejados, pues al ser pronunciados se escuchan diferente. En efecto, mientras que en la marca cuyo registro se cuestiona resalta el fonema de la consonante obstruyente oclusiva bilabial P, seguida de la vocal cerrada I, del sonido obstruyente oclusivo velar de la letra C, de la vocal abierta O, de la consonante lateral alveolar L, de la vocal cerrada I y de la consonante nasal alveolar N; en la marca previamente registrada a favor de la actora resalta el sonido de la consonante obstruyente oclusiva bilabial P, seguida de la vocal abierta E, del fonema velar oclusivode la letra Q seguido de vocal muda U y de la vocal abierta E, de la consonante palatal nasal Ñ, de la vocal cerrada I y de la consonante nasal alveolar N.

Aunado a lo anterior, debe destacarse que en el acento de la marca Piccolin sobresale la pronunciación de la consonante lateral alveolar L; mientras que en el de la marca Pequeñín el de la consonante palatal nasal Ñ.

6.1.3. Comparación Ideológica(5).

Por otro lado, se advierte que no es dable realizar una comparación ideológica entre los signos, pues mientras que la marca cuyo registro se negó es de fantasía y, por ende, no evoca en la mente de los consumidores idea alguna; la marca previamente registrada a favor de Productos Familia S.A. sí genera una idea, que es lo que se entiende por la palabra pequeño.

En efecto, pese a que el vocablo piccolin se asemeja a la palabra piccolino, que es la traducción al italiano del término pequeñín, lo cierto es que dicha marca es de fantasía porque su conocimiento y su significado no son de conocimiento común dentro del público consumidor. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó dentro de la interpretación prejudicial que “se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el tribunal, “Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la GOAC Nº 398, de sep. 10/98, marca: Saltín etiqueta).”

En conclusión, se observa que la marca Piccolin no es semejante, ni constituye una reproducción, imitación o transcripción total o parcial del signo Pequeñín, por cuanto se percibe y se escucha de forma diferente a este último y porque la primera no genera una idea en la mente de los consumidores mientras que la segunda sí. Pese a lo anterior, la Sala ahondará aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca Piccolin puede generar riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

6.1.4. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

En el caso sub examine el registro de las marca Piccolin se solicitó para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el signo Pequeñín distingue “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 internacional; y “productos de papel, rollos de papel para la cocina, toallas de papel, pañuelos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, papel higiénico, pañitos de mesa de papel, pañales desechables, servilletas de papel, toallas de papel” y “productos de papel, rollos de papel para cocina, toallas de papel, pañuelos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, pañitos de mesa de papel, pañales desechables, servilletas de papel, toallas de papel, papel higiénico y baberos de papel” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que los signos Piccolin y Pequeñín distinguen iguales productos en la clase 16 internacional.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma Clasificación Internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP-98:

“... el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 31 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31”.

Así las cosas, no queda sino realizar el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si Piccolin es registrable o, se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre signos son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Piccolin se otorgó para distinguir “pañales desechables” y aquel que se había concedido previamente a la marca Pequeñín es para disntiguir, entre otros, los mismos productos. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 16, permite constatar que la marca Piccolin es suficientemente distintiva respecto de Pequeñín, pues a pesar de que identifica los mismos productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que ambas marcas son diferentes y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta, producen un sonido diferente al ser pronunciadas, y la primera no generan una idea en la mente de los consumidores mientras que la segunda sí.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Piccolin, cuyo registro se solicitó para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado y no es idéntico ni similar a la marca Pequeñín.

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que resulta innecesario estudiar si el signo Piccolin se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si los signos Piccolin y Pequeñín son notorios, pues de plano se encuentra improcedente acceder a dichas solicitudes al haber constatado que los signos no son confundibles en el mercado y que la marca Piccolin no es semejante, ni constituye una reproducción, imitación o transcripción total o parcial del signo Pequeñín.

A propósito, en un caso similar, en el que se estableció que era procedente registrar la marca Multienvíos, a pesar de que la marca Envía se encontraba previamente registrada para distinguir productos en la misma clase internacional, esta Sala manifestó:

“Se advierte, en fin, que quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otra «Envía» y «Multienvíos». Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y los adjetivos como las palabras genéricas son de uso común.

El titular de la marca opuesta, por utilizar igual elemento, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni pueden fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, como se señala en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria.

Por lo tanto el signo mixto «multienvíos» resulta registrable frente a marcas que utilizan la raíz «envi», como es el caso de la marca que se le opone: «envía», por cuanto le está adicionando el prefijo «multi», que viene a ser un elemento que la diferencia de esa marca, y su irregistrabilidad no puede sustentarse en el uso en ambas marcas del vocablo «envi», según lo enfatiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que ello conduciría a que quien primero obtuvo el registro de una marca con dicho vocablo para productos o servicios concernientes a lo que él implica, tendría el monopolio del mismo, lo cual se opone a su carácter de uso común.

En esas circunstancias, y no siendo idéntico a la marca enfrentada, el signo «multienvíos» no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la marca «Envía» para distinguir productos de la clase 39 se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento.

Fuerza, es entonces, concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio obró conforme a la ley al conceder el registro del signo «multienvíos » como marca mixta para distinguir productos de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza”(6).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 14527 de 2002 (mayo 14), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Piccolin, para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 internacional.

2. ORDÉNASE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca Piccolin, a favor de la actora, para distinguir “pañales desechables“ en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. CONDÉNASE en costas a la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(6) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de abril de 2010, Rad. 11001032400020030002201, actora: Colvanes Ltda., M.P. María Claudia Rojas Lasso.