Sentencia 2002 00394 de noviembre 30 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 11001 0324 000 2002 00394 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Domingo Martínez Gómez

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil seis

EXTRACTOS: «La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso el accionante contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca Nenuco (mixta), para distinguir productos de la clase 25.

(...).

Consideraciones

1. La cuestión de fondo.

Lo primero a dirimir es si se da o no confundibilidad de la marca solicitada Nenuco (mixta) para distinguir productos de la clase 25, que en la respectiva solicitud se describen como “vestidos, calzado y sombrerería, en especial toda clase de prendas de vestir para niños y bebés, y en general, cualquier tipo de prendas de vestir” (fl. 63), con la marca Nenuco (nominativa) para distinguir productos de la clase 3, registrada con anterioridad a la solicitud de aquella a favor de la opositora y con vigencia hasta el 8 de noviembre de 2009 en virtud de renovación del registro que se le concedió mediante Resolución 24114 de 17 de noviembre de 1999 (fl. 81); y lo segundo, es si, como consecuencia de lo anterior, es registrable o no la primera para distinguir los referidos productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, todo lo cual implica valorar las razones aducidas en el acto acusado sobre tales tópicos.

2. Examen de la cuestión planteada - reglas de comparación.

2.1. La Sala retorna la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que en caso de que haya de compararse un signo mixto como marca, con una marca denominativa previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcarlo será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En este caso, el elemento gráfico del signo que se pide registrar está dado por la imagen en molde de dos bebés de pies, en pañales y abrazados de lado, el primero de los cuales, de izquierda a derecha, tiene un sombrero de copa; imagen que está seguida, de izquierda a derecha, de la palabra Nenuco, tal como aquí se escribe, estando la letra N inserta en el centro de una barra vertical sombreada, la que a su vez tiene un cuadrado sombreado en la parte superior, semejando una letra Í mayúscula, de modo que no hay diseño especial alguno de las letras que conforman la palabra Nenuco, por ende el aspecto gráfico no tiene una relevancia o significación especial distinta de la significación de dicha palabra, sino que por el contrario la refuerza, en lugar de desplazar en la aptitud de distintividad a la parte denominativa, lo cual hace que el signo se deba considerar como propio de una marca nominativa. Surge una evidente asociación o relación conceptual entre la parte gráfica y la nominativa, en la medida en que esta evoca la idea de nené o de bebé. Por consiguiente, a fin de hacer la comparación de rigor, el signo que se pide registrar como marca se tratará igualmente como marca nominativa.

2.2. Se observa que las denominaciones enfrentadas tienen en común la expresión Nenuco, que no puede considerarse como una expresión genérica, descriptiva o evocativa en relación con los productos que se busca distinguir, o no se encuentra que guarde relación directa o indirecta con tales productos, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de las clases 3 (1) y 25, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, de allí que deben confrontarse ambos signos en su integridad. En todo caso, cabe decir que son idénticas en sus aspectos visuales y auditivos, comoquiera que tienen la misma escritura y la misma fonética.

En esas circunstancias, se hace irrelevante toda otra consideración sobre las reglas de comparación de las marcas enfrentadas, más cuando se han asumido como marcas nominativas, pues la semejanza entre ellas salta a la vista por la identidad anotada.

Sin embargo, es menester advertir que, salvo la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que busca distinguir con cada uno de ellos, tal como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación de las normas comunitarias allegada al proceso, al decir que “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular”.

En ese orden de ideas puntualiza que “Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas”.

Lo anterior traslada el debate al problema de la semejanza entre los productos distinguidos por las marcas confrontadas, sobre lo cual en la citada interpretación prejudicial, bajo el título de “Conexión competitiva”, se señalan elementos de juicio bajo el título de criterios de conexión, que en resumen son los siguientes:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, cuando el registro se limita a uno o varios de los productos de una misma clase, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

b) Conexión competitiva en virtud de los canales de comercialización, como serían los de distribución y establecimientos de venta al público, de suerte que ella se da cuando los productos son vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan relación, ya que en “ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro” (fl. 196).

c) Identidad o disparidad de los canales de publicidad. Si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

d) Relación o vinculación entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva: cocinas y refrigeradores tienen relación. Helados y muebles, no la tienen.

e) Uso conjunto o complementariedad de productos. En cuanto los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (puertas y ventanas).

f) Partes y accesorios. La confusión en este caso de produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos. Si pese a estar en diferentes clases, tienen características generales comunes, existe posibilidad de similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad de los productos. Si son idénticos o de naturaleza semejante, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error, ya que esa circunstancia puede dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

i) La intercambiabilidad entre dichos productos. Si es posible que los consumidores los consideren sustituibles entre sí para las mismas finalidades.

La Sala agrega que igualmente cabe tener en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto, debiéndose considerar que “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes...” (Sent. nov. 26/2004, exp. 11001 0324 000 2001 00110 01, caso marcas Choky Malta Leona vs. Chokis). (C.P. Dr. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta).

Tales criterios obedecen al principio de especialidad de la marca, consagrado en el artículo 85 de la Decisión 344, según la jurisprudencia comunitaria.

3.3.(sic) Considerando los productos objeto de las marcas enfrentadas, se tiene que sus respectivas clases están conformadas en la forma atrás dicha, esto es:

— Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

— Clase 25: Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

En la solicitud de registro de la marca objeto del sub lite, se especifican como “vestidos, calzado y sombrerería, en especial toda clase de prendas de vestir para niños y bebés, y en general, cualquier tipo de prendas de vestir”.

Siguiendo los criterios reseñados, se observa que al comparar los productos de la clase 3, con los que distingue la marca opositora, se dan más diferencias que semejanzas entre ellas, comoquiera que además de estar en nomenclatores diferentes, esto es, en clases distintas, los canales de comercialización, con una alta probabilidad van a ser diferentes, toda vez que se tienden a ofrecer separadamente en establecimientos especializados, y si se ofrecen en grandes tiendas o supermercados, forzosamente van a estar en secciones separadas, igualmente especializadas. Muy rara vez se ofrecen productos de limpieza y aseo personal, así como cosméticos, perfumería, aceites esenciales y lociones capilares, junto a vestidos y calzados.

Tampoco se evidencia relación entre ellos, distinta a la de satisfacer necesidades personales, que sería la misma relación que habría entre helados y muebles, que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no tienen relación; como tampoco hay complementariedad en ellos, pues se pueden utilizar, y de hecho se usan o se consumen de manera independiente y separada. No están sujetos a la necesidad de ser utilizados o consumidos en conjunto, ni los fungen como partes que den origen o se fusionen en un producto final.

En efecto, es claro que la finalidad de los productos de la clase 3 es directamente la de facilitar las labores o actividades de limpieza y de aseo personal; mientras que los de la clase 25 sirven para cumplir una función de protección o cubrimiento del cuerpo humano.

Justamente, por tener finalidades claramente diversas no son sustituibles o intercambiables entre sí para cumplir la misma finalidad. No se ve, por ejemplo, cómo jabones puedan ser sustituidos con vestidos, o lociones capilares con botas, y viceversa.

Tampoco guardan complementariedad, toda vez que unas no necesitan de las otras para su consumo o uso, ni se ve que haya motivos para que los consumidores juzguen que deban consumirlos o usarlos, en conjunto. Por su carácter, los de la clase 3 son productos consumibles y los de la clase 25 son usables y duraderos, luego ello implica que cada actividad se haga de manera separada en cuanto al momento y a las circunstancias, a pesar de que algunos de ellos lo puedan ser de manera conjunta, como sería el caso de perfumería y vestidos, pero es ocasional y de manera indirecta; por lo tanto sería una complementariedad casual y no necesaria como lo implica el criterio en comento.

En lo atinente a los canales de comercialización, cabe decir que no siempre son iguales, pues suele ocurrir que existen sitios en los cuales se ofrecen los productos de una de esas clases y no se ofrezcan los de la otra, como sucede con los establecimientos comerciales de prendas de vestir, cuya oferta está dada básicamente por productos de la clase 25; mientras que los de la clase 3 se suelen distribuir en tiendas de barrio y supermercados. A ello se agrega que cuando todos se ofrecen en grandes almacenes o grandes superficies, en los que se ofrece al público una gama de productos dispares, usualmente son ubicados en estantes o secciones diferentes y especializadas, tal como atrás se anotó.

De otra parte, los consumidores, entendidos como quienes adquieren los productos en los sitios de distribución, tienden también a ser diferentes, toda vez que los de la clase 3 no son tan diversos como los de la otra, mientras que los de la clase 25 tienen un grupo mucho más heterogéneo y, si se quiere, universal, pues todos los consumidores adquieren vestidos y calzado.

En estas condiciones, cualquier coincidencia que se pueda dar en el uso de los medios de difusión resulta irrelevante por cuanto esta similitud eventual queda inadvertida por fuerza de las diferencias anotadas.

Así las cosas, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre Nenuco (mixta) para productos de la clase 3, y Nenuco (nominativa), para distinguir productos de la clase 25, que haga irregistrable el primer signo por virtud de la causal descrita en el artículo 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de la Comunidad Andina, sino que, vistos en conjunto, atendiendo los criterios atinentes a la conexidad de competitividad, son mayores las diferencias que las semejanzas, de donde ambos pueden convivir como marca en el mercado sin que surja un riesgo significativo de confusión que pueda inducir en error a los consumidores.

Por consiguiente, pese a ser signos idénticos, en cuanto están constituidos con una misma expresión gráfica y fonéticamente igual, se concluye que por distinguir productos diferentes, entre los cuales no se da conexión competitiva, la marca Nenuco (mixta) para distinguir productos de la clase 3 puede coexistir en el mercado con la marca Nenuco (nominativa) para distinguir productos de la clase 25, de modo que no hay riesgo de confusión entre ellas, luego aquella cumple con el requisito de distintividad, al cual se suman los de perceptibilidad y susceptibilidad de ser representada gráficamente, de allí que el acto acusado viola los artículos 134, literales a) y b), 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, invocados en la demanda, y amerite su nulidad en cuanto declaró fundadas la oposición basada en la marca nominativa Nenuco para productos de la referida clase 3, y negó el registro de la marca Nenuco (mixta) para productos de la clase 25, y se restablezca el derecho de la actora disponiendo que la demandada conceda el registro de esa marca a favor de la accionante, dado que las únicas razones expuestas para negarla radican en la confundibilidad de esta con aquella, situación descartada en el análisis aquí realizado.

Además, no se probó en el plenario que la marca Nenuco (mixta) constituya una marca notoria y que por ello merezca la especial protección que establece la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según la cual no es menester considerar los productos o servicios de que se trate.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 43466 de 24 de diciembre de 2001, 6417 de 27 de febrero de 2002 y 18094 de 13 de junio de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 01-34885 y mediante las cuales, en su orden, se negó el registro de la marca “Nenuco” (mixta) solicitada por el actor para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla.

2. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio continuar con el trámite de registro de la marca nominativa Nenuco (mixta), para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional.

3. PUBLÍQUESE la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 30 de noviembre 2006».

(1) Los productos de la clase 3 consisten en “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”.

SALVAMENTO DE VOTO

El fallo de la mayoría desconoce que el uso y difusión de las marcas de ropa y calzado se ha extendido a los productos cosméticos para el cuidado de la piel y del cabello, y, particularmente a los perfumes. Lo propio ocurre con las marcas de cigarrillos o de bebidas gaseosas más prestigiosas como Coca-Cola, Marlboro y Kool que también se han extendido a la ropa. Este hecho es incontrovertible.

Las casas y diseñadores de modas más famosos del mundo de la alta costura como “Chanel”, “Óscar de la Renta”, “Carolina Herrera”, “Calvin Klein”, “Guy Laroche” y “Salvatore Ferragamo”, para citar algunos ejemplos, fueron los precursores de la práctica de proyectar empresarialmente las marcas de ropa y calzado a la perfumería y cosméticos.

Esta práctica se ha generalizado, al punto de ser ya común que cuando una marca de ropa se aprestigia y consolida en el mercado, sus titulares la extiendan a otra línea de productos, generalmente a perfumería y cosméticos. Como consecuencia de esta práctica reconocida, la conexión competitiva entre los productos de las clases 3 (perfumes) y 25 (ropa) es innegable.

Dada esta realidad, es altamente probable que un consumidor medio crea que el empresario que le es conocido por su marca de ropa, ha decidido extenderla a perfumería y cosméticos.

En la Interpretación Prejudicial 47-IP-2000 (1) a este respecto, el Tribunal Andino señaló:

“... Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

Se trata de una eficaz estrategia de expansión empresarial a partir del aprovechamiento del “good will” y del prestigio que ha alcanzado una marca en el mercado de ciertos productos o servicios y su reconocimiento y aceptación por el público consumidor, en razón de su calidad, uso intensivo y amplia difusión.

Por lo demás, concurren varios de los criterios que esta Sala y el Tribunal Andino de Justicia han considerado que generan conexión competitiva entre los productos.

Se trata de productos de uso personal, cuyo empleo es conjunto y complementario.

Se promocionan a través de los mismos medios de publicidad, particularmente en revistas dirigidas al público en general, tales como “Soho”, “Jet Set”, “Aló”, “Vanidades”, “Fucsia”, “Glamour”.

Basta con mirar una revista de entretenimiento, de modas, o de novedades para constatar que los productos de las clases 3 y 25 son competitivamente conexos.

Fuerza era, entonces, concluir que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, y que se imponía denegar las pretensiones de la demanda.

Camilo Arciniegas Andrade 

(1) Interpretación Prejudicial 47-IP-2000 rendida en el expediente 11001-0324-000-199-5983-1, correspondiente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por sucesores de José Jesús Restrepo & Cía., Casa Luker S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a Grasas Vegetales S.A. el registro de la marca nominativa “Solysol” para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 internacional, con fundamento en su marca “Sol” registrada, entre otras, en la clase 30 internacional según certificados 72.368; 101.748 y 212.272; y en el hecho de ser notoriamente conocida.

SALVAMENTO DE VOTO

Comedidamente, discrepo de la decisión de mayoría, por lo siguiente:

Comparto el criterio expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en aras de sustentar los actos acusados, los cuales, por lo mismo no debieron anularse.

En efecto, existiendo el registro de la marca “Nenuco” a favor de la sociedad Reckitt & Colman S.A. en la clase 3 internacional, bien hizo la administración al negar el reconocimiento de la marca “Nenuco”, para la clase 25, en favor de Domingo Martínez Gómez, con apoyo en la consideración según la cual se estaba frente a dos expresiones idénticas en sus aspectos: ortográfico, visual, auditivo y conceptual y por tanto carentes de distintividad, conexión competitiva que hoy por hoy existe entre los productos comprendidos en una y otra clase, aspecto que merece protección, independientemente de que se esté frente a marcas notorias.

En el caso sub examine la evidente conexión competitiva a que aluden los actos acusados, predicable de los productos de las clases 25 (vestidos) y 3 (perfumes) imponía reconocer la legalidad de los actos acusados.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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