CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 2002-00412 de abril 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 2002-00412

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: nulidad

Actora: A y B Modulares Ltda. (hoy S.A.)

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala:

El presente asunto se contrae a establecer, si la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, vulneró el régimen común de propiedad industrial consagrado en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca “Sheetrock” en favor de la sociedad United States Gypsum Company, por existir un presunto riesgo de confusión con la marca “Tablaroca”, cuyo titular es la sociedad A y B Modulares Ltda. (hoy S.A.).

El tribunal de justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial número 28-IP-2011, rendida en este proceso, expresó:

“(…).

Que la presentación de la solicitud de registro como marca del signo Sheetrock (nominativo), para distinguir productos de la clase 19, fue el 13 de marzo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literal a), 136 literales a) y h), 224, 225 y 228 de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, no se interpretarán los artículos 135, 172, 226 y 227 de la misma decisión por no ser aplicables al caso concreto; y,

Que el texto de las normas objeto de interpretación prejudicial es el siguiente:

(…).

1. La marca y los requisitos para su registro.

(…).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, que un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en el medio de los consumidores o usuarios. (…).

La susceptibilidad de representación gráfica conjuntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, formulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distinitvidad(sic), es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado de los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

(…).

La marca salvaguarda tanto el interés del titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios evitando el riesgo de confusión y/o asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el juez consultante debe analizar el presente caso, si el signo Sheetrock (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida decisión. 

2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.

El tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre los signos denominativos en virtud de que el signo solicitado Sheetrock es denominativo y el signo sobre la base del cual se basa la oposición Tablaroca es, también, denominativo.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipio de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre los signos denominativos el tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el juez consultante deberá tener presente que:

1. Se consideran semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

(…).

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

En virtud de que en el proceso interno se debate si el signo solicitado Sheetrock (nominativo) es confundible con la marca Tablaroca (denominativa) el tribunal considera oportuno referirse al tema.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de los terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión y/o asociación.

(…).

En este sentido, el tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación, tanto en relación al signo como respecto a los productos o servicios que ampara para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

(…).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo…

Para determinar la existencia de riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

(…).

En consecuencia el tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica (…).

La similitud fonética (…).

La similitud ideológica (…).

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

… es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido acogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este tribunal y que, son los siguientes;

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica…

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto o servicios identificados por los signos en disputa…

(…).

5. Signos en idioma extranjero.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia a su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el tribunal, «Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser de elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta». (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: Saltín etiqueta).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que «han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado» (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: concentrados y jugos de frutas tutti-frutti).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 

Signos de fantasía.

Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea…

(…).

6. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba.

La parte actora alega que su marca Tablaroca (denominativa) es notoriamente conocida en el mercado, mientras que por su parte, el tercero interesado en el proceso manifiesta que «la marca Tablaroca no ha sido declarada como notoria (…)» pues la sociedad actora no probó que su marca Tablaroca fuera notoriamente conocida. Es por este motivo que el tribunal analiza el tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

En el presente caso, el juez consultante, analizará la notoriedad de la marca Tablaroca (denominativa) sólo si determina previamente que existe riesgo de confusión entre los signos confrontados. De no existir riesgo de confusión entre los signos, no tiene sentido ver la notoriedad de la marca.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción fuera o dentro de cualquier país miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el país miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser reconocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que le es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. (Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: Bonito + gráfica).

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus

Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

(…)” (Subrayas y negrillas fuera del texto).

De conformidad con lo anterior, se debe determinar primero, si existe riesgo de confusión entre las marcas “Sheetrock” y “Tablaroca” y solo en caso de que se presente tal riesgo, se podría entrar a analizar la notoriedad de la marca, alegada por la demandante.

Para establecer el mentado riesgo de confusión, se procede a estudiar los artículos 134 a 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que preceptúan lo siguiente:

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)”.

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)”.

ART. 136.No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. (Subrayas fuera del texto)

Conforme a la normativa transcrita, encuentra la Sala que la marca “Sheetrock” está dentro de los presupuestos señalados por el citado artículo 134, literal a), de la referida norma comunitaria, pues evidentemente es admisible el registro de un signo que contenga una combinación de palabras cuya representación gráfica sea posible.

No obstante, comoquiera que a juicio de la sociedad A y B Modulares Ltda., la marca en mención no posee la suficiente distinitividad(sic)(1) para diferenciarse en el mercado de su marca “Tablaroca”, se precisa establecer si la marca “Sheetrock” se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los transcritos artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) al g), de la Decisión 486 de 2000, citada, y en caso de que ello sea así, se entraría a examinar la notoriedad del signo de la demandante, de conformidad con lo señalado en el literal h) del referido artículo 136.

Frente a la semejanza o identidad que pueda existir entre dos marcas, el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recomienda hacer la respectiva comparación, teniendo en cuenta que por ser los signos en cuestión denominativos o nominales(2), se deben cotejar en conjunto, con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, “teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas” así como las letras que conforman sus vocablos sin perjuicio de “destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función”.

Por consiguiente, se debe examinar si la sílaba tónica ocupa la misma posición y si es idéntica o muy difícil de distinguir; si existe una sucesión de vocales en el mismo orden; la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Para determinar lo anterior, se aconseja que el cotejo de los signos en conflicto se efectúe en forma sucesiva. En este orden de ideas, se procede a hacer el referido examen, así:

Sheetrock – Tablaroca - Sheetrock – Tablaroca -

Sheetrock – Tablaroca - Sheetrock – Tablaroca -

Sheetrock – Tablaroca - Sheetrock – Tablaroca -

Sheetrock – Tablaroca - Sheetrock – Tablaroca -

Sheetrock – Tablaroca - Sheetrock – Tablaroca -

Sheetrock – Tablaroca - Sheetrock – Tablaroca -

De la comparación anterior, resulta evidente para la Sala que las marcas en cuestión no presentan la similitud o el riesgo de confusión aludido por la actora, pues no hay semejanza ni identidad entre los signos en disputa, desde el punto de vista ortográfico, fonético ni ideológico.

Para la Sala el argumento de que la traducción de la marca “Sheet Rock” al idioma español “evoca directamente y sin equívocos” el signo “Tablaroca” no es de recibo, pues, por un lado, como ya se dijo, las marcas denominativas se deben analizar sin descomponer su unidad fonética y gráfica; y, por el otro, al no existir confusión es realmente improbable que el consumidor medio se vea en la necesidad de traducir; además, en el remoto caso de que ello ocurriera, tal traducción sería inexacta, como lo reconoció la misma actora, quien tuvo que acudir a sinónimos para explicar la inexistente semejanza; de igual forma, hay que tener en cuenta que el vocablo “rock” ha sido reconocido en el idioma español como un estilo o tipo de género musical, razón por la cual sería un elemento que influiría en la mente del consumidor antes que entrar a establecer que dicha palabra también traduce piedra o roca.

Conforme lo precisó el tribunal de justicia de la Comunidad Andina, cuando las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, a las marcas con tal connotación se les ha considerado como signos de fantasía, entendidos como la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que se asocia indirectamente a una idea, lo cual evidentemente ocurre en este caso, pues “Sheetrock” no significa per se algo en particular, ya que se trata de la unión de dos palabras que a la postre termina siendo una frase proveniente de la imaginación de su creador.

En este orden de ideas, comoquiera que entre las marcas en conflicto no existe el riesgo de confusión alegado por la actora, la Sala se releva de analizar la notoriedad del signo de la demandante, pues como se expresó en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, “De no existir riesgo de confusión entre los signos, no tiene sentido ver la notoriedad de la marca”.

Así las cosas, se denegarán las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE a la parte actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Hace referencia a la capacidad que tiene el signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado de los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

(2) Formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.