Sentencia 11001-03-24-000-2002-0164 de marzo 9 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE MARCAS

Signos similares que no originan riesgo de confusión.

EXTRACTOS: «Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Hilos Herva S.A. contra la Resolución 3346 de 31 de enero de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la Resolución 38190 de 26 de noviembre de 2001 y, en consecuencia, declaró fundada la oposición formulada por Inversiones Support Ltda. y negó el registro de la marca Jordi Verino para distinguir calcetines, producto comprendido en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

(...).

Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro fue negado y el signo fundamento de dicha negativa, la Sala tendrá en cuenta los criterios que para el efecto han sido acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Los signos a comparar son Jordi Verino y Geordi, ambos nominativos, respecto de los cuales, si bien es cierto que fonéticamente son bastante similares en cuanto a las expresiones Jordi y Geordi, pues en el medio hispano parlante se pronuncian como “Yordi” también lo es que la expresión Verino le otorga suficiente distintividad a la marca en conjunto, esto es, Jordi Verino, por lo cual, a juicio de la Sala, bien pueden coexistir en el mercado sin que tal circunstancia genere riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos que amparan uno y otro y, por lo tanto, los derechos de la titular de la marca opositora no se verán afectados.

Además, debe tenerse en cuenta que el signo Jordi Verino fue solicitado para distinguir únicamente calcetines, producto perteneciente a la clase 25, que comprende vestidos, calzado, sombrerería, en tanto que la marca previamente registrada Geordi fue solicitada para amparar todos los productos de la Clase 25, es decir, que el riesgo de confusión tampoco se presentaría respecto de los productos que amparan una y otra marca, dada la exclusividad de la primera de las citadas para uno solo de los productos de la clase 25.

La clase 25 comprende: “Vestidos, calzados, sombrerería”.

Concluye esta corporación que de registrarse la expresión Jordi Verino para distinguir calcetines (clase 25) no se configura la causal de irregistrabilidad en la que se sustentó el acto acusado (Decis. 344, art. 83, lit. a), pues examinadas en conjunto tanto la negada como la opositora se observa que la primera está compuesta por dos palabras, en tanto que la segunda por solo una, lo que las hace disímiles en sus aspectos visual, fonético y conceptual, pues pronunciadas u observadas por un consumidor medio serán percibidas de manera diferente, de manera tal que el signo Jordi Verino cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, razón por la cual se declarará la nulidad de la Resolución 3346 de 31 de enero de 2002 y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará conceder su registro a nombre de la actora, para amparar calcetines (clase 25)».

(Sentencia de 9 de marzo de 2006. Expediente 11001-03-24-000-2002-0164. Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso).

SALVAMENTO DE VOTO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil seis (2006).

En mi criterio, la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó a derecho cuando negó el registro del signo Jordi Verino por estar registradas con anterioridad las marcas Geordi (nominativa) y Geordi (mixta).

No debió anularse el acto administrativo.

La mayoría de la Sala admite en la sentencia que ambas expresiones, a saber, Jordi (del signo solicitado) y Geordi (de la marca registrada preexistente) «en el medio hispano parlante se pronuncian yordi». Y aun así, consiente en que se registre aquella con solo agregarle otra palabra —Verino—, abriéndole así el paso a la apropiación de marcas ajenas a través del artificio de añadirles palabras que supuestamente las harían distintivas.

Es una decisión desacertada.

Con todo respeto,

Camilo Arciniegas Andrade 

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