Sentencia 2003-0001 de septiembre 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 11001032400020030001 01

Consejera Ponente:

Dr. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Luz Nancy Mantilla Calderón

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, y no respecto de los artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro de la marca Carbonero. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, esta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo Carbonera (mixto), se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen”.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo Carbonero, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A este respecto, se advierte que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente:

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca, todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó el registro de la marca Carbonero, para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con la marca Carbón, previamente registrada a favor de Gildardo Hernán Pérez en la clase 25 internacional.

Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se negó y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

 

Marca cuyo registro se negóMarca previamente registrada
Carbonero
Mixta clase 42
Carbón
Nominativa clase 25
ima2003-00001.jpg
Carbón

 

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. De hecho, debido a que en el presente caso se discute el registro de la marca mixta por la existencia de una previamente registrada, que es nominativa, el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“Cuando el juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.

(Proceso 26-IP-98, marca: C.A. S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410, de 24 de febrero de 1999)”.

Así, en el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Carbonero y Carbón.

5.1.1. Comparación ortográfica(2). 

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

Carbonero, Carbón, Carbonero, Carbón, Carbonero, Carbón,

Carbonero, Carbón, Carbonero, Carbón, Carbonero, Carbón,

Carbonero, Carbón, Carbonero, Carbón, Carbonero, Carbón,

Carbonero, Carbón, Carbonero, Carbón, Carbonero, Carbón.

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, la Sala advierte que existe similitud ortográfica entre los signos, pues las primeras seis (6) letras de ambas marcas, que corresponden a la denominación Carbón, son idénticas.

5.1.2. Comparación fonética(3). 

Por otro lado, la Sala advierte que no existe semejanza fonética entre las marcas, pues la sílaba tónica de la marca cuyo registro se negó se encuentra ubicada en la tercera sílaba, mientras que en la marca previamente registrada en la segunda.

Asimismo, la secuencia del sonido consonante oclusivo velar y sordo de la consonante C, seguido de la vocal abierta A, de la consonante sonante, oral, vibrante y simple R, la consonante obstruyente, bilabial B, la vocal abierta O, la consonante sonante, nasal y alveolar N, la vocal abierta E, la consonante sonante, oral, vibrante y simple R y la vocal abierta O; se escucha distinto al de la consonante obstruyente, oclusivo, velar y sordo C, seguido de la vocal abierta A, de la consonante sonante, oral, vibrante y simple R, la consonante obstruyente, bilabial B, la vocal abierta O y la consonante, nasal y alveolar N.

5.1.3. Comparación ideológica(4). 

Por otro lado, se encuentra que existe identidad conceptual entre las marcas, pues tanto Carbonero como Carbón evocan en la mente del consumidor la misma idea, referida a lo que se entiende por Carbón, es decir, “Materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos”.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica e identidad conceptual entre las marcas, pues se perciben de forma similar y evocan la misma idea en la menté de los consumidores.

Pese a lo anterior, la semejanza ortográfica y la similitud ideológica que presentan las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca Carbonero se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor.

5.1.4. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial 28-IP-2012:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una retención o vinculación económica” (proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de, 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”)”.

En el caso sub examine el registro de la marca Carbonero se solicitó para distinguir, dentro de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de venta al por mayor y al detal de productos tales como jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello, dentífricos..., metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométrico... cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en estas clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería... hilos, para uso textil... tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa... vestidos, calzados, sombrerería...”; y el registro que se había concedido previamente al signo Carbón, se otorgó para distinguir en la clase 25 “vestidos, calzados, sombrerería.

En este, .orden de. ideas” debe a continuación la Sala realizará el examen de conexión .competitiva entre las marcas, a fin de determinar si el signo Carbonero es registrable o se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; y (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Carbonero se solicitó para distinguir, entre otros servicios “venta al por mayor y al detal de productos tales como... “vestidos, calzados, sombrerería...” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que aquel que se concedió previamente a la marca Carbón fue para distinguir “vestidos, calzados, sombrerería” en la clase 25.

Lo anterior permite constatar que la marca Carbonero no es suficientemente distintiva respecto de la marca Carbón, pues pese a que se solicitó para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se advierte que algunos de los productos que pretende comercializar a través del servicio de venta son idénticos a aquellos para los cuales se concedió el registro de la marca Carbón en la clase 25 internacional.

Precisamente, un eventual registro de la marca Carbonero podría inducir a confusión indirecta y/o asociación al público consumidor, quien podría pensar que ambos signos tienen un mismo origen empresarial o que existe una relación o vinculación económica entre los titulares de ambos signos, máxime al constatar que tendrían los mismos medios de comercialización y una misma finalidad.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Carbonero, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A propósito, en un caso análogo, en el que se negó el registro de la marca Carbonero, cuyo registro se había solicitado para distinguir productos de clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se advirtió que era confundible y existía conexión competitiva entre esta y la marca Carbón, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó:

“Así, las expresiones Carbón y Carbonero, sin lugar a dudas evocan una idea semejante, pues como bien lo indica la entidad demandada, ambos términos refieren conceptualmente al carbón, el primero en alusión al producto como tal, a manera de sustantivo y el segundo como adjetivo en relación con la persona que vende, distribuye o manipula el carbón. Así, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término carbón se define como “materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos”; y, el mismo diccionario señala que le expresión carbonero hace afusión a: “1. adj. Perteneciente o relativo al carbón. 2. m. y f. Persona que fabrica o vende carbón (resaltado fuera de texto).

Nótese que la expresión “Carbonero” incorpora conceptualmente el producto denominado “Carbón”, lo que indudablemente hace concluir que la marca solicitada reproduce la anteriormente registrada, tal como se indicó en el dictamen pericial que obra a folios 209 a 211 del expediente, lo que corrobora el riesgo de confusión en razón de la similitud ideológica encontrada.

Ahora, cabe agregar que existe un evidente riesgo de inducir en error al consumidor en lo que respecta al origen empresarial de los productos, pues la coincidencia exacta en las seis primeras letras, hace evocar en la mente del consumidor que los productos de la marca Carbonero, solicitada para la clase 25 internacional de Niza, proceden del titular de la marca Carbón, previamente registrada para los productos de la misma clase. De este modo, el que ambos signos propendan por la identificación de productos de la misma clase incrementa el riesgo de confusión indirecta”(5).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, radicado 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 23 de mayo de 2013, actora: Luz Nancy Mantilla, radicado 110010324000200200209 01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.