Sentencia 2003-00073 de abril 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: 110010324000200300073 01

Autoridades nacionales

Actora: Toyo Tire & Rubber Co. Ltd

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, y no respecto de los demás artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo mixto NITTO. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “Canali”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003), ya citado”.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo NITTO, cuyo registro se concedió, a favor de la sociedad Rodrigo Giraldo & Cía. Ltda, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 literal a), 83 literales d) y e) y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 82 literal a), 83 literales d) y e) y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

“ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;”

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

“ART. 113.—La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

(...).

c) El registro se haya obtenido de mala fe”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca NITTO, a favor de la sociedad Rodrigo Giraldo & Cía. Ltda, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y la marca notoria NITTO.

5.1. Violación de los artículos 82 literal a) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, como primera medida, debe la Sala determinar si la marca NITTO es notoria, para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca NITTO, a favor de la sociedad Rodrigo Giraldo & Cía. Ltda, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional.

Respecto de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial que es aquella que “...goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores”.

El artículo 84 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En el caso que nos ocupa, la Sala advierte que del material probatorio allegado al proceso no puede constatarse la notoriedad de la marca NITTO. De hecho, al expediente de la referencia se allegaron los siguientes documentos con el objeto de probar la notoriedad de la marca NITTO:

• Escritura Pública 836 del 28 de febrero de 1969, mediante la cual se constituyó la sociedad Rodrigo Giraldo & Cía. Ltda, con el objeto de representar “casas extranjeras nacionales, importación y exportación de mercancías, compra y venta de repuestos y partes para vehículos automotores, dar dinero en mutuo con interés, hacer inversiones en valores mobiliarios, adquirir, vender, permutar o gravar bienes muebles e inmuebles, y celebrar cualquiera otros actos o contratos lícitos, sean o no de comercio”(1).

• Registro Mercantil de la sociedad Rodrigo Giraldo & Cía. Ltda(2).

• Oficio dirigido el 23 de diciembre de 2005 por la Jefe de la División de Estadística - Oficina de Estudios Económicos de la DIAN a esta Corporación, en el que informa que

“...en esta División no reposan documentos para certificar la autenticidad de las operaciones de importación y exportación... Sin embargo, se consultó el SAS y aparecen registradas importaciones por Rodrigo Giraldo y Cía. Ltda para los años 1995, 1996 y 1999 a través de la Aduana Especial de Bogotá y de Cali, a donde deben solicitar la información”(3).

• Declaración juramentada rendida por el Presidente de la sociedad actora, en la que manifiesta que la compañía es propietaria de la marca NITTO en varios países y ha hecho esfuerzos para posicionar la marca dentro del mercado de llantas de vehículos(4).

• Copia de los registros marcarios del signo NITTO, expedidos a favor de la demandante en Estados Unidos, Reino Unido, Irán, Egipto, Arabia Saudita, Singapur, Tailandia, Chile, República Dominicana, Turquía, Noruega, Fidji, Brunei, México y Líbano(5).

• Copia de las revistas Sport Compact Car (abr. y jun./97) y European Car (feb./97) en las que obra publicidad de la marca NITTO(6).

• Compilación de documentos de 1997 y 1998 en los que consta información sobre llantas de la marca NITTO para vehículos de pasajeros, camiones de carga, buses y llantas para carretera(7).

Lo anterior permite constatar que la marca NITTO se encuentra registrada a favor de la actora en varios países y que la demandante ha hecho un esfuerzo por consolidarla dentro del mercado de llantas. Sin embargo, la documentación allegada no acredita la notoriedad del signo NITTO, pues no demuestra, entre otros, el conocimiento real de la marca, el uso constante de los productos que ampara, ni la posición destacada en el mercado de llantas.

Debe destacarse, tal y como lo mencionó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, que

la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues esta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria”.

En este orden de ideas, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad, alegada por la presunta violación de los artículos 82 literal a) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la actora no logró probar la notoriedad del signo NITTO.

A propósito, en un caso semejante en el que se analizó la notoriedad de la marca GUDIZ, para distinguir productos de la clase 30 de la de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

“Debe la Sala precisar que la actora no demostró la notoriedad de la marca “GUDIZ”, luego no se violó el literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por esta razón, el cargo por violación del literal h) no prospera.

Respecto de la necesidad de probar la notoriedad de una marca, dijo el tribunal en la Interpretación Prejudicial:

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese estatus” (Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. 231 de oct. 17/96).

Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP-2003, publicado en la G.O.A.C 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP.95, ya citado”).”(8)”(se resalta)

5.2. Violación del artículo113 literal c) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por otro lado, la demandante considera que debe cancelarse el registro del signo NITTO, otorgado a favor de la sociedad Rodrigo Giraldo & Cía. Ltda, pues considera que se obtuvo de mala fe, debido a que dicha sociedad comercializaba previamente las llantas que ella producía.

Respecto de la buena fe, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que “...es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario”. Asimismo, señaló que “...es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: a) Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; b) Sancionar con la nulidad el registro obtenido”.

De lo expuesto se infiere que debe cancelarse el registro de una marca cuando se pruebe que el adjudicatario obró de mala fe. Empero, en el caso sub examine, la Sala advierte que la demandante no probó que la sociedad Rodrigo Giraldo & Cía. Ltda hubiera actuado de mala fe. De hecho, del material probatorio relacionado en el acápite anterior se evidencia que la actora se limitó a probar que la marca NITTO se encuentra registrada a su favor en varios países y que ha hecho un esfuerzo por consolidarla dentro del mercado de llantas, sin corresponder a la carga que tenía impuesta de acreditar el obrar malicioso de la sociedad Rodrigo Giraldo & Cía. Ltda.

A propósito de quien alega que un tercero obró de mala fe, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

(1) Folios 130 a 137, cuaderno 1.

(2) Folio 139, cuaderno 1.

(3) Folio 163, cuaderno 1.

(4) Anexo 1.

(5) Anexo 1.

(6) Anexo 1.

(7) Anexo 1.

(8) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007, Rad. 11001032400020020003201, Actora: Savoy Brands Colombia S.A., M.P. Camilo Arciniegas Andrade.