Sentencia 2003-00093 de julio 9 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2003 00093 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Laboratorios Farmacol S.A.

Bogotá, D.C., nueve de julio del dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Examen de los cargos de la demanda.

1.1. En el primero se predica la violación de los artículos 165 y 168 porque la solicitud de registro que presentó en uso del derecho preferente que le dio la cancelación del registro de la marca Fluvasten le fue negada a la actora por razones distintas a las expuestas en el expediente administrativo 97-74469, donde el único obstáculo que se encontró para el registro de la marca Vasten, fue el previo registro sobre la marca Fluvasten; por ende, las resoluciones atacadas violan el derecho prevalente y preferente al registro de la marca Vasten, radicado en cabeza de la actora.

El artículo 168, único de los dos arriba citados que encontró pertinente al asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dice:

“ART. 168.—La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.

Para resolver esa acusación sirve retomar la conclusión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el alcance de dicho artículo, en el sentido de que ese derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, “no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, esta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro”.

Es claro así que la administración podía negar la nueva solicitud de registro de la marca Vasten si en su examen de registrabilidad encontraba circunstancias distintas a las observadas en el trámite de la solicitud inicial, que constituyeran causal de irregistrabilidad de dicha marca. Esa solicitud posterior significa otro trámite, diferente y de ninguna forma continuación del inicial, aunque con el ingrediente de que el peticionario tiene acceso preferente al registro de la marca cancelada, si solicita su registro, o a que esta no le sea oponible si la solicitud se refiere a otro signo, como es el caso bajo examen.

En ese orden, preferencia en el derecho a obtener el registro no significa obtención o acceso automático o directo a dicho registro, pues quien obtenga la cancelación debe presentar la solicitud de registro correspondiente en el término y con el lleno de los requisitos de ley, y su obtención está supeditada al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un signo como marca.

Por lo tanto, si a la actora le fue negada la solicitud de registro de la marca Vasten para productos de la clase 5ª por ser encontrada confundible con marcas distintas a la cancelada, ello es una situación jurídica que encuadra y encuentra asidero en el ordenamiento marcario comunitario, y resulta acorde con el artículo 168 de la Decisión 486, luego no vulnera este precepto, de allí que el cargo no prospera.

1.2. En el segundo cargo se invoca la violación del artículo 136 de la Decisión 486, bajo el argumento de que la marca Vasten para distinguir productos de la clase 5ª no produce confusión con las marcas esgrimidas en su favor por la opositora, Baten y Baten Bussie, previamente registradas para distinguir productos de la misma clase, por no ser conceptualmente similares, ya que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la confundibilidad radica en la coincidencia o identidad del significado conceptual de las marcas en conflicto.

Significa lo anterior que la actora acepta la semejanza gráfica y fonética, que con la conceptual configuran las tres posibles semejanzas de los signos en sí, es decir, internas a ellos, ya que a las mismas cabe adicionar las semejanzas externas, como son las relativas a los productos o servicios a distinguir con tales signos.

Por consiguiente, la Sala centra el análisis del cargo en el argumento central que lo sustenta, pudiéndose decir que precisamente en el aspecto conceptual o ideológico no hay lugar a comparación, por cuanto se trata de palabras o vocablos que no tienen un significado en el lenguaje natural, luego no es posible predicar distintividad ni semejanza en este campo.

Ello significa que la comparación que es viable hacer entre las marcas enfrentadas es en los campos gráfico o visual y fonético, en los cuales justamente la actora no aduce ni sustenta distintividad alguna, ni hace referencia a tales aspectos.

Sin embargo, es conveniente examinar los signos enfrentados en relación con los mismos, en los cuales la Sala observa que se presenta una semejanza, especialmente en el fonético, que genera riesgo de confusión, más si la comparación se hace atendiendo las reglas generales que ha dejado sentadas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esto es, que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en esta, y así establecer si hay semejanza o no, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada; requiriéndose una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual.

Las aludidas reglas de comparación se concretan en las siguientes:

— La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro.

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

— Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

A lo anterior se agrega el rigor que jurisprudencial y doctrinariamente se ha establecido para la comparación de marcas para productos farmacéuticos, reiterada en la advertencia expuesta en la conclusión 5ª de la interpretación prejudicial traída al sub lite, en el sentido de que “El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, este podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso”.

En este caso el signo Vasten reproduce íntegramente la segunda de las dos silabas de Baten y casi toda la primera sílaba, en especial fonéticamente, sin que la letra S que se incluye en la primera sílaba sirva para marcar una diferencia significativa entre ambos conjuntos, de modo que leídas y, con más perceptibilidad, pronunciadas de golpe y sucesivamente presentan más semejanzas que diferencias, así:

Vasten Baten Vasten Baten

Pasando al análisis específico del aspecto fonético, en donde el tribunal ubica el mayor riesgo de confusión por semejanzas de los signos, la jurisprudencia ha delineado las siguientes:

— Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor.

— Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

— Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, a saber: Baten y Vasten, por ende se cumple íntegramente la primera regla reseñada para el examen fonético, como quiera que además de tener igual número de vocales, dos en cada caso, todas ellas son idénticas y están en la misma posición.

La sílaba tónica de cada una es la primera BA y VAS, si ambas se pronuncian como palabras graves, que es lo más probable: Báten - Vásten, de allí que sea coincidente tanto por ser semejante como por ocupar el mismo lugar, pues en ambas es la primera sílaba, luego también se cumple esta regla indicativa de similitud y confundibilidad fonética.

Además, esa similitud se reproduce en el campo visual o gráfico por cuanto la escritura de ambas es casi igual, toda vez que tienen casi el mismo número de letras (cinco y seis), distribuidas entre igual número de sílabas (dos), las cuales, con excepción de la adición de una letra (S), son muy parecidas: Baten - Vasten.

Así las cosas, se da una notoria semejanza, apreciable incluso a simple vista entre Baten y Vasten, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, que no desaparece por la letra S, ya que esta no le introduce a la segunda suficiente distintividad frente a la primera, de suerte que sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado, más cuando se trata de productos que están estrechamente relacionados por pertenecer a la misma clase.

Como atrás se dijo, no hay lugar a considerar el aspecto ideológico o semántico de las marcas, por cuanto están conformadas por expresiones que no tienen un significado conocido en el lenguaje natural o de uso común.

Por lo tanto, la comparación solo es posible en los campos visual, ortográfico y fonético, cuyo resultado es, entonces, que como conjunto de letras, al ser pronunciadas, los signos Baten y Vasten son percibidos por el consumidor de un modo semejante, dado lo similar de su respectiva escritura y sonoridad por efecto de las coincidencias e identidades anotadas, de tal forma que la Sala encuentra que se da un alto grado de riesgo de confusión entre ellas que hace irregistrable la marca Vasten, por virtud de la causal descrita en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que le falta la necesaria distintividad frente a la marca Baten con relación a los productos de la clase 5ª, pudiendo inducir en error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos de los productos respectivo sobre todo en tratándose de productos farmacéuticos.

1.3. En cuanto al tercer cargo, violación del artículo 278 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se observa que el tribunal encontró que no es procedente la interpretación de ambos artículos “por no ser pertinentes al caso en controversia” (fl. 352), lo cual significa que por sustracción de materia no es posible su violación por el acto administrativo enjuiciado, luego el cargo se desestima por esa razón, es decir, por falta de pertinencia de tales disposiciones con dicho acto administrativo.

2. Conclusión.

El resultado, entonces, es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica.

En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de la marca Vasten para productos de la clase 5ª no viola las normas comunitarias invocadas en la demanda debido a que, según se anotó, se halla conforme con esas disposiciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Laboratorios Farmacol S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de las resoluciones 15389, de 21 de mayo de 2002, 24839, de 31 de julio de 2002 y 30541, de 20 de septiembre de 2002, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A. y, en consecuencia, negó a la actora el registro como marca del signo Vasten (nominativo), para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 9 de julio del año 2009».

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