Sentencia 2003-00112 de agosto 5 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001 0324 000 2003 00112 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Lloreda S.A.

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La cuestión de fondo.

Visto que la inconformidad de la actora contra el registro de la marca Premier para productos de la clase 1ª de la clasificación internacional de Niza concedido mediante los actos acusados, radica en que su marca registrada igual denominación Premier en las clases 29 y 30, tiene el carácter de notoria, la cuestión a dirimir se reduce, en primer orden, a verificar si realmente se da o no tal notoriedad de esa marca suya y si, por ello y dada la protección especial que tienen las marcas notorias (Decis. 344, art. 83, lit. d)) es o no irregistrable la marca atacada aunque sea en una clase totalmente distinta, toda vez que la semejanza entre ambos signos es evidente, como que son la misma expresión.

2. Examen de la cuestión planteada - reglas de comparación.

2.1. Al respecto, en la Resolución 17584, que decidió el recurso de apelación se analizaron cada uno de los instrumentos probatorios allegados para ese efecto por la entonces opositora al registro de la marca, tales como los registros de Ia marca Premier en las clases 29 y 30; certificación del revisor fiscal suplente de la sociedad sobre su volumen de ventas de la margarina Premier entre 1992 y 1994; certificación de volumen de venta del aceite Premier por la distribuidora Dacegrasas S.A.; certificación sobre distribución, aceptación, uso y alta calidad del aceite de girasol Premier, dada por el director de Confamiliares de Manizales; certificación de una firma de revisores fiscales de dos empresas de publicidad y mercadeo, sobre manejo de la publicidad en todos los medios de comunicación para los productos con la marca Premier y la correspondiente inversión; las etiquetas y afiches para los productos con la referida marca, y fotocopias de facturas de venta de las margarinas Premier expedidas por la actora.

De ellos dijo que no demuestran la notoriedad de la marca Premier, al considerar en su orden que solo prueban que es una marca registrada en cabeza de la actora; que el correspondiente producto ha sido comercializado en cierto monto; una larga y estable relación comercial con el distribuidor Dacegrasas S.A.; una aceptación del producto y no el número de consumidores que tuvieron conocimiento, lo adquirieron y lo aceptaron, amén de que el certificado de aceptación está referido a una sola ciudad del país; la cantidad de inversión en publicidad, pero indica la cantidad de consumidores a los que ha llegado su publicidad ni su fuerza de recordación; ni qué tan altos son los volúmenes de venta de los productos con la referida marca.

2.2. Sobre la ocurrencia de la notoriedad, y siguiendo lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es necesario que se den los siguientes supuestos:

“... la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber:

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores”.

Al punto explica dicha corporación de justicia comunitaria que:

“... la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que esta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al estatus de notoria.

Al respecto la jurisprudencia sentada por este tribunal ha sostenido que “la marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria” (proceso Nº 114-IP-2003, marca: “Ebel International” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1028, ene. 14/2004).

Este tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”(1).

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo: aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose estas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental” (proceso 08-IP-95, marca: Lister, publicado en la Gaceta Oficial 231, de oct. 17/96)”.

2.3. En relación con la demostración de la alegada notoriedad de la marca Premier en cabeza suya, la actora afirma que en el expediente administrativo obran los medios de prueba suficientes, que corresponden a los atrás relacionados, pero que la entidad demandada no los examinó en conjunto, y a los cuales hace mención nuevamente en la demanda de este proceso.

2.4. Así las cosas, el problema se contrae a confrontar la valoración que la entidad demandada hizo de los referidos medios de prueba, pudiéndose decir sin mayor dificultad que ni siquiera vistos en conjunto, como lo reclama la actora, ponen en evidencia una situación tal de la marca Premier para productos de las clases 29 y 30, que le imprima el carácter de notoriedad que aquella predica de la misma.

Como bien lo advierte la entidad demandada, tales elementos de juicio no pasan de indicar que la marca está registrada y unas circunstancias y aspectos propios de cualquier marca cuyos productos están siendo comercializados en un mercado competido, relativas al año de 1994, sin que evidencien nada excepcional o que se enmarque en los supuestos fácticos que le imprimen a una marca la condición de notoria.

Todos son aspectos muy normales o corrientes del giro que tiene poner en el mercado productos de consumo, sin que indiquen nada excepcional o fuera de lo común de la marca en cuanto a la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de esos productos, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, producción y mercadeo de tales productos.

Téngase presente que la notoriedad implica que la prueba que se aduzca debe denotar niveles sobresalientes de esos aspectos, puesto que de suyo toda marca que se esté utilizando en el mercado los tiene, es decir, que en algún grado ha de ser conocida por el público, que se le da alguna difusión, publicidad o promoción, que tiene determinada antigüedad y uso, y que los productos se elaboran y ponen el mercado. De lo contrario, se estará ante una marca que no está en uso.

De suerte, que la notoriedad va más allá de los estándares comunes a todo mercadeo de bienes y servicios, como quiera que estos deben darse de tal forma que sitúen la marca en un punto destacado del mercado y en la mente de los consumidores, es decir, que se destaquen o noten más que las restantes en el universo de las marcas, pues aun en el lenguaje natural, la condición de ser notoria significa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, última edición, en sus tres acepciones, “1. Público y sabido por todos. 2. adj. Claro, evidente. 3. adj. Importante, relevante o famoso”.

Es obvio que las notas señaladas por la normatividad comunitaria como propias de la marca notoria, son equivalentes o conducen a tales acepciones gramaticales de lo notorio.

En efecto, la Sala, en sentencia de 4 de febrero del año en curso(2), interpretando dicha normatividad y la jurisprudencia comunitaria respectiva, precisó que “según la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina, el tema de la notoriedad marcaria se encuadra en postulados que se pueden resumir en i) protección por encima del principio de la especialidad de las marcas; ii) delimitación jurídica de la notoriedad; iii) su carácter objetivo por la su configuración a partir de elementos fácticos precisados en el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, vi) (sic) su sujeción al principio de la carga de la prueba para quien la alegue”.

En cuanto a la delimitación jurídica de alcance conceptual pertinente, dejó en claro que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”, reza el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

En ese orden consignó las siguientes conclusiones:

“De esa definición normativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina extracta las siguientes características:

— Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Según el artículo 230 se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores’.

— Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros.

— La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

3.3. La objetividad de la notoriedad.

El artículo 228 de la misma decisión señala los criterios que sirven para determinar la notoriedad, así:

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero’”.

2.5. Por consiguiente, la Sala encuentra que es cierto que en el expediente administrativo y en este plenario no ha sido acreditada o demostrada la notoriedad que la actora reclama para su marca Premier para los productos de las clases 29 y 30, por lo cual el cargo de violación del artículo 83, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a cuyo tenor no es registrable como marca el signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

3. Comoquiera que la actora aduce también la violación del artículo 83, literal a), de la referida decisión, por aplicación indebida, ya que a su juicio no era aplicable en este caso debido a que su oposición o impugnación estaba basada en el literal e) de dicho artículo y en la pretendida notoriedad de su marca Premier, es menester despachar ese cargo, para lo cual sirve lo antes expuesto, en la medida en que no habiendo encontrado probada tal notoriedad, la entidad demandada tenía, en todo caso, el deber de examinar la registrabilidad de la marca solicitada, en función de verificar su distintividad frente a la opuesta por la actora, dada la precedencia de esta en el registro y la necesidad de que toda marca cumpla su finalidad en el mercado, distinguir productos y servicios ofrecidos en él, sin riesgo de confusión respecto de su origen empresarial.

En ese orden, la Sala encuentra que el literal a) del artículo 83 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sí estuvo debidamente aplicado por ser pertinente y regulador del asunto, en tanto prevé que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (negrillas son de la Sala).

Es decir, el examen a que estaba obligada la entidad demandada no se limitaba, y no se puede limitar, a la comparación con marcas registradas para la misma clase de productos o servicios (principio de especialidad de las marcas), sino también con las registradas para otras clases de servicios o productos, atendiendo las posibles relaciones de conexidad competitiva que puedan presentarse entre unos y otros, en las que intervienen los canales de comercialización, los medios utilizados para la publicidad de cada uno, relación o vinculación entre los productos; simultaneidad o complementariedad entre los ofrecidos por cada marca enfrentada; integración de los mismos como partes o accesorios de un todo; la finalidad que tienen, y su intercambiabilidad.

Esos aspectos justamente fueron examinados detenidamente en la Resolución 17584 de 25 de marzo de 2001, con la cual se decidió el recurso de apelación en sede administrativa, en relación con los cuales concluyó que los productos distinguidos con signos marcarios comparados carecen de relación por no concurrir en ellos elemento que implique la interdependencia o rasgo común capaz de inducir al público consumidor a error, porque en efecto, el registro de la marca “Premier” cuyo titular es Lloreda S.A. fue concedido para distinguir productos de las clases 29 y 30 que comprenden carne, pescados, aves, caza, legumbres, gelatinas, huevos, especias, etc., mientras que la marca “Premier” solicitada por Even Esponjas Venezolanas C.A. está destinada para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas destinadas para la industria en la clase 01.

De esa forma hubo una debida aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a lo que cabe agregar que la actora no ha desvirtuado las conclusiones a que se llegó en el acto acusado sobre la aplicación del mismo, e incluso en la demanda ni siquiera las controvirtió la actora, la cual sustentó únicamente en la pretendida notoriedad de su marca Premier para los referidos productos de las clases 29 y 30.

En resumen, en el plenario no se probó que la marca Premier, registrada para productos de las clases 29 y 30, en las modalidades nominativa y mixta, constituya una marca notoria y que por ello merezca la especial protección que establece la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; como tampoco se desvirtuó que los productos de esas clases que se distinguen con dicha marca y los productos de la clase 1ª que son distinguidos con la marca Premier registrada a favor de un tercero, carecen de toda relación de conexidad competitiva, por todo lo cual los cargos no están llamados a prosperar, y se deban negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGASE la nulidad de la Resolución 14708, de 31 de mayo de 1996, de la jefe de la división de signos distintivos, en la que declaró infundada la observación formulada por la actora y concedió el registro del signo solicitado “Premier” para distinguir productos de la clase 01 de la clasificación internacional de Niza; y sus confirmatorias números 04549 de 22 de febrero de 2001, de la misma funcionaria y 17584 de 25 de mayo de 2001, del Superintendente de Industria y Comercio.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el el 5 de agosto 2010.

(1) Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O. A.C. 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “Elegante trigueña con turbante". Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(2) Sentencia de 4 de febrero de 2010, Expediente 2004 00329, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.