Sentencia 2003-00155 de febrero 12 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-0324-000-2003-00155-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

Autoridades nacionales

Bogotá D.C., doce de febrero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El tribunal en la misma Interpretación prejudicial indica que serán objeto de interpretación de oficio los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, “…en consideración a que a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca Epomega (nominativa) solicitada por Elanex Pharmaceuticals, 20 de junio de 2000, se encontraba en vigencia la Decisión 344…” (fl. 188).

Decisión 344

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;”

“ART. 83.

Así mismo, no podrán registrase como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (fls. 188 y 189).

Según se lee en la Resolución 17278 de 31 de mayo de 2002 la jefe de la división de signos distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Pierre Fabre Dermo-Cosmetique y concedió el registro de la marca “Epomega” para amparar “preparaciones farmacéuticas de factor de crecimiento de célula sanguínea humana”, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

El tribunal en la Interpretación solicitada, precisa que “El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria” (fl. 203).

Del artículo 81 se deducen tres requisitos, a saber:

La distintividad:

“…es la función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores (…) (1) ” (fl. 202).

La perceptibilidad:

“La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos (…) (2) ” (fl. 202).

La susceptibilidad de representación gráfica:

“Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe (3) ” (fl. 203).

Ahora bien, toda vez que la actora alega que la marca “Epomega” (nominativa) no cumple con el requisito de distintividad, porque se confunde con la marca “Exomega” previamente registrada de su propiedad, se estima necesario cotejar las marcas bajo los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, con el fin de determinar si existe o no riesgo de confusión directa e indirecta que pueda inducir a error al consumidor en la elección de los productos que desea adquirir o éste le atribuya a los productos que se le ofrecen un origen empresarial común.

La Sala observa que en la consideración contenida en el ordinal séptimo de las conclusiones de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andino (fl. 208), se señala que el examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, con el fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, y que el examen comparativo de las mismas, si estas contienen partículas de uso común (ordinal sexto), constituye una excepción a la regla técnica de atenerse a una simple visión de conjunto. No obstante y teniendo en cuenta el rigorismo en su examen, las marcas en conflicto serán analizadas siguiendo las reglas técnicas establecidaspor la jurisprudencia y doctrina, por cuanto en las mismas no existen elementos comunes como sufijos o prefijos propios de los productos farmacéuticos que amparan.

En efecto, las marcas “Epomega” (cuestionada) y “Exomega” de la sociedad demandante, no contienen partículas comunes que se refieran a los productos farmacéuticos, pues el término “Mega” contenido en ambas marcas, significa: “(Del gr. …grande) elemento compositivo inicial que con el significado de un millón (

) se emplea para formar nombres de múltiplos de determinadas unidades. MEGAciclo, MEGAmperio, MEGAlumen. Su símbolo es M (4) . En otras palabras, el vocablo MEGA, es un elemento que puede ser aplicado a todos los productos o servicios de cualquiera de las clases de la clasificación internacional de Niza, el cual no representa ni define algún sufijo o prefijo químico o físico propio y exclusivo de los productos farmacéuticos de la clase 5ª.

En consecuencia, el análisis deberá fundamentarse, en las siguientes reglas generales trazadas por la jurisprudencia y doctrina marcaria:

— La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, sin que estas se analicen en forma fraccionada.

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza del producto.

— Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Así mismo deberá tenerse en cuenta si entre las marcas en conflicto existe identidad o semejanzas: visual, fonéticas y conceptuales (tal como se adujo anteriormente), para efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión directa o indirecta que pueda generar error en el consumidor.

Siguiendo los lineamientos del Tribunal de Justicia Andino, para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la identidad o parecido de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias puedan detectar el grado de confusión entre las mismas.

Entre las marcas “Epomega” (cuestionada) y “Exomega” de la sociedad demandante se observa que:

Epomega: está conformada por cuatro vocales, tres consonantes, siete letras y cuatro sílabas.

Exomega: por cuatro vocales, tres consonantes, siete letras y cuatro sílabas.

El número y orden de vocales en ambas marcas es idéntico E-O-E-A, así como el número de letras y sílabas.

Entre el sufijo EXO y EPO, existe gran similitud estructural, ya que solo difiere en las consonantes X y P.

Así las cosas, se observa que entre las marcas “Epomega” (cuestionada) y “Exomega”, hay una gran similitud, pues coinciden en todos los aspectos, excepto en la primera consonante “P” y “X” de ambas.

En lo tocante a las “raíces”, puede afirmarse que si bien es cierto no son idénticas por cuanto difieren en la segunda letra EPO - EXO coinciden en las otras: E y O.; y en cuanto a sus desinencias son idénticas: MEGA.

Ahora bien, al ubicarnos en el lugar del consumidor medio, el impacto o la visión de conjunto de las marcas refleja frente al anterior análisis, que sus semejanzas son suficientes para afirmar que exista riesgo de confusión directa, veamos:

Epomega-Exomega-Epomega-Exomega-Epomega-Exomega

Las terminaciones de las palabras marcan una significativa identidad, que hacen que sus similitudes sean relevantes frente al riesgo de confusión directa, pues el consumidor puede llegar al grado de confusión de solicitar un producto con la marca Epomega cuando lo que requiere es el producto con la marca Exomega.

Ahora bien, en el plano fonético el Tribunal de Justicia Andino, señala entre otros factores: la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones para determinar la existencia o no del riesgo de confusión.

Al respecto, la Sala observa que entre las marcas Epomega – Exomega, el acento prosódico de cada una de ellas está ubicado en la misma sílaba: ME.

De manera que al existir identidad en la sílaba tónica de ambas marcas, se presenta una mayor similitud desde el punto de vista fonético, circunstancia que hace que el riesgo de confusión directo sea significante, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas son casi idénticos. Aunado a ello, se reitera, la identidad de sus desinencias: Mega.

Referente a la similitud conceptual o ideológica, el Tribunal de Justicia Andino ha sostenido que para que se presente debe configurarse entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, cuestión que no se da entre las marcas cotejadas, ya que las mismas no evocan en la mente del consumidor el producto ni sus características, pues esta clase de marcas son las denominadas por la doctrina “de fantasía”, es decir, no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 5ª.

En relación con el riesgo de confusión indirecta que predica el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial, debe indicarse que al existir un vínculo de semejanza significativa, tal como se adujo antes, no cabe la menor duda que exista el riesgo de asociación y, por ende, riesgo de confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues son más fuertes las semejanzas que las diferencias de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a la idéntica ubicación de sus sílabas tónicas y de sus desinencias iguales.

Otro factor importante que la Sala considera necesario tratar, es “la especialidad del consumidor”, mencionada por la parte demandada. Al respecto, es pertinente indicar que si bien es cierto la marca “Epomega“ pretende amparar “preparaciones farmacéuticas de factor de crecimiento de célula sanguínea humana”, no lo es menos que comparten igual naturaleza de los productos comprendidos en la clase 5ª y, que por ende, sus canales de comercialización son los mismos que los protegidos mediante la marca Exomega, es decir, su distribución al consumidor final se hace a través de droguerías y farmacias, así haya mediado la intervención del consumidor especializado, quien es el médico tratante de la enfermedad. En igual forma, se debe predicar que tales productos por ser del mismo género o naturaleza de aquéllos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, su publicidad se hace a través de los mismos medios de difusión.

Así las cosas, la Sala estima que el principal fin de la normativa marcaria es la protección del consumidor, aún por encima de las mismas marcas. Razón por la cual se dice que debe ser más exigente el estudio de las marcas de productos farmacéuticos que las de otros productos o servicios, cuyo rigorismo se justifica precisamente, en pro de evitar que el consumidor medio incurra en error al seleccionar el producto, ya que en caso contrario podría generar consecuencias graves y hasta fatales al público consumidor.

Fuerza es, entonces, concluir que la administración no fue acertada al concederle a Elanex Pharmaceuticals el registro del signo denominativo “Epomega” para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª Internacional, pues este no cumple con los requisitos que exige la normativa andina para ser registrado como marca.

Se impone, pues, declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 17278 de 31 de mayo de 2002, 28417 de 30 de agosto de 2002 y 34678 de 29 de octubre de 2002, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por Pierre Fabre Dermo-Cosmetique y concedió a favor de Elanex Pharmaceuticals el registro del signo «EPOMEGA», para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca “EPOMEGA”.

3. PUBLÍQUESE esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de doce (12) de febrero de dos mil nueve (2009)».

(1) Interpretación prejudicial 94-IP-2005.

(2) Ibídem.

(3) Ibídem.

(4) Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Edición.

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